decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht        
Marke Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
HYDE PARK Fahrzeuge und Fahrzeugbestandteile (Kl.12), Spielwaren (Kl.28) BVGer

[IGE wie BVGer weisen die Marke als irreführend für Waren, die nicht aus England stammen, zurück.]

Für diejenigen Abnehmer der fraglichen Waren der Klassen 12 und 28, welche den Londoner Park «Hyde Park» nicht kennen, besteht keine Gefahr, dass sie annehmen, die unter der Marke "HYDE PARK" vertriebenen Waren seien britischen Ursprungs. Diejenigen Abnehmer, welche diesen Park kennen, dürften über dessen gänzlich fehlende Industriequalität informiert sein. [...] Für diese Personen besteht daher ebenfalls keine Täuschungsgefahr (...). Demnach ist insbesondere infolge der Yukon-Recht­spre­chung davon auszugehen, dass "HYDE PARK" insofern nicht als geografische Angabe verstanden wird, sondern von den massgeblichen Abnehmerkreisen ausgeschlossen wird, dass das Zeichen auf einen Herkunftsort "Londoner Stadtpark «Hyde Park»" hinweist.

[Aber:]

Angesichts der eindeutig überwiegenden Assoziation mit London oder England (...) werden zumindest die meisten der Abnehmer bei Kenntnis des Zeichens "HYDE PARK" die Idee entwickeln, es wolle auf einen englischen Herkunftsort dieser Waren hinweisen. Die unter der Marke "HYDE PARK" beanspruchten Waren der Klassen 12 und 28 sind zwar keine Produkte, für welche die Region England eine besondere Bekanntheit hätte. Für die Bejahung dieser Erwartung ist jedoch nicht erforderlich, dass die Industrie am Ort, auf den die Marke verweist, einen besonderen Ruf geniesst. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die betreffende geografische Bezeichnung die Wertschätzung der Waren beeinflusst (...). Insoweit handelt sich beim Zeichen "HYDE PARK" demnach um eine indirekte Herkunftsangabe für England.

Wenn der Trafalgar Square, der ein bedeutender, von wichtigen öffentlichen Gebäuden umrahmter Platz in London ist, und der Big Ben, welcher Name der grossen Glocke im Turm des Londoner Parlamentsgebäudes und die in England allgemein übliche Bezeichnung für diesen Turm selber ist, als indirekte Herkunftsangaben für England gelten (siehe BGE 93 I 570 E. 4 Trafalgar und BGE 76 I 168 E. 2 Big Ben), dann trifft dies auf jeden Fall auch auf den Londoner «Hyde Park» zu. [...] Da die strittige Marke nicht auf Waren der Herkunft England eingeschränkt wurde, besteht demnach eine Irreführungsgefahr, was eine Schutzausdehnung auf die Schweiz verhindert.

[Der Hinweis auf die Eintragung als EU-Marke blieb wie üblich erfolglos.]

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BVGer vom 15.12.2015, B-1785/2014
TEUTONIA Kl.12, Kl.18, Kl.20, Kl.25 BVGer

Auch wenn TEUTONIA als lateinische Bezeichnung für Deutschland heute nicht mehr geläufig ist, sind die sich daraus ableitenden Begriffe heute noch durchaus gebräuchlich und ist ihre Bedeutung den massgebenden Verkehrskreisen hinreichend bekannt, dass ein Zusammenhang mit Deutschland verstanden wird. TEUTONIA ist geeignet eine Ideenverbindung zu Deutschland hervorzurufen. Deutschland ist den massgeblichen Abnehmerkreisen bekannt und eignet sich als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort. Dieses Verständnis wird auch nicht da­durch beeinträchtigt, dass deutsche Produkte, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, in der Regel mit einer deutschen Herkunftsbezeichnung versehen sind. Das Zeichen TEUTONIA wird somit von den massgeblichen Verkehrskreisen als Herkunftsangabe verstanden und ist irreführend für Waren, die nicht aus Deutschland stammen.

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BVGer vom 21.08.2015, B-3117/2014
EQUIPMENT Kleider (Kl.25) BVGer

Das Zeichen „Equipment“ wird aufgrund seiner Banalität und seines beschreibenden Charakters in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 nicht mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht und ist aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft dem Gemeingut i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG zuzuordnen und deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen. Eine Einschränkung der Warenliste – wie im vorliegenden Fall auf Modeprodukte – vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Aufgrund des klar beschreibenden Sinngehalts des Zeichens kann es sich auch nicht um einen Grenzfall handeln, wonach eine ausländische Voreintragung ein Indiz für die Schutzfähigkeit der Marke in der Schweiz sein kann.

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BVGer vom 16.07.2015, B-5642/2014
LUXOR optische Apparate und Instrumente (Kl.9), Geräte im Medizinalbereich (Kl.10) BVGer

[In ihrem Schreiben vom 24. Februar 2014 hielt die Vorinstanz an der Rückweisung des Markeneintragungsgesuches fest und vertrat die Auffassung, dass Luxor eine eigenständige Bedeutung als geografischer Name aufweise, weshalb eine mögliche Aufteilung in die Bestandteile "Lux" und Or" unbeachtlich sei. Auch die Schreibweise in Grossbuchstaben spreche gegen eine solche Aufteilung, und es liege kein klar erkennbarer Symbolgehalt im Sinne der Rechtsprechung vor.  ... Luxor sei entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Schweiz als Reisedestination bekannt und käme gemäss den Kriterien der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als Produktionsort für die beanspruchten Waren in Frage. Zudem weise LUXOR nicht nur auf den gleichnamigen Ort hin, sondern lasse den Abnehmer erwarten, dass die beanspruchten Waren aus Ägypten stammten, welches als Land über eine relativ stark entwickelte Industrie, auch mit Unternehmen in der medizinaltechnischen Branche, verfüge.

Das BVGer bestätigt:]

Nicht zu folgen ist der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach der Erfahrungssatz der Herkunftserwartung (...) veraltet sei und das Publikum angesichts der globalisierten Wirtschaft nur dann eine bestimmte Herkunft annehme, wenn der entsprechende Ort für die Ware einen besonderen Ruf geniesse. Insbesondere trifft es nicht zu, dass sich das Bundesgericht seit BGE 93 I 570 Trafalgar nie näher mit dem Erfahrungssatz befasst habe. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, hat das Bundesgericht in BGE 132 III 770 Colorado die unveränderte Anwendbarkeit des Erfahrungssatzes erörtert und diese Praxis auch in den letzten Jahren immer wieder ausdrücklich bestätigt (...). Somit hat der Erfahrungssatz nichts an seiner Aktualität eingebüsst. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das Publikum gerade wegen der globalisierten Wirtschaft der Warenherkunft durchaus Bedeutung beimisst und entsprechende Erwartungen hegt, weshalb geografische Bezeichnungen anerkanntermassen auch als Wirtschaftsgut sehr bedeutsam sein können (...).

Eine Änderung der Praxis lässt sich regelmässig nur begründen, wenn die neue Lösung einer besseren Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelter Rechtsanschauung entspricht; andernfalls ist die bisherige Praxis beizubehalten (...). Die Voraussetzungen für eine Praxisänderung sind vorliegend nicht erfüllt. Die ratio legis des Schutzes geografischer Herkunftsangaben liegt unverändert im Schutz des Publikums vor einer Täuschung über die geografische Herkunft der Waren (Art. 2 lit. c MSchG). Denn - wie das Bundesgericht betont - soll der Verkehr vor täuschenden oder irreführenden Erwartungen über die geografische Herkunft bewahrt werden, auch wenn damit keine bestimmten Erwartungen an Qualität, Eigenschaften oder Wertschätzung der gekennzeichneten Produkte geweckt werden (BGE 132 III 770 E. 3.1 Colorado).

Für eine Veränderung der äusseren Verhältnisse oder der Rechtsanschauung seit dem Erlass des geltenden Markenschutzgesetzes im Jahre 1992 bestehen keine überzeugenden Anhaltspunkte und die Beschwerdeführerin weist keine Umstände nach, die auf eine solche Veränderung hindeuten könnten. Auch der Verweis der Beschwerdeführerin auf die Rechtslage im Ausland ist unbehilflich. Zwar trifft es zu, dass das geltende Schweizerische Markenschutzrecht sich teilweise von ausländischen Regelungen und Schutzbestimmungen in internationalen Regelwerken unterscheidet. Der geltende Art. 47 MSchG und die dazugehörige Rechtsprechung, welche nicht an einen bestimmten Ruf anknüpfen, bringen gemäss dem Bundesgericht indes den gesetzgeberischen Willen zum Ausdruck, weshalb ausländisches Recht vorliegend nicht massgeblich ist (BGE 132 III 770 E. 3.3 Colorado). Aus demselben Grund kann es nicht beachtlich sein, ob die vergleichsweise strengere Eintragungspraxis in der Schweiz wie von der Beschwerdeführerin behauptet zu einem Nichtgebrauch des schweizerischen Markeneintragungssystems durch internationale Unternehmen führt.

Ob Ägypten als Herkunftsland von ophthalmologischen Chirurgiegeräten Bekanntheit geniesst, ist unerheblich. Selbst wenn ein Grossteil der ophthalmologischen Instrumente wie von der Beschwerdeführerin angeführt in hochindustrialisierten Staaten hergestellt würden und dies den massgeblichen Verkehrskreisen bekannt wäre, so wird ihnen die Herkunft der besagten Waren aus Luxor nicht als "völlig ausgeschlossen" erscheinen.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass LUXOR für die beanspruchten Waren derart bekannt sei, dass die massgeblichen Verkehrskreise in diesem Zeichen keine geografische Herkunftsangabe, sondern vielmehr einen betrieblichen Herkunftshinweis erblickten ("secondary meaning").

Die Voraussetzungen für den Nachweis einer "secondary meaning" sind vergleichbar mit der Verkehrsdurchsetzung einer dem Gemeingut zugehörigen Marke (Art. 2 lit. a MSchG). Angesichts des Schutzzwecks von Art. 2 lit. c MSchG rechtfertigt es sich jedoch, höhere Anforderungen an das Indiz der Gebrauchsdauer und die Beweismittel zu stellen (...). Ist ein Zeichen freihaltebedürftig, so wird bei einer Verkehrsdurchsetzung das Interesse des Hinterlegers am Ausschliesslichkeitsanspruch höher gewichtet als das Interesse potenzieller Konkurrenten am Gebrauch dieses Zeichens (...). Ist ein Zeichen dagegen irreführend, so vermag dessen Bekanntheit alleine die Täuschungsgefahr regelmässig nicht zu beseitigen. Aus diesem Grund genügt es für die Annahme einer "secondary meaning" noch nicht, dass das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden kann (...).

Mangels einer repräsentativen Befragung des massgeblichen Publikums (demoskopisches Gutachten) kann für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung auf Indizien wie langjährige bedeutsame Umsätze der Marke, intensive Werbeanstrengungen und unangefochtene Alleinstellung abgestellt werden (...). Aus dem bisher Gesagten folgt, dass für den Nachweis einer "secondary meaning" nebst anderen Indizien von einem mindestens zehnjährigen Markengebrauch in der Schweiz ausgegangen werden müsste, wobei das BVGer die Beweise hierfür frei zu würdigen hätte.

[I.C. misslang der Nachweis der "secondary meaning", weil Novartis zwar Millionenumsätze in der Schweiz nachweisen konnte, aber nur während rund vier Jahren.]

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BVGer vom 03.07.2015, B-6503/2014
INDIAN Motorräder (Kl.12), Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) BVGer

[Sowohl IGE wie BVGer weisen die Eintragung zurück, weil sie einen irreführenden geographischen Hinweis auf Indien enthält:]

Vu en particulier l'importance actuelle de l'Inde, notamment sur les plans démographique et économique (...), l'absence de relation claire entre l'élément "Indian" et les Indiens d'Amérique en lien avec les produits revendiqués en classe 12 (...) et le fait que l'élément "Indian" n'a pas perdu sa signification géographique en lien avec les produits revendiqués en classe 12 (...), le signe "Indian (fig.)" doit être considéré comme une référence à l'Inde en relation avec les produits "Motocyclettes et leurs pièces structurelles" (classe 12).

Par ailleurs, dans l'industrie du textile, l'Asie occupe une place incontournable. Il ne fait dès lors aucun doute que, en lien avec les produits "Vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures" (classe 25), le signe "Indian (fig.)" est également compris comme une référence à l'Inde.

De telles conclusions peuvent en outre s'appuyer sur le graphisme arrondi du signe "Indian (fig.)", en particulier de sa lettre "I" initiale, qui n'est pas sans rappeler les signes du hindi (...). Il est en effet difficile de voir dans ce graphisme plutôt une allusion à la culture des Indiens d'Amérique.

Dès lors, du fait que, dans la demande d'enregistrement, la provenance des produits revendiqués en classes 12 et 25 n'est pas limitée à l'Inde, le signe "Indian (fig.)" doit être considéré comme propre à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM.

[Die Marke INDIAN MOTORCYCLES wurde für Bekleidung eingetragen, jedoch für Motorräder zurückgewiesen. Die Berufung auf Gleichbehandlung im Unrecht blieb einmal mehr erfolglos, obwohl die Anmelderin selbst ältere Marken mit dem Bestandteil INDIAN hatte.]

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BVGer vom 03.06.2015, B-5120/2013
MAUI JIM Sonnenbrillen (Kl.9), Kleider (Kl.25) BVGer

Die Wortmarke MAUI JIM ist für nicht aus Maui stammende Sonnenbrillen (Klasse 9) und Kleider (Klasse 25) irreführend. Da es sich bei der hawaiianischen Insel Maui um eine bei Schweizern beliebte Badeinsel mit Massentourismus handelt, ist anzunehmen, dass Maui einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Es ist zudem möglich, dass Sonnenbrillen und Kleider aus Maui stammen. MAUI JIM wird auch nicht als Personenname aufgefasst: "Marken, welche sich aus Personennamen zusammensetzen, bilden sich typischerweise an erster Stelle aus dem Vornamen, an zweiter Stelle aus einem Nachnamen. (...) Zwar kann ein Personenname auch erkannt werden, wenn der Nachname vor dem Vornamen steht. Maui ist indessen kein in der Schweiz bekannter Nachname, weshalb MAUI JIM viel eher als Bezeichnung für einen 'Mann namens Jim, der aus Maui stammt' wahrgenommen wird."

Eine Herkunftsangabe ist nicht freihaltebedürftig, wenn sie sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt hat. Dieser Ausnahmetatbestand – Verkehrsdurchsetzung bezüglich Irreführungsgefahr ("secondary meaning") – ist zu unterscheiden von der Verkehrsdurchsetzung bezüglich Gemeinguts. Die Voraussetzungen für beide Tatbestände sind vergleichbar, angesichts des Zwecks von MSchG 2 c, namentlich des Schutzes des Publikums vor Irreführung, ist aber im Rahmen der Beurteilung der "secondary meaning" "ein strengerer Massstab anzulegen". Für die Anwendung eines strengeren Massstabs spricht auch die ältere Rechtsprechung des Bundesgerichts, die für die Beseitigung einer Irreführungsgefahr eine eindeutige Durchsetzung im schweizerischen Verkehr verlangt. Entgegen der Ansicht des IGE "besteht unter Umständen durchaus Raum dafür, die Bekanntheit einer Marke unabhängig vom Vorliegen eines 'secondary meaning' bei der Beurteilung der Irreführungsgefahr zu berücksichtigen. Hierfür müssen jedoch noch weitere Gründe vorliegen, welche gegen eine Irreführungsgefahr sprechen (...)."

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BVGer vom 28.05.2015, B-608/2015
ti Centro Funerario Grabsteine (Kl.6) BVGer

Gemäss Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (SR 232.21, folgend: WSchG), nach welchem Wappen und andere Zeichen sowie amtliche Bezeichnungen von Kantonen nicht als Marke eingetragen werden dürfen (cf. Art. 1 Abs. 1, Art. 6 und Art. 8 WSchG i.V.m. Art. 2 lit. d MSchG), ist die Verwendung amtlicher Zeichen wie hier das Sigel des Kantons Tessin (ti) für Waren wie die vorliegend für die Klassen 6 und 19 beanpruchten Grabsteine und -kreuze verboten.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement kann die Löschung einer Marke anordnen, wenn das IGE eine Marke einträgt, die nach dem Wappenschutzgesetz nicht hätte eingetragen werden dürfen (Art. 18 Abs. 1 WSchG).

Demgegenüber unterliegen die durch ein Bestattungsunternehmen angebotenen Dienstleistungen (Beerdigungen, Kremationen) dem Wappenschutzgesetz nicht, weshalb das EJPD die für Klasse 45 eingetragene Marke nicht aufgrund von Art. 18 Abs. 1 WSchG löschen lassen kann.

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BVGer vom 17.04.2015, B-5192/2013
PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE Verschaffen von Zugang zu einer Website mit Informationen bezüglich Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege (Kl.38), Erteilung von medizinischen Auskünften in den Bereichen Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege; zur Verfügung stellen von medizinischen Auskünften in den Bereichen Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege mittels einer Website (Kl.44) BVGer

Da der Slogan offenlässt, um welche Leistung, welche Wissenschaft oder Erkenntnis es dabei geht, erweist er sich zwar als unbestimmt. Zudem kann "performance" im Kontext bestimmter Verwendungsformen von Kontaktlinsen, zum Beispiel an einer Modeschau oder im Theater, anstelle einer technischen Leistung auch die wissenschaftlich verbesserte Darbietung einer Person bezeichnen. Dadurch würde der Kausalbezug zur Wissenschaft noch weiter ausgedehnt und der Slogan noch unbestimmter. Inhaltliche Unbestimmtheit bekräftigt indessen nur bei einer objektiv-sachlichen Sinnaussage und nicht auch bei einer klar anpreisend wirkenden Aussage der Marke ihre Unterscheidungskraft (vgl. E. 2.3). Während die angesprochenen Verkehrskreise bei objektiven, aber unbestimmt wirkenden Aussagen eher zögernd-perplex reagieren, wird der notwendige Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen bei werbenden Übertreibungen und marktschreierischen Andeutungen ohne Weiteres als Stilmittel der positiven Selbstdarstellung verständlich (...). Da die anpreisende Aussage des Slogans vorliegend trotz seiner unbestimmten Bedeutung klar erkennbar ist, erweist sich die Marke im Gesamteindruck gegenüber den angemeldeten Dienstleistungen als nicht unterscheidungskräftig, was die Vorinstanz im Resultat richtig erkannt hat.

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BVGer vom 27.11.2014, B-464/2014
TegoPort Kl.6, Kl.19, Kl.20 BVGer

Die Vorinstanz wies das Eintragungsgesuch mit Verfügung vom 8. März 2013 nach zweifachem Schriftenwechsel ab. Sie begründete ihre Abweisung im Wesentlichen wie folgt: Die strittige Marke enthalte den Bestandteil Port, welcher identisch mit dem Namen der Berner Gemeinde Port se. Da keine Ausnahmen gemäss der bundesgerichtlichen YUKON-Fallgruppen vorläge, handle es sich vorliegend um eine Herkunftsangabe. Da die Markenanmeldung von der Beschwerdeführerin nicht mit der Einschränkung auf Waren schweizerischer Herkunft angemeldet wurde, erachtet die Vorinstanz die Marke TegoPort als irreführend i.S.v. Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) und verweigerte daher deren Eintragung.

[Das BVGer bestätigt.]

Einzig die Frage, ob die massgeblichen Abnehmer den Ort Port überhaupt kennen und dadurch als Herkunftsangabe auffassen, wie sie die Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz auch diskutiert, bedarf einer eingehenderen Prüfung.

Die Gemeinde Port hat gemäss ihrer eigenen Homepage per 31. Dezember 2013 eine Einwohnerzahl von 3410 (...). Die Vorinstanz geht davon aus, dass über 150'000 Personen die Gemeinde Port von ihrem Alltag her kennen, nämlich die Einwohner der Agglomeration Biel (rund 68'000 Personen) sowie ein erheblicher Teil der Einwohner des Verwaltungskreises Biel (ohne Agglomeration Biel rund 25'000 Personen) und der Bevölkerung des benachbarten Verwaltungskreises Seeland mit Lyss und Aarberg (rund 68'000 Personen).

In der Tat hat die Rechtsprechung anerkannt, dass eine Herkunftsangabe, welche nur einem ganz kleinen Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist, kein Hindernis bei einer Markeneintragung darstellt (vgl. Urteile nachfolgend). (...) Es muss sich um eine kleine Ortschaft handeln, die sich nicht durch grosse Bedeutung irgendwelcher Art auszeichnet" (Massnahmeentscheid des Handelsgerichts Zürich vom 14. April 1983 in SMI II 1986 S. 253 E. 6.2 "Carrera"), (...). Auch entstammen diese Ortschaften Gebieten der Kantone Graubünden, Waadt und Tessin, welche eine eher niedrige Siedlungsdichte aufweisen. 

Im Gegensatz zu diesen Ortschaften befindet sich die Gemeinde Port, wie die Vorinstanz nachwies, in einer eher dicht besiedelten Gegend. Zudem liegt Port neben der schweizweit bekannten Stadt Biel und hat einen eigenen Autobahnanschluss, welcher als Zufahrt zum Naherholungsgebiet Biel-Niedau dient. Dadurch darf angenommen werden, dass die Gemeinde Port auch über die Agglomerationsgrenzen von Biel hinaus eine gewisse Bekanntheit haben wird.

Weiter ist anzumerken, dass in den erwähnten Fällen, in denen ein Ortsname einer Eintragung nicht entgegenstand, die zur Diskussion stehenden Ortschaften keine Gewerbe- oder Industriezonen aufwiesen (...). Ganz im Gegensatz zum vorliegend strittigen Port (...). Wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführte und von der Beschwerdeführerin nicht bestritten wird, verfügt die Gemeinde Port über eine Industrie- und Gewerbezone, welche bereits mehr als ein Dutzend Betriebe beheimatet. 

Unter Berücksichtigung aller Vorbringen und der entsprechenden Rechtsprechung kann vorliegend nicht davon ausgegangen werden, dass die Ortschaft Port derart klein und daher nur einem unbedeutenden Teil der relevanten Verkehrskreise bekannt sei.

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BVGer vom 05.11.2014, B-1646/2013
Palace Veranstaltung von Reisen (Kl.39), Betrieb einer Diskothek oder eines Clubs (Kl.41), Organisation de foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de congrès et de réunions (Kl.41), sportliche und kulturelle Aktivitäten (Kl.41), Unterhaltung (Kl.41), Beherbungsdienstleistungen (Kl.43), Hoteldienstleistungen (Kl.43), Verpflegung von Gästen in Restaurants (Kl.43) BVGer

[Für Dienstleistungen, die von einem Luxushotel erbracht werden können, ist die Marke beschreibend. Für gewisse Waren in Klassen 35 und 44 trägt das BVGer die Marke aber, anders als das IGE, ein.]

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BVGer vom 08.10.2014, B-3549/2013
SC Studio Coletti Schmuck (Kl.14), Uhren (Kl.14), Lederwaren (Kl.18), Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) BVGer

Mit Schreiben vom 15. März 2012 erklärte die Vorinstanz eine provisorische, vollumfängliche Schutzverweigerung gegen die Marke der Beschwerdeführerin mit der Begründung, die Marke enthalte die Buchstabenfolge "SC", welche als Sigel für das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention, SR 0.814.03) nach dem Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen vom 15. Dezember 1961 (SR 232.23; nachfolgend: NZSchG) geschützt sei.

[Das BVGer bestätigt in Anwendung der bundesgerichtlichen Praxis:]

Der Schutz des NZSchG geht deutlich weiter als derjenige von Art. 6ter Abs. 1 Bst. a und b PVÜ. Das NZSchG verbietet die Nachahmung schlechthin, nicht nur die Nachahmung "im heraldischen Sinn". Sodann untersagt es die Verwendung der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken und Geschäftsfirmen. Und schliesslich setzt es für ein Verbot keine Verwechslungsgefahr voraus. Der schweizerische Gesetzgeber hat keinen Gebrauch von der Einschränkungsmöglichkeit nach Art. 6ter Abs. 1 Bst. c PVÜ gemacht, wonach die Verbandsländer Nachahmungen, die keine Verwechslungsgefahr begründen, zulassen dürfen. Es kommt somit nach dem NZSchG nicht darauf an, ob die Benutzung oder Eintragung des Kennzeichens geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen der betreffenden Organisation und den Wappen, Flaggen, Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen hervorzurufen oder das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation irrezuführen (BGE 135 III 648, E. 2.4, "UNOX [fig.]", ...).

Das NZSchG untersagt jeglichen Gebrauch eines geschützten Kennzeichens, sei es, dass dieses alleine oder als Teil eines Ganzen verwendet wird. Bei der Beurteilung, ob eine Nachahmung oder eine Übernahme eines geschützten Kennzeichens vorliegt, ist demnach einzig der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung nicht ausschlaggebend 

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BVGer vom 02.09.2014, B-2768/2013
COURONNÉ Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Emmentaler" (Kl.29) BVGer

Nach einer ersten Prüfung beanstandete das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) das Markeneintragungsgesuch mit Schreiben vom 13. November 2012 materiell und wies es als dem Gemeingut zugehörend zurück. Die massgebenden Verkehrsteilnehmer würden den Begriff "couronné" im Zusammenhang mit der beanspruchten Ware dahingehend verstehen, dass es sich um einen preisgekrönten Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Emmentaler" handle bzw. um einen solchen, der eine Auszeichnung erhalten habe. Das Zeichen sei somit direkt beschreibend und anpreisend.

[Das BVGer bestätigt im Wesentlichen:]

Die Beschwerdeführerin argumentiert hauptsächlich mit einer der deutschen Übersetzungen des Begriffs "couronné", nämlich "gekrönt", sowie den französischen Rückübersetzungen des deutschen Adjektivs "preisgekrönt" mit "primé" bzw. "lauréat" (...). Gemäss ihren Angaben wird einzig der Begriff "gekrönt" als "couronné" ins Französische rückübersetzt (...). Dazu ist festzuhalten, dass eine Rückübersetzung nichts über den lexikalisch festgestellten Sinngehalt eines hinterlegten Zeichens aussagt. Es ist daher unbedeutend, ob das deutsche Adjektiv "preisgekrönt" ins Französische allenfalls mit "primé", "lauréat" oder "couronné" rückübersetzt wird.

[Die Berufung auf den Grundsatz der Gleichbehandlung im Unrecht bleibt mal wieder erfolglos.]

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BVGer vom 15.08.2014, B-4848/2013
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY? Finanzdienstleistungen (Kl.36) BVGer

Schliesslich ist in einer wertenden Abwägung zu entscheiden, ob sich die Marke mit ihrer zentralen Sinnaussage "Geldangelegenheiten", der sie wenig hinzufügt, in einer banalen Redewendung erschöpft oder durch einen fantasiehaften Gehalt über eine solche hinausgeht. Auch wenn der Slogan die gekennzeichneten Dienstleistungen weder näher beschreibt noch anpreist, sondern durch die "ich"-Form des Adressaten spielerisch wirkt, lässt er ohne Weiteres ein begriffsnahes Angebot von [...] Finanzverwaltungs- und Finanzberatungsdienstleistungen [...] erwarten, für welche die Marke deshalb nicht unterscheidungskräftig wirken kann (...). Ebenso naheliegend ist der Slogan für die an Geldanlage angrenzenden Dienstleistungen Bereitstellung von Informationen und Analysen bezüglich konjunktureller Marktdaten (Marktforschungsdienstleistungen); Erbringen von Marktforschungsdienstleistungen; Durchführung von Marktanalysen in Klasse 35.

Anderes gilt für die Dienstleistungen Erbringen von Unternehmensdienstleistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Management, Berichterstattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung im Bereich Unternehmensführung in Klasse 35, die mit Dienstleistungen der Geldanlage in keinen direkten Sinnzusammenhang gebracht werden. Hier reicht es für die Annahme einer beschreibenden Wirkung nicht aus, dass solche Dienstleistungen gegen Entgelt erbracht werden. Ein beschreibender Bezug fehlt vielmehr dem qualifizierten Umgang mit Geld, welchen der Slogan nahelegt, wenn damit Unternehmensverwaltungsdienstleistungen gekennzeichnet werden.

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BVGer vom 13.08.2014, B-4822/2013
COMPANIONS Erziehung und Ausbildung (Kl.41), medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen (Kl.44) BVGer

Als massgebliche Verkehrskreise für betreffende Dienstleistungen gelten einerseits Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen, die mit dem Fachgebiet der Neurologie auf irgendeine Weise in Kontakt kamen. Andererseits zählen zum relevanten Verkehrskreis ebenfalls grosse Teile der Bevölkerung, die keine medizinischen Berufe erlernt haben, jedoch etwa in irgendeiner Form von neurologischen Erkrankungen aktiv oder passiv betroffen sind.

Hingegen sind im Bezug auf die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit Konkurrenten der Beschwerdeführerin zu berücksichtigen. Anzumerken ist, dass ausländische Websites für die Beurteilung einfliessen dürfen, solange sie für die massgeblichen Verkehrskreise der Schweiz relevant sind.

Das Zeichen COMPANIONS wird sofort als Plural des englischen Wortes „Companion“ verstanden, was den grundlegenden Englischkenntnissen entspricht. Auch die Übersetzung als „Begleiter“ gehört zum Grundwortschatz. Weiter Übersetzungen sind „Kamerad“, „Gesellschafter“, „Gefährte“ und „Genosse“. Dieser Bedeutungsumfang ist für den massgeblichen Verkehrskreis verständlich. Hingegen dürfte die zusätzliche Bedeutung „Handbuch“ nur demjenigen Teil des Verkehrskreises vertraut sein, welcher sich mit englischen Texten auseinandersetzt.  In Verbindung mit Dienstleistungen der Klasse 41 wird COMPANIONS somit ohne Zuhilfenahme grosses Fantasie als Begleitung bei Aus- und Weiterbildung verstanden.  Daher ist das Zeichen für die vorliegend relevanten Dienstleistungen beschreibend sowie anpreisend und daher nicht unterscheidungskräftig. Zudem darf die Verwendung des Begriffes „Companion diagnostics“ nicht eingeschränkt werden, weshalb die Freihaltebedürftigkeit ebenfalls zu bejahen ist. 

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BVGer vom 22.07.2014, B-5484/2013
KEYTRADER Software (Kl.9), Finanzdienstleistungen (Kl.36), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38) BGer

[Die UBS hatte gegen die damalige Keytrade SA wegen Verletzung der Marke KEYTRADER geklagt. Die Keytrade klagte widerklageweise auf Löschung der Marke. Aufgrund einer verlorenen firmenrechtlichen Auseinandersetzung musste die Keytrade SA ihre Firma ändern; das HG AG schrieb die Klage daher teilweise als gegenstandslos geworden ab und hiess die Widerklage gut. Das BGer bestätigt die Nichtigkeit der Marke und weist zurück zur Prüfung einer eventuellen lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr.]

Die vorinstanzliche Beurteilung ist im Lichte der nach Art. 2 lit. a MSchG massgebenden Grundsätze zu prüfen. Wegen der unterschiedlichen Rechtslage bezüglich der Eintragungsfähigkeit im Firmen- und im Markenrecht kann aus dem Umstand, dass die Firma "Keytrade AG" firmenrechtlich eintragungsfähig ist und Schutz geniesst, da sie trotz Verwendung der Sachbezeichnung "trade" als Hinweis auf den Unternehmensträger verstanden wird (Urteil 4A_45/2012 vom 12. Juli 2012), nicht geschlossen werden, dass "Keytrade", geschweige denn "KEYTRADER" auch hinsichtlich der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig ist und markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann. Mit der Firma wird der Unternehmensträger als Rechtssubjekt bezeichnet, nicht aber die vom fraglichen Unternehmen angebotenen Waren oder Dienstleistungen (...). Ausserdem darf die Firma nach ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung, neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen (Art. 944 Abs. 1 OR). Aufgrund des je unterschiedlichen Gegenstands (Unternehmensträger einerseits, bestimmte Waren- oder Dienstleistungen andererseits), auf den sich die Beurteilung des beschreibenden Charakters im Firmenrecht und im Markenrecht bezieht, lassen sich die Erkenntnisse einer firmenrechtlichen Entscheidung nicht ohne Weiteres auf das Markenrecht übertragen.

[Im Ergebnis ist  der Vorinstanz zu folgen, dass "KEYTRADER" im Gesamteindruck beim massgebenden Publikum die Vorstellung eines besonders wichtigen Händlers bzw. Wertpapierhändlers hervorruft. In dieser Bedeutung ist "KEYTRADER" aber für die betroffenen Waren und Dienstleistungen - wie der Begriff "Trader" - beschreibend. Die UBS macht Verkehrsdurchsetzung geltend:]

Die Beschwerdeführerin hatte zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung die Studie der D & S Institut für Markt- und Kommunikationsforschung AG ... eingereicht. Gemäss den Feststellungen der Vorinstanz umfasst diese Studie 104 halbstrukturierte Interviews mit Effektenhändlern bzw. Banken in der Schweiz. Sie zeigt, dass die Marke "KEYTRADER" unter den von der Finma zugelassenen Banken und Effektenhändlern einen hohen Bekanntheitsgrad geniesst.

Zur Wahrnehmung der Marke im massgebenden Verkehrskreis, dem überwiegenden Teil der Schweizer Bevölkerung, äussere sich - so die Vorinstanz - die Studie hingegen nicht. Dass sich die Marke "KEYTRADER" im massgebenden Verkehrskreis durchgesetzt habe, sei durch die Umfrage somit nicht bewiesen.

(...) Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, dass für die Bestimmung des massgebenden Verkehrskreises auch im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung von den potentiellen Abnehmern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszugehen ist und nicht vom konkreten Kundenkreis des Ansprechers (...). Als potentielle Abnehmer von Finanzdienstleistungen und den damit zusammenhängenden technischen Produkten hat die Vorinstanz den überwiegenden Teil der Schweizer Bevölkerung gesehen und damit den massgebenden Verkehrskreis für die derivative Unterscheidungskraft gleich definiert wie für die originäre Unterscheidungskraft (...). Dies ist korrekt und nicht zu beanstanden.

Die Beschwerdeführerin erblickt in der Nichtigerklärung und Löschung der seit Jahren gebrauchten Marke "KEYTRADER" (CH P-449536) einen Verstoss gegen die Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV. Die Nichtigerklärung sei insbesondere wegen des hohen wirtschaftlichen Schadenspotentials unverhältnismässig.

Die Immaterialgüterrechte bilden Eigentum im Sinne von Art. 26 Abs. 1 BV und als solches Schutzobjekt der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie (...). Das gilt mithin namentlich für das hier betroffene Markenrecht (...). Die Eigentumsgarantie gewährleistet das Eigentum indessen nur mit dem Inhalt, den es nach Massgabe der jeweiligen Rechtsordnung hat, und sie bietet grundsätzlich keinen Schutz gegen deren Änderung (...). Nach dem schweizerischen Markenrechtssystem verleiht die Registrierung der Marke keine Rechtsbeständigkeit. Die Möglichkeit der Nichtigerklärung einer registrierten Marke bei gegebenen Voraussetzungen ist in Art. 52 MSchG vorgesehen und beruht auf gesetzlicher Grundlage. Die Eintragung der Marke schafft kein wohlerworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch, sondern steht unter dem Vorbehalt anderer Beurteilung durch den Zivilrichter (...). Den Eintragungsentscheiden des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) kommt für den Zivilrichter keine bindende Wirkung zu. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Schutzunfähigkeit einer registrierten Marke im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise geltend gemacht werden. Daraus folgt als Grundsatz, dass das IGE in Zweifelsfällen eine Marke einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen hat (...). Der Zivilrichter prüft die Schutzfähigkeit einer angegriffenen Marke frei. Dabei können sich absolute Ausschlussgründe bei veränderter Wahrnehmung eines Zeichens sogar erst nach der Eintragung verwirklichen, z.B. kann ein ursprünglich unterscheidungskräftiges Zeichen zu einem Freizeichen degenerieren (...). Deshalb trägt der Inhaber einer registrierten Marke stets das Risiko, dass sich sein Zeichen in einem allfälligen Nichtigkeitsprozess nicht behaupten kann. Dieses Risiko musste auch der Beschwerdeführerin bewusst sein.

Schliesslich postuliert die Beschwerdeführerin, bei der Verhältnismässigkeitsprüfung müsse beachtet werden, dass im Ausland bezüglich des nachträglichen Widerrufs von Marken positivrechtliche Vorschriften zur Verbesserung der Rechtssicherheit bestünden. So könne eine Marke nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne zumindest gegenüber Angriffen gestützt auf gewisse absolute Ausschlussgründe unanfechtbar werden. Damit kritisiert die Beschwerdeführerin das schweizerische Markenrechtssystem, wie es im MSchG und damit in einem Bundesgesetz geregelt ist. Ob diese Regelung einen unverhältnismässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie darstellt, weil sie bei gegebenen Voraussetzungen die Nichtigerklärung einer registrierten Marke ohne zeitliche Befristung zulässt, hat das Bundesgericht nicht zu überprüfen (Art. 190 BV). Jedenfalls kann allein aus dem Bestand entsprechender ausländischer Vorschriften nicht auf eine verfassungswidrige Unverhältnismässigkeit der schweizerischen Regelung geschlossen werden, zumal das jeweilige Rechtssystem als Ganzes und nicht bloss punktuelle Vorschriften zu betrachten sind. Die Berufung der Beschwerdeführerin auf eine Verletzung der Eigentumsgarantie geht demnach fehl.

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BGer vom 27.06.2014, 4A_38/2014
FIRENZA pharmazeutische Produkte (Kl.5) BVGer

Am 25. Juni 2012 erliess die Vorinstanz eine vollumfängliche provisorische Schutzverweigerung. Sie machte geltend, das Zeichen weise auf die italienische Stadt "Firenze" (Florenz) hin, weshalb eine Irreführungsgefahr über die geographische Herkunft der Produkte bestehe, sofern die beanspruchten Waren nicht aus Italien stammen.

[Das BVGer teilt die Auffassung der Vorinstanz.]

Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47 Abs. 2MSchG), namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 (E. 2.1 "Yukon") definierten Fallgruppen zählt.

Im Gegensatz zu den Zeichen des Gemeinguts (BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece") werden Grenzfälle irreführender oder gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossender Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen (Urteil des BVGer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 "bticino [fig.]").

In seiner bisherigen Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass auch mutilierte oder variierte Herkunftsbezeichnungen herkunftsbezogene Erwartungen wecken können. So weist etwa das Markenelement "Afri" in AFRI-COLA trotz Mutilation auf Afrika hin (...), während die Silbe "Swis" der Marke SWISTEC auf die Schweiz hindeutet (...). Auch die Marken MILANELLO und TOSCANELLA als Verkleinerungsformen von Milano und Toscana werden als geografische Herkunftsangaben verstanden (...).

Das strittige Zeichen ist dreisilbig und hat sieben (ausgesprochene) Buchstaben, es ist demnach kein Kurzzeichen. Auch schafft eine Abweichung in einem (phonetisch wahrnehmbaren) Buchstaben keinen so gewichtigen Abstand, dass die massgeblichen Verkehrskreise, insbesondere die italienischsprachigen Abnehmer, nicht eine gedankliche Verbindung zu "Firenze" herstellen würden.

Die Beschwerdeführerin vertritt ferner die Auffassung, dass Florenz überwiegend als Touristenziel bekannt sei und als Produktionsstandort für pharmazeutische Produkte aus Sicht der hiesigen Abnehmer keine relevante Bedeutung habe, weshalb eine Irreführungsgefahr mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden könne. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Herkunftserwartung bei einer bekannten geografischen Angabe zu verneinen, wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt. (...). Die Rechtsprechung erfordert nicht bloss eine Unwahrscheinlichkeit als Standort aus logistischen oder sonstigen betriebswirtschaftlichen Gründen, sondern eine offensichtliche sachliche Unmöglichkeit. Es gilt demnach einen strengeren Massstab anzulegen, als dies bei der Prüfung eines Freihaltebedürfnisses zugunsten der ortsansässigen Unternehmen an einer den Verkehrskreisen nicht bekannten Herkunftsbezeichnung der Fall ist. Für die Verneinung von letzterem genügt es bereits, wenn in der betreffenden Ortschaft auch in Zukunft - unter Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung - nicht ernsthaft mit der Herstellung der beanspruchten Waren gerechnet werden muss (...). Auch wenn die Beschwerdeführerin ihre Pharmazeutika in casu nicht in Florenz produziert, wäre dies aufgrund der vorhandenen Infrastruktur sowie guten Verkehrsanbindung keinesfalls sachlich unmöglich, zumal die pharmazeutische Industrie in dieser Region an dritter Stelle (nach Mailand und Rom) steht (...). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erfordert die Irreführung des Konsumenten denn auch nicht, dass dieser davon ausgeht, dass die mit FIRENZA bezeichneten Waren tatsächlich aus Florenz stammen. Eine Täuschungsgefahr liegt bereits dann vor, wenn der Abnehmer in einer ihm bekannten Herkunftsbezeichnung einen Hinweis auf die Provenienz des Produktes aus dem entsprechenden Land zu erkennen glaubt (...). In casu erscheint ein solches Herkunftsverständnis plausibel, zumal Florenz aufgrund seiner Wirtschaftslage und der bereits angesiedelten Pharmaunternehmen ohne Weiteres als Herstellungs- und Handelsort in Frage kommt.

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BVGer vom 04.06.2014, B-5451/2013
ePostSelect Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42), Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38), Online-Übermittlung von Informationen (Kl.38), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Software (Kl.9), Datenträger (Kl.9) BGer

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz der streitbetroffenen Wort-/Buchstabenkombination zutreffend die Bedeutung "ausgewählte [im Sinne von exklusiv oder erlesen] oder eine Auswahl bietende [im Sinne eines Qualitätshinweises] elektronische Post/E-Mail" zugemessen hat.

Die Vorinstanz bejahte damit zutreffend, dass die Wortkombination ePostSelect mit der vorstehend umschriebenen Bedeutung für die von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Dienstleistungen, die mit "E-Mail" im Zusammenhang stehen, beschreibend sei. Allerdings ist das Zeichen darüber hinaus auch für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend (...). Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kann der strittigen Wort-/Bildmarke auch unter Berücksichtigung ihrer grafischen Ausgestaltung (mit dem nicht präzisierten Farbanspruch Gelb) keine originäre Unterscheidungskraft zuerkannt werden. Das Zeichen wird entscheidend von der dem Gemeingut angehörenden Wortkombination ePostSelect dominiert und enthält keine originellen Gestaltungselemente, die als wesentliche Bestandteile der Marke in der Erinnerung der Adressaten haften blieben und den Gesamteindruck entscheidend prägten (...).

Demnach ist im Folgenden zu prüfen, ob durch die Präzisierung der Farbe im Sinne des Eventualantrags "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U) " eine Kennzeichnungskraft erreicht wird, die genügt, um dem Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen originäre Unterscheidungskraft zu verleihen, wie die Vorinstanz für die mit "E-Mail" zusammenhängenden Dienstleistungen angenommen hat.

Dies ist zu verneinen. Dem Beschwerdeführer [IGE] kann ohne weiteres gefolgt werden, wenn er geltend macht, dass es an der fehlenden originären Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens nichts ändert, wenn der Farbanspruch "gelb" im Sinne des Eventualantrags präziser mit "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone 116C/119U) " umschrieben wird. Die gelbe Farbe in der Markenabbildung bleibt damit identisch wie im Hauptantrag und einzig die Beschreibung ändert. (...)

5.3.2. Die Vorinstanz führte zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung an, die gelbe Farbe gemäss dem im Eventualantrag präzisierten Farbanspruch sei für die Beschwerdegegnerin unter der Nummer P-496219 als im Verkehr durchgesetzte Farbmarke für die folgenden Dienstleistungen im Register eingetragen: "36: Zahlungsverkehr, Kontoführung. 39: Brief- und Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetrieb nach Fahrplan." Aufgrund der Entwicklung, immer mehr Dienstleistungen auch elektronisch anzubieten, so die Vorinstanz, stellten elektronische Postdienstleistungen eine zeitgemässe Form dieser traditionellen Postdienstleistungen dar.

Mit diesen Erwägungen vermischt die Vorinstanz die Schutzvoraussetzungen für originär und derivativ unterscheidungskräftige Marken und verstösst damit gegen Art. 2 lit. a MSchG, wie der Beschwerdeführer zutreffend geltend macht.

Im Verkehr durchgesetzt hat sich ein Zeichen, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 E. 6 S. 131; 130 III 328 E. 3.1; 128 III 441 E. 1.2). (...)

Nach den Feststellungen der Vorinstanz wurde im vorliegenden Markeneintragungsverfahren eine Verkehrsdurchsetzung für die strittige Marke ePostSelect (fig.) nicht geltend gemacht bzw. kein Schutz des Zeichens als durchgesetzte Marke beantragt und steht demnach ein solcher aufgrund der Dispositionsmaxime hier nicht zur Diskussion. Zu prüfen war demnach ausschliesslich, ob dem Zeichen originäre Unterscheidungskraft zukommt, was unter Fokussierung auf das konkret angemeldete Zeichen zu erfolgen hat und nach dem vorstehend Ausgeführten zu verneinen ist. Wie das Publikum den Farbton Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U) infolge dessen Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr wahrnimmt, hätte die Vorinstanz im Rahmen dieser abstrakten Beurteilung des Zeichens nicht berücksichtigen dürfen. (...) Durch ihr Vorgehen vermischte die Vorinstanz in unzulässiger Weise die Wahrnehmung des Zeichens durch die Abnehmer infolge dessen Gebrauchs im Verkehr mit der für die originäre Unterscheidungskraft entscheidenden mutmasslichen abstrakten Wahrnehmung der Abnehmer, bei welcher der Zeichengebrauch keine Rolle spielen darf.

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BGer vom 21.03.2014, Urteil 4A_528/2013
Wiener Geflecht (Bildmarke) Kosmetika (Kl.3), Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), Seifen (Kl.3), Möbel (Kl.20), Kämme und Schwämme; Bürsten (Kl.21) BVGer

[Das streitgegenständliche Zeichen stellt ein stilisiertes sog. Wiener Geflecht dar. Das Wiener Geflecht erfreut sich einer hohen Bekanntheit als funktionelles und dekoratives Möbelelement. Es wird aber auch für andere Zwecke verwendet, z.B. als Lautsprecher- oder Heizkörperverkleidung.]

Die Marke weist keine unterscheidungskräftigen Elemente auf, sondern besteht aus einer einfachen, banalen, abstrahierten bildlichen Darstellung. Dabei handelt es sich um ein übliches Muster, dessen ornamentaler und funktionaler Charakter im Vordergrund steht und das daher die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises nicht ohne Weiteres zu erfüllen vermag. Für die beanspruchten Waren erscheint es darum weder überraschend noch originell, wenn zwei Gitter mit unterschiedlichen Maschenweiten im Winkel von 45° übereinandergelegt werden. Auch die Kombination zweier Gitter weicht nicht vom Erwarteten und Gewohnten ab, nachdem dieses Flächenmuster als funktionelles oder dekoratives Gestaltungselement verbreitet und bekannt ist.

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BVGer vom 17.02.2014, B-2655/2013
Mischspitze Mischgeräte zur Verwendung mit Abgabeeinrichtungen für Zweikomponentenmischungen für zahnmedizinische Zwecke (Kl.10) BVGer

[Wie das IGE erachtet auch das BVGer die Marke nicht als originär unterscheidungskräftig.]

Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere einfache geometrische Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (...). Entscheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (...). Hingegen genügt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist, anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen Produkten unterscheiden lässt (...). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis (...). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder Verpackungsform geht aber über funktionale oder ästhetische Aspekte hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts oder wegen der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (...). Eine Form wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden, wenn sie sich von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheidet, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist.

Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein (...). Mit der Geltendmachung eines Farbanspruchs bringt der Hinterleger zum Ausdruck, dass er den Schutz der von ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten Farbausführung beansprucht. Wie bei Formmerkmalen (vgl. Erwägung 3.1 hiervor) ist dabei zu differenzieren, ob die Farbe als Gestaltungs- oder Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen wird. Eine durch die Farbgebung bedingte Spezifizierung im Erinnerungsbild ist zudem nicht mit einer Individualisierung im markenmässigen Sinn gleichzustellen (...). In diesem Zusammenhang ist bei einer aus Form und Farbe kombinierten Marke im Einzelfall zu prüfen, bei welchem Element eher ein Herkunftsbezug erwartet wird. Es fragt sich weiter, inwieweit sich die beiden Elemente gegenseitig beeinflussen: Damit die Kombination im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt, muss der unterscheidungskräftige Teil dominieren. Umgekehrt darf er zur Unterscheidungskraft der Marke in ihrem Gesamteindruck nicht durch das banale Element relativiert werden.

Im Gesamteindruck dienen die kombinierten Farb- und Formmarken durchaus der Unterscheidung von anderen Produkten im Warensegment. Als betriebliche Herkunftshinweise werden sie hingegen nicht wahrgenommen, da sie sich zu wenig vom Erwarteten, d.h. dem banalen Formschatz, unterscheiden. Die Kombination von Form und Farbgestaltung führt vorliegend zu keinem markenmässigen Verständnis der Zeichen.

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BVGer vom 05.02.2014, B-1165/2012
VENUS Druckereierzeugnisse (Kl.16) BVGer

Die hinterlegte Marke besteht aus dem Begriff "VENUS", welcher in einer feingliedrigen Schrift hinterlegt ist. Die grafische Gestaltung ist minim und tritt in den Hintergrund. Entsprechend steht das Wortelement im Gesamteindruck im Vordergrund.

Als Druckereierzeugnis gilt ein "Erzeugnis, Produkt des Druckens" wie z.B. eine Zeitung, eine Zeitschrift und ein Buch (vgl. Eintrag zu "Druckerzeugnis" in: Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., München 2011). Gemäss der ständigen Rechtsprechung handelt es sich hierbei um Waren bei denen als Wert nicht deren äussere Merkmale im Vordergrund stehen, sondern deren geistiger Inhalt (...).

Wohl mag - wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht - die Marke mit einem naheliegenden Inhaltsbezug für gewisse inhaltsbezogene Waren nicht beschreibend wirken, nämlich dann, wenn der Inhalt präzisiert wird. Diese im Urteil des Bundesverwaltungsgericht "Pirates of the Carribean" beschriebene Konstellation (...) ist im vorliegenden Fall jedoch nicht anwendbar, da die Hinterlegerin ihr Warenverzeichnis thematisch weder eingeschränkt noch präzisiert hat. Solange die Marke für inhaltsbezogene Waren hinterlegt wird, ohne deren Inhalt zu präzisieren, ist die konkrete Unterscheidungskraft in Bezug auf den gesamten Warenbegriff zu prüfen.

5.3 Damit ist die bisher ergangene Rechtsprechung bezüglich inhaltsbezogener Waren auch im vorliegenden Fall heranzuziehen. Das hinterlegte Zeichen "VENUS" hat, wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt, die Sinngehalte "römische Göttin der Liebe", "zweiter Planet des Sonnensystems" sowie im übertragenen Sinn "Frau von grosser Schönheit" (vgl. E. 4.2 hiervor). Im Zusammenhang mit den beanspruchten "Druckereierzeugnissen" werden die Abnehmer in den Sinngehalten "römische Göttin der Liebe" und "zweiter Planet des Sonnensystems" nichts anderes als einen Hinweis auf deren thematischen Inhalt erkennen, nämlich Bücher, Zeitschriften etc. zum Thema "Venus" im mythologischen bzw. astronomischen Sinne.

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BVGer vom 17.12.2013, B-3528/2012