decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht        
Marke Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
VERY IMPORTANT PHARMACY Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), Wasch- und Putzmittel (Kl.3), Babynahrung (Kl.5), Desinfektionsmittel (Kl.5), dietätische Produkte zur medizinischen Anwendung (Kl.5), Herbizide (Kl.5), Insektizide (Kl.5), pharmazeutische Produkte (Kl.5), Verbandmaterial (Kl.5), veterinärmedizinische Erzeugnisse (Kl.5), ärztliche Dienstleistungen (Kl.44), Schönheitspflege (Kl.44), Veterinärmedizinische Dienstleistungen (Kl.44) BVGer

 VERY IMPORTANT PHARMACY lässt sich u.a. mit "sehr wichtige Apotheke" oder "sehr wichtige Arzneimittelheilkunde" übersetzen. Im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich Hygiene sowie Gesundheitspflege (Klassen 3, 5, 44) umschreiben diese Sinngehalte entweder den Ort der Leistungserbringung, eine Modalität der Leistung oder die Leistung selbst. Das Zeichen stellt demnach eine Sachbezeichnung bzw. eine qualitative Angabe dar, was durch die Voranstellung der reklamehaften Anpreisung VERY IMPORTANT verstärkt wird.

Für Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 35 und 38 war das streitgegenständliche Zeichen vom IGE zur Eintragung in das Markenregister zugelassen worden.

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BVGer vom 07.02.2011, B-6307/2010
PARIS RE Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl.36) BVGer

Das IGE machte geltend, das Zeichen "Paris Re" bedeute "Paris réassurance" (Paris Rückversicherung), und sei somit aus einer geografischen Herkunftsbezeichnung und einem beschreibenden Element zusammengesetzt. Die Kombination gehöre daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zum Gemeingut; zudem müsse sie freigehalten werden.

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (...). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (...).

[Das BVGer bestätigt das IGE insoweit, als der Schutz für DL verweigert wurde, die typischerweise von Rückversicherungsgesellschaften erbracht werden; dazu gehören auch Finanzdienstleistungen:

Rückversicherungsunternehmen sind auch als Finanzdienstleister für Versicherungsunternehmen (.-..) und Vermögensverwalter tätig (...). Daher gehören ebenfalls "Finanzgeschäfte", "Finanzanalyse", "Finanzbewertungen und -expertisen", "Kapitalanlagen" und "Vermögensverwaltung" (Klasse 36) zur Angebotspalette eines Rückversicherers. Daran ändert nichts, dass Rückversicherungsunternehmen üblicherweise einen Zusatz wie "Asset Management" verwenden, soweit sie im Bereich der Vermögensverwaltung tätig sind, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. 

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BVGer vom 03.02.2011, B-279/2010
SWISS MILITARY BY BTS Kl.6, Kl.16, Kl.18, Kl.21, Kl.25, Kl.34 BVGer

Mit Schreiben vom 1. Oktober 2009 beanstandete die Vorinstanz das angemeldete Zeichen mit der Begründung, das Zeichen verstosse gegen das Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (WSchG) und somit gegen geltendes Recht. Denn das angemeldete Zeichen enthalte den englischen Begriff "SWISS MILITARY", zu Deutsch "Schweizer Militär". Das planende, führende und verwaltende Rückgrat der Schweizer Armee sei das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Werde der Begriff "SWISS MILITARY" sowohl in Alleinstellung als auch in Kombination mit anderen Worten (in casu "BY BTS") zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren verwendet, so sei nicht auszuschliessen, dass der Abnehmer eine amtliche Beziehung zwischen dem Hinterleger und der Eidgenossenschaft vermute.

[Das IGE verweigert die Eintragung generelle für alle beanspruchten Waren. BVGer:]

Art. 6 WSchG untersagt unter bestimmten Voraussetzungen die Benutzung der Worte "Eidgenossenschaft", "Bund", "eidgenössisch", "Kanton", "kantonal", "Gemeinde", "kommunal" und von Ausdrücken, die mit diesen Worten verwechselt werden können (...). Besagter Artikel enthält keine erschöpfende Liste von Bezeichnungen, welche nicht benutzt werden dürfen; indem "oder Ausdrücke, die mit diesen Worten verwechselt werden können" hinzugefügt wird, verbietet er jegliche Formulierung mit einem kommerziellen Zweck, welche so beschaffen ist, dass sie fälschlicherweise an das Bestehen einer Verbindung zwischen einem Unternehmen und der Eidgenossenschaft, einem Kanton oder einer Gemeinde glauben lässt (...). Weder aus dem Gesetz noch aus der Rechtsprechung (insbesondere BGE 116 IV 254 E. 1c - communication officielle) ergibt sich, dass die Verwechselbarkeit gemäss Art. 6 WSchG eine im Kern angelegte Zeichenähnlichkeit bedingt, wie die Beschwerdeführerin geltend macht und worunter sie wohl eine Ähnlichkeit im Schriftbild oder im Wortklang meint.

Da "schweizerisch" respektive das englische "swiss" wie erwähnt sowohl gebiets- als auch staatsbezogen verwendet werden kann, gehört "swiss" nur dann zu den verwechselbaren Begriffen im Sinne von Art. 6WSchG, wenn sie in einem staatsbezogenen, d.h. amtlichen respektive amtlich wirkenden Bezug verwendet wird.

[Hier] weist der Begriff "SWISS MILITARY" auf das Schweizer Militär respektive auf die Schweizerische Eidgenossenschaft - kurz: den Bund - hin. Insofern wird das Adjektiv "swiss" in einer amtlich wirkenden Bezeichnung verwendet, weshalb "swiss" im Zusammenhang mit "military" als Ausdruck zu bezeichnen ist, welches mit einem in Art. 6 WSchG genannten Wörtern, namentlich "Bund" oder "eidgenössisch", verwechselt werden kann.

Das Wappenschutzgesetz sieht in Art. 6 für die darin genannten Begriffe indessen lediglich ein Täuschungsverbot, nicht jedoch einen absoluten Schutz vor, dürfen diese Begriffe doch nur dann nicht benutzt werden, "sofern diese Benutzung geeignet ist zur Täuschung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft, eines Kantons oder einer Gemeinde zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von Erzeugnissen". Es kommt somit mit anderen Worten auf die Umstände des Falles an, ob ein in Art. 6 genanntes oder damit verwechselbares Wort nicht benutzt werden darf. Wird das Spezialitätsprinzip im vorliegenden Fall berücksichtigt, kann eine Täuschungswirkung gemäss Art. 6 WSchG entfallen, wenn die Waren, für welche das angemeldete Zeichen beansprucht wird, für die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund ihres Zweckes, ihrer Funktion oder ihrer Eigenschaften keinen möglichen Bezug zum Schweizer Militär haben respektive nicht als Militärausstattung in Frage kommen. So kommen beispielsweise Uhren aus der Perspektive der angesprochenen Uhrenkäufer (ausländische Touristen und schweizerisches Publikum) als Ausrüstungsgegenstand gewisser Armeeangehöriger in Frage (...).

[Zurückweisung an das IGE zur Prüfung, welche der Waren unter die oben erwähnte Kategorie der "nicht militärischen" Güter fallen.]

 

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BVGer vom 31.01.2011, B-6372/2010
BUDDHA BAR Audio-Geräte (Kl.9), Brillen (Kl.9), Tonträger (Kl.9), Unterhaltung, insb. Musikdarbietungen (Kl.41) BVGer

3.3. Il ressort du but de protection de l'art. 2 let. d LPM que les signes qui ont, aux yeux des communautés religieuses concernées, un contenu religieux, doivent être exclus de la protection, indépendamment des produits et des services revendiqués. De tels signes sont considérés comme contraires aux bonnes moeurs, qu'ils désignent n'importe quel produit ou service. En effet, la seule attribution d'un droit exclusif sur un tel signe en vue d'une utilisation commerciale est déjà de nature à heurter les sentiments religieux des adeptes des communautés religieuses visées et de mettre en danger la paix sociale (ATF 4A_302/2010 du 22 septembre 2010 consid. 4.2 Madonna ; Noth, op. cit., no 13 ad art. 2 let. d). Les produits et les services revendiqués peuvent toutefois être exceptionnellement pris en considération lorsqu'il est démontré que l'utilisation commerciale de signes ou de symboles religieux est généralement perçue comme neutre par les consommateurs, comme par exemple l'usage historique de noms de saints en lien avec des boissons alcoolisées. L'enregistrement sera également admis lorsque le signe est exclusivement destiné à distinguer des produits ou des services ayant un rapport clair avec la religion (ATF 4A_302/2010 du 22 septembre 2010 consid. 4.2 et les réf. cit. Madonna).

[I.c. trifft keine der beiden Ausnahmen zu.]

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BVGer vom 09.12.2010, B-438/2010
ONTARGET Herausgabe von Publikationen (Kl.41), Recherches cliniques et médicales (Kl.42) BVGer

Mit Schreiben vom 11. Juni 2009 hielt die Vorinstanz an der Schutzverweigerung mit der Begründung fest, die Marke stelle in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen eine anpreisende Qualitätsangabe dar. Der Abnehmer würde das Zeichen "ONTARGET" in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen als eine Selbstberühmung verstehen, welche von jedem Anbieter im Bereich dieser oder auch anderer Dienstleistungen stammen könne. Das Zeichen sei aus diesem Grund auch freihaltebedürftig.

[Das BVGer bestätigt diese Auffassung des IGE.]

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BVGer vom 15.11.2010, B-1228/2010
ZACAPA Rum (Kl.33) BVGer

Geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens sind Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglieds oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, wenn eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Abs. 1 TRIPS).

Eine entscheidende Rolle bei der Beantwortung der Frage, ob eine geografische Angabe im Sinne von Art. 22 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens vorliegt, spielt vielmehr der Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunft (...). Der Zusammenhang zwischen Ware und geografischer Herkunftsangabe verlangt, dass eine bestimmte Qualität, der Ruf oder eine sonstige Eigenschaft der Ware im Wesentlichen auf ihrer geografischen Herkunft beruht (...).

Da viele Spirituosen nach international bekannten Herstellungsmethoden aus Rohstoffen verschiedenster Herkunft gebrannt werden können, ohne dass sich Qualität oder andere Eigenschaften ändern, beschränkt sich hinsichtlich Spirituosen der Schutz des TRIPS-Abkommens auf jene geografischen Bezeichnungen, die einen bestimmten Ruf besitzen, und jene Produkte, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind (...). Ob dies im vorliegenden Fall zutrifft, ist im Folgenden zu prüfen.

Rum [gehört] wie Whisky zu den Spirituosen, die durch lokale Verhältnisse geprägt sind (...). Den Beweis, dass in ihrem Fall die Verlegung der Produktionsstätten ohne Auswirkungen auf die Qualität und den Geschmack des von ihr produzierten Rums geblieben sei, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, hat die Beschwerdeführerin nicht erbracht.

Es bleibt zu prüfen, ob allenfalls eine der von der Beschwerdeführerin angerufenen Ausnahmebestimmungen von Art. 24 Abs. 4, 5 oder 9 TRIPS greift.

Wurde eine Marke gutgläubig angemeldet oder eingetragen oder wurden Rechte an einer Marke durch gutgläubige Benutzung erworben, a) bevor diese Bestimmungen in diesem Mitgliedstaat im Sinne von Teil VI Anwendung finden oder, b) bevor die geographische Angabe in ihrem Ursprungsland geschützt ist, so dürfen die zur Umsetzung dieses Abschnitts getroffenen Massnahmen die Eintragungsfähigkeit oder die Gültigkeit der Eintragung einer Marke oder das Recht auf Benutzung einer Marke nicht aufgrund der Tatsache beeinträchtigen, dass die Marke mit einer geographischen Angabe identisch oder ihr ähnlich ist (Art. 24 Abs. 5 TRIPS).

Unbestritten ist, dass die Bezeichnung "Zacapa" in Guatemala nicht ausdrücklich als Herkunftsbezeichnung geschützt ist. Sodann besteht zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Guatemala auch kein bilateraler Staatsvertrag zum gegenseitigen Markenschutz respektive zum Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen sowie anderen geografischen Bezeichnungen (...), jedoch wurde am 9. September 2002 das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Guatemala über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen (...) geschlossen, das nach dessen Art. 1 Abs. 1 Bst. d auch Herkunftsangaben erfasst. Dieses Abkommen enthält indessen keine Liste mit geschützten Herkunftsangaben. Diese Umstände bedeuten indessen nicht, dass "Zacapa" nicht im Sinne des TRIPS-Abkommens geschützt ist, denn dieses sieht nicht vor, die Entstehung des Rechts an Herkunftsbezeichnungen von einer Eintragung in ein Register respektive von einem anderen Rechtsakt abhängig zu machen. Vielmehr räumt es faktisch jedem Produzenten der entsprechenden Region das Recht ein, eine geografische Angabe zu verwenden.

[Der Bf gelingt es nicht nachzwueisen, dass sie die Rechte an der Marke ZACAPA in Guatemala gutgläubig erworben hat.]

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BVGer vom 10.11.2010, B-5016/2010
PARADIES CD-ROMSs (Kl.9), Magnetaufzeichnungsträger (Kl.9) BVGer

Angesichts der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von "Paradies" als Titel von Publikationen in verschiedenen Bereichen (vgl. E. 5) ist "Paradies" als "Allerweltstitel" und insofern als Begriff, dem es an Originalität mangelt, zu bezeichnen. Dementsprechend existieren auch zahlreiche Publikationen unter Verwendung des Begriffes "Paradies". Sie werden auch in Form von Filmen, Datenträgern und online unter das schweizerische Publikum gebracht (...). Im Zusammenhang mit den vorgenannten inhaltsbezogenen Waren werden die betroffenen Verkehrskreise daher im Zeichen "Paradies" weniger einen betrieblichen Herkunftshinweis als vielmehr ohne speziellen Gedankenaufwand das Thema eines Werkes erkennen.

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BVGer vom 03.11.2010, B-3331/2010
Proled Kabel (Kl.9), Leuchten (Kl.11) BVGer

Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa Securitas; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in sic! 1998, S. 397 E. 1 Avantgarde, und vom 10. September 1998 in sic! 1999, S. 29 E. 3 Swissline).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Grossteil der betroffenen Verkehrskreise in der Bezeichnung PROLED die Aussage "professionelle Leuchtdiode" bzw. - aus Sicht eines Laien - "professioneller Leuchtkörper" erkennt. Ein solches Markenverständnis ist bezüglich lumières, lampes d'éclairage, appareils et installations d'éclairage, contenant notamment des diodes luminescentes (DEL) in Klasse 11 zweifelsfrei als werbemässige Anpreisung zu verstehen.

Die Beschwerdeführerin brachte weiter vor, dass die untypische Schriftart dem Zeichen den Charakter eines einheitlichen Logos verleihe und der Zergliederung in die Bestandteile "PRO" und "LED" zusätzlich entgegenwirke. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft verliehen werden. Dann freilich ist nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung als solche geschützt, sondern nur die gewählte grafische Ausgestaltung. Diese darf sich allerdings nicht im Naheliegenden erschöpfe (...).  Insgesamt kann der futuristisch anmutenden Schriftart eine gewisse Originalität zwar nicht abgesprochen werden, doch verdeutlicht sie einzig eine Eigenschaft, den Zukunftscharakter von Leuchtdioden, welche bereits mit der Bezeichnung PROLED in Verbindung gebracht wird, weshalb sie der internationalen Registrierung nicht die zur Eintragung in das schweizerische Markenregister erforderliche Unterscheidungskraft zu verschaffen vermag.

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BVGer vom 26.10.2010, B-5876/2009
PROSERIES Haarpflegemittel (Kl.3), Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3), Zahnputzmittel (Kl.3) BVGer

Mit Schreiben vom 11. September 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest. Zur Verdeutlichung führte sie aus, dass das Zeichen im Sinne von "professionelle Serien" bzw. "professionelle Garnitur" verstanden werde und somit direkt die Qualität der Waren als Produktserie für Profis aus dem Coiffeur- und Körperpflegebereich beschreibe. Die Markenanmeldung werde nicht als Hinweis auf ein Unternehmen verstanden, mangle es ihr doch an jeglichem individualisierenden Charakter. Im Übrigen liessen sich weder die beiden von der Beschwerdeführerin angesprochenen Schweizer Marken [Nr. 583030 PROGLIDE und Nr. 575780 PRO X] mit dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen vergleichen, noch führten ausländische Voreintragungen zu einem Anspruch auf Eintragung in das schweizerische Markenregister.

[Das BVGer bestätigt die Auffassung des IGE vollumfänglich. Zum Anspruch auf Gleichbehandlung führt es aus:]

Der Blick ins Schweizer Markenregister lässt eine uneinheitliche Praxis bezüglich der Eintragung von mit dem Bestandteil "PRO" beginnenden Zeichen erkennen (...). Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin aufgeführten Schweizer Marken PRO X, PROGLIDE und PRO-YOUTHER kann festgehalten werden, dass dem zweiten Zeichenbestandteil in Zusammenhang mit Waren der Klasse 3 grundsätzlich kein bzw. kein unmittelbar beschreibender Sinngehalt zukommt. So ist der Buchstabe "X" für Mittel der Schönheits- und Körperpflege nicht beschreibend, der Begriff "GLIDE", abgesehen bezüglich des fälschlicherweise nicht vom Markenschutz ausgenommenen Rasierschaums, kennzeichnungskräftig und die Bezeichnung "YOUTHER" mehrdeutig, dürfte doch der Abnehmer in ihr neben "youth" insbesondere auch die Wörter "you" und "her" erkennen, weshalb sich die drei Marken nicht mit dem vorliegend umstrittenen Zeichen vergleichen lassen. Im Übrigen anerkennt das Bundesgericht einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht nur, wenn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, darüber hinaus zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, und keine überwiegenden Interessen an einem gesetzmässigen Entscheid entgegenstehen (...). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

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BVGer vom 26.10.2010, B-2854/2010
SWISSDOOR Trennwände und Türen aus Glas, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft (Kl.19) BVGer

In Bezug auf die beanspruchten Waren "Türen aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" kommt dem Zeichen SWISSDOOR klarerweise beschreibender Charakter zu.

Im Weiteren gilt es zu prüfen, ob das Zeichen SWISSDOOR für die beanspruchten Waren "Trennwände aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" beschreibend ist. Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, dass "Trennwände" rein lexikalisch etwas anderes als "Türen" bezeichnen. (...) Die Analyse des Marktes für Schweizer Trennwände aus Glas zeigt vielmehr, dass es zum Marktstandard gehört, Trennwände aus Glas mit variablen Türelementen auszustatten (...). Da Türelemente dementsprechend marktübliche Gestaltungsoptionen für Schweizer Trennwände aus Glas sind, verstehen die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen SWISSDOOR ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie dahingehend, dass die Trennwände aus Glas in der Schweiz hergestellt werden und mit einer Tür oder einer Türoption ausgestaltet sind oder sein können.

Selbst wenn angenommen würde, dass dem Zeichen SWISSDOOR für die beanspruchten Waren "Trennwände aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" kein beschreibender Charakter zukommt, könnte das Zeichen nicht als Marke eingetragen werden, da es freihaltebedürftig ist. Zum einen muss es jedem Produzenten von Trennwänden aus Glas in der Schweiz möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren hinzuweisen (vgl. E. 2.7 hiervor). Zum andern dürfen die Produzenten durch das Markenrecht nicht daran gehindert werden, auf technische Vorteile der Ausstattung ihrer Waren hinzuweisen (vgl. BGE 116 II 609 E. 2d - Fioretto). Die Ausstattung von Trennwänden aus Glas mit einer Türe oder einer Türoption ist auf dem Schweizer Markt wie vorstehend ausgeführt allgemein üblich (vgl. E. 4.3 hiervor). Die Konkurrenten der Beschwerdeführerin haben daher ein legitimes Interesse daran, das Zeichen SWISSDOOR, das auf die Herkunft und die Ausstattung ihrer Produkte mit einer Türe oder einer Türoption hinweist, zu verwenden.

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BVGer vom 20.10.2010, B-5274/2009
wellenförmige Verpackung Fisch und Fischprodukte (Kl.29), Catering (Kl.43), Verpflegung von Gästen in Restaurants (Kl.43) BVGer

Damit eine Waren- oder Verpackungsform als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden werden kann, muss sich die Form von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheiden (BGE 134 III 547 E. 2.3.4 - Panton-Stuhl; BGE 133 III 342 E. 3.3 - Trapezförmiger Verpackungsbehälter). Dabei ist zu beachten, dass das Publikum konkrete Formen von Waren oder Verpackungen in der Regel nicht als Hinweis auf ein Unternehmen, sondern nur als besondere Gestaltung wahrnimmt (BGE 134 III 547 E. 2.3.4 - Panton-Stuhl; BGE 130 III 328 E. 3.5 - Swatch-Uhrarmband; Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 - Wellenflasche). Damit einer konkreten Form ursprüngliche Unterscheidungskraft zukommen kann, muss ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugen, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Warensegment regelmässig zu verneinen ist, sofern sich die als Marke beanspruchte dreidimensionale Form nicht vollständig von den im Zeitpunkt der Eintragung vorhandenen Gestaltungen unterscheidet (BGE 134 III 547 E. 2.3.4 - Panton-Stuhl, mit Verweis auf die Praxis des EuGH).

Die Beschwerdeführerin kritisiert, dass die Vorinstanz nicht zwischen Waren- und Verpackungsformen differenziere. Sie beachte nicht, dass die individuelle Gestaltung von Verpackungsformen bereits seit längerer Zeit ein wichtiges Marketingmittel sei und der Konsument daher inzwischen wisse, dass besonders gestaltete Verpackungsformen als Unterscheidungsmittel dienten. (...) Dass die von der Vorinstanz nicht zwischen Waren- und Verpackungsformen unterschieden hat, entspricht indessen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. E. 2.3 hievor). Selbst wenn eine gestaltete Verpackungsform als Unterscheidungsmittel in Frage kommt, ist ihre Unterscheidungskraft, ungeachtet ihrer Qualifizierung als Waren- oder Verpackungsform, im Einzelfall für sich zu beurteilen.

Allein durch die Tatsache, dass die angemeldete Verpackungsform für verschiedene Designpreise nominiert und mit solchen ausgezeichnet wurde, hebt sich die hinterlegte Marke somit noch nicht vom üblichen Formenschatz in den beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereichen ab. Die sie als Design charakterisierenden Merkmale müssen vielmehr darüber hinaus auch Wirkung als Herkunftshinweis im markenrechtlichen Sinn entfalten, damit ein designerischer Erfolg bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft Berücksichtigung finden kann. Eine innovative Form kann nur dann als Kennzeichen Markenschutz erlangen, wenn es sich zu einem herkunftshinweisenden Kennzeichen gewandelt hat(...).

Zwar hat die Beschwerdeführerin mit ihrer Wellenverpackung, soweit ersichtlich, den bestehenden Formenschatz erweitert. Dies ist jedoch unerheblich. Neuheit ist kein markenrechtliches Kriterium, sondern ein solches des Patent- und Designrechts (vgl. bereits E. 4.1). Entscheidend ist nicht, dass die zu beurteilende Form sich von den Konkurrenzprodukten unterscheidet. Massgebend ist einzig, dass die Abweichung von dem im betreffenden Warensegment üblichen Formenschatz für die Abnehmer unerwartet und ungewöhnlich ist (...). Dies ist nach dem Gesagten nicht der Fall.
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BVGer vom 15.10.2010, B-6313/2009
V Lederwaren (Kl.18), Reise- und Handkoffer, Regenschirme (Kl.18), Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten (Kl.18), Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25), Spielwaren (Kl.28), Sportartikel (Kl.28) BGer

Ob ein Zeichen Gemeingut geworden ist, beurteilt sich nach der Wahrnehmung der Adressaten in der Schweiz (BGE 130 III 113 E. 3.2 S. 118; 129 III 225 E. 5.5; 127 III 33 E. 2a). Ausländische Entscheidungen haben daher keine bindende präjudizielle Wirkung, können aber immerhin im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 S. 119 mit Hinweisen). Als eigentliche Indizien für die Eintragungsfähigkeit des betreffenden Zeichens als Marke sind solche Entscheide freilich nach ständiger Rechtsprechung nur dann zu werten, wenn es sich um einen Grenzfall handelt [hier liegt kein Grenzfall vor].

Die Vorinstanz hat das Zeichen "V (fig.)" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet (oben E. 2). Damit kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden (...). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht nur anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (...). Dabei müssen die den zitierten Präjudizien zugrundeliegenden Verhältnisse auch wirklich vergleichbar sein, was namentlich dann nicht der Fall ist, wenn die Vergleichsmarken für andere Waren beansprucht werden (...). Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Eintragungspraxis naturgemäss sehr kasuistisch ist und selbst geringe Unterschiede der Zeichen oder der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen von erheblicher Bedeutung sein können (...). Allgemein gilt, dass ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht gerade im Markenrecht nur äusserst zurückhaltend zu bejahen ist.

[Irgendjemand überrascht, dass der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht auch hier verneint wurde?]

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BGer vom 05.10.2010, Urteil 4A_261/2010
Madonna Kl.3, Kl.9, Kl.14, Kl.18, Kl.21, Kl.24, Kl.25, Kl.26, Kl.28 BGer

Sittenwidrigkeit liegt nach der Rechtsprechung zu Art. 20 OR vor, wenn gegen die herrschende Moral, d.h. gegen das allgemeine Anstandsgefühl oder die der Gesamtrechtsordnung immanenten ethischen Prinzipien und Wertmassstäbe verstossen wird (BGE 132 III 455 E. 4.1 S. 458). Als sittenwidrig gelten Zeichen, die geeignet sind, das sozialethische, moralische, religiöse oder kulturelle Empfinden breiter Bevölkerungskreise zu verletzen, wobei auch auf in der Schweiz lebende Minoritäten Rücksicht zu nehmen ist. Sittenwidrig sind zum Beispiel Zeichen mit rassistischem, religionsfeindlichem oder das religiöse Empfinden verletzendem oder sexuell anstössigem Inhalt (...). Die Anstössigkeit kann dabei nicht nur im Inhalt des Zeichens liegen (...). Insbesondere bei Zeichen mit religiöser Bedeutung ist der Aussagegehalt des Zeichens an sich nicht anstössig. Im Gegenteil, religiöse Namen und Symbole sind regelmässig ethisch hoch besetzt. Sittenwidrig ist hier nicht der Inhalt, sondern die Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung (...). Der Grund für den Ausschluss vom Markenschutz solcher Zeichen liegt darin, dass ihre markenmässige Kommerzialisierung eine Verletzung des religiösen Empfindens der betroffenen Religionsangehörigen bewirken kann.

Die Beschwerdeführerin wendet ein, die massgebenden Verkehrskreise seien aufgrund der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu bestimmen. Die Beurteilung eines Zeichens aus der Sicht "weiter Volkskreise" sei unzulässig, denn das Markenrecht verbiete sittenwidrige Zeichen nur im Zusammenhang mit spezifischen Waren und Dienstleistungen, nicht aber abstrakt ohne Bezug zu irgendwelchen Produkten.

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Sie lässt den unterschiedlichen Normzweck der Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a und nach Art. 2 lit. d MSchG ausser Acht. (...) Art. 2 lit. d MSchG [bezweckt], den politischen und sozialen Frieden zu gewährleisten, indem Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die gegen die Rechtsordnung - d.h. die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht - verstossen (...). Zu den ethischen Grundwerten, die zur Vermeidung von Sittenwidrigkeit zu respektieren sind (BGE 132 III 455 E. 4.1. S. 458), zählt insbesondere auch die Glaubens- und Gewissensfreiheit nach Art. 15 BV. Unter deren Schutz stehen nicht nur die traditionellen Glaubensformen der christlich-abendländischen Kirchen und Religionsgemeinschaften, sondern alle Religionen, unabhängig von ihrer quantitativen Verbreitung in der Schweiz (BGE 134 I 49 E. 2.3 S. 51).

Daraus ergibt sich, dass entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin nicht verlangt werden kann, dass ein "erheblicher Teil" der Bevölkerung betroffen ist, ansonsten der Respekt vor dem religiösen Empfinden von Minderheiten unterlaufen würde. Andererseits hat die Vorinstanz den massgebenden Adressatenkreis zutreffend dahingehend eingeschränkt, dass es auf die Sicht des durchschnittlichen Angehörigen der entsprechenden Religionsgemeinschaft ankommt, womit extreme Sensibilitäten unberücksichtigt bleiben (...). Unzutreffend ist die Ansicht der Beschwerdeführerin auch, soweit sie meint, die Beurteilung der Sittenwidrigkeit müsse stets im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen. Aus dem dargestellten Schutzzweck von Art. 2 lit. d MSchG ergibt sich, dass Zeichen, denen nach dem Verständnis der betroffenen Religionsgemeinschaft ein wichtiger religiöser Sinngehalt zukommt, unabhängig von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom Markenschutz auszuschliessen sind, bzw. sie sind in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen als sittenwidrig zu beurteilen. Denn allein schon die Zuerkennung eines Ausschliesslichkeitsrechts für die kommerzielle Verwendung des Zeichens ist geeignet, das religiöse Empfinden der Angehörigen der betroffenen Religionsgemeinschaft zu verletzen und den sozialen Frieden zu gefährden (...).

Ausnahmsweise können die beanspruchten Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, wenn geltend gemacht wird, die kommerzielle Verwendung des Zeichens sei durch Gewöhnung allgemein akzeptiert, wie dies im von der Beschwerdeführerin genannten Beispiel der (historisch begründeten) Verwendung von Heiligennamen für alkoholische Getränke zutrifft (...). Als weitere mögliche Ausnahme führt das IGE die Situation an, dass das Zeichen ausschliesslich für Waren oder Dienstleistungen mit klarem religiösem Bezug verwendet werden soll (...). Beide Ausnahmekonstellationen sind vorliegend nicht gegeben.

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BGer vom 22.09.2010, Urteil 4A_302/2010
AUSSIE DUAL PERSONALITY Haarpflegemittel (Kl.3), produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3) BVGer

Das IGE beanstandete das Eintragungsgesuch und führte aus, der Wortbestandteil "Aussie" bedeute "Australier" beziehungsweise "australisch" und weise auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren hin. Die Marke könne die Käuferschaft über die Herkunft der Produkte irreführen, falls die Warenliste nicht durch eine entsprechende Präzisierung auf Waren australischer Herkunft eingeschränkt werde.

[Das BVGer bestätigt die Auffassung des IGE:]

Der Erfahrungssatz, wonach ein geografischer Markenbestandteil die Herkunft der gekennzeichneten Waren erwarten lässt, wenn er bekannt ist, gilt grundsätzlich auch für Marken, die aus geografischen und nichtgeografischen Bestandteilen zusammengesetzt sind (...). Allerdings kann der geografische Sinngehalt der in der Marke verwendeten Herkunftsangabe im Einzelfall im Gesamteindruck der Marke überwunden werden und sein Zusammenspiel mit den übrigen Markenbestandteilen eine Herkunftserwartung verhindern. Dies ist der Fall, wenn die Herkunftsbezeichnung im Kontext der übrigen Markenelemente unkenntlich wird (...) oder der semantische Bezug der Markenelemente einen Symbolgehalt der Marke als Fantasie- oder ein Verständnis als Typenbezeichnung im Sinne der erwähnten Ausnahmekategorien herbeiführt (...). In gewissen Fällen erkannten die ehemalige Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) und das Bundesverwaltungsgericht auch, ohne dass die zu prüfenden Zeichen unmittelbar zu einer der genannten Fallgruppen zählten, dass der Sinngehalt des geografischen Wortelements im Kontext mit den anderen Bestandteilen verändert und von der Herkunft der gekennzeichneten Waren auf betriebliche Verhältnisse des Markenanmelders oder bestimmte Personen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ware verschoben sei oder das Markenzeichen im Ganzen so widersprüchlich laute, dass es nicht mehr in einem herkunftsbezogenen Sinn verstanden werden könne. Auch in diesen Fällen wurde eine Deutung als Angabe der geografischen Warenherkunft ausgeschlossen (...).

[Vorliegend liegt keiner der oben erwähnten Ausnahmetatbestände vor. Die Marke ist für Waren, die nicht aus Australien stammen, irreführend.]

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BVGer vom 08.09.2010, B-4080/2008
WILD BEAN CAFE Druckereierzeugnisse (Kl.16), Milchprodukte (Kl.29), Back- und Süsswaren (Kl.30), Kaffee (Kl.30), Speiseeis (Kl.30), Tee (Kl.30), Fruchtsäfte (Kl.32), Mineralwasser (Kl.32), Gastronomie (Kl.43) BVGer

[Das IGE argumentierte, das Zeichen bedeute "cerise de café sauvage" und sei somit für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend. Zudem könne die Bezeichnung "Kaffee" die Adressaten insofern in die Irre führen, weil diese fälschlicherweise annehmen könnten, die beanspruchten Mineralwässer und kohlensäurehaltigen Wässer enthielten Kaffee, obwohl dies auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich sei. Das BVGer bestätigt.]

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BVGer vom 04.08.2010, B-848/2010
LABSPACE Bauwesen (Kl.37), Immobilienverwaltung (Kl.36), Planung im Bereich des Ingenieur- und Architekturwesens (Kl.42) BVGer

In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen kann das hinterlegte Zeichen primär im Sinne von "Laborraum" oder "Laborplatz" übersetzt werden, weswegen es nicht als mehrdeutig qualifiziert werden kann.

Fraglich ist indessen, ob der Begriff "labspace" im Sinne von "Laborraum" üblicherweise verwendet wird, wie die Vorinstanz unter Hinweis auf eine Google-Suche geltend macht. (...)  Die angesprochenen Verkehrskreise dürften daher das Wort "lab space" in Verbindung mit den hier noch diskutierten Dienstleistungen ohne speziellen Gedankenaufwand im Sinne von "Laborraum" verstehen. Verstehen sie ohne Weiteres den Begriff "lab space", ist für sie kein weiterer Gedankenschritt nötig, um auch das angemeldete Zeichen LABSPACE zu verstehen, selbst ohne Abstand zwischen den Wörtern "lab" und "space", da "lab space" in einem Zug wie LABSPACE ausgesprochen wird und der Abstand den Sinn des Begriffes nicht verändert.

Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, selbst wenn das Zeichen auf Anhieb und ohne weiteren Gedankenaufwand im Sinne von "Laborraum" wahrgenommen werden könnte, sei nicht ersichtlich, wie die Marke im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Dienstleistungen beschreibend sein solle, da das Zeichen wenn überhaupt auf eine Lokalität, nicht aber auf eine Dienstleistung hinweise. (...) Wie bereits festgehalten, werden - soweit strittig - nebst Engineering- und Bauplanungsdienstleistungen Dienstleistungen im Bereich Immobilien beansprucht, (...). Es handelt sich um weit gefasste Dienstleistungen, welche alle Arten von Immobilien und Räumlichkeiten, unter anderem Laborräume, zum Gegenstand haben und insofern als Oberbegriffe qualifiziert werden können. Hinsichtlich Laborräumen sind die hier noch strittigen Dienstleistungen beschreibend, da sie einen Hinweis geben auf die Immobiliensparte, in welchem das Unternehmen, welche solche Dienstleistungen anbietet, tätig ist. Ist das Zeichen für die obgenannten Dienstleistungen im Bereich "Laborräume" unzulässig, muss es indessen nach ständiger Rechtsprechung auch für die entsprechenden Oberbegriffe zurückgewiesen werden (...).

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BVGer vom 29.07.2010, B-7245/2009
RADIANT APRICOT Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3) BVGer

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 14. Dezember 2009 an der Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs für die Waren "Seifen" und "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" fest. "Radiant" sei ein Begriff des englischen Grundwortschatzes und unterscheide sich nur geringfügig vom betreffenden französischen und italienischen Begriff. Beim zweiten Zeichenbestandteil "Apricot" handle es sich einerseits um die englische und französische Bezeichnung für Aprikose, andererseits um eine im deutschen, französischen und englischen Sprachgebrauch verwendete Farbbezeichnung. Der für die beanspruchten Waren massgebende Abnehmerkreis seien Durchschnittsabnehmer sowie Fachleute aus dem Kosmetikbereich. Das Zeichen beschreibe direkt die Art und Beschaffenheit von Seifen und Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich die Farbe des Produkts. Diese stelle ein massgebendes Kaufkriterium dar. Im Zusammenhang mit den genannten Waren fehle es daher an der erforderlichen konkreten Unterscheidungskraft.

[Das BVGer bestätigt die Auffassung des IGE. Für eintragungsfähig erachtete das IGE die Marke hingegen für Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer und Zahnputzmittel, weil dort die Farbe kein Kaufkriterium darstelle; diese Waren würden beispielsweise wegen ihres Dufts oder der Inhaltsstoffe gekauft.]

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BVGer vom 28.07.2010, B-3377/2010
GRAN MAESTRO alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33), Likör (Kl.33) BVGer

Mit Verfügung vom 9. März 2010 wies das IGE das Markeneintragungsgesuch GRAN MAESTRO für die beanspruchten Waren der Klassen 33 zurück. Zur Begründung machte sie geltend, GRAN MAESTRO sei eine grammatikalisch regelkonform gebildete italienische Wortkombination, der die Bedeutung "grosser Meister" zukomme. In Verbindung mit den Waren der Klasse 33 stelle das Zeichen für die massgeblichen italienischsprachigen Abnehmerkreise eine werbemässig anpreisende Angabe in Bezug auf deren Qualität dar. Die Begriffe "maestro", "Meister", "master" und "maître" seien übliche Elemente von Berufsbezeichnungen im Zusammenhang mit der Herstellung der beanspruchten alkoholischen Getränke. Die Verkehrskreise würden daher ohne Weiteres verstehen, dass die Waren von einem "grossen Meister" hergestellt worden seien. Es fehle dem Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 33 an der notwendigen Unterscheidungskraft.

[Das BVGer bestätigt die Auffassung des IGE. Die Berufung auf das Gleichbehandlungsprinzip blieb wie üblich ohne Erfolg:]

Die Marken CH 529206 RESERVA DEL MAESTRO und CH 529207 DEL MAESTRO wurden im Jahre 2003 eingetragen. Auch diese Voreintragungen geben jedoch nach den schlüssigen Ausführungen der Vorinstanz nicht die zum jetzigen Zeitpunkt geltende Praxis wider, nach der die Angaben "master", "Meister", "maestro" und "maître" in Alleinstellung und in Kombination mit beschreibenden Elementen grundsätzlich als anpreisende Qualitätsangaben zurückgewiesen werden.

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BVGer vom 14.07.2010, B-2937/2010
CAPRI Tabakwaren (Kl.34) BVGer

The Swiss Federal Administrative Court upheld a decision by the Swiss Trade Mark Office refusing protection for the figurative mark CAPRI for cigarettes. It reasoned that the public would believe tobacco products bearing the mark CAPRI (fig.) would originate from the Italian island of the same name, which was misleading because they did not in fact originate from the island of Capri.

The applicant argued in vain that nobody in his right mind would believe that tobacco was grown on Capri, which is a rocky island of only 10 square kilometers and primarily known for its tourism industry. The Court held that this was irrelevant because it was not impossible per se to grow tobacco on Capri. Only when it was impossible to produce the good in question at the place indicated by the geographic indication - example: the Northpole for tobacco - could it be excluded that (part of) the public was misled.

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BVGer vom 21.06.2010, B-6959/2009
Kugelschreiber (3D) Werbung (Kl.35), Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten für Werbezwecke, nämlich Bedrucken der Schreibgeräte, insbesondere mit Firmenlogos und/oder Firmennamen, Beratung bezüglich des Bedruckens von Schreibgeräten (Werbeartikel) (Kl.40), Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten (Werbeartikel) (Kl.42) BVGer

[Das BVerwGer hält fest, dass auch dreidimensionale Marken, die Schutz für Dienstleistungen beanspruchen (und nicht für die Ware, die durch die Marke verköpert wird) den Ausschlussgründen von MSchG 2 b (u.a. technische Notwendigkeit) unterfallen können, und schliesst den Markenschutz für die abgebildete Form eines Kugelschreibers für gewisse Dienstleistungen wegen technischer Bedingtheit, für andere aufgrund wegen Unterscheidungskraft aus:]

Art. 2 Bst. b MSchG erwähnt darum folgerichtig nur Waren- und keine Dienstleistungsformen. Dies schliesst aber nicht aus, Art. 2 Bst. b MSchG auch auf Formen anzuwenden, deren Gegenstand seinerseits das Wesen einer Dienstleistung ausmacht oder technisch notwendig ist, um jene zu erbringen, wenn die Marke anstelle der Ware für diese Dienstleistung beansprucht wird. [...]

Dies schliesst nicht aus, bei dieser Prüfung zu berücksichtigen, dass die gedankliche Verbindung einer Form zu einer Dienstleistung in der Regel nicht mit derselben Unmittelbarkeit wie zu einer formgebenden Ware erfolgt, sondern stets einen zusätzlichen geistigen Schritt voraussetzt [...].

Das in Frage stehende Zeichen ist als dreidimensionale Marke angemeldet. Es zeigt die Form eines Kugelschreibers, [...]. In dieser Form ist ohne Weiteres der Sinngehalt eines Kugelschreibers erkennbar. Dieser kann als Gegenstand des Alltags leicht und spezifisch wiedererinnert werden und damit anderen Gegenständen und Dienstleistungen zur Unterscheidung dienen. Die Unterscheidungseignung der Marke ist darum zu bejahen.

Weiter ist zu prüfen, ob die fragliche Kugelschreiberform das Wesen der angemeldeten Dienstleistungen ausmacht oder für diese technisch notwendig ist. "Werbung" und "Marketing" bestehen im Erbringen von Kommunikation mit der Absicht der Beeinflussung von Menschen im Hinblick auf Gegenstände oder die aktive Gestaltung von Märkten (...) und sind darum nicht wesensmässig mit einer bestimmten Kugelschreiberform verbunden. Die Dienstleistungsbezeichnungen "Verteilen von Werbemitteln", "Bedrucken von Schreibgeräten" und "Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten" schliessen begrifflich die Produktion und Lieferung dieser Werbemittel bzw. Schreibgeräte aus, da jene in Klasse 16 gehören. Die Kugelschreiberform hängt darum zwar mit diesen Dienstleistungen zusammen, stellt aber nur einen möglichen Gestaltungsträger und nicht ihr figürliches Zentrum dar, ohne das sie wesensgemäss gar nicht erbracht werden könnten.

Werbung, Marketing und die Beratung als Dienstleistungen für Dritte setzen sodann keine technischen Vorgaben in Form des angemeldeten Kugelschreibers voraus. Als Gegenstand dieser Dienstleistungen sind auch mit Bezug auf Schreibgeräte etliche funktionale Äquivalente denkbar. Der Konkurrenz kann ihre Erbringung mit Hilfe anderer Formen zugemutet werden, so dass die Marke für diese auch nicht technisch notwendig ist (BGE 129 III 514 E. 2.4.2, 3.2.1 und 3.2.2 Lego). Demgegenüber sind ein "Verteilen von Werbemitteln" in Klasse 35 und die Erbringung von "Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte" in Klasse 40 technisch nicht anders als mit geeigneten Werbemitteln möglich. Hierunter fallen erfahrungsgemäss zu einem bedeutenden Anteil auch Kugelschreiber. Am Markt sind Kugelschreiber zu Werbezwecken sehr häufig anzutreffen. Dass der Begriff "Schreibgeräte" auch Füllfederhalter, Filz-, Blei- und Farbstifte etc. umfasst, ändert daran nichts. Anderen Anbietern jener Dienstleistungen kann ob solcher Marktübung jedenfalls nicht zugemutet werden, auf anderes Schreibzeug auszuweichen. Die Marke ist somit für das "Verteilen von Werbemitteln" in Klasse 35 und die Erbringung von "Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte" in Klasse 40, technisch notwendig, falls sie keine bestimmte Kugelschreiberform mit individualisierten Merkmalen, sondern praktisch die "Kugelschreiberform als solches" besetzt und damit die Erbringung entsprechender Dienstleistungen durch anders gestaltete Kugelschreiber in unzumutbarem Umfang ausschliesst.

Sowohl die Abnehmer von Kugelschreibern wie auch jene von zur Werbung dienenden Schreibgeräten sind an eine grosse Formenvielfalt gewohnt, was die einzelne Ausgestaltung des Objekts betrifft. (...) Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin hebt sich die konkrete Gestaltung aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise nicht wesentlich von der Form anderer Schreibgeräte, die ausschliesslich Werbezwecken dienen, ab. Die angemeldete Form entspricht damit dem Gewohnten und Erwarteten eines Kugelschreibers. Damit erweist sie sich als technisch notwendig im Sinne von Art. 1 Bst. b MSchG für das "Verteilen von Werbemitteln" in Klasse 35 und "Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte" in Klasse 40 (E. 5).

In Klasse 35 wurde die dreidimensionale Form des Kugelschreibers im Übrigen für Werbung und Marketing angemeldet. Diese Dienstleistungen werden mit Hilfe von verschiedensten Werbeartikeln erbracht. [...] Der Ansicht der Beschwerdeführerin, ein Schreibstift sei zur Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen in keiner Weise geeignet, ist darum nicht zu folgen. Ein Kugelschreiber ist auch aufgrund seiner unterschiedlichen Preissegmente ein typisches, wenn auch nicht einziges, Mittel zur Erbringung von Werbung und Marketing.
 
Die weiteren beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 40 (Beratung bezüglich des Bedruckens von Schreibgeräten [Werbeartikel]) und 42 (Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten [Werbeartikel]) erwähnen Schreibgeräte als Werbeartikel ebenfalls und stehen mit diesen darum in einem engen Zusammenhang.
 
Auch zwischen der angemeldeten Form und den beanspruchten Dienstleistungen liegen somit lediglich entfernte Gedankenschritte. Der gedankliche Bezug zwischen Zeichen und Dienstleistungen ergibt sich ohne Zuhilfenahme der Fantasie, weshalb die angemeldete Form für diese Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.
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BVGer vom 08.06.2010, B-5456/2009