decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen verneint        
Marke Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
Reico Schweiz Kl.1, Kl.5, Kl.29, Kl.30 BGer

[Hier geht es natürlich nicht um absolute Schutzausschlussgründe, sondern um eine angebliche Agentenmarke, aber das passt nicht ins Raster von decisions.ch.

Die Klägerin und Beschwerdegegnerin hatte geltend gemacht, die von der Beklagten eingetragene CH-Marke sei eine Agentenmarke i.S.v. Art. 4 MSchG. Das HGer SG hatte die Klage gutgeheissen, das BGer heisst die dagegen gerichtete Beschwerde gut.]

Nach Art. 4 MSchG geniessen Marken keinen Schutz, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben.

Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4 MSchG beruht auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland benutzt worden (...). Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaftlichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammenarbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält (...). Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer Aneignung der Marke entgegensteht (...). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt somit einen Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht und der die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat (...). Ob diese Voraussetzungen vorliegen, beurteilt sich im internationalen Verhältnis nach dem Vertragsstatut (...).

Dem angefochtenen Entscheid ist zu den konkreten vertraglichen Beziehungen der Parteien, insbesondere bei der Hinterlegung der Marken durch die Beklagte im Dezember 2011, nichts zu entnehmen. Die Vorinstanz stellt im Gegenteil fest, dass der Inhalt der Zusammenarbeit nach der Gründung der Beklagten und namentlich nach der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der Beklagten durch deren heutige Geschäftsführerin strittig sei. Sie erwähnt, dass eine beabsichtigte Kooperationsvereinbarung nicht zustande kam und sie hält fest, dass nach der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung durch die heutige Geschäftsführerin die Absicht bestand, dass die Beklagte die zu vertreibenden Produkte "ausschliesslich" bei der Klägerin 1 beziehe, diese die Produkte und Dienstleistungen zu "Einstandspreisen" verrechne und die Beklagte den Marketingplan der Klägerin 1 übernehme, dass sie keine Kunden oder Berater ausserhalb der Schweiz beliefere und dass die Klägerin 1 im Gegenzug die Produktehaftung übernehmen sollte. Ungeachtet dessen, dass keine Rahmenvereinbarung zustande kam, schloss die Vorinstanz auf eine weit über eine blosse Liefervereinbarung hinausgehende Zusammenarbeit und mithin auf die von der Rechtsprechung geforderte Loyalitäts- und Interessenwahrungspflicht der Beklagten gegenüber der Klägerin 1.

Der Schluss auf eine enge Zusammenarbeit, die eine vertragliche Loyalitätsverpflichtung der Beklagten gegenüber der Klägerin 1 begründen soll, ergibt sich für die Vorinstanz aus der Absicht der Beklagten zur Zusammenarbeit (mit entsprechender Exklusitivät, abgestimmtem Marketing) mit der Klägerin 1 sowie aus den Übereinstimmungen der kennzeichnenden Firmenbestandteile und Gesellschaftszwecke der Klägerin 1 und der Beklagten sowie aus der Beteiligung der Klägerin 1 an der Beklagten. Die Beschwerdeführerin rügt zutreffend, dass diese von der Vorinstanz festgestellten Tatsachen nicht ausreichen, um auf eine vertragliche Loyalitätspflicht der Beklagten gegenüber der Klägerin 1 zu schliessen. Die Minderheitsbeteiligung der Klägerin 1 an der Beklagten weist keine Konzern-Verbundenheit aus. Nach den Erwägungen der Vorinstanz vermögen denn auch die Änderungen der Beteiligungsverhältnisse an der Beklagten den Entscheid nicht zu beeinflussen. Aus Beteiligungen an juristischen Personen allein kann keine Loyalitätsverpflichtung abgeleitet werden. Und dass die Kläger die Beklagte im Jahre 2007 gründeten, erlaubt keine Aussage über den Inhalt allfälliger Vertragsbeziehungen. Auch kann aus einer blossen Absichtserklärung gerade nicht auf eine vertragliche Vereinbarung geschlossen werden, die über eine blosse Lieferantenbeziehung hinausreichen und die erforderliche Treuepflicht der Beklagten gegenüber der Klägerin 1 begründen würde. Dass schliesslich das Kennzeichen REICO von beiden Parteien gebraucht und beansprucht wird, ist gerade Gegenstand der vorliegenden Streitigkeit und vermag eine Abweichung vom Prioritätsrecht der Beklagten in der Schweiz nicht zu begründen.

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BGer vom 27.02.2017, Urteil 4A_489/2016
SCHWEIZER SALINEN Salz (Kl.1), Speisesalz (Kl.30) BVGer

[Das IGE wies die Anmeldung mangels Unterscheidungskraft zurück. Das BVGer korrigiert:]

Die Beschwerdeführerin macht zu Recht geltend, dass folgende Ausschliesslichkeitskriterien des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 auf den vorliegenden Fall anwendbar sind. (i) Die Armee wie auch die Beschwerdeführerin sind für einen wesentlichen Teil der entsprechenden Aufgaben allein zuständig, (ii) die Gründung weiterer Schweizer Armeen bzw. Salinen ist nicht zu erwarten, (iii) die Bezeichnung anderer bewaffneter Korps im In- der Ausland als "Schweizer Armee" oder "Swiss Army" und desgleichen die Verwendung der strittigen Marken für andere Naturvorkommen im In- und Ausland wären irreführend und unangemessen. So ist die Beschwerdeführerin bzw. deren Rechtsvorgängerin bereits seit Jahrzehnten allein für den wesentlichen Teil der Schweizer Salzversorgung zuständig. Die Gründung weiterer Salinen durch Dritte auf privater Basis wäre unzulässig, da ein Monopol vorliegt. Auf einen Austritt eines Kantons aus dem Konkordat weist nichts hin. Zu beachten ist weiter, dass in der Schweiz nur an drei Orten (Schweizerhalle, Riburg und Bex) Salz überhaupt abgebaut werden kann. In etlichen Regionen der Schweiz bestehen keine Salzvorkommen, andere Regionen eignen sich aufgrund der topografischen Gegebenheiten nicht für den Salzabbau. Der Austritt aus dem Konkordat würde einem Kanton keine Vorteile bringen. Die Bezeichnung einer einzelnen Saline, welche aus dem Konkordat austreten würde, als Schweizer Saline, wäre unangemessen und irreführend.

Die Beschwerdeführerin legt zutreffend dar, dass es hochgradig unwahrscheinlich ist, dass sich an ihrer Monopolstellung mittel- oder langfristig etwas ändern könnte. Nachdem die Rheinsalinen AG mit der Saline de Bex SA im Jahr 2014 fusioniert hat, ist gegenteils von langfristig konstanten Verhältnissen auszugehen. Zwar ist der Kanton Jura formell nicht Mitglied des interkantonalen Konkordats, doch ist er als Aktionär der Beschwerdeführerin seit dem 1. Januar 1979 einer der Träger der Beschwerdeführerin und hat Anspruch auf die Stellung eines Vertreters im Verwaltungsrat gemäss Art. 7 Abs. 1 des Salzkonkordats. Die Aufhebung des interkantonalen Konkordats bedürfte einer Änderung der Verfassung, worauf zurzeit keine Hinweise bestehen. Damit ist auch kein Freihaltebedürfnis an "Schweizer Salinen" und den übrigen strittigen Marken erkennbar (...).

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und die Beschwerdeführerin anzuweisen ist, die schweizerischen Markenanmeldungen Nr. 57595-57599 Titel anhand dieser ISBN in Citavi-Projekt übernehmen/2012 Schweizer Salinen, Saline Svizzere, Salines Suisses, Swiss Salines, Swiss Salt Works für sämtliche beanspruchten Waren in den Klassen 1, 3, 5, 30 und 31 per 21. Juni 2012 zuzulassen.

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BVGer vom 30.01.2017, B-6082/2015
IPAD MINI Computer (Kl.9) BVGer

Während die Markenbestandteile "IP" und "AD" für die elektronischen Waren, für welche das strittige Zeichen beansprucht wird, kaum in einem beschreibenden Sinn verstanden werden, wirken sowohl "mini" (E. 6.1.6) als auch "PAD" (...) kennzeichnungsschwach. "IPAD" unterscheidet sich von "PAD" zudem nur durch den zusätzlichen Anfangsbuchstaben "I".

Diese Erweiterung um einen Vokal (...) fällt allerdings insofern ins Gewicht, als sie am Anfang des Wortes steht und ein verhältnismässig kurzes Restwort wesentlich verändert. Als englische Vokabel ist "PAD" zudem weniger verständlich und für Tablet-Computer daher nicht so beschreibend wie das Wort "Tablet" selbst. Im Gesamteindruck der beiden kurzen Markenwörter IPAD MINI erweist sich das mehrgliedrige Zeichen damit als sinngehaltlich eher unklar und für die in Klasse 9 beanspruchten Waren darum knapp unterscheidungskräftig.

Die Vorinstanz hat das Zeichen IPAD MINI im Zusammenhang mit den in Klasse 9 beanspruchten Waren zu Unrecht dem Gemeingut zugeordnet. Damit ist die Beschwerde gutzuheissen, und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1'152'788 IPAD MINI für alle angemeldeten Waren in der Schweiz Schutz zu gewähren.

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BVGer vom 20.12.2016, B-7046/2015
APOTHEKEN COCKPIT Datenträger (Kl.9), Druckereierzeugnisse (Kl.16), Zeitschriften (Kl.16), Erziehung und Ausbildung (Kl.41) BVGer

Das IGE stützt die Schutzverweigerung für die beanstandeten Waren der Klassen 9 und 16 im Wesentlichen darauf, dass das Zeichen beschreibend sei und inhaltsbezogen beansprucht werde. Gleiches gelte für die beanstandeten Dienstleistungen der Klasse 41, da diese ungeachtet ihres Trägermediums einen thematischen Hinweis enthielten. Für die Informatikdienstleistungen der Klasse 42 wirke das Zeichen insofern beschreibend, als es einen unmittelbar verständlichen Hinweis auf die Merkmale der genannten Dienstleistungsobjekte enthalte. Am engen Sachzusammenhang des Zeichens mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ändere auch die Mehrdeutigkeit der Wortmarke nichts.

[Das BVGer korrigiert:]

Der Auffassung der Beschwerdeführerin, die massgeblichen Verkehrskreise würden in der Wortkombination "Apotheken Cockpit" eine sprachliche Neuschöpfung mit Fantasiecharakter erkennen, kann nur in Bezug auf die breiten Verkehrskreise, die keine betriebswirtschaftliche oder informatikbezogene Fachkenntnisse aufweisen, gefolgt werden. Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass in der Alltagssprache die unübliche Wortverbindung, deren Gesamtbedeutung sich nicht direkt aus den Einzelbedeutungen der Wörter erschliesst, keinen unmittelbar erkennbaren Sinn vermittelt. Falls ein Zeichen in seiner Gesamtheit für die Abnehmer jedoch keinen sinnvollen Bedeutungsgehalt aufweist, werden diese in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor sie von einem reinen Fantasienamen ausgehen (...). Die Vorinstanz hat daher zutreffend geschlossen, dass insbesondere diejenigen Markenadressaten, die über Fachkenntnisse in den Bereichen Unternehmensführung und EDV verfügen und der Marke mit einer erhöhten Aufmerksamkeit begegnen, bei abstrakter Betrachtung im Idiom "Apotheken Cockpit" ein softwarebasiertes Informations-, Analyse- oder Managementinstrument für den Betrieb von Apotheken erkennen.

[Der Schutz wurde in der Folge verweigert für die Software-basierten Dienstleistungen in Klasse 42, nicht aber für die inhaltsbezogenen Waren und DL:]

Die bespielten Datenträger [...] der Klasse 9 (...) werden nicht themenspezifisch beansprucht. Waren oder Dienstleistungen können ihren hauptsächlichen wirtschaftlichen Wert auch durch ihren immateriellen Inhalt anstatt durch ihre physischen Bestandteile erlangen. (...) Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise auf dem immateriellen Inhalt, kann es für sie naheliegend sein, den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen oder thematischen Hinweis anstatt als Bezugnahme auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren (...).

Die Vorinstanz hat daher den möglicherweise beschreibenden Sinngehalt der Marke richtigerweise auch auf inhaltliche Anknüpfungspunkte hin geprüft. Die Marke "Apotheken Cockpit" trägt aus Sicht der angesprochenen Fachkreise die Möglichkeit in sich, eine gewisse Produktnähe zu erzeugen. Die strittigen Waren können zur akustischen und visuellen Aufbereitung von apothekenbezogenen Informationen verwendet oder als Komponenten in die Benutzeroberfläche eines elektronischen Informations-, Analyse- oder Managementsystems für oder von Apotheken eingebunden werden. Indessen bewirkt nicht jeder thematische oder inhaltliche Bezug die Eintragungsunfähigkeit. Die Unterscheidungskraft der Marke geht erst bei einer hinreichend konkreten Bezugnahme zwischen dem Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen verloren (...). Die beanspruchten Datenträger sowie die downloadbaren Text-, Bild-, Audio- und Videodateien werden mit Inhalten bespielt, um derentwillen sie gekauft werden. Diese Inhalte sind indessen nur dann unmittelbar und ohne besonderen Denk- oder Fantasieaufwand beschreibend, wenn sie das elektronische Informations-, Analyse- oder Managementsystem für oder von Apotheken selbst zum Gegenstand haben. Hierfür ist es nicht ausreichend, dass diese mit einem beliebigen Inhalt versehen als elektronische Datei in ein solches System technisch eingebunden oder darüber vertrieben werden können. Wird auf den Wortlaut der Markenanmeldung abgestellt, so ist jedes Zeichen grundsätzlich geeignet, auf einen möglichen thematischen Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, solange sein tatsächlicher Gebrauch im Markt, wovon im Eintragungsverfahren üblicherweise ausgegangen wird, nicht festgelegt ist. Inhaltsbezogene Kennzeichen unterscheiden sich gerade in diesem Gegensatz einer zugleich naheliegenden und dennoch nur möglicherweise beschreibenden Inhaltsangabe grundlegend von anderen Marken, da die Internationale Klassifikation, nach der die Waren- und Dienstleistungen bei der Anmeldung eingeteilt werden (Art. 11 Abs. 2 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), ausschliesslich auf physische, äusserliche Merkmale abstellt. Aus diesem Grund dürften an die konkrete Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen auch keine überhöhten Anforderungen zu stellen sein (...).

[Ein Freihaltebedürfnis für inhaltsbezogene Waren wird in der Folge ebenfalls verneint.]

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BVGer vom 18.12.2016, B-4697/2014
RENO Detailhandel (Kl.35), Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Kl.35), Werbung (Kl.35) BVGer

 [Das IGE hatte die Eintragung verweigert, weil RENO ein Hinweis auf die gleichnamige Stadt in Nevada, USA, sei und daher irreführend für Dienstleistungen, deren Erbringerin ihren Sitz nicht in den USA hat. Das BVGer korrigiert:]

Der Beschwerdeführerin ist darin zu folgen, dass Dienstleistungen in einem weniger engen Zusammenhang zu den örtlichen Verhältnissen stehen als Waren (...). Aus diesem Grund werden nach der unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung von Art. 47 Abs. 4 MSchG regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen als zutreffend erachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen. Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt sich nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt oder nach der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben (Art. 49 Abs. 1 Bst. a - c MSchG). Die vertragskonforme Auslegung der korrespondierenden völkerrechtlichen Bestimmung über das Täuschungsverbot (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ) setzt der loseren Beziehung zwischen Dienstleistungen und deren geografischer Herkunft indessen eine rechtliche Schranke (...). Hinsichtlich des von der Beschwerdeführerin geltend gemachten fehlenden Rufs von Reno für Dienstleistungen der beanspruchten Art ist ihr zu erwidern, dass dieser nur im Rahmen von Art. 49 Abs. 3 Satz 1 MSchG für die Gewichtung der Herkunftskriterien nach Art. 49 Abs. 1 Bst. a - c MSchG massgeblich ist. Da die Beschwerdeführerin nicht darlegt, inwiefern sie die gesetzlichen Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 Bst. a - c MSchG hinsichtlich Unternehmenssitz, beziehungsweise Staatsangehörigkeit oder Wohnsitzerfordernis der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben, erfüllt, erübrigt sich eine Gewichtung der drei gesetzlich vorgesehenen Herkunftskriterien nach Massgabe des Rufs in Bezug auf die fraglichen Dienstleistungen.

Nach dem oben Ausgeführten kann als Zwischenergebnis festgehalten werden, dass je nach Landessprache verschiedene mögliche Sinngehalte der Marke RENO im Vordergrund stehen. Indessen ist solange nicht von einer Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff. MSchG auszugehen, als nicht der geografische Sinngehalt aufgrund des hohen Bekanntheitsgrads der Stadt Reno (Nevada) bei mindestens einer Sprachgruppe dominiert.

Innere Tatsachen - wie das mutmassliche Verständnis und die Erwartungshaltung der massgeblichen Verkehrskreise - lassen sich in der Regel nicht direkt, sondern lediglich indirekt über Indizien beweisen (...). Für den Nachweis der Bekanntheit und eines herkunftsbezogenen Verständnisses ausländischer Orts- oder Gebietsnamen stellt die Praxis nicht nur auf Indizien wie Fläche, Einwohnerzahl und Distanz des bezeichneten geografischen Gebiets zur Schweiz ab. Indizwirkung zugunsten einer Herkunftserwartung lässt sich auch aus der wirtschaftlichen, politischen, historischen, kulturellen und/oder touristischen Bedeutung des Gebiets ableiten (...). Hierfür können Nachschlagewerke und Statistiken, Tourismuswerbung, Informationen über Fremdenverkehrseinrichtungen und Bildungsanstalten mit einem internationalen Ruf, lokales Gewerbe im massgeblichen Wirtschaftsbereich oder der Gebrauch der verwendeten geografischen Bezeichnung in Schweizer Massenmedien herangezogen werden (...). In die Beurteilung miteinzubeziehen ist der Umstand, dass je abgelegener, unbekannter und ohne besonderen Ruf der Name einer ausländischen Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt im Ausland überhaupt erkannt und nicht als blosse Fantasiebezeichnung aufgefasst wird (...).

[Die Indizien sprechen im vorliegenden Fall nicht dafür, dass Reno, Nevada, einem "namhaften Teil der angesprochenen Verkehrskreise" bekannt ist.]

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BVGer vom 15.12.2016, B-5228/2014
TITAN Autoshampoo (Kl.3) BVGer

Das IGE hatte der internationalen Marke TITAN provisorisch den Schutz verweigert, weil sie beschreibend sei (Art. 2(a) MSchG). Die Anmelderin schränkte daraufhin das Warenverzeichnis ein auf Produkte, die kein Titan enthalten. Daraufhin verweigerte das IGE die Eintragung, weil die Marke irreführend sei (Art. 2(c) MSchG). Nicht so schnell, meint das BVGer:

[Zwischen Deutschland und der Schweiz kommt ausschliesslich das MMP zur Anwendung.]

Eine Schutzverweigerung gegen die Ausdehnung des Schutzes einer Internationalen Registrierung auf die Schweiz darf nur auf Gründe gestützt werden darf, welche die Vorinstanz dem Internationalen Büro innerhalb der Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP mitgeteilt hat (Art. 5 Abs. 1 MMP; ...). Die Wahrung dieser Frist ist von Amtes wegen zu berücksichtigen (Art. 5 Abs. 5 MMP). Die fristgerecht erhobene Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 war auf den Ausschlussgrund beschränkt, die strittige Marke sei Gemeingut, während die Vorinstanz die Beanstandung, die Marke sei irreführend, verspätet erhoben hat. Die nachträgliche Einschränkung des Warenverzeichnisses rechtfertigt einen nachgeschobenen Rückweisungsgrund nicht, sondern es wäre der Vorinstanz zumutbar gewesen, die Marke bereits mit der Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 als irreführend für Waren zu beanstanden, die kein Titan oder Titandioxid enthalten.

Der rechtzeitig erhobene Rückweisungsgrund von Art. 2 Bst. a MSchG wird durch die Einschränkung des Warenverzeichnisses (Art. 35 MSchG) beseitigt. Folglich erweist sich die Beschwerde ohne Prüfung weiterer Ausschlussgründe als begründet, mithin ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke IR 1'097'432 TITAN den Schutz in der Schweiz zu gewähren.

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BVGer vom 11.10.2016, B-2363/2015
MEISSEN Produits en porcelaine, à savoir robinets de toilette, vases-lampes et pieds de lampes; tous les produits précités de provenance Meissen (Allemagne) (Kl.11), Produits en porcelaine, en particulier services de table, à café, à thé, à moka, à liqueur et à pâtisserie; tous les produits précités de provenance Meissen (Allemagne) (Kl.21) BVGer

[Das IGE hatte die Eintragung verweigert, weil die Marke als direkte geographische Herkunftsangabe nicht originär unterscheidungskräftig und die Verkehrsdurchsetzung nicht nachgewiesen sei. Das BVGer korrigiert:]

[Die Marke ist nicht originär unterscheidungskräftig, aber nicht absolut freihaltebedürftig, weil sie in Deutschland zu Gunsten der Anmelderin (Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH) geschützt ist. Zur Verkehrsdurchsetzung:]

Die Verkehrsdurchsetzung muss im Zeitpunkt der Hinterlegung bestanden haben (...). Für das Glaubhaftmachen lässt die Vorinstanz in der Regel als Beweiserleichterung einen belegten Markengebrauch während zehn Jahren genügen (...). Die erforderliche Dauer und Intensität der Benutzung und der verlangte Durchsetzungsgrad werden fallweise bestimmt. Je banaler ein Kennzeichen, desto weniger wahrscheinlich ist die assoziative Verknüpfung zwischen Zeichen und Produkt. An die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung sind darum umso strengere Anforderungen zu stellen, je ursprünglich unterscheidungsschwächer das Zeichen ist (...).

8.3 [D]ie Beweiswürdigung der Vorinstanz [beruht] auf allzu selektiven Erwartungen und Kriterien, die den Rechtsbegriff der Verkehrsdurchsetzung überschreiten. So hat die Vorinstanz es rechtsfehlerhaft unterlassen, in der angefochtenen Verfügung den Umfang der originär ungenügenden Unterscheidungskraft der Marke und somit den Grad der Glaubhaftmachung zu bestimmen, den die Marke erfordert (siehe [vorstehender Absatz]). In diesem Rahmen hätte sie der Beschwerdeführerin insbesondere zugutehalten müssen, dass die Stadt Meissen nur ihretwegen in der Schweiz bekannt ist, die Marke also vor allem dank ihrem Geschäftserfolg überhaupt als Herkunftsangabe verstanden wird (siehe E. 5).

Auch hätte die Vorinstanz zu berücksichtigen gehabt, dass Porzellanwaren, Uhrengehäuse und Geschirr langlebig sind, jahrzehnte- und mitunter jahrhundertelang aufbewahrt und als Antiquitäten gesammelt werden können, so dass traditionelle Marken auf diesem Markt höhere Beachtung finden als auf innovationsabhängigen Verbrauchsmärkten, etwa von Arzneimitteln oder Textilien. Traditionsmarken von Porzellanwaren sind nicht bloss in Fachkreisen, sondern auch den interessierten Endkonsumenten solcher Märkte daher eher geläufig und können leichter als durchgesetzt gelten.

Die Vorinstanz übersieht sodann grundlegend, dass ihre Beweiserleichterung eines zehnjährigen Markengebrauchs verhältnismässig neu eingeführten beschreibenden Kennzeichen die Möglichkeit eines mittelfristigen Markenschutzes anbieten soll (siehe E. 6.3), aber keineswegs dazu dient, alteingesessene Marken von diesem Schutz abzugrenzen oder die Wahrnehmung des Marktes jener zehn Jahre absolut zu stellen. Der Prozess einer umfassenden Verkehrsdurchsetzung im notorischen Marktwissen einer breiten Abnehmerschaft ist nach zehn Jahren noch lange nicht abgeschlossen. Ebenso wenig ist eine allgemein bekannt gewesene Marke nach zehn Jahren bereits wieder vergessen (vgl...). Es besteht daher kein vernünftiger Grund Belege, die zeitlich vor der Zehnjahresperiode liegen, von der Beweiswürdigung auszuschliessen und abschliessend auf Belege der Jahre 1998-2007 abzustellen, wie die Vorinstanz es getan hat. Sie verwendete damit einen fiktiven und zu formalistischen Begriff der Verkehrsdurchsetzung, der nicht dem gesetzlichen entspricht.

8.4 Zurecht hat die Vorinstanz von der Beschwerdeführerin Belege für den konkreten Gebrauch ihrer Marke auf Waren verlangt, die nicht zum Porzellangeschirr zählen, für das sie notorisch bekannt ist. Durch ihre sehr lange Markenbenützung und hervorragende Marktstellung erübrigen sich aber spezifische Belege aus französisch- und italienischsprachigen Teilen der Schweiz, wo sich eine hinreichende Verbreitung und Bekanntheit aus dem hervorragenden, jahrhundertealten internationalen Ruf der Beschwerdeführerin und ihrer praktisch ununterbrochen bestehenden Marktpräsenz bis heute glaubhaft folgern lässt. Die Marke der Beschwerdeführerin ist aufgrund ihrer überragenden und langjährigen Verkehrsgeltung zu einem Begriff geworden, dessen Bekanntheit auch das teilweise mitverwendete Logo mit gekreuzten Kurzschwertern nicht mehr in Zweifel ziehen kann, sondern die sich auf das Verständnis der Marke für nicht aus Porzellan hergestellte Waren mit diesem Logo oder dieser Marke in der Wahrnehmung der Verkehrskreise überträgt.

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BVGer vom 08.07.2016, B-6363/2014
Medaillon "Religionen" BVGer

[DESIGNrechtliches Urteil, das aber Erwägungen zum Markenrecht enthält.]

[Das IGE hatte die Registrierung des Medaillons als DESIGN verweigert, weil es die religiösen Gefühle der Menschen verletze und daher sittenwidrig sei. Das BVGer lässt den Schutz zu.]

In der hinterlegten Abbildung (siehe links) sind in einem auf der Kante stehenden Quadrat verschiedene Symbole, Buchstaben, Linien sowie zwei Kreise gezeichnet. Im äusseren Kreis sind die Namen Jesus, Noah, Abraham, Ismael, Isaak, Jakob Esau, Jakob Israel, Joseph, Moses, David und Salomo geschrieben. Neben dem Namen David ist ein Davidstern, neben dem Namen Ismael ein Halbmond und neben dem Namen Jesus ein Christuskreuz abgebildet.

[...] selbst mit Blick auf die zu vermeidende Umgehung der strengen Rechtsprechung zur Sittenwidrigkeit im Markenrecht ist das vorliegende Design unter dem Aspekt der Sittenwidrigkeit auch bei einem Analogieschluss zum Markenrecht eintragungsfähig. Das Bundesgericht hat nämlich in Bezug auf das Markenrecht festgehalten, dass sich aus dem Schutzzweck von Art. 2 Bst. d MSchG ergibt, dass Zeichen, denen nach dem Verständnis der betroffenen Religionsgemeinschaften ein wichtiger religiöser Sinngehalt zukommt, unabhängig der beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom Markenschutz auszuschliessen sind (BGE 136 III 474 E. 4.2 "Madonna"). Entsprechend setzt das Bundesgericht bei der Prüfung der Sittenwidrigkeit im Markenrecht grundsätzlich das Spezialitätsprinzip ausser Kraft. Gleichzeitig hält das Bundesgericht aber auch fest, dass hiervon Ausnahmen existieren, namentlich wenn die Marke für Waren und Dienstleistungen beansprucht wird, die einen religiösen Bezug aufweisen, oder aber die religiösen Gefühle der betroffenen Glaubensangehörigen aufgrund entsprechender Gewöhnung nicht mehr angesprochen werden (BGE 136 III 474 E. 4.2 "Madonna"). Das Bundesgericht erwähnt hierbei u.a. religiöse Motive im Zusammenhang mit Schmuckwaren (BGE 136 III 474 E. 4.2 "Madonna"). Überträgt man diese Schlussfolgerung auf das Designrecht, in welchem das Bestehen des Spezialitätsprinzips im Gesetz nicht vorgesehen und in der Lehre und Rechtsprechung umstritten ist (...), würde ein Design mit religiösen Motiven jedenfalls dann nicht als sittenwidrig gelten, wenn seine Verwendung die religiösen Gefühle der betroffenen Glaubensangehörigen aufgrund entsprechender Gewöhnung bzw. aufgrund dessen religiösen Bezugs nicht mehr anspricht. Hierbei müsste auf die eingereichte Abbildung des Designs sowie hilfsweise auf die Produkteangabe im Anmeldeformular abgestellt werden. Wohl hat die Klassifikation gemäss Locarno-Abkommen keinen bindenden Charakter (...), doch dient sie immerhin als Klassifikationshilfe. Vorliegend wird das Design am ehesten als eine Art sakrale Plakette oder der Beschreibung des Hinterlegers entsprechend als Medaillon wahrgenommen. Als solches erscheinen dem Betrachter die Verwendung religiöser Symbole per se sowie insbesondere die Verwendung solch eines Designs in einem religiösen Zusammenhang (z.B. als Wandschmuck in einem sakralen Raum oder als Zierde eines Schmuckanhängers) als stimmig. Gerade im Zusammenhang mit Schmuckwaren ist die Verwendung von religiösen Motiven historisch gewachsen (Schutzmedaillon, Schmuckanhänger). Entsprechend werden Schmuckwaren vom Bundesgericht auch als Waren bezeichnet, für welche der Gebrauch religiöser Motive und Symbole nicht als eine das religiöse Empfinden verletzende Kommerzialisierung empfunden wird (BGE 136 III 474 E. 4.2 "Madonna"). Damit liegt vorliegend ein Verwendungszweck vor, welcher auch unter dem Aspekt der Sittenwidrigkeit infolge Kommerzialisierung schutzfähig ist. Dieser Analogieschluss scheint selbst für den Fall, dass die Kommerzialisierung grundsätzlich problematisch ist, im Sinne der Herstellung der praktischen Konkordanz, namentlich mit Blick auf den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, zwingend. Dabei ist der Rückgriff auf diese anerkannten Verwendungszwecke unpräjudiziell in Bezug auf die umstrittene Frage der Produktgebundenheit im Designrecht und insbesondere im Kontext von Art. 8 DesG, denn die Prüfung des Bundesverwaltungsgerichts bezieht sich einzig auf die Eintragungsfähigkeit eines Designs in Bezug auf Art. 4 Bst. a, d und e DesG, nicht aber auf die Beurteilung des Schutzumfangs eines Designs.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Zusammenhang mit der hinterlegten Gestaltung nicht bereits darin eine Ordnungswidrigkeit liegt, dass diese eine Kombination religiöser Symbole enthält, da in der gemeinsamen Abbildung dieser Symbole kein Anlass für die Verletzung der religiösen Gefühle betroffener Glaubensangehöriger zu erkennen ist (vgl. E. 3.4 hiervor). Soweit die Kommerzialisierung im Designrecht grundsätzlich als problematisch erscheint, was im vorliegenden Zusammenhang letztlich offen bleiben kann, ist jedenfalls im Sinne eines Analogieschlusses zum Markenrecht die Sittenwidrigkeit dort zu verneinen, wo - wie in Bezug auf Schmuckstücke und damit Medaillons - die betroffenen Kreise an die Verwendung religiöser Symbole gewohnt sind (vgl. E. 3.6.2 hiervor). Demnach erweist sich das hinterlegte Design weder als unsittlich noch als ordnungswidrig, womit entgegen der Vorinstanz kein Verstoss gegen Art. 4 Bst. e DesG gegeben ist.

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BVGer vom 26.02.2016, B-4975/2013
GOLDBÄREN Konfiserie (Kl.30) BVGer

[Das IGE hatte den Schutz verweigert, weil das Zeichen GOLDBÄREN im Sinne von "goldfarbene (Fruchtgummis in Form von) Bären" verstanden werde und folglich als Hinweis auf Ausstattungselemente der beanspruchten Waren verstanden, weshalb es keine Unterscheidungskraft habe. Das BVGer erlaubt die Eintragung gestützt auf GLEICHBEHANDLUNG IM UNRECHT (sic!):

Zusammenfassend setzt sich das Zeichen GOLDBÄREN aus der anpreisenden Farbangabe GOLD sowie dem Hinweis auf eine übliche Form der beanspruchten Waren, BÄREN, zusammen. Die Kombination beider beschreibender Begriffe verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft, sondern wird von den Abnehmern ohne Gedankenaufwand als beschreibender Hinweis auf Gummibonbons in Bärenform von herausragender Qualität verstanden. Demzufolge fehlt es dem Zeichen GOLDBÄREN für die beanspruchten Waren der Klasse 30 an Unterscheidungskraft, weshalb es dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen ist.

Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (...). Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (...). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (...). Werden die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise bejaht, ist zu prüfen, ob deren Anwendung nicht vorrangige öffentliche oder private Interessen entgegenstehen ...). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen im Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (...).

Mit dem Zeichen GOLDBÄREN vergleichbar sind die von der Beschwerdeführerin zitierten Marken CH 2P-307'281 GOLDFISCHLI ... [und etwa zwei Dutzend mehr] in Klasse 30. 

Zunächst sind sämtliche Marken aufgrund des gleichen Konzepts gebildet, indem sie aus der anpreisenden Farbangabe "Gold" oder "Or" kombiniert mit einer Sach- oder Tierbezeichnung bestehen. Bei allen Marken - mit Ausnahme derjenigen, die in französischer und italienischer Sprache gebildet wurden - steht der Bestandteil "Gold" am Zeichenanfang. Sodann beanspruchen sämtliche Marken Süsswaren der Klasse 30, die mit den von dem strittigen Zeichen beanspruchten Waren vergleichbar sind. Dass die Waren identisch sein müssen, ist zur Bejahung eines vergleichbaren Sachverhalts nicht notwendig. Hingegen müssen die Waren gleichartig sein.

Die Vorinstanz bemängelt die angeführten Voreintragungen schliesslich auch unter dem Gesichtspunkt des Zeitablaufs. Praxisgemäss sei eine zeitliche Grenze von acht Jahren zu beachten. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, sie berufe sich nicht auf einige wenige Einzelfälle, die vor längerer Zeit eingetragen worden seien, sondern auf eine lange Liste zeitlich weit zurückreichender und bis heute andauernder Eintragungen. Der Rechtsprechung lasse sich überdies keine fixe Zeitgrenze von acht Jahren entnehmen.

Es trifft zu, dass ein Teil der vergleichbaren Marken zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung (18. September 2014) vor über acht Jahren eingetragen worden waren, so CH 2P-307'281 GOLDFISCHLI [...] . Die Marken IR 983'506 GOLDSPITZ (2008), CH 571'752 CONIGLIETTO D'ORO (2008), CH 636'620 "Golden Swiss Hearts" (2012) sowie CH 627'558 CORNET D'OR (2012) - und damit eine repräsentative Anzahl im Vergleich zur Einheitlichkeit ihrer Bildungsweise - wurden jedoch vor weniger als acht Jahren eingetragen. Die Beschwerdeführerin stützt sich somit nicht auf isolierte Einzelfälle, die einen längeren Zeitraum zurückliegen und deshalb unbeachtlich bleiben müssen, wie dies beim Referenzentscheid der RKGE vom 10. Dezember 2003 E. 8 "Swiss Business Hub" (in: sic! 2004, S. 573 ff.) sowie dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 5 "Capri" der Fall war. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin eine konstante, bis ins Jahr 1980 zurückreichende und bis zum heutigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz dargelegt. Entsprechend kann ihr das Alter einiger Voreintragungen nicht zum Nachteil gereichen.

Dem Interesse der Beschwerdeführerin an der Gleichbehandlung ihres Zeichens GOLDBÄREN mit den vergleichbaren Voreintragungen stehen keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegen. Aufgrund der grossen Farben- und Formenvielfalt für Gummibonbons, die sich einfach in Form giessen lassen, sind die Begriffe "Gold" und "Bären" für Mitbewerber nicht unentbehrlich. Da es sich beim strittigen Zeichen um eine Wortmarke handelt, werden die Mitbewerber ausserdem nicht an der Verwendung der Bärenform gehindert (...). Zudem ist der Schutzumfang der Marke GOLDBÄREN derart begrenzt, dass ihre Inhaberin gestützt darauf die beschreibenden und anpreisenden Bestandteile "Gold" und "Bären" nicht zu monopolisieren vermag. Im Ergebnis sind sämtliche Voraussetzungen der Bejahung eines Anspruchs auf Gleichbehandlung erfüllt und ist das Zeichen GOLDBÄREN zum Markenschutz zuzulassen.

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BVGer vom 01.02.2016, B-6068/2014
INDIAN MOTORCYCLE Kleider (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) BGer

[Das BGer bestätigt das Urteil des BVGer, das die Marke für Kleidung - nicht aber für Motorräder - für schutzfähig hält:]

En l'espèce, du bref paragraphe consacré au point litigieux (...), on comprend que l'autorité précédente estime que l'adjonction du mot " motorcycle " à côté de l'élément " Indian " a pour effet d'écarter toute attente quant à la provenance des produits revendiqués (vêtements). Certes très succincte, la motivation contenue dans la décision attaquée permet toutefois de comprendre pour quelle raison l'autorité précédente a estimé que le signe litigieux n'était pas susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM. Il ne saurait être question d'une violation du droit d'être entendu, autre étant la question de savoir si la brève motivation présentée est erronée.

Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose exclusivement d'un nom géographique, elle incite normalement le lecteur à penser que le produit provient de l'endroit indiqué (...). Selon la règle d'expérience applicable en l'espèce, la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné (...). La mention d'un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance.

Dans l'hypothèse - examinée en l'espèce - d'un signe composé d'un nom géographique (en l'occurrence : " INDIAN ") et d'un élément verbal ("MOTORCYCLE "), l'utilisation du nom géographique est admise si l'élément ajouté influence l'impression d'ensemble de la marque de telle sorte que le destinataire ne comprend plus (pas) le nom géographique comme une indication de provenance en relation avec les produits (en l'occurrence: vêtements) concernés (...).

En ce qui concerne l'adjonction d'éléments supplémentaires pouvant augmenter ou écarter le danger de confusion, il a déjà été observé que si le nom géographique est combiné avec un élément (verbal ou figuratif) neutre, cette adjonction ne permet pas d'écarter l'attente suscitée par l'indication de provenance. C'est le cas d'un signe comprenant, en plus du nom géographique (" CALVI "), en arrière-plan, un élément figuratif (en l'occurrence: un engrenage) qui évoque simplement les produits revendiqués (en lien avec la production métallurgique) (...). Par contre, si l'adjonction d'un élément (verbal ou figuratif) à côté du nom géographique accorde, en lien avec les produits revendiqués, un autre sens au signe (sens qui alors domine), l'attente quant à la provenance est écartée (...).  Dans certaines circonstances, la spécificité des produits revendiqués est susceptible d'écarter, en rapport avec le signe contenant le nom géographique, toute attente quant à la provenance des produits.

Il résulte des considérations qui précèdent que, lorsque l'autorité précédente retient que l'utilisation du signe litigieux (" INDIAN MOTORCYCLE ") " n'implique pas obligatoirement " que les vêtements proviennent d'Inde, pour écarter l'existence d'une indication de provenance (cf. supra consid. 3 intro.), elle n'opère pas la subsomption dans la logique du système mis en place par le législateur.

Force est de constater qu'en l'occurrence, le vêtement (par exemple un chapeau ou une chemise) sur lequel le signe litigieux est apposé est plutôt perçu comme un simple support et le signe considéré comme une référence à l'univers des motos ou à celui des motards (et non comme une indication de provenance du vêtement). Cela étant, on observe que le cas d'espèce éveille une attente très proche de celle qui est suscitée par le renvoi à un événement sportif ou culturel - cas qui entre dans l'une des exceptions de l'art. 47 al. 2 LPM (cf. supra consid. 4.4). Cela étant, l'élément verbal prédominant (" MOTORCYCLE ") influence l'impression d'ensemble de la marque de telle manière qu'une attente quant à la provenance, en lien avec les produits revendiqués (vêtements), est totalement écartée. Le résultat auquel l'instance précédente est arrivée peut donc être confirmé.

Cela ne veut toutefois pas dire que l'utilisation d'un mot compris comme une indication de provenance doive toujours être admise lorsque ce mot est combiné avec un substantif qui ne concerne en rien directement les produits revendiqués. Il faut toujours, pour trancher la question de l'impression d'ensemble de la marque contenant le nom géographique, analyser les circonstances propres au cas particulier 

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BGer vom 04.12.2015, Urteil 4A_357/2015
CORtINA Lederwaren (Kl.18), Taschen, Rucksäcke (Kl.18), Kleider (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) BVGer

[Das IGE verweigerte die Eintragung, weil die Marke auf den italienischen Ort "Cortina d'Ampezzo" hinweise, die Waren aber nicht aus Italien stammten. Das BVGer korrigiert:]

"Cortina d'Ampezzo" ist keine aus Gemeindenamen zusammengesetzte Regionalbezeichnung wie "Adelboden-Lenk" oder "Garmisch-Par­tenkirchen". In jenen Fällen kann jeder Gemeindename auch separat als Herkunftsangabe in Gebrauch stehen und des Schutzes bedürfen. "Cortina" in Alleinstellung aber war früher nie und ist auch heute kein geografischer Name, sondern erst seit neuerer Zeit Teil einer Ortsbezeichnung.

Die Schweiz ist an Wintersportgebieten reich. Auch wenn Cortina d'Ampezzo sich als Wintersportort einen Namen gemacht hat, ist ein Ferientourismus von der Schweiz nach Cortina d'Ampezzo nicht im selben Ausmass zu erwarten, wie er zu südlicheren Feriendestinationen bejaht wird. Die Vorinstanz stützt ihre Beurteilung eines herkunftsbezogenen Verständnisses der Marke auch eher auf die Bekanntheit von Cortina d'Ampezzo als Austragungsort öffentlicher Skisportanlässe und deren mediale Beachtung durch Schweizer Sportinteressierte. Die eingereichte Sportberichterstattung zeigt jedoch, dass der volle Name Cortina d'Ampezzo darin regelmässig genannt wird, so dass sich die Kurzform des Namens noch nicht als Gewohnheit verbreitet hat, auch wenn daneben teilweise die Kurzbezeichnung "Cortina" verwendet wird.

"Cortina" ist sodann das italienische, spanische, portugiesische und lateinische Wort für Vorhang, Gardine; es bedeutet auf Italienisch und Spanisch auch Schleier (...). Zum Teil wird Cortina auch in der Schweiz als Personenname verwendet. Auf Nebenbedeutungen in anderem Kontext, etwa als Bezeichnung einer Tanzpause im Tango und ein bis 1982 produziertes Ford-Modell, ist im vorliegenden Warenzusammenhang nicht abzustellen.

Der übernommene erste Teil der Herkunftsbezeichnung Cortina d'Ampezzo, der somit zugleich ein Sachbegriff ist, schafft damit für den informierten Zuhörer eine unbestimmte Bedeutungsauswahl. Da er die Herkunftsbezeichnung nicht vollständig verwendet, kann er nicht mit evident doppeldeutigen Namen wie "(Jack) London" (BGE 135 III 416, 419 "Calvi") verglichen werden, sondern bedarf ein geografischer Bezug zusätzlicher Gedankenschritte. Ein geografischer Sinnbezug der Marke wird dadurch nicht ohne zusätzlichen Hinweis verstanden (...). Auch die möglichen Sinnvarianten hemmen den Rückschluss auf die geografische Bedeutung und behindern die Anwendung des Erfahrungssatzes bzw. den Rückschluss auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren bei jenem beschränkten Teil der Verkehrskreise, welchem Cortina d'Ampezzo ein Begriff ist.

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass das italienische Markenregister 203 aktive Marken mit dem Wortelement "Cortina" enthält, wovon 74 Marken in Klasse 25 und 36 Marken in Klasse 18 geschützt sind. Dazu gehören beispielsweise die Wortmarken "Cortina" und "Grandprix Cortina" für Lederwaren, Schuhe und Kopfbedeckungen, die in allen massgeblichen Punkten der vorliegenden IR-Marke entsprechen (...). 47 der Marken wurden in den letzten drei Jahren registriert. Da für einen Schutz als Herkunftsbezeichnung im Heimatland von Cortina d'Ampezzo derart wenig Anlass besteht, bedarf es ausserhalb Italiens keines weitergehenden Schutzes.

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BVGer vom 10.11.2015, B-2925/2014
Nilpferd Spielwaren (Kl.28) BVGer

Am 27. März 2014 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung der Marke für die vorgenannten Waren und hiess ihre Eintragung für die übrigen angemeldeten Waren und Dienstleistungen gut. Zur Begründung erläuterte sie, die Marke sei die fotografische und somit naturgetreue Abbildung eines Plüschtiers, einer Spielzeugfigur oder Puppe in Form eines Nilpferds und stelle gleich wie ein beschreibendes Wortzeichen einen beschreibenden Hinweis auf die abgebildete Ware selbst dar. Angesichts der grossen Formenvielfalt bei Spielzeugen handle es sich um eine banale Form dieses Warensegments, die auch als zweidimensionale Frontalabbildung nicht unterscheidungskräftig sei. Für eine Gleichbehandlung mit früheren Marken bleibe kein Raum, da dafür insbesondere nicht auf Eintragungen, die mehr als acht Jahre zurückliegen, oder solche ohne dreidimensionalen Charakter abgestellt werden könne. Auch auf Eintragungen der Marke im Ausland komme es dabei nicht an.

[Das BVGer korrigiert:]

Während sich beide Seiten einig sind, dass die Marke kein naturgetreues Abbild eines Nilpferds zeigt, beharrt die Vorinstanz darauf, die Verkehrskreise würden ein verfremdetes Nilpferd darin erkennen. Dieser Schluss erscheint indessen zweifelhaft, da die Vorinstanz die Figur mit Schreiben vom 24. April 2013 zuerst selber als Katze beanstandet hat. [...]

Die zum Teil lächelnden, sitzenden oder liegenden, gutmütig-entspannt, aber kraftvoll wirkenden Plüsch-Nilpferde, die die Vorinstanz zum Vergleich präsentiert, unterscheiden sich aus erwachsener wie kindlicher Wahrnehmung markant vom hilflosen Aufwärtsblick der stehenden Fantasiefigur (vgl. E. 5.2), deren Standfestigkeit durch den übergrossen Kopf behindert wird. Selbst die fantasiehaften Figuren der Little-Pony-, Littlest-Pet-, Filly- und Zoobles- etc. -Beispiele stimmen im Ausdruck ruhiger Zufriedenheit überein, die durch übergrosse Augen und Pupillen und eine meist lässige oder ausgeglichene Körperhaltung signalisiert wird. Übergrosse Köpfe auf kleinen Körpern kommen zwar in der Littlest-Kollektion vor, wirken durch die rundliche Kopfform und riesigen Augen aber durchwegs arglos, glücklich und kindlich. Obwohl die Vorinstanz zurecht von einer grossen Formenvielfalt auf dem Markt der Spielzeugfiguren ausgegangen ist, in dessen Licht vorliegend ein strenger Massstab des Gewohnten und Erwarteten gilt (vgl. E. 3.3), ist es der Beschwerdeführerin im Vergleich zu den ausführlich zusammengetragenen Vergleichsbeispielen gelungen, nicht nur in gestalterischen Einzelheiten, sondern in der wesensmässigen Verbindung von Material, Farbe, Ausdruck und Körpersprache der Figur eine ungewohnte und unerwartete Form zu finden. Deren abweichende Merkmale prägen nicht nur die strittige Figur, sondern liessen sich auch wiedererkennbar auf andere Formen übertragen, so dass die Figur für alle strittigen Waren in Klasse 28 eine markenrechtliche Unterscheidungskraft entfaltet. Eine Auseinandersetzung mit früher eingetragenen Bildmarken anderer Anmelder erübrigt sich damit.

Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, und die Vorinstanz ist anzuweisen, der Marke der Beschwerdeführerin für alle eingetragenen Waren, ausgenommen die Doppelnennung der "jouets mécaniques", auf dem Gebiet der Schweiz Schutz zu gewähren.

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BVGer vom 01.09.2015, B-1920/2014
FROSCHKÖNIG Schokoladewaren (Kl.30), Speiseeis (Kl.30) BVGer

FROSCHKÖNIG kann als Gestaltungsmotiv für die Form, Verpackung und Ausstattung von Schokolade, Pralinen, feinen Backwaren, Konditorwaren und Speiseeis dienen und auf die Märchengestalt hinweisen. Der Begriff hat jedoch weder aufgrund seiner verbalen Bestandteile noch aus dem Märcheninhalt einen direkten Bezug zu den Waren, für die das Zeichen beansprucht wird. Auch die Form, Verpackung oder Ausstattung des Froschkönigs, wie die Vorinstanz richtig festhält, ist nicht eindeutig bestimmt. Im Gegenteil liegt das Wort von typischen Sinnbezügen zu Schokolade, Pralinen, feinen Backwaren, Konditorwaren und Speiseeis oder im allgemeinen Sinnzusammenhang von Süssigkeiten, Geschenken und Belohnungen für Kinder so weit entfernt, dass es unbestimmt wirkt und den angesprochenen Verkehrskreisen keine Eigenschaften oder genaue Umstände der gekennzeichneten Waren verspricht. Selbst wenn es mit einer konkreten Gestalt eines Froschkönigs gebraucht werden sollte, werden die Adressaten von Schokolade, Pralinen, feinen Backwaren, Konditorwaren und Speiseeis FROSCHKÖNIG darum nicht als Beschaffenheitsangabe, sondern als Kennzeichnung dieser Ware verstehen. Das Zeichen erweist sich damit als unterscheidungskräftig.

Als Freihaltebedürfnis zu prüfen ist sodann das Interesse der Konkurrenten der Beschwerdeführerin an der Verwendung von FROSCHKÖNIG als Bezeichnung für ein Gestaltungsmotiv (E. 3.3):

7.1 FROSCHKÖNIG verweist auf keine der häufigen, trivialen Formen von Schokolade, Pralinen, feinen Backwaren, Konditorwaren und Speiseeis, die von der Konsistenz der Waren und ihrem Gebrauchszweck her geboten sind, z.B. auf die Tafel-, Riegel-, Kugel- oder typische Pralinenform (...), auf die Form von Gipfeln und Cakes, was feine Backwaren betrifft; auf die Torten- und Kugelform von Konditorwaren oder auf Cornets für Speiseeis (...).

Die Marke bezeichnet auch keine Form, die durch traditionelle, kulturelle Zusammenhänge und Gebrauchskonvention geboten ist, wie z.B. das Herzmotiv oder eines der gängigen österlichen oder weihnachtlichen Sujets (...).

Auch auf eines der anderen üblichen oder häufig für Süssigkeiten verwendetes Symbol oder Motiv, zum Beispiel Marienkäfer, ein vierblättriges Kleeblatt oder Hufeisen (...) weist die Marke vorliegend nicht hin.

7.2 Vielmehr sind Märchenfiguren als Gestaltungsmotiv für Süssigkeiten, im Gegensatz zu den vorgenannten Gruppen, allgemein selten. Auf Torten sind sie manchmal auf Anfrage erhältlich (...).

7.3 Schliesslich dient die zu prüfende Marke auch nicht dazu, der Beschwerdeführerin ohne deren besondere Befugnis ein Ausschliesslichkeitsrecht an einer allgemein bekannten fiktiven Figur, einem Märchen aus dem Volksgut oder an dessen Titel einzuräumen (Titelschutz), da das Kennzeichen nicht für Märchenerzählungen und entsprechende Medien, sondern für Süsswaren der Klasse 30 begehrt wird.

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BVGer vom 09.06.2015, B-5996/2013
COS Edelsteine (Kl.14), Schmuck (Kl.14), Uhren (Kl.14), Lederwaren (Kl.18), Reise- und Handkoffer, Regenschirme (Kl.18), Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25), Detailhandel (Kl.35) BVGer

[Das IGE hatte die Eintragung verweigert, weil COS ein i.c. irreführender Hinweis auf die griechische Insel Kos (frz. Cos) sei. Das BVGer korrigiert:]

Das TRIPS-Abkommen beschränkt den zulässigen Schutz für geografische Herkunftsangaben nicht auf solche mit einem besonderen Ruf für die betroffenen Waren und Dienstleistungen, sondern stellt vielmehr Minimalerfordernisse auf. Den Mitgliedsstaaten ist es unbenommen, einen weitergehenden Schutz für geografische Herkunftsangaben als im TRIPS-Abkommen vorzusehen. Das schweizerische Recht sieht in vielen Bereichen, unter anderem beim Schutz der direkten und indirekten Herkunftsbestimmungen von Waren und Dienstleistungen, ein höheres Schutzniveau vor als das TRIPS-Abkommen (...). Aus diesem Grund ist vorliegend auf das schweizerische Markenschutzgesetz abzustellen.

Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG), namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu verneinen, wenn ... (2) der Symbolgehalt des Zeichens die geografische Bedeutung dominiert, [...] Das Bundesgericht hat die zweite Ausnahmekategorie dahingehend präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen auch ein anderer Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personennamens, die geografische Bedeutung dominieren könne. Diese trete damit in den Hintergrund und lasse keine Herkunftserwartung entstehen [...].

Es handelt sich bei Kos um eine bekannte Ferieninsel, welche als solche gerade bei Schweizern beliebt ist [...] Demnach ist davon auszugehen, dass die griechische Insel Kos zumindest einem wesentlichen Teil der Durchschnittskonsumenten bekannt ist. Vorbehältlich weiterer Ausnahmetatbestände greift somit der Erfahrungssatz, dass COS (fig.) von den massgeblichen Verkehrskreisen als Herkunftsangabe für die Insel Kos wahrgenommen wird.

Bei Angaben mit mehrfachem Sinngehalt richtet sich die Beurteilung danach, welcher Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen bei den massgeblichen Verkehrskreisen im Vordergrund steht (...). Zu prüfen ist, welcher Sinngehalt des Zeichens im täglichen Gebrauch im relevanten Kontext Verwendung findet.

Zusammenfassend kann in Bezug auf die Irreführungsgefahr gesagt werden, dass es sich bei Cos um eine von mehreren Schreibweisen für die Insel Kos in französischer und englischer Sprache handelt. Diese Insel ist einem bedeutenden Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt. Gleichzeitig besitzt die Wortfolge Cos mehrere Sinngehalte, von denen die Bedeutung Kosinus bei der Konsultation von Wörterbüchern im Vordergrund steht. Die Marke COS (fig.), ausgesprochen C-O-S, ist in der Schweiz bekannt. Der Durchschnittsabnehmer erkennt, dass es sich bei COS (fig.) um einen typischen betrieblichen Herkunftshinweis handelt.

Vorliegend ist es nicht ein einzelner Sinngehalt, welcher die geografische Bedeutung dominiert; vielmehr liegt eine Kombination aus mehreren anderen Sinngehalten sowie weiteren Umständen vor, welche die geografische Bedeutung in den Hintergrund rücken lassen: Die Mehrzahl der Konsumenten erkennt in COS (fig.) im vorliegend relevanten Kontext ein Akronym oder schlicht ein Fantasiezeichen in Form von einzelnen Buchstaben, welches eine Modemarke kennzeichnen soll. Dies gilt umso mehr, als COS im Allgemeinen ein häufig verwendetes Akronym ist. Selbst wenn einzelne Konsumenten in COS mehr als ein Akronym erblicken sollten, so überlagert ein weiterer starker Sinngehalts des Zeichens die geografische Bedeutung. Die Abkürzung für Kosinus wird konstant in Klein- oder Grossbuchstaben, d.h. cos oder COS geschrieben. Nachdem die Schreibweise für die Insel "Cos" ist, wird das Zeichen COS (fig.) von "Weitdenkern" demnach eher als Hinweis auf die Kosinusfunktion denn als geografische Herkunftsangabe aufgefasst.

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BVGer vom 02.03.2015, B-3149/2014
STRELA Edelmetalle (Kl.14), Schmuck (Kl.14), Uhren (Kl.14), Lederwaren (Kl.18), Taschen, Handtaschen, Koffer (Kl.18), Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) BVGer

[STRELA ist ein Berg im Davoser Skigebiet Schatzalp. Das IGE verweigerte die Eintragung, weil die Marke eine irreführende geographische Herkunftsangabe sei. Das BVGer korrigiert:]

Der Beschwerdeführer macht dazu geltend, dass im Gebiet um den Strelaberg, den Strelapass und die Strelaalp keine Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsstätte sei. Die Vorinstanz hat diese Feststellungen in ihrem Grundsatz nicht bestritten. Es kann somit festgehalten werden, dass die geografische Bezeichnung Strela auf einen Ort hindeutet, welcher offensichtlich keinerlei Industriequalität aufweist und als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort nicht geeignet ist, was demjenigen Teil der Verkehrskreise auch bekannt ist, welchem die geografische Angabe Strela ein Begriff ist. Entsprechend kann nicht davon ausgegangen werden, dass die direkte geografische Bezeichnung Strela eine Herkunftserwartung weckt.

Die Vorinstanz macht gegen diese Argumentation geltend, dass es sich bei Strela nicht nur um eine direkte geografische Angabe für den Berg Strela handeln würde, sondern auch um eine indirekte geografische Angabe für die Schweiz. Denn der Berg Strela sei dem massgeblichen Publikum bekannt und bekannte Schweizer Berge würden eine Herkunftserwartung zugunsten der Schweiz wecken.

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Es ist zwar grundsätzlich möglich, dass der Name eines Berges als indirekte Herkunftsangabe für ein Land dient (...). Um als indirekte Herkunftsangabe zu qualifizieren, kann es allerdings nicht genügen, den relevanten Verkehrskreisen lediglich bekannt zu sein. Vielmehr muss es sich um ein allgemein bekanntes oder typisches Wahrzeichen handeln, welches eine spezifische Herkunft repräsentiert (...). Der Berg Strela ist nicht derart bekannt, dass er als Schweizer Wahrzeichen oder als typisch für die Schweiz wahrgenommen würde. [...] Eine allfällige Bekanntheit des Berges Strela, welcher für eine (bekannte) direkte Herkunftsangabe relevant wäre (vgl. nachfolgender Absatz), kann für sich genommen noch nicht genügen, um auch als eine indirekte Herkunftsangabe für die Schweiz zu qualifizieren. Diese Auffassung steht auch im Einklang mit der Yukon-Rechtsprechung des Bundesgerichts. Würde jede direkte geografische Angabe auch gleichzeitig eine indirekte Herkunftsangabe für das entsprechende Land sein, aus welchem sie stammt, würde der Ausnahmetatbestand, wonach keine Herkunftsangabe vorliegt, wenn der fragliche Ort nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort in Frage kommt, seinem Regelungsumfang wohl gänzlich beraubt.

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BVGer vom 18.02.2015, B-5024/2013
MIA Organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; marketing, publicité et services publicitaires; ser-vices d'intermédiaires pour des annonces publicitaires; consultations d'exposants pour la direction des affaires (Kl.35), Organisation de foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de congrès et de réunions (Kl.41), Gastronomie (Kl.43) BVGer

[Das IGE wies die Eintragung mangels Unterscheidungskraft der Marke zurück. MIA werde als feminine Form des italienischen Pronomens "mio" und damit, wie das englische "my", als anpreisender Hinweis für "auf meine Konsumentenbedürfnisse zugeschnittene Waren und Dienstleistungen" verstanden.

Das BVGer korrigiert:]

Die vollständigen Namen von Ausstellungen und Messen sind oft umständlich und lang. Entsprechend dem Hang zur sprachlichen Kürze und Prägnanz werden sie im Verkehr vielfach abgekürzt. (...)

Vor diesem Hintergrund interpretieren die genannten Adressaten der Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 MIA in diesem Zusammenhang als Kurzbezeichnung dieser Veranstaltungen oder der für deren Organisation und Durchführung Verantwortlichen - unabhängig von ihrem Wissen, ob es sich tatsächlich um eine abgekürzte Schreibweise einer längeren Bezeichnung oder um ein abstraktes Kurzwort handelt. Im Vordergrund steht damit weder ein weiblicher Vorname noch die italienische besitzanzeigende Vokabel. Im Übrigen sind gerade Publikumsmessen hinsichtlich der Breite der angebotenen Produkte typischerweise keine Veranstaltungen mit "auf meine Konsumentenbedürfnisse zugeschnittene[n] Waren und Dienstleistungen", wie dies von der Vorinstanz geltend gemacht wird. Zwar ist dieser zuzustimmen, dass die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen stark individualisierte Züge haben kann. Gleiches gilt für Verpflegungsdienstleistungen der Klasse 43, etwa im Zusammenhang mit einem an persönliche Wünsche angepassten Festessen. Doch selbst wenn das Zeichen MIA als "mein" verstanden würde, wäre unklar, womit es zu assoziieren ist. Anders als im Urteil "Myphotobook" ist dem Zeichen MIA kein Substantiv zugeordnet. Ohnehin wurde in jenem Urteil ausdrücklich offen gelassen, ob "my" tatsächlich als "an meine Kundenbedürfnisse angepasst" verstanden werde, da sich der beschreibende Charakter von "Myphotobook" bereits aus dem Begriff "Photobook" ergebe (...).

Mit Blick auf die Unbestimmtheit und den fehlenden anpreisenden Charakter von MIA stehen den Konkurrenten der Beschwerdeführerin genügend Alternativen zur Verfügung, um gleichartige Dienstleistungen anzubieten. Insofern verhält es sich im vorliegenden Fall anders als in jenen Fällen, in denen die Adressatenkreise geschlechtsspezifisch identifiziert beziehungsweise für diese hergestellte Produkte gekennzeichnet werden (...) oder den Konkurrenten durch eine Markeneintragung verwehrt würde, sich in einer persönlichen Weise an die Abnehmer zu richten (vgl. BGE 139 III 176 E. 5.2 "You"). Somit ist das Zeichen auch nicht freihaltebedürftig.

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BVGer vom 15.12.2014, B-6164/2013
XPRO Pestizide, Herbizide, Insektizide, Fungizide und Molluskizide für landwirtschaftliche Zwecke (Kl.5) BVGer

[Das IGE verweigerte den Schutz, weil XPRO als "extra professionell" verstanden würde, was eine qualitative Beschreibung der Ware sei, welche man dem Gemeingut zuschreiben müsse. Das BVGer korrigiert:]

In einer Gesamtbetrachtung der einzelnen Markenteile muss  festgestellt werden, ob der Marke "XPRO" Unterscheidungskraft zukommt. Die Verbindung der Abkürzung PRO mit dem Einzelbuchstaben X zur Bezeichnung "XPRO" ergibt einen Ausdruck, welcher nicht dem lexikalischen Sprachsatz entnommen ist. Zwar können auch neue Wortschöpfungen Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt, ist dies allerdings nicht der Fall, können solche Zeichen als Marke zugelassen werden (...). Vorliegend ist wohl der Zeichenbestandteil "PRO" anpreisend, die Bedeutung des Einzelbuchstabens X ist allerdings zweifelhaft und ruft weder bei einem Fachpublikum noch beim Durchschnittskonsumenten einen klaren Sinngehalt hervor, weshalb der Buchstabe X weder beschreibend noch anpreisend ist. Dem Zeichen "XPRO" kann daher die markenrechtliche, minimal erforderliche Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden. Im Übrigen besteht an der Wortneuschöpfung kein Freihaltebedürfnis.

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BVGer vom 02.12.2014, B-4663/2013
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich BVGer

[Hier geht es natürlich um einen Vereinsnamen, nicht um eine Marke.]

Das Handelsregisteramt des Kantons Zürich trug im November 2012 einen Verein mit dem Namen "PBZ Pestalozzi- Bibliothek Zürich" in das Tagesregister ein und übermittelte diesen Eintrag zur Prüfung und Genehmigung gemäss HRegV 32 an das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA). Das EHRA verweigerte die Genehmigung des Tagesregistereintrags mit der Begründung, die Erkennbarkeit der Rechtsform als Verein mit dem Namen PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich fehle.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst eine Beschwerde des Vereins gut und weist die Sache zur Neubeurteilung an das EHRA zurück. Das Bundesverwaltungsgericht führt aus, dass für die Beurteilung der Vereinbarkeit mit dem Täuschungsverbot nach HRegV 26 jeweils auf die besonderen Umstände des Einzelfalls abzustellen ist. Der strittige Name ist aufgrund des Familiennamens "Pestalozzi" zwar grundsätzlich geeignet, als Firma eines Einzelunternehmens wahrgenommen zu werden und insofern eine relevante Täuschungsgefahr zu begründen. Da vorliegend das Betreiben von Bibliotheken als Aktivität in Frage steht und der Familienname "Pestalozzi" eher auf den Pädagogen und Schriftsteller Johann Heinrich Pestalozzi als auf den Inhaber einer Einzelfirma hinweist, ist diese Gefahr jedoch lediglich hypothetischer Natur, was keine Täuschungsgefahr im Rechtssinn zu begründen vermag. Die Kombination mit dem Begriff "Bibliothek" lässt mithin auf die Rechtsform des Vereins schliessen, weshalb der Vereinsname nicht zwingend mit der Angabe der Rechtsform ergänzt werden muss.

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BVGer vom 12.11.2014, B-633/2013
phoenix miles Kl.37, Kl.39, Kl.43 BVGer

[Das IGE hatte die Eintragung verweigert, da die Marke für Dienstleistungen, die nicht aus den USA stammen, wegen des Hinweises auf Phoenix, Arizona, irreführend sei. Das BVGer korrigiert:]

Regionale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen werden als zutreffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betreffende Land als Ganzes erfüllen (Art. 47 Abs. 4 MSchG). Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt sich nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt oder der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäftsführung ausüben (Art. 49 Abs. 1 Bst. a MSchG). Soweit der Markenhinterleger die beanspruchten Dienstleistungen jedoch nicht selbst, sondern durch Dritte erbringen lässt, bestimmt sich die Herkunft nach dem Sitz des Dienstleistungserbringers und nicht nach dem Sitz des Markenhinterlegers (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 15. März 2006 in sic! 2006 S. 588 Fedex Europe First).

Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Das Bundesgericht hat dies präzisiert und in seinem Urteil BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. Yukon sechs Fallgruppen gebildet, in welchen geografische Angaben in Marken nicht als geografische Herkunftsangaben verstanden werden [Aufzählung der Yukon-Faktoren].

Das Bundesgericht hat die zweite Ausnahmekategorie dahingehend präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen auch ein anderer Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personennamens, die geografische Bedeutung dominieren könne. Diese trete damit in den Hintergrund und lasse keine Herkunftserwartung entstehen (...). Bei zusammengesetzten Marken sind deshalb zuerst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Teilsinngehalt sowie auf ihre Relevanz bezüglich einer möglichen Herkunftserwartung zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der geografische Zeichenbestandteil auch in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise als Herkunftsangabe verstanden wird. Erst wenn dies bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck - und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile - eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (...).

Besonders zu prüfen ist das Bestehen einer Herkunftserwartung des Verkehrs, wenn eine Marke mehrere zuwiderlaufende geografische Elemente kombiniert. In einer solchen Konstellation ging die Rekurskommission für Geistiges Eigentum von einer hinreichenden Mündigkeit des Verbrauchers aus, der dem Zeichen einen vernünftigen Sinn zuzumessen suche (...). Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine vernünftige Deutung der mehreren geografischen Sinngehalte im Gesamteindruck des Zeichens naheliegt, von den massgebenden Verkehrskreisen zum Beispiel als sinnvolle semantische Ergänzung ("Paris, Texas"), Gestaltungs- oder Sinnhierarchie ("Asia Food, Thun") oder als sachlich verstandener Hinweis (...) verstanden wird, so dass zwar von einer Herkunftserwartung, nicht aber von einer widersprüchlichen Sachaussage auszugehen ist.

[I.c. führt die Abwägung dazu, dass eine Irreführung ausgeschlossen werden kann:]

Das zusammengesetzte Wort "PhoenixMiles" ergibt keinen offensichtlichen Sinngehalt, der sich ohne weitere Gedankenschritte anbieten würde. Der Zusatz "Miles" verstärkt weder das Verständnis als geografische Angabe, noch die Assoziation mit dem mythischen Vogel. Vielmehr erweckt "PhoenixMiles" den Eindruck einer Fantasiebezeichnung. Weil auch die Schriftzüge trotz der etwas verschiedenartigen Schriftarten für "Phoenix" und "Miles" nur wenig gestaltet sind, verschiebt sich der Fokus des Betrachters auf die vier chinesischen Schriftzeichen. Diese verleihen der Marke ein orientalisches Aussehen, auch wenn sich ihre Bedeutung einem westlichen Publikum in der Regel nicht erschliesst. In der Notification der OMPI vom 25. August 2011 werden sie mit "Guo Hang Zhi Yin" übersetzt, was auf Englisch "Air China" bedeutet (...). Der Halbkreis mit den Pfeilenden, der wohl einen lachenden Mund symbolisieren soll, wird nur am Rande wahrgenommen. Aufgrund des fehlenden Sinngehaltes der Wortelemente sind es somit die chinesischen Schriftzeichen, die den Gesamteindruck der Marke prägen und es den vorwiegend mündigen (vgl. E. 4.6) Verkehrskreisen erlauben, das Zeichen intuitiv einem asiatischen Anbieter zuzuordnen; eine Herkunftserwartung bezüglich der US-amerikanischen Metropole mithin auszuklammern. Damit entfällt auch eine Irreführungsgefahr im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG.

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BVGer vom 03.04.2014, B-3926/2013
VALMORI Möbel (Kl.20) HG BE

Die Beklagte verkaufte über Jahre in der Schweiz Möbel unter der Bezeichnung "Valmori". Die Möbel bezog sie direkt von der Klägerin, welche deshalb der Beklagten den Schweizer Teil der internationalen Marke "Valmori (fig.)" übertragen hatte. Nach Beendigung der Zusammenarbeit verlangte die Klägerin gestützt auf MSchG 53 i.V.m. MSchG 4 die Rückübertragung der Marke. Das Handelsgericht des Kantons Bern weist die Klage ab.

"Nach Auffassung des Gerichts fällt die vorliegende Konstellation unter keine der Tatbestandsvarianten von MSchG 4, da nicht der Vertreter mit Zustimmung des besser Berechtigten die Marke in der Schweiz hinterlegt hat, sondern der besser Berechtigte auch der tatsächliche Inhaber der Marke war und diese dem Nutzungsberechtigten durch Rechtsgeschäft übertragen hat. Eine Ausdehnung des vom Gesetzgeber in MSchG 4 vorgesehenen Sonderschutzes gegen missbräuchliche Markenhinterlegung durch einen Nutzungsberechtigten auf den vorliegenden Fall, in welchem die Klägerin versucht, eine Registerlage, welche sie selber geschaffen hat (...), rückgängig zu machen, rechtfertigt sich nicht. Dies gilt, weil vorliegend der Markeninhaber völlig frei war in seinem Entscheid, ob, in welcher Form, unter welchen Bedingungen und für welche Dauer er dem Nutzungsberechtigten Rechte an der Marke einräumen will."

Die nicht vorgenommene Rückübertragung der Marke stellt ferner aus diesen zwei Gründen keine Anmassung gemäss MSchG 53 dar: "Zum einen handelt es sich bei der Frage, ob die Klägerin ihre Zustimmung rechtsgültig hat widerrufen können, um ein rein vertragliches Problem, welches nicht durch das Markenrecht zu korrigieren ist. Zum anderen setzt MSchG 53 einen Nichtigkeitsgrund voraus, welcher zwar nicht im Markenrecht begründet sein muss und sich namentlich auch durch eine unlautere Handlung ergeben kann (...); eine solche unlautere Handlung oder ein treuwidriges Verhalten ist aber vorliegend nicht ersichtlich."

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HG BE vom 31.03.2014, HG12 44; INGRES-NEWS 10/2014