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AQUA TERRA / AQUA PLANET

Décision

Procédure d’opposition n

° 9852

dans la cause

Omega SA

Jakob-Stämpfli-Strasse 96

2501 Bienne

 

Opposante

Représentée par The Swatch Group SA, 2501 Bienne

Marque suisse n° 502 863 « AQUA TERRA »

Contre

Montres Loyal SA

Tscheneyweg 13

2504 Bienne

 

Défenderesse

Représentée par Me Mathieu North, 2001 Neuchâtel

Marque suisse n° 571 011 « AQUA PLANET »

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec

l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS

232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111),

des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPIRT,

RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS

172.021),

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considérant:

I. FAITS ET PROCEDURE

1. La marque suisse n°

 571 011 « AQUA PLANET »

a été publiée le 14 mai 2008 dans la

FOSC n° 91. Elle est enregistrée pour les produits suivants en classe 14:

Montres et parties de montres.

2. Par requête du 13 août 2008, l’opposante a formé opposition totale contre la protection en

Suisse de cet enregistrement. L’opposition se fonde sur la marque suisse n° 502 863

« AQUA TERRA », enregistrée notamment pour les produits suivants en classe 14:

Horlogerie et instruments chronométriques.

3.

 Le 20 août 2008, lʼInstitut

a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 20 octobre

2008 à la défenderesse pour présenter une réponse

 

.

4. Le 20 octobre 2008, la défenderesse a présenté une réponse dans le délai imparti

 

. Elle a

notamment invoqué la faiblesse du signe opposant.

5. Le 6 novembre 2008, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 6 janvier

2009 à l’opposante pour présenter une réplique et prendre position sur la prétendue faiblesse

de la marque opposante.

6. Le 6 janvier 2009, soit dans le délai imparti, l’opposante a présenté une réplique.

7. Le 16 janvier 2009, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 16 mars

2009 à la défenderesse pour présenter une duplique.

8. Le 25 février 2009, la défenderesse a présenté une duplique.

9. Le 26 février 2009, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND

Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel

enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans

les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également

être payée dans ce délai.

La marque suisse attaquée a été déposée le 13 décembre 2007. La marque suisse opposante

est antérieure car elle a été déposée le 11 juin 2002. L’opposition a été introduite dans le délai

et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en

matière dans la présente procédure.

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III. EXAMEN MATERIEL

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque

antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de

confusion.

B. Comparaison des produits et services

Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et

en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au

regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même

entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et

sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Lucas D

 AVID,

Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz

 , 2ème

éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).

La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 14 :

 

Montres et parties de montres.

La marque opposante revendique notamment les produits suivants :

Classe 14 :

 

Horlogerie et instruments chronométriques.

Les produits revendiqués par la marque attaquée sont inclus dans le libellé de la marque opposante.

Dès lors, il y a lieu de conclure à l

 ʼ

identité des produits.

C. Comparaison des signes

Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression

d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas

l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la

marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester

dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter des éléments à la partie distinctive

principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible

le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait

que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives, Partie 5,

ch. 7.7). S’agissant des marques verbales, leur impression d’ensemble est déterminée en premier

lieu par l’effet auditif et l’effet visuel. L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes,

la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de la longueur des mots et de

la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d’une marque verbale est également

déterminant pour l’impression d’ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.7.1).

Les marques en présence sont les signes verbaux « AQUA TERRA » et

 « AQUA PLANET »

.

En les confrontant, on constate une concordance sur l’élément « AQUA ». Seul ce mot serait

susceptible de fonder un risque de confusion. En effet, la reprise d’une marque ou la reprise

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d’un élément essentiel pour l’impression d’ensemble est de nature à fonder un risque de confusion

(voir par exemple CREPI, sic ! 1998, 194 –SECRET PLEASURES / PRIVATE PLEASURES).

Il convient donc en l’espèce de déterminer si ce terme constitue un élément essentiel du

signe opposant et si la concordance en question est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont

inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de

confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la

fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques

risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les

produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une

vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur

moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). Plus les produits ou les services

pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et

plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est

de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des

produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d’une marque

se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les

marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.).

Les deux signes contiennent le terme « AQUA », à savoir « eau » en latin. Celui-ci est

également phonétiquement identique et visuellement très similaire à son pendant italien

« ACQUA ». Cet élément commun aux deux signes sera dès lors parfaitement compris par le

consommateur, tout du moins italophone, ce que reconnaît d’ailleurs expressément

l’opposante.

En relation avec les produits en cause en classe 14, le mot « AQUA » est considéré par l’Institut

comme descriptif et appartenant au domaine public. Il désigne de façon claire et usuelle leur

destination, à savoir des montres et autres produits horlogers conçus pour être utilisés dans

l’eau.

Le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui

est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce.

Le champ de protection d’une marque ne s’étend pas aux éléments appartenant au domaine

public. Ce principe s’applique tant aux marques faibles qu’aux marques fortes (voir dans

ce sens Directives, Partie 5, ch. 7.5 et références jurisprudentielles citées ; voir également Marbach

Eugen, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band II, Kennzeichenrecht,

2ème édition, Bâle 2009, p. 303 ; CREPI, sic ! 4/1999 – COMPAQ / CompactFlash ).

Pour qu’un risque de confusion existe en cas de reprise d’éléments appartenant au domaine

public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis

un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son

usage ou de l’intensité de la publicité et l’élément appartenant au domaine public doit participer

au champ de protection élargi. D’autres circonstances peuvent être prises en considération,

comme l’utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine

public (voir notamment Directives, Partie 5, ch. 7.5 et références jurisprudentielles citées). En

l’espèce, aucune des dites conditions ne saurait être remplie au vu du dossier.

Au vu de ce qui précède, la protection de la marque opposante ne peut dès lors s’étendre au

terme « AQUA ». En d’autres termes, l’opposante ne saurait prétendre à l’existence d’un risque

de confusion basé sur la reprise d’un élément essentiel et distinctif.

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Dans ces conditions, il convient de confronter les termes « TERRA » et « PLANET » ainsi que

les signes dans leur ensemble à la lumière de la faiblesse du terme commun « AQUA ».

Les mots « TERRA » et « PLANET » sont considérés par l’Institut comme distinctifs en relation

avec les produits en cause. Ils ne présentent aucune similarité sur les plans phonétiques et visuels.

Leur signification, quant à elle, peut être considérée comme voisine, mais en aucun cas

comme identique.

S’agissant des signes dans leur entier, on constate que leur impression d’ensemble n’est en

rien modifiée ou influencée de manière essentielle par l’adjonction du terme descriptif

« AQUA ». Le champ de protection normal dont ils jouissent n’est dû qu’à la présence d’un terme

distinctif (« TERRA », respectivement « PLANET »).

Au regard de tous ces éléments, force est d’admettre que les signes en cause présentent des

différences suffisantes au sens du droit des marques et ce malgré l’identité, respectivement la

similarité des produits. On ne saurait dès lors reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

L’opposition est donc à rejeter.

IV. REPARTITION DES FRAIS

En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie

qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation

avec l’art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la

taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte

que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.-

par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité deux échanges d

 ʼécriture. Vu la pratique exposée ci-dessus, lʼ

Institut

est d

 ʼavis quʼil convient dʼ

attribuer à la défenderesse une somme de CHF 2'000.- à titre de dépens.

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Par ces motifs, l’Institut

décide:

1. L’opposition n° 9852 contre la marque suisse n°

 571 011 « AQUA PLANET »

est rejetée.

2. La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut.

3. Il est mis à la charge de l’opposante le paiement à la défenderesse d’une somme de CHF

2'000.- à titre de dépens.

4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 26 août 2009

Division des marques

Steve Hauser

section des oppositions

Voies de droit :

Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de

cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la

présente décision est à joindre au mémoire de recours.