decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

OASIS

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10021
in Sachen
Ecolab GmbH & Co. OHG
Reisholzer Werftstrasse 38-42
D-40589 Düsseldorf
Widersprechende
vertreten durch Dr. Martin Hitz, Troller Hitz Troller & Partner,
Schweizerhofquai 2, 6002 Luzern
Internationale Registrierung Nr. 645 951 "OASIS"
gegen
Vitacology SAS
112, rue Denfert Rochereau
F-02100 Saint Quentin
Widerspruchsgegnerin
Internationale Registrierung Nr. 962 301 "oasia"
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwal-tungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigen-tum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 962 301 "oasia" wurde in der "Gazette des marques internationales" Nr. 21/2008 vom 26. Juni 2008 publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 3: Produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir;
Klasse 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la méde-cine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-des; bains médicinaux; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimi-ques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage médical.
2. Am 1. Oktober 2008 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke auf die Schweiz teilweise, nämlich bezüglich aller vorgenannten Waren, Wider-spruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 645 951 "OASIS", die in der Schweiz für folgende Waren Schutz geniesst:
Klasse 3: Substances pour lessiver et blanchir, préparations pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, produits pour nettoyer et polir, produits chimiques destinés à nettoyer le bois, les pierres, le verre, les matières synthétiques, le caoutchouc, le liège, les métaux et les textiles;
Klasse 5: Déodorants pour locaux, désinfectants pour les surfaces et pour le linge;
Klasse 21: Récipients et appareils de dosages ainsi que pompes de dosage pour doser et pour remplir les produits précités.
4. Am 5. November 2008 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Regist-rierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung. In derselben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Art. 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die entspre-chende Verfügung innert Frist nicht reagiert.
5. Mit Verfügung vom 11. März 2009 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sinnvoll und erforder-lich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1. Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzurei-chen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsge-bühr zu bezahlen.
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2.
Beide Zeichen wurden international mit Schutzausdehnung für die Schweiz registriert, die Widerspruchsmarke am 24. Oktober 1995, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 1. Juni 1995 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04) und die angefochtene Marke am 14. März 2008. Die Widerspruchsmarke ist somit älter als die angefochtene Marke. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendi-gen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde recht-zeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3.
Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt der Widerspruchsgegner einer ent-sprechenden Aufforderung nicht fristgemäss nach, wird er gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung vom 5. November 2008 nicht reagiert. Sie ist daher vom Verfahren auszuschliessen.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren
1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehen-den Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Mar-kenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argu-ment für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziffer 7.6, mit weiteren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/10102d.pdf).
2. Das angefochtene Zeichen geniesst in der Klasse 3 Schutz für "Produits pour la conserva-tion du cuir (cirages); crèmes pour le cuir". Mit der Widersprechenden ist ohne weiteres von Gleichartigkeit dieser Waren mit den "produits pour nettoyer et polir, produits chimi-ques destinés à nettoyer le bois, les pierres, le verre, les matières synthétiques, le caout-chouc, le liège, les métaux et les textiles" in derselben Klasse der Widerspruchsmarke auszugehen, weil die Vergleichswaren auf gleichem oder verwandtem fabrikationsspezifi-schem Know-how beruhen und für die gleichen oder verwandte Indikationsbereiche ge-braucht werden. Weiter überschneiden sich die Vertriebskanäle, die Verkaufsstätten und die Abnehmerkreise dieser Waren.
3. Warengleichheit respektive hochgradige Warengleichartigkeit besteht zwischen den für die Widerspruchsmarke in der Klasse 5 beanspruchten "désinfectants pour les surfaces et pour le linge" und den widerspruchsgegnerischen "produits hygiéniques pour la médecine; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; parasiticides" der Klasse 5, weil diese Vergleichswaren der Hygiene (insbesondere der chemischen Abtötung von Organismen) dienen und aus diesem Grund (selbst von einem spezialisier-
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ten Publikum) ohne weiteres dem gleichen Unternehmen zugeordnet werden. Unter Flä-chendesinfektionsmitteln ("désinfectants pour les surfaces") versteht man, wie die Wider-sprechende richtig feststellt, auch Desinfektionsmittel, die breit auf die Haut aufgetragen werden. Sie werden insbesondere zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und speziellen Viren eingesetzt (vgl. hierzu insbesondere http://de.wikipedia.org/wiki/Desinfektionsmittel).
4. Da sich Flächendesinfektionsmittel von anderen Desinfektionsmitteln (z.B. von Hautdesin-fektionsmitteln) bloss in der Wirkstoffkonzentration unterscheiden und auch häufig im me-dizinischen Bereich des Spitalwesens eingesetzt werden, sind sie in Bezug auf die in der Klasse 5 weiter angefochtenen "produits pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique" als gleich respektive stark gleichartig, hinsichtlich der angefochtenen "bains médicinaux, herbes médicinales; tisanes", welche ebenfalls zur Desinfektion eingesetzt werden können, als gleichartig einzustufen. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass Flächendesinfektionsmittel häufig von Pharmaunternehmen hergestellt werden und (zumindest grössere) Unternehmen der pharmazeutischen Indust-rie Heilmittel oder sonstige Produkte für ganz verschiedene Indikationen herstellen und deshalb pharmazeutische Erzeugnisse ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation auch als gleichartig gelten.
5. Gemäss Rechtsprechung sind veterinärmedizinische Produkte ("produits vétérinaires") nicht gleichartig mit pharmazeutischen Produkten und Medikamenten, weil sie im Gegen-satz zu Letzteren ausschliesslich für Tiere verwendet und in der Regel von Tierärzten abgegeben werden (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2005, 655 – Leponex / Felonex). Vorliegend fällt jedoch ins Gewicht, dass die Widersprechende in der Klasse 5 nicht für Pharmazeutika, sondern u.a. für "désinfectants (pour les surfaces et pour le linge); déodorants pour locaux" Schutz geniesst und es durchaus im Erwar-tungshorizont der Abnehmer liegt, dass ein Anbieter solcher Produkte breit diversifiziert und auch Waren für die Desinfektion im veterinärmedizinischen Bereich anbietet. Die Gleichartigkeit zu den angefochtenen "produits vétérinaires" ist daher in casu ebenfalls zu bejahen.
6. Eine (zumindest entfernte) Gleichartigkeit ist nach Ansicht des Instituts auch zwischen den Desinfektionsmitteln der Widersprechenden und den angefochtenen "emplâtres, ma-tériel pour pansements, bandes, culottes ou serviettes hygiéniques" gegeben, weil diese Waren oft als Kombi-Präparate verkauft werden, bei denen entzündungshemmende Prä-parate respektive desinfizierende Substanzen integriert sind.
7. Hingegen handelt es sich bei den in der Klasse 5 des widerspruchsgegnerischen Zei-chens verbleibenden "substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; suc-re à usage médical" um Waren, für welche im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke kein markenrechtlich relevanter Bezug ersichtlich ist. Diätetische Erzeugnisse für medizi-nische Zwecke, Babykost und Medizinal-Zucker dienen in erster Linie der Ernährung und werden damit, trotz ihrer gesundheitsfördernden Wirkung, für andere Zwecke eingesetzt als die Putz- und Pflegeprodukte (Klasse 3) respektive die Desinfektionsmittel und Deodo-ranten (Klasse 5) der Widersprechenden. Auch die Waren der Klasse 21 der Wider-spruchsmarke werden vom Publikum selbstredend nicht demselben Unternehmen zuge-ordnet wie die beim widerspruchsgegnerischen Zeichen verbleibenden medizinischen Nährmittel. In diesem Zusammenhang ist auch daran zu erinnern, dass rein thematische Überschneidungen (in casu etwa "Gesundheit") regelmässig keine Gleichartigkeit zu be-gründen vermögen (vgl. auch Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 812) und eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.6).
8. Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass für den nachfolgenden Zeichenver-
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gleich für sämtliche widerspruchsgegnerischen Waren der Klasse 3 und für die angefoch-tenen Waren "Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; produits pour la destruction des ani-maux nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médi-cinales; tisanes; parasiticides" der Klasse 5 von Gleichheit respektive Gleichartigkeit aus-zugehen ist. Bezüglich der angefochtenen Waren "substances diététiques à usage médi-cal, aliments pour bébés; sucre à usage médical" ist die Gleichartigkeit hingegen zu ver-neinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit abzuweisen (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).
C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahr-genommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnitt-lich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
2. Es stehen sich vorliegend die Wortmarken "OASIS" (Widerspruchmarke) und "oasia" gegenüber.
3. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7.1; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] in sic! 2007, 749 – Cellini [fig.] / Elini [fig.]; BVGer in sic! 2008, 47 - EA [fig.] / EA [fig.]).
4. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Kleinbuchstaben ausgeführt ist, fällt kennzeichnungs-mässig nicht ins Gewicht (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 - Viva / CoopViva [fig.]). Die Ver-gleichszeichen sind im Wortstamm identisch und unterscheiden sich lediglich im jeweili-gen Endbuchstaben "S" bzw. "A". In phonetischer Hinsicht ist der daraus resultierende Unterschied äusserst gering, zumal die Zeichen in den ersten vier von fünf Buchstaben übereinstimmen. Ausserdem liegt die Betonung bei beiden Zeichen jeweils auf dem ers-ten "A". Die Zeichenähnlichkeit ist offensichtlich und daher nachfolgend die Verwechs-lungsgefahr zu prüfen.
D. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienst-leistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwa-chen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende
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Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesent-liche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.5). Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).
3. Nachfolgend ist demnach der Schutzumfang der Widerspruchsmarke "OASIS" zu beurteilen. Beim Begriff "OASIS" handelt es sich um die französische und englische Be-zeichnung für "Oase" (vgl. www.pons.de), d.h. um eine in Wüsten gelegene Stelle reiche-ren Pflanzenwuchses, die an Quellen, Flussläufe oder Grundwasser gebunden und meist durch Bewässerung vergrößert ist (vgl. hierzu http://de.wikipedia.org/wiki/Oase). Im Zu-sammenhang mit den für die Widerspruchsmarke beanspruchten kann dem Zeichen je-doch kein konkreter und damit auch kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden, womit ihr ein normaler Schutzumfang eignet. Die angefochtene Marke "oasia" übernimmt vier der fünf Buchstaben der älteren Marke. Die vorhandenen Unterschiede sind nicht derart, dass sie das Gesamtbild der angefochtenen Marke wesentlich zu prägen und ihr eine eigene Individualität zu verleihen vermöchten. Die Vergleichszeichen werden teils für gleiche, teils für stark gleichartige Waren beansprucht, sodass sich das angefoch-tene Zeichen klar von der Widerspruchsmarke zu unterscheiden hat. Letzteres ist vorlie-gend nicht der Fall: Aufgrund der ausgeprägten Zeichennähe besteht die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Der Widerspruch wird daher teilweise, d.h. für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren gutge-heissen und der internationalen Registrierung Nr. 962 301 "oasia" der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3 sowie für die Waren "Produits pharmaceuti-ques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; bains médicinaux; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides" der Klasse 5 definitiv verweigert.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädi-gung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Die Widersprechende ist mit ihrem Begeh-ren mehrheitlich durchgedrungen, womit ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersicht-lich. Der Widersprechenden wird daher eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu-gesprochen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Wider-spruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher eine Parteient-schädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) als angemessen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1.
Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 10021 wird teilweise gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 962 301 "oasia" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 3 sowie für die Waren "Produits pharmaceutiques et vétéri-naires; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; bains médici-naux; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médi-cal ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides" der Klasse 5 definitiv verweigert.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.
Bern, 11. September 2009
Markenabteilung
MLaw Sylvia Büchi
Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundes-verwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt wer-den. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.