decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

5th Avenue / Avenue

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10442
in Sachen
Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Deichmannweg 9
DE-45359 Essen
Widersprechende
vertreten durch RA Thierry Calame, Lenz & Staehelin
Bleicherweg 58, 8027 Zürich
Internationale Registrierung Nr. 758 995 "5TH AVENUE" (fig.)
gegen
Charles Mac Corvick
Zürcherstrasse 160
4052 Basel
Widerspruchsgegner
Schweizer Marke Nr. 582 842 "AVENUE" (fig.)
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR
232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren
(VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend:
Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die Schweizer Marke Nr. 582 842 "AVENUE" (fig.) wurde am 11. Februar 2009 in Swissreg
veröffentlicht. Sie ist unter anderem für folgende Waren eingetragen:
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse
enthalten sind; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und
Spazierstöcke;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
2. Am 8. Mai 2009 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise,
nämlich bezüglich der vorerwähnten Waren, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 758 995 "5TH
AVENUE" (fig.), welche in der Schweiz Schutz für folgende Waren geniesst:
Klasse 18: Cuir, imitations cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe);
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols.
Klasse 25: Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
4. Mit Verfügung vom 15. Mai 2009 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer
Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Nachdem sich der Widerspruchsgegner innert Frist nicht vernehmen liess, wurde die Verfahrensinstruktion
mit Verfügung vom 21. Juli 2009 abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit rechtserheblich, in
den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke
gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei
Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen.
Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2
MSchG).
Die Widerspruchsmarke wurde am 21. Mai 2001 in das internationale Register eingetragen.
Hinterlegungsdatum der angefochtenen Schweizer Marke ist der 3. Dezember 2008. Die Widersprechende
ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch
legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung
der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr
wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
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III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt
sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können,
die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen
würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben
Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers
von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse
Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit
gelten können (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2010, Teil 5, Ziff.
7.1 ff., unter http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf).
Vorliegend beanspruchen beide zu vergleichenden Zeichen in Klasse 25 „Bekleidungsstücke,
Schuhwahren, Kopfbedeckungen“ sowie in Klasse 18 „Leder und Lederimitationen sowie Waren
daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme“,
womit insoweit von nicht weiter zu erläuternder Warengleichheit auszugehen ist.
Die in der Klasse 18 angefochtenen „Spazierstöcke“ werden gemäss Rechtsprechung als (entfernt)
gleichartig mit Regenschirmen erachtet, weil beide Produkte auf längeren Fussmärschen
gebraucht und in denselben Läden verkauft würden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
[BVGer], B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.4 Salamander [fig.]; Salamander [fig.] /
Salamander [fig.], unter www.bundesverwaltungsgericht.ch). Zu beachten ist schliesslich auch,
dass Regenschirme teilweise als Spazierstöcke eingesetzt werden und auf dem Markt auch
kombinierte Produkte erhältlich sind (vgl. z.B. „Safebrella“ unter www.safebrella.de). Folglich
liegt zwischen den „parapluies“ der Widersprechenden und den angefochtenen „Spazierstöcken“
Warengleichartigkeit vor. Für den nachfolgenden Zeichenvergleich ist demnach für sämtliche
angefochtenen Waren der Klassen 18 und 25 von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen.
C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden,
aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren
interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig
wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen
Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen
anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb
auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich
unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
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2. Es stehen sich vorliegend die (aus Wort- und Bildelementen) kombinierte Widerspruchsmarke
"5TH AVENUE" und die angefochtene kombinierte Marke "AVENUE" gegenüber.
3. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend
oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten
Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend.
Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement
kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer
die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings
bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl.
Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3.3).
4. Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke besteht in einer rechteckigen, etikettenartigen
Umrahmung des Begriffes „5TH AVENUE“, wobei der Rand des Rechtecks auf
der oben und unteren Seite jeweils breiter ist. Die grafische Ausgestaltung des angefochtenen
Zeichens besteht ebenfalls in einer rechteckigen, etikettenartigen Umrahmung des
Wortelements „AVENUE“ mit dem Unterschied, dass das widerspruchsgegnerische Zeichen
nicht wie die Widerspruchsmarke in schwarzer Schrift auf weissem Hintergrund,
sondern in weisser Schrift auf schwarzem Hintergrund gehalten ist und zudem ein abstraktes
Symbol aufweist, welches dem Begriff „AVENUE“ vorangestellt ist. Die grafischen
Elemente vermögen dem jeweiligen Zeichen wohl ein eigenes Gepräge zu verleihen und
dürfen, insbesondere unter Berücksichtigung der nachfolgend zu erörternden Kennzeichnungsschwäche
des Wortelements „Avenue“, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
nicht einfach ausgeblendet werden. Im (insbesondere mündlichen) Geschäftsverkehr
wird die grafische Ausgestaltung der Vergleichszeichen indessen von untergeordneter
Bedeutung sein, weil sich das Publikum in erster Linie am Wortelement „5TH AVENUE“
bzw. „AVENUE“ orientieren wird. Beim nachfolgenden Zeichenvergleich sind daher die
Wortelemente „5TH AVENUE“ respektive „AVENUE“ einander gegenüberzustellen.
5. Beim Vergleich der Wortelemente „AVENUE“ (angefochtene Marke) und „5TH AVENUE“
fällt auf, dass die angefochtene Marke den Bestandteil „AVENUE“ der Widerspruchsmarke
vollständig übernimmt, womit die Zeichenähnlichkeit auf schrift- und klanglicher Ebene
ohne Weiteres erstellt ist. Der zusätzliche Bestandteil „5TH“, welcher im Widerspruchszeichen
dem Begriff „AVENUE“ vorangestellt ist, führt indessen zu einer leichten Abweichung
auf der Ebene des Sinngehalts der vorliegend zu vergleichenden Zeichen. So ist
davon auszugehen, dass ein Grossteil der massgeblichen Abnehmerkreise die Widerspruchsmarke
nicht wie das angefochtene Zeichen im Sinne einer beliebigen „Strasse, Allee“
(vgl. www.leo.org, [Englisch-Deutsch, Französisch-Deutsch]) verstehen wird, sondern
aufgrund des Zusatzes „5TH“ einen Hinweis auf die berühmte Einkaufsstrasse „5th Avenue“
in Manhattan, New York City, erkennen wird. Mit der Widersprechenden ist indessen
festzustellen, dass diese Abweichung auf der Ebene des Sinngehalts nicht geeignet ist,
die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auf klang- und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren,
da beide Marken aufgrund des ihnen inhärenten Bestandteils „AVENUE“ auf eine
„Strasse“ hinweisen und demzufolge auch Überschneidungen auf semantischer Ebene
bestehen. Nachfolgend ist mithin zu prüfen, ob die Übereinstimmung im Begriff „AVENUE“
respektive die in diesem Umfang bestehende Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr
zwischen den zu vergleichenden Zeichen zu bewirken vermag.
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D. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren
oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs,
sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls
zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits
vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren
Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und
Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 7.5).
2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für
schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen
Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende
Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche
Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen
(vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was
markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien
Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken,
welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können
zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende
Element. Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken (Richtlinien, Teil 5, Ziffer
7.7).
4. Der den zu vergleichenden Zeichen gemeinsame französische beziehungsweise englische
Begriff „AVENUE“ wird auf Deutsch mit „Strasse, Allee“ übersetzt (vgl. hierzu oben
III./C. Ziff. 5). Da mit dem Begriff „Strasse“ ein möglicher Verkaufsort von Waren bezeichnet
wird, stellt der Markenbestandteil „AVENUE“ in diesem Sinne einen Ausdruck bar jeglicher
Unterscheidungskraft dar, welcher in Alleinstellung nicht schutzfähig wäre (vgl.
Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.3). Die angefochtene Marke wurde denn auch lediglich aufgrund
ihrer grafischen Ausgestaltung als schutzfähig erachtet.
5. Dies bedeutet für den vorliegend zu beurteilenden Zeichenkonflikt, dass sich der Schutzumfang
der Widerspruchsmarke nicht auf den im angefochtenen Zeichen enthaltenen
Ausdruck „AVENUE“ erstrecken kann und eine Verwechslungsgefahr mithin zu verneinen
ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7; Urteil des BVGer, B-3508/2008 – KaSa K 97 [fig.] /
biocasa [fig.]).
Damit unter solchen Umständen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht,
müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss die Widerspruchsmarke beispielsweise
aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung eine erhöhte
Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten
Schutz der Marke teilnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Die Widersprechende hat
keine Belege für eine erhöhte Bekanntheit ihrer Marke respektive des Bestandteils „AVENUE“
ins Recht gelegt und das Institut hat aufgrund der Aktenlage auch keine Anhaltspunkte
zur Annahme eines solchen Sachverhalts. Vermag die Widersprechende die erhöhte
Verkehrsbekanntheit ihrer Marke nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat sie die
Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Letzteres ist vorliegend
der Fall, womit es dabei bleibt, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen und
der Widerspruch Nr. 10442 abzuweisen ist.
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IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühren verbleiben dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGEGebO
und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem
Masse die Kosten der obsiegenden von der unterliegenden Partei zu ersetzen sind
(Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel
der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro
Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien,
Teil 5, Ziffer 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Dem obsiegenden
Widerspruchsgegner ist indessen keine Parteientschädigung zuzusprechen, weil er sich
am vorliegenden Verfahren nicht beteiligt hat.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 10442 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 17. März 2010
Markenabteilung
Lic. iur. Fanny Ambühl
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde
ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.