decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

BOTOX

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Stauffacherstrasse 65/59 g · CH-3003 Bern · Telefon +41 (0)31 377 77 77 · Fax +41 (0)31 377 77 78 · www.ige.ch
Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10618
in Sachen
Allergan, Inc., A Delaware Corporation
2525 Dupont Drive
USA – Irvine (CA 92612)
vertreten durch A.W. Metz & Co. AG, 8024 Zürich
Internationale Registrierung Nr. 826 203 „BOTOX“
gegen
Herb-pharma AG
Kirchgasse 9
8001 Zürich
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG, 8027 Zürich
CH-Marke Nr. 586 265 „BOTOCEUTICAL“
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR
232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren
(VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im
Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Institut)
2
in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die angefochtene CH-Marke Nr. 586 265 „BOTOCEUTICAL“ wurde am 6. Mai 2009 in
Swissreg veröffentlicht. Sie wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:
Klasse 3: Kosmetika, Antifalten-Präparate.
Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, Gesundheitspräparate für medizinische Zwecke.
Klasse 35: Betrieb eines virtuellen Einkaufszentrums auf dem Gebiet der Kosmetika, pharmazeutischen
Erzeugnissen und Gesundheitspräparaten für medizinische Zwecke.
2. Der am 6. August 2009 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen
alle oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke. Die Widersprechende
stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 826 203 „BOTOX“, welche für
folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 3: Cosmétiques, crèmes et lotions pour le visage; crèmes et lotions pour la peau.
3. Mit Verfügung vom 10. August 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine
Stellungnahme einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 14. Dezember 2009 verlängert.
4. In der Stellungnahme vom 8. Dezember 2010 beantragt die Widerspruchsgegnerin, der Widerspruch
sei abzuweisen. Sie machte insbesondere geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke
um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
5. Mit Verfügung vom 14. Dezember 2010 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik
einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche Stellung zu nehmen. In der
Folge wurde die Frist bis am 16. April 2010 verlängert.
6. Die Replik datiert vom 5. März 2010.
7. Mit Verfügung vom 8. März 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik
einzureichen.
8. Die Duplik datiert vom 4. Mai 2010.
9. Mit Verfügung vom 5. Mai 2010 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachste3
henden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke
gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb
von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich
und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist
auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 12. März 2004 (mit einer Priorität vom 8. März 2004)
international registriert, die angefochtene Marke am 18. Dezember 2008 hinterlegt. Der Widersprechende
ist daher Inhaber der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum
Widerspruch legitimiert. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten. Der Widerspruch wurde
innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften
(Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den
Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Die Widersprechende beanstandet in ihrer Replik vom 5. März 2010, dass die Vertretung
der Widerspruchsgegnerin vom Institut nicht aufgefordert worden sei, eine Vollmacht zu ihren
Gunsten einzureichen. Gemäss Art. 42 Abs. 1 MSchG muss ein Hinterleger, welcher
über keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz verfügt, einen Vertreter mit Zustellungsdomizil
in der Schweiz bestellen. In allen anderen Fällen ist es dem Hinterleger grundsätzlich
unbenommen, einen Vertreter einzusetzen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts
[nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 1, Ziff. 3.1.5, unter: https://www.ige.ch/juristischeinfos/
rechtsgebiete/marken.html). Lässt sich der Hinterleger vertreten, kann das Institut gemäss
Art. 5 MSchV eine schriftliche Vollmacht verlangen. Eine solche wird grundsätzlich in
den Fällen verlangt, in denen ein Vertreter zeitlich nach der Hinterlegung im Sinne von Art.
28 MSchG bestellt wird. Der zum Zeitpunkt der Hinterlegung ohne Vorlage einer Vollmacht
im Eintragungsgesuch aufgeführte Vertreter gilt in Bezug auf diesen Schutztitel grundsätzlich
als umfassend vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung für den
Vertretenen vornehmen. Dem Institut steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen (Richtlinien,
Teil 1, Ziff. 3.1.6). Die Widerspruchsgegnerin hat Sitz in der Schweiz. Die Isler &
Pedrazzini AG wurde bereits bei der Markenhinterlegung als offizielle Vertreterin angegeben
4
und als solche ins Register eingetragen. In solchen Fällen wird praxisgemäss keine Vollmacht
nachverlangt.
4. Beide Parteien verweisen in ihren Eingaben auf verschiedene ausländische Entscheide,
welche in Zusammenhang mit „Botox“-Marken ergangen sind. Die Widersprechende verweist
zudem auf weitere „Botox“-Voreintragungen in der Schweiz. Hierzu ist Folgendes anzufügen:
Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung,
ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz
auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich
beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 1.3). Die erwähnten
zusätzlichen ausländischen Entscheide sowie die genannten Voreintragungen sind
nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Die erwähnten Einbringungen der Parteien
können daher nicht gehört werden. In casu geht es einzig um die Frage, ob die beiden Zeichen
„BOTOX“ bzw. „BOTOCEUTICAL“ verwechselbar sind. Im Übrigen stellen beide Parteien
ebenfalls fest, dass ausländische Entscheide für das vorliegende Verfahren nicht entscheidrelevant
seien (in diesem Sinne die Widerspruchsgegnerin in der Stellungnahme, S.
5, Ziff. 18 und die Widersprechende in der Replik, S. 11, Ziff. 3).
5. In der Stellungnahme führt die Widerspruchsgegnerin aus, dass es sich bei der Widerspruchsmarke
um eine reine Defensivmarke handle, für welche in der Schweiz kein Schutz
beansprucht werden könne (Stellungnahme, S. 4, Ziff. 11). Hierzu ist wiederum anzumerken,
dass Gegenstand des Widerspruchsverfahrens nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung
ist, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz
auszuschliessen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 1.3). Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die
für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren
nicht zu berücksichtigen. Auch das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit einer
Eintragung als sog. Defensivmarke kann im Widerspruchsverfahren nicht gehört werden
(Richtlinien, Teil 5, Ziff. 1.3; BVGer B-6767/2007 – LA CITY / T-City, E.6.1).
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass
5
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können,
die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen
würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und
demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen
Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien Teil 5,
Ziff. 7.1 mit Hinweisen).
2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss
als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören
insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der
Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine
Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie
eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen,
sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen
Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien
jedoch erheblich relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen
kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem
Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem
Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung
kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem
Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten
Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können
etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit
den Waren gleichartig sein (sog. "Service après vente"). Die Gleichartigkeit wäre auch zu
bejahen bei Zweitverwertungen der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen
und CDs, DVDs etc. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass
zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen ei6
ne marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und
einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3, mit weiteren
Hinweisen).
4. Die Widerspruchsgegnerin führt hierzu aus, dass die Marken im Widerspruchsverfahren so
verglichen werden, wie sie eingetragen seien. Dies beziehe sich allerdings auf die Marke
und nicht auf die Warenliste. Zudem könne nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Widersprechende
durch die Verwendung der Marke für verschreibungspflichtige Medikamente
selber eine faktische Einschränkung vorgenommen habe und eine Verwendung für gleichartige
und gleiche Produkte in der freien Abgabe nicht mehr möglich sei (Stellungnahme, S. 5,
Ziff. 23). Gemäss dem Eintrag im schweizerischen Medikamenten Kompendium dürfe
„BOTOX“ nur von Fachärzten angewendet werden. Durch die Verwendung der gleichen
Marke für Kosmetika der Klasse 3 oder nicht verschreibungspflichtige Medikamente würde
eine nicht zu tolerierende Gefahr von Verwechslungen mit einem gefährlichen Medikament
geschaffen. Es sei deshalb offensichtlich, dass die Marke „BOTOX“ in der Schweiz nicht
gleichzeitig für verschreibungspflichtige Medikamente einerseits und freie Medikamente und
Kosmetika andererseits verwendet werden dürfe (Duplik, S. 3, Ziff. 9).
5. Diesem Vorbringen ist entgegenzuhalten, dass aufgrund des im Markenrecht geltenden
Eintragungsprinzips eine Marke so geschützt ist, wie sie registriert wurde. Der Eintrag bestimmt
somit den Gegenstand des Markenrechts. Durch die Beschränkung des Markenschutzes
auf den Registereintrag wird der Natur des Markenrechts als Registerrecht wie
auch dem Gedanken der Rechtssicherheit Rechnung getragen. Ausgangspunkt für die Beurteilung
der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ist somit lediglich der Registereintrag
(BGer in sic! 2010, 353 – Coolwater / cool water)m der tatsächliche Gebrauch ist nicht ausschlaggebend.
6. Die Widerspruchsmarke ist in der Klasse 3 für folgende Waren registriert: „Cosmétiques,
crèmes et lotions pour le visage; crèmes et lotions pour la peau“. Diese sind zu den Waren
der angefochtenen Marke, nämlich „Kosmetika, Antifalten-Präparate“ offensichtlich identisch.
Hierzu erübrigen sich weitergehende Ausführungen.
7. Weiter beansprucht die angefochtene Marke in der Klasse 5 „Pharmazeutische Erzeugnisse,
Gesundheitspräparate für medizinische Zwecke“. Gemäss Rechtsprechung kann heutzutage
davon ausgegangen werden, dass Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle
verkauft werden wie die pharmazeutischen Präparate und dass folglich zwi7
schen Körperpflegeprodukten und pharmazeutischen Präparaten Gleichartigkeit besteht
(RKGE in sic! 1997, 299 – NEUTROGENA / NEUTRIA). Des Weiteren ist die Grenze zwischen
rein pflegenden Produkten (Kosmetika) und solchen mit heilender Wirkung (Pharmaka)
fliessend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl
pflegende als auch heilende oder heilungsunterstützende Wirkung haben (sogenannte "cosmeceuticals").
Damit bestehen auch entsprechende Publikumserwartungen an Kosmetikhersteller
– das Publikum bringt solche Heilmittel mit der Kosmetikbranche in Verbindung. In
dieser Hinsicht lässt sich somit die Gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke
sowie der angefochtenen Waren der Klasse 5 bejahen.
8. Weiter ist zu prüfen, ob zwischen den Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke und den
Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich „Betrieb eines virtuellen Einkaufszentrums auf dem
Gebiet der Kosmetika, pharmazeutischen Erzeugnissen und Gesundheitspräparaten für medizinische
Zwecke“ der angefochtenen Marke Gleichartigkeit besteht. Die Dienstleistung
müsste nicht im Sinne einer Hilfsdienstleistung für sich selber, sondern als selbständige
Dienstleistung für Dritte erbracht werden. Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, wonach
Unternehmen, welche Waren der Klasse 3 produzieren, in den Betrieb eines virtuellen Einkaufszentrums
diversifizieren. Es sind vorliegend keine markenrechtlich relevanten Zusammenhänge
ersichtlich, welche darauf schliessen lassen, dass die Konsumenten zwischen
den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 3 und der Dienstleistung
der Klasse 35 der angefochtenen Marke eine marktlogische Folge sehen. Damit fallen Letztere
klar aus dem Gleichartigkeitsbereich der Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke
heraus. Hierzu ist insbesondere zu beachten, dass der Verkauf von Waren zur Eintragung in
der entsprechenden Warenklasse gehört.
9. Muss bereits die Gleichartigkeit verneint werden, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen
(Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Der Widerspruch wird folglich in Bezug auf die angefochtenen
Dienstleistungen der Klasse 35 abgewiesen. Bezüglich der angefochtenen Waren
der Klassen 3 und 5 wird die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit bejaht, weshalb nachfolgend die
Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.
C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei8
den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten
Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen
bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen
anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen
Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen
Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der beiden Wortmarken „BOTOX“ (Widerspruchsmarke) und
„BOTOCEUTICAL“ (angefochtene Marke) zu beurteilen.
3. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild
bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge
der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und
die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird
(Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel
grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 –
Kamillosan).
4. Die Vergleichszeichen bestehen aus fünf bzw. zwölf Buchstaben. Sie verfügen über ein unterschiedliches
Silbenmass (sie sind zwei- bzw. fünfsilbig) sowie über eine unterschiedliche
Vokalfolge (O-O zu O-O-E-U-I-A). Lediglich die ersten vier Buchstaben „BOTO“ sind identisch.
Die Widersprechenden macht geltend, dass die Endungen „X“ sowie „CEUTICAL“ der
Vergleichszeichen phonetisch sehr ähnlich seien, da sie beide nach „BOTO“ über einen
Zischlaut verfügen würden. Je nach Aussprache mag es zutreffen, dass der Buchstabe X
und der Buchstabe C ähnlich ausgesprochen werden, insgesamt sind die Endungen „-X“
bzw. „-CEUTICAL“ jedenfalls sowohl phonetisch wie auch schriftbildlich deutlich verschieden.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er
hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend
sein. Im Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen,
die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören
und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das
Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen
Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende
Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtli9
nien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
6. Die Widerspruchsmarke heisst „BOTOX“. Dieser Begriff ist – wie dies die Widersprechende
richtig dartut – in der Tat ziemlich verbreitet. Vor allem in der Pharma- bzw. in der Kosmetikbranche
hat er sich als Synonym für den (längeren und schwierigeren) Begriff Botulinumtoxin
(= ein Gift des Bakteriums Clostridium botulinum) eingebürgert (vgl. z.B. die Definition unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Botulinumtoxin oder unter: www.gesundheit.de). Er stammt vom
Begriff „Botulismus“ ab, mit welchem auf eine selten gewordene, schwere Lebensmittelvergiftung
hingewiesen wird. Das an sich harmlose anaerobe Bakterium Clostridium botulinum
bildet unter Luftabschluss ein Nervengift (Botulinustoxin) (vgl. www.wissen.de).
7. Die Widersprechende führt aus, dass es sich beim Bestandteil „-CEUTICAL“ der angefochtenen
Marke um einen offensichtlichen Hinweis auf den englischen Begriff „Pharmaceutical“,
d.h. Arzneimittel, handle. Die Abtrennung der Endung „-CEUTICAL“ und Verwendung als
Hinweis auf Arzneimittel in einer Kombination mit einem anderen Anfang als Pharma sei
nichts Neues oder Phantasievolles, sondern werde insbesondere im Begriff COSMECEUTICAL
verwendet für Kosmetika, welche aktive Wirkstoffe enthalten und eine medizinische
Wirkung suggerieren. Als solcher sei der Bestandteil „-CEUTICAL“ für die betroffenen Waren
direkt beschreibend und ohne jegliche Kennzeichnungskraft (Widerspruch, S. 15, Ziff. 4).
8. Der Begriff „-CEUTICAL“ findet sich nicht in Wörterbüchern. Es finden sich denn auch keine
Hinweise, welche die Behauptungen der Widersprechenden bekräftigen würden. Vielmehr
handelt es sich bei „-CEUTICAL“ wie auch bei der angefochtenen Marke insgesamt, um eine
Wortneubildung ohne klaren Sinngehalt (vgl. z.B. www.roche.ch sowie einschlägige Lexika).
Damit verfügen die Zeichen zwar über einen Unterschied beim Sinngehalt. In Anbetracht der
festgestellten Ähnlichkeiten der Vergleichszeichen (sie stimmen im Wortanfang „BOTO-“
überein) bestehen jedoch auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede,
welche die Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen zu kompensieren vermöchten,
womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.
D. Verwechslungsgefahr
1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr
stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3
Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ih10
rer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald
zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der
Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen
Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).
Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen
Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich
zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen,
welche den Schutzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5,
Ziff. 7.5 f.).
2. Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache
Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken
genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit
zu schaffen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der
Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit weiteren
Hinweisen).
3. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind,
desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere
Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5,
Ziff. 7.5). Dasselbe gilt auch umgekehrt.
4. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff „BOTOX“. Die Widersprechende macht
geltend, dass es sich dabei um eine starke Marke mit einem erhöhten Schutzumfang handle.
Dies einerseits deshalb, weil sie in der Schweiz eine erhöhte Bekanntheit habe. In diesem
Zusammenhang verweist sie auf einen Auszug aus der Hitliste des Suchergebnisses für die
Widerspruchsmarke bei Google unter Schweizer Webpages, welche über 32'000 Treffer hervorgebracht
habe, sowie auf den umfangreichen und erheblichen Gebrauch der Marke in der
Schweiz, indem sie Verkaufszahlen der Jahre 2000-2005 aufführt, welche sich auf CHF
1‘788‘985.50 belaufen. Darüber hinaus besitze die Widersprechende weitere Marken mit
dem Bestandteil BOTOX, wogegen nur sehr wenige zusätzliche Registrierungen mit Schutz
in der Schweiz im Namen Dritter bestehen würden, welche ebenfalls den Bestandteil BOTO
aufweisen würden.
5. Die Widerspruchsmarke sei heute nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit in nahezu 100
Ländern oder Territorien registriert. Die Marke werde nicht nur in der Schweiz gebraucht,
11
sondern die Produkte würden weltweit in über 70 Ländern unter der Marke „BOTOX“ verkauft,
was auch für die Wahrnehmung der schweizerischen Verkehrskreise relevant sei, da
diese z.B. auch auf Auslandreisen oder Aufenthalten mit der Marke konfrontiert seien (in der
Folge führt sie die Verkaufszahlen der Jahre 2000-2005 weltweit auf, welche sich auf USD
705‘100‘000 belaufen). Die Marke „BOTOX“ werde auch, soweit dies nach den gesetzlichen
Regelungen zulässig sei, in der Schweiz intensiv beworben (in der Folge führt sie den Werbeaufwand
Schweiz für die Jahre 2000-20005 auf, welcher sich auf CHF 104‘467 beläuft).
6. Demgegenüber führt die Widerspruchsgegnerin aus, dass es sich bei der Widerspruchsmarke
„BOTOX“ um eine schwache Marke handle.
7. Die Tatsache, dass ein entsprechendes Suchergebnis über 32'000 Treffer hervorbringt, sagt
für sich alleine noch nichts über die Bekanntheit der Marke „BOTOX“ aus. Dieser Begriff ist
zwar – wie dies die Widersprechende richtig dartut – in der Tat ziemlich verbreitet. Dies sowohl
in der Schweiz wie auch im Ausland, wobei für das vorliegende Widerspruchsverfahren
auf die Verhältnisse in der Schweiz abzustellen ist. Vor allem in der Pharma- bzw. in der
Kosmetikbranche hat sich der Begriff als Synonym für den (längeren und schwierigeren) Begriff
Botulinumtoxin eingebürgert (vgl. oben, C, Ziff. 6.).
8. Als Beleg, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine kennzeichnungsstarke Marke
handle, zitiert die Widersprechende das Bundesgerichtsurteil 4A_103/2008, insbesondere
die Erwägung 8.4, wo Folgendes ausgeführt wurde: „dass aber der Normalverbraucher das
Zeichen „BOTOX“ als Abkürzung für den Wirkstoff Botulinum Toxin A, und damit als beschreibende
Sachbezeichnung verstehen soll, hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung
nicht festgestellt, macht die Beschwerdeführerin nicht mit einer hinreichend substanziierten
Sachverhaltsrüge geltend und ist jedenfalls nicht notorisch“. Dieses Urteil erging im
Rahmen einer Beschwerde gegen einen vorsorglichen Massnahmenentscheid. Das Gericht
hat nicht entschieden, ob das Zeichen „BOTOX“ als Marke oder als Sachbezeichnung verstanden
wird, sondern prüfte lediglich, ob die Vorinstanz willkürlich gehandelt hatte. Daraus
kann die Widersprechende nichts für das vorliegende Widerspruchsverfahren ableiten.
9. „BOTOX“ wird heute nicht als Marke mit besonders weitem Schutzumfang, sondern als Begriff
mit einem klaren Sinngehalt wahrgenommen, dem in der Pharmazie eine klare Bedeutung
zukommt. Darunter wird generell ein sog. Gift gegen Falten erkannt. Wie bei fast allen
Giften weist auch Botulinumtoxin (Botox) eine heilende Wirkung aus. In kleinsten Dosierungen
wird der Stoff bereits seit mehr als zwanzig Jahren bei der Therapie von Schielaugen,
12
Schiefhälse usw. eingesetzt.
10. Die neue Karriere des „BOTOX“ begann vor einigen Jahren, als US-Ärzte die Beobachtung
machten, dass damit auch kleine Fältchen auf der Stirn verschwanden (vgl. z.B.
http://www.deam.de/news/2002_4q/20021128a.htm, gesichtet am 28. Dezember 2010).
11. Heutzutage wird der Begriff „BOTOX“ in vielen Beiträgen wie ein Sachbegriff benutzt, die
Redaktoren gehen davon aus, dass das allgemeine Publikum diesen versteht (vgl. z.B. unter:
unter: http://www.glanzundgloria.sf.tv eine Eingabe „Botox“ führt zu 83 Treffern (gesichtet
am 28. Dezember 2010, u.a.: „Teri Hatcher zeigt sich ohne Botox“, „Carla Brunis Botox-
Unglück“ usw.).
12. Die beiden Marken stimmen lediglich im Bestandteil „BOTO-“ überein. „BOT“ als Wortanfang
von „Botulinumtoxin“ bzw. „Botulismus“ ist jedoch nicht monopolisierbar, da es auch Dritten
möglich sein muss, mit diesem auf das Nervengift „Botulinumtoxin“ hinzuweisen. Entsprechend
kann sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht alleine auf diese drei
Buchstaben auswirken. Auch sonst weisen die beiden Marken mehrere Unterschiede auf: So
ist sowohl die Vokalfolge (O-O bzw. O-O-E-U-I-A) als auch die Silbenzahl (zwei bzw. fünf
Silben) unterschiedlich, was zu einem deutlich unterscheidbaren Klang- und auch Schriftbild
führt. Dieses unterschiedliche Klang- und Schriftbild wird durch die deutlich wahrnehmbaren
Endungen „-X“ bzw. „-CEUTICAL“ noch verstärkt. Schliesslich verfügt die angefochtene Marke
im Gegensatz zur Widerspruchsmarke über keinen Sinngehalt.
13. Trotz des gleich lautenden Markenanfangs besteht vorliegend keine Gefahr, dass die beiden
Marken miteinander verwechselt werden.
14. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist nicht gegeben. Die Widersprechende verweist
in ihrem Widerspruch lediglich auf vier Marken (CH-Nr. 388 790 BOTOX, IR-Nr. 826 203
BOTOX, CH-Nr. 515 359 BOTOLIFT, CH-Nr. 484 590 „BOTOX“ (fig.)), was nicht genügt, um
ein Serienzeichen nachzuweisen, umso mehr drei davon ebenfalls lediglich aus dem Wortbestandteil
„BOTOX“ bestehen. Entsprechend kann nicht angenommen werden, dass der
Durchschnittskonsument die angefochtene Marke als Serienmarke ebenfalls der Widersprechenden
zuordnet. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr kann deshalb ausgeschlossen
werden.
15. Dass eine tatsächliche Verwechslung schwerwiegende Folgen haben kann, ist eher eine
Frage des Konsumentenschutzes und kann im Widerspruchsverfahren folglich nicht berück13
sichtigt werden. Die Widersprechende übersieht, dass sowohl die Rekurskommission wie
auch später das Bundesverwaltungsgericht an ihrer Praxis festgehalten haben, dass Pharmazeutika
mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6 mit Hinweisen).
Der Widerspruch ist folglich abzuweisen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO
und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und
kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung
von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
2. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit
kostenpflichtig. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung
der obengenannten Kriterien rechtfertigt es sich, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung
von pauschal CHF 2'000.00 zuzusprechen.
14
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 10618 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF
2’000.00 zu bezahlen.
4. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 4. Januar 2011
Markenabteilung
lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist
mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.