decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

PROLIA

Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 11329

in Sachen

Amgen Inc., One Amgen Center Drive

Thousand Oaks, CA 91320-1799, USA Widersprechende

vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patent- und 

Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich

CH-Marke Nr. 574 772 „PROLIA“ 

 

gegen

Herbalife International Inc., 800 W. Olympic Bld., suite 405,

Los Angeles, CA 90015, USA

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Dr. Ute Bugnion, 

Bugnion Ballansat Ehrler,

Rue de Rive 6, C.P. 3143,1211 Genève 3

CH-Marke Nr. 601 746 „PROLESSA“

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 

232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 

(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: 

Institut)

in Erwägung gezogen:2

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 601 746 „PROLESSA“ wurde am 16. Juni 2010 in 

Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie wurde für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5: Diätetische Nahrungszusätze für medizinische Zwecke

Klasse 30: Diätetische Nahrungszusätze auf pflanzlicher Basis für nicht medizinische 

Zwecke in Pulverform.

2. Am  16.  September 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke 

vollumfänglich Widerspruch.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr.  574 772 „PROLIA“, die für 

folgende Waren registriert ist:

Klasse 5: Pharmazeutische Präparate für die Behandlung von Knochenkrankheiten.

4. Mit Verfügung vom 20. September 2010 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Vertretungsvollmacht sowie ihrer Stellungnahme aufgefordert. 

5. Mit Schreiben vom 22. Oktober 2010 reichte diese die Vertretungsvollmacht ein und ersuchte mit Schreiben vom 18. November 2010 um eine Fristerstreckung für die Einreichung ihrer 

Stellungnahme.

6. Mit Schreiben vom 23. März 2011 reichte die Widerspruchsgegnerin nach zweimalig erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein.

7. Mit Verfügung vom 24. März 2011 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.

8. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb 

von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen 

(Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2. Die Widerspruchsmarke wurde am  3. April 2008, die angefochtene Marke am 19. Februar 

2010 hinterlegt Die Widerspruchsmarke ist somit älter als die angefochtene Marke. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen 

Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig 

bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.3

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer 

älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt 

sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden 

Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und 

demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt  (vgl. Richtlinien in Markensachen (nachfolgend Richtlinien), 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7.1,  abrufbar unter 

https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html).

2. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren registriert: 

Klasse 5: Pharmazeutische Präparate für die Behandlung von Knochenkrankheiten.

3. Die angefochtene Schweizer Marke beansprucht folgende Waren:

Klasse 5: Diätetische Nahrungszusätze für medizinische Zwecke

Klasse 30: Diätetische Nahrungszusätze auf pflanzlicher Basis für nicht medizinische Zwecke in Pulverform.

4. Die angefochtenen  „Diätetischen Nahrungszusätze für medizinische Zwecke“ der Klasse 5 

sind  gleichartig zu den  pharmazeutischen Präparaten für die Behandlung von Knochenkrankheiten (Kl. 5 der Widerspruchsmarke), da die Nahrungszusätze für medizinische Zwecke bestimmt sind und allenfalls anstelle eines Arzneimittels oder als Ergänzung dazu eingenommen werden können (vgl. RKGE in sic! 2005, 655 ff., „LEPONEX/FELONEX“). Hinzu 

kommt, dass  – wie die Widerspruchspartei zu Recht ausführt  – Knochenkrankheiten wie 

z.B. Osteoporose auf Mangelernährung zurück gehen können (vgl. 

http://www.osteoporose.com/ursachen.html) und u.a. mittels Kalzium und Vitamin D behandelt werden.  Diese wie auch zahlreiche andere Nahrungsergänzungsmittel sind sowohl in 

Apotheken als auch in Supermärkten wie Migros und Coop sowie online erhältlich, was aufzeigt, dass die Grenze zwischen Nahrungszusätzen für medizinische Zwecke und solche für 

nicht medizinische Zwecke fliessend ist. Kalzium wird oft mit pflanzlichem Inulin oder anderen pflanzlichen Mineralien  kombiniert angeboten, um die Aufnahmequote von Calcium zu 

erhöhen (vgl.  http://www.nutrifem.at/sortiment/nutrifem-calcin-250;  http://www.glueckerleben.de/entsaeuerunguentschlackung/sangocalcium/sangocalciumpulver45g.php), weshalb Gleichartigkeit  zwischen den  pharmazeutischen Präparaten für die Behandlung von 

Knochenkrankheiten (Kl. 5 der Widerspruchsmarke)  und den  angefochtenen Waren der 

Klasse 30  „Diätetische Nahrungszusätze auf pflanzlicher Basis für nicht medizinische Zwecke in Pulverform“ besteht. Es ist daher nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-4

den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren 

interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss 

das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen 

Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen 

Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit Hinweisen).

2. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, 

der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild 

vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

3. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch 

und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert 

sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, 

Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

4. Vorliegend stehen sich die Wortmarken „PROLIA“ (Widerspruchsmarke) und „PROLESSA“ 

gegenüber. 

5. Die Vergleichszeichen beginnen mit den gleichen vier Buchstaben („PROL“) resp. der gleichen ersten Silbe „PRO“ und haben den gleichen Endbuchstaben „A“, was diesbezüglich zu 

einer gewissen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen führt. Unterschiede bestehen bei der Zeichenlänge (6 gegenüber 8 Buchstaben) sowie der Vokal- und insbesondere der Konsonantenfolge („P-R-L“ gegenüber „P-R-L-S-S“).  Die Endung „ESSA“ der angefochtenen Marke 

unterscheidet sich angesichts des doppelten und stark ausgesprochenen „S“ in phonetischer Hinsicht deutlich von der Endung „IA“ der Widerspruchsmarke. Dies führt zu einem 

anderen Klangbild der Vergleichszeichen.

6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er 

hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hö-

ren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch 

das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der 

anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das 

kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen 

lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen). 

7. Vorliegend verfügen beide Zeichen im Gesamteindruck über keinen bestimmten Sinngehalt

und werden als Fantasiezeichen aufgefasst, weshalb kein klar unterschiedlicher Sinngehalt 

vorliegt, welcher die festgestellten Ähnlichkeiten auf Anhieb kompensieren würde. Deshalb 

ist nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr 

stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 

Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in 

ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, 5

sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren 

Hinweisen).

2. Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden 

Zeichen, welche den Schutzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).

3. Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen 

Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7). Bei der Beurteilung der 

Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu 

klären.

4. Dem Begriff „PROLIA“ kann im Zusammenhang mit den für Marke beanspruchten Waren 

der Klasse 5  kein  beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang. 

5. Die angefochtene Marke „PROLESSA“  weist zwar aufgrund der gleichen  vier Anfangsbuchstaben „PROL“ resp. der gleichen ersten Silbe „PRO“ am Zeichenanfang sowie aufgrund des gleichen Endbuchstabens „A“  eine  leichte visuelle Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke auf. Im Übrigen bestehen aber zahlreiche Unterschiede: Die unterschiedliche Zeichenlänge und die starke Endung „ESSA“ fallen optisch und vor allem phonetisch

sofort auf.  In Anbetracht der unterschiedlichen Vokal- und Konsonantenfolge und der 

Verwendung der starken Endung „ESSA“ mit dem doppelten und stark ausgesprochenen 

„S“ der angefochtenen Marke, bestehen markante  klangliche Unterschiede der Vergleichszeichen. Die Zeichen verfügen über einen gänzlich anderen Gesamteindruck  und 

werden im Erinnerungsbild des Publikums trotz Übereinstimmung in insgesamt fünf Buchstaben unterschiedlich wahrgenommen.  Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass 

Pharmazeutika gemäss Rechtsprechung in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6), dass die Waren bloss gleichartig aber nicht 

identisch sind, und die Zeichenähnlichkeiten nur sehr gering sind,  wird  die Wahrscheinlichkeit, dass sich das kaufende Publikum durch die Übereinstimmung am Zeichenanfang 

sowie beim Endbuchstaben täuschen lässt,  vernachlässigbar. Die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, kann daher verneint 

werden. Der Widerspruch Nr. 11329 wird abgewiesen. 

IV. KOSTENVERTEILUNG

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und 

Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem 

Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 

MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfah-6

renskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. 

Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung 

von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). 

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel handelt, hat die Widersprechende der Widerspruchsgegnerin in Anwendung der oben genannten Regel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen. 

Aus diesen Gründen wird 

verfügt:

Der Widerspruch Nr. 11329 wird abgewiesen.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Entschädigung von CHF 1000.00 zu 

bezahlen. 

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. September 2011

Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen

Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach  seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.