decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

PENTASA

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 10872 in Sachen
Farmaceutisk Laboratorium
Ferring A/S
Indertoften 10
DK-2720 Vanlose
Widersprechende
vertreten durch BOHEST AG,
Postfach 160, 4003 Basel
CH-Marke Nr. 322 081 "PENTASA"
gegen
Haussmann Treuhand AG
Seefeldstrasse 45
8008 Zürich
Widerspruchsgegnerin
CH-Marke Nr. 591 956 "PENTAEOS"
Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfah-ren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die Schweizer Marke Nr. 591 956 "PENTAEOS" wurde am 5. Oktober 2009 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 5: Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.
2. Am 5. Januar 2010 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Wi-derspruch und beantragte deren Widerruf im erwähnten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 322 081 "PENTASA", die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 5: Pharmazeutische und medizinische Zubereitungen und Substanzen.
4. Mit Verfügung vom 6. Januar 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 4. Februar 2010 reichte die Vertreterin der Widersprechenden ihre Vollmacht ein.
6. Am 12. Juli 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin innert (verlängerter) Frist einen Antrag auf Sistierung des Verfahrens ein.
7. Mit Verfügung vom 13. Juli 2010 wurde die Widersprechende eingeladen, sich zum Sistie-rungsantrag zu äussern.
8. Mit Schreiben vom 23. Juli 2010 erklärte sich die Widersprechende mit einer Sistierung von einem Monat einverstanden. Eine aussergerichtliche Lösung erschien ihr nicht er-reichbar.
9. Mit Verfügung vom 29. Juli 2010 wurde das Verfahren bis zum 19. August 2010 sistiert.
10. Mit Schreiben vom 19. August 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin schliesslich (frist-gemäss) ihre Stellungnahme ein. Sie machte unter anderem geltend, dass es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke „ausschliesslich um in der Schweiz vom Schweizerischen Heilmittelinstitut zugelassene, verschreibungspflichtige entzündungshemmende Arzneimit-tel zur Behandlung von Colitis ulcerosa […]“ handle. Eventualiter beantragte sie, das Wa-renverzeichnis der angefochtenen Marke auf „Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke soweit sie nicht verschreibungspflichtig sind und in diese Klasse fallen“ (Klasse 5) einzuschränken.
11. Mit Verfügung vom 23. August 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, dem Institut mitzuteilen, ob sie die Nichtgebrauchseinrede bezüglich anderer Waren als re-zeptpflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Colitis ulcerosa erhebt habe.
12. Mit Schreiben vom 6. September 2010 bestätigte die Widerspruchsgegnerin, dass die Nichtgebrauchseinrede die Widerspruchsmarke bezüglich „anderer Waren als rezept-pflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Colitis ulcerosa“ betreffe.
13. Mit Verfügung vom 8. September 2010 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke bezüglich „anderer Waren als rezeptpflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Colitis ulcerosa“ oder wichtige Grün-de für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
14. Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 10. März 2011 innert (zweimal er-
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streckter) Frist.
15. Mit Verfügung vom 14. März 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
16. Mit Schreiben vom 10. Mai 2011 reichte die Widersprechende eine Ergänzung zur Replik-beilage 12 ein.
17. Mit Duplik vom 16. Mai 2011 beantragte die Widerspruchsgegnerin innert Frist, der Wider-spruch sei vollumfänglich abzuweisen. Eventualiter beantragte sie, das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke auf „Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke soweit sie nicht verschreibungspflichtig sind und in diese Klasse fallen“ (Klasse 5) einzuschrän-ken.
18. Mit Verfügung vom 26. Mai 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, zu den als Ergänzung der Replikbeilage 12 eingereichten Dokumenten eine allfällige Stellung-nahme abzugeben.
19. Mit Schreiben vom 17. Juni 2011 (Fax-Eingang am 30. Juni 2011) verzichtete die Wider-spruchsgegnerin fristgemäss auf eine Stellungnahme zu den nachgereichten Dokumenten der Widersprechenden.
20. Mit Verfügung vom 11. Juli 2011 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
21. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist in-nerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schrift-lich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 29. November 1982 hinterlegt, die angefochtene Mar-ke am 22. Mai 2009. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und ge-mäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Zum Eventualantrag der Widerspruchsgegnerin gemäss Stellungnahme vom 19. August 2010 sowie gemäss Duplik vom 16. Mai 2011, das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke sei auf „Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke soweit sie nicht ver-schreibungspflichtig sind und in diese Klasse fallen“ (Klasse 5) einzuschränken, gilt es Folgendes festzuhalten: Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Besagte Prüfung kann nur durch den Vergleich bei-der Marken in ihrer registrierten Form erfolgen (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1. 1. 2011, Teil 5, Ziff. 1.3, einsehbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). Nicht zu-letzt aus Gründen der Rechtssicherheit, kann also der betreffende Eventualantrag im Rahmen dieses Verfahrens nicht beurteilt werden.
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III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Gebrauch der Widerspruchsmarke
1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr gel-tend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchs-verfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorlie-gen.
2. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erhe-ben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). Die Behaup-tung des Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort hervorgehen. Ist nach den Äusserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tat-sächlich den Nichtgebrauch im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu präzisieren (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.2).
3. Für die am 24. März 1983 ins Markenregister eingetragene und am 3. Juni 1983 im SHAB publizierte Widerspruchsmarke CH 322 081 „PENTASA“ ist die fünfjährige Karenzfrist seit längerem abgelaufen. Die Widerspruchsgegnerin hat in ihrer ersten Stellungnahme vom 19. August 2010 den Gebrauch der Widerspruchsmarke ausdrücklich nur für „verschreibungs-pflichtige entzündungshemmende Arzneimittel zur Behandlung von Colitis ulcerosa“ aner-kannt. Infolge Aufforderung des Instituts zur Präzisierung hat sie mit Schreiben vom 6. Sep-tember 2010 bestätigt, dass sie die Einrede des Nichtgebrauchs bezüglich „anderer Waren als rezeptpflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Colitis ulcerosa“ erhebe. Somit hat sie die Einrede des Nichtgebrauchs frist- und formgerecht in ihren (ersten) Stellungnahmen vom 19. August 2010 und 6. September 2010 erhoben. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 19. August 2005 und dem 19. August 2010, glaubhaft zu machen (Bundesverwaltungsgericht [BVGer] in sic! 2009, 524 E. 2 – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.), mit weiteren Hinweisen).
4. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforder-lich (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1, mit Hinweisen auf die Botschaft zum MSchG und die Rechtsprechung). Damit geprüft werden kann, ob der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung der Einrede stattgefunden hat, haben die ins Recht gelegten Dokumente datiert zu sein (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistun-gen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere
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vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den ge-samten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen auf die Recht-sprechung).
5. Mit Replik vom 10. März 2011 legte die Widersprechende ihre Belege ins Recht, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke für „pharmazeutische und medizinische Zubereitungen und Substanzen zur Behandlung von Erkrankungen des Magen-Darm-Bereichs bzw. des Verdauungsappartes“ glaubhaft zu machen. Laut eigenen Aussagen verwende sie die Wi-derspruchsmarke seit 1986 in der Schweiz auch für Produkte zur Behandlung von Morbus Crohn. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine chronische Entzündung des Darms, im Un-terschied zur Colitis ulcerosa kann diese allerdings den ganzen Verdauungstrakt befallen (vgl. Roche Online Lexikon). Allerdings wurde diese Aussage nicht mittels entsprechender Belege untermauert. Der einzige Beleg, der einen Bezug zur Schweiz zeigt, listet Umsatz-zahlen in Euro der letzten 6 Jahre betreffend PENTASA-Produkt/e auf, aber ohne den spe-zifischen Bezug zu den fraglichen Waren aufzuzeigen (Replikbeilage 9). Alle anderen Bele-ge weisen keinen Bezug zur Schweiz auf und sind undatiert. Darüber hinaus fehlt diesen Belegen meist der Bezug zu den fraglichen Waren, nämlich zu „Andere Waren als rezept-pflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Colitis ulcerosa“ wie z.B. Medikamente zur Be-handlung des Morbus Crohn. Folglich konnte der Gebrauch der Widerspruchsmarke für „pharmazeutische und medizinische Zubereitungen und Substanzen zur Behandlung von Erkrankungen des Magen-Darm-Bereichs bzw. des Verdauungsappartes“ nicht glaubhaft gemacht werden.
6. Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist, sind die eingetragenen Waren und/oder Dienstleis-tungen für die Gleichartigkeit massgebend, auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird (Richtli-nien, Teil 5, Ziff. 6.2). Da vorliegend in Bezug auf bestimmte Waren, die unter den für die Widerspruchsmarke registrierten Oberbegriff Pharmazeutische und medizinische Zuberei-tungen und Substanzen (Klasse 5) fallen, der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht be-stritten ist, ist für den nachfolgenden Waren- und Zeichenvergleich von diesen auszugehen, nämlich von Rezeptpflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Colitis ulcerosa (Klasse 5). Über die Formulierung sind sich die Parteien einig.
C. Vergleich der Waren
1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kön-nen, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienst-leistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des ge-meinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpra-xis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen, Teil 5, Ziff. 7.1, mit weiteren Hinweisen).
2. Die Rezeptpflichtige Arzneimittel zur Behandlung von Colitis ulcerosa und die angefochte-nen Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke sind gleichartig. Gemäss Rechtspre-chung sind Medikamente und Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke insofern ähnlich, als diese zu medizinischen Zwecken bestimmt sind und Letztere allenfalls an Stelle eines Arzneimittels oder als Ergänzung dazu eingenommen werden (vgl. Rekurskommissi-on für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2005, 655 E. 7 - LEPONEX / Felonex). In Zusam-
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menhang mit den diesbezüglichen Vorbringen der Widerspruchsgegnerin ist zudem in Erin-nerung zu rufen, dass aufgrund des einem breiten Publikum bekannten Umstandes, dass Pharmaunternehmen regelmässig Heilmittel für verschiedene Indikationen herstellen, pharmazeutische Erzeugnisse gemäss Rechtsprechung unabhängig von ihrer jeweiligen besonderen Indikation als gleichartig gelten (vgl. RKGE in sic! 2005, 576 E. 6 – Silkis / Sipqis). Aus diesem Grund kann vollständigkeitshalber hier festgehalten werden, dass die von der Widerspruchsgegnerin eventualiter vorgeschlagene Einschränkung der angefoch-tenen Warenliste auf „Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke soweit sie nicht verschreibungspflichtig sind und in diese Klasse fallen“ (Klasse 5) die Gleichartigkeit eben-falls nicht auszuschliessen vermocht hätte.
D. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahr-genommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnitt-lich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. Es stehen sich vorliegend die Wortmarken "PENTASA" (Widerspruchsmarke) und "PEN-TAEOS" gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seiner-seits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leich-ter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Ge-fahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens o-der Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3.1, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. Das angefochtene Zeichen hat die ersten 5 von 7 Buchstaben des Widerspruchszeichen („PENTA“) übernommen und ebenfalls am besonders prägenden Wortanfang platziert, was zu einer fast identischen Vokal- und Konsonantenfolge führt. Die Endungen „SA“ bzw. „EOS“ enthalten denselben Konsonanten „S“. Ausserdem sind die Zeichen fast gleich lang (7 bzw. 8 Buchstaben). Die Vergleichszeichen unterscheiden sich einzig in den Endvokalen „-A-„ gegen „-EO-„. Somit überwiegen schriftbildlich und phonetisch die Ähnlichkeiten.
4. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke ei-nen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3.1, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Beide Zeichen enthalten am Wortanfang den Begriff „PENTA-„ („[aus dem Griech.] Bestandteil in Zusammenhang mit der Bedeutung fünf wie z.B. Pentameter, pentagonal“ vgl. Duden Online), das im Sinne von „fünf“ dem Fachpubli-kum bekannt ist und somit als solcher auch erkannt wird. Demgegenüber hat die Endung „-SA“ (Widerspruchsmarke) keine lexikalische Bedeutung und die Endung „-EOS“ (ange-
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fochtene Marke) lexikalisch die Bedeutung „Morgenröte“ (nach der griechischen Göttin; vgl. Duden Online unter https://11094.lip.e-content.duden-business.com/lip-suche/-/lip_article/D5/1127800). Des Weiteren stellt sich die Frage, ob das Zeichen "PENTASA" eine Assoziationen zu "5-ASA" bzw. „5-Aminosalicylsäure“, ein anderer Begriff für Mesa-lazin (INN), einem medizinischen Amin-Derivat, hervorruft. Dieser wird als entzündungs-hemmender Arzneistoff in der Behandlung chronischer entzündlicher Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa angewendet (http://de.wikipedia.org/wiki/5-ASA).
5. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlich-keit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht ent-spricht (vgl. RKGE in sic! 2000, 384 E. 8 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu ei-nem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (vgl. Urteil BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 – Pulcino / Dolcino, mit Verweisen auf Lehre und Rechtsprechung, unter http://www.bvger.ch). Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Be-wusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 379 E. 3c – BOSS / BOKS). Die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens respektive Verlesens be-steht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters ge-langt (RKGE in sic! 2000, 384 E. 8 – Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Diese Voraus-setzungen sind vorliegend nicht gegeben: Zum einen muss bezweifelt werden, dass die Abnehmer der Widerspruchsmarke, obschon es sich in Bezug auf die betreffenden re-zeptpflichtigen Arzneimittel ausschliesslich um fachkundige Ärzte und Apotheker handelt, diese analysieren und darin sofort und unwillkürlich eine Anspielung auf den Wirkstoff "Mesalazin" respektive "5-Aminosalicylsäure" erkennen. Die Widerspruchsmarke wird vielmehr auch von fachkundigen Abnehmern als Ganzes wahrgenommen. Eine mosaikar-tige Betrachtungsweise der Zeichen ist gemäss gängiger Lehre und Rechtsprechung un-zulässig, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zer-gliedert werden dürfen (vgl. statt vieler: Christoph WILLI, MSchG Kommentar Marken-schutzgesetz, Zürich 2002, N. 63 zu Art. 3, mit weiteren Hinweisen). Zum anderen sind sich die Vergleichszeichen klanglich und schriftbildlich derart ähnlich, dass selbst bei ei-nem die Produkte sorgfältig aussuchenden Publikum die Gefahr des Verhörens bestehen würde. Ein überwiegender Teil der Abnehmer wird die beiden Marken im Gesamteindruck als Fantasiezeichen ohne konkreten Sinngehalt wahrnehmen. Somit bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede, welche die festgestellte Ähn-lichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöch-ten. Nachfolgend ist somit die Verwechslungsgefahr zu prüfen.
E. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienst-leistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
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2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwa-chen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesent-liche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Dem Begriff "PENTASA" kommt keine lexikographische Bedeutung zu und er wird auch nicht als Fachbegriff für einen bestimmten Wirkstoff verwendet. Der Hinweis auf den Wirkstoff "Mesalazin" ist höchstens aufgrund eingehender Interpretation zu erkennen. Nur wenn zwischen der Bezeichnung und der Ware ein so unmittelbarer und konkreter Zu-sammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Gedankenarbeit oder be-sonderen Phantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lässt, ist ein Zeichen als beschreibende Angabe vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2). Letzteres trifft vorliegend nicht zu, weil selbst fachkundige Abnehmer wie Ärzte und Apotheker im Widerspruchszeichen höchstens eine entfernte Anspielung, jedoch keinen direkt beschreibenden Sinngehalt erkennen werden. Dasselbe gilt hinsichtlich des Bestandteils „PENTA-„ im Sinne von fünf, der im Zusammenhang mit den streitigen Waren keinen beschreibenden Charakter hat. Somit eignet der Wider-spruchsmarke „PENTASA“ als Phantasiebegriff ein normaler Schutzumfang.
4. Die Widerspruchsgegnerin greift in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein, indem sie die Buchstabenfolge "PENTA-", d.h. fast das gesamte Widerspruchszeichen mit Aus-nahme der letzten zwei Buchstaben, übernimmt. Die Unterschiede in der Endung, die ausschliesslich die Vokale betreffen, vermögen den Gesamteindruck der beiden überwie-gend übereinstimmenden Zeichen nicht wesentlich zu ändern. Dies muss selbst unter Be-rücksichtigung des Umstandes gelten, dass es sich bei den Waren der hier interessieren-den Gattung nicht um Massengüter des täglichen Gebrauchs, sondern um Pharmazeutika handelt, die in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (vgl. hierzu Richtli-nien, Teil 5, Ziff. 7.6). Die von der Widersprechenden vorgebrachte Bekanntheit der Wi-derspruchsmarke kann bei diesem Ausgang des Verfahrens offen bleiben. In Anbetracht dieser ausgeprägten Nähe der streitverfangenen Zeichen, der Gleichartigkeit der sich ge-genüberstehenden Waren und der normalen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszei-chens besteht die Gefahr, dass die Unterschiede überhört oder übersehen und damit Fehlzurechnungen generiert werden. Es besteht somit eine Verwechslungsgefahr. Der Widerspruch Nr. 10872 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 591 956 "PENTAEOS" widerrufen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in wel-chem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend,
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ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschädigung von CHF 2'000.00.
3. Die Widersprechende obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwähnten Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 2'800.00 (inklusi-ve Widerspruchsgebühr) als angemessen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 10872 wird gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 591 956 "PENTAEOS" wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 25. Januar 2012
Markenabteilung
Carol-Anne Ghiggi, Rechtsanwältin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesver-waltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.