decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

ANNE FRANK / Das Tagebuch der Anne Frank

Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 11646

in Sachen

Anne Frank Stichting

Westermarkt 10

NL-1016 DK Amsterdam

  Widersprechende

vertreten durch R.A. Egli & Co., 8008 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 779 081 „ANNE FRANK“

gegen

CH-Marke Nr. 608 899 „Das Tagebuch der Anne Frank“

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und 

Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 

232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

Anne Frank-Fonds

Steinengraben 18

CH-4051 Basel Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Wenger Plattner Rechtsanwälte, 4010 Basel2

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 608 899 „Das Tagebuch der Anne Frank“ wurde am 

6. Dezember 2010 in Swissreg publiziert. Sie wird für folgende Waren und Dienstleistungen 

beansprucht:

Klasse 9: Supports de donnés optiques, magnetiques ou électroniques enregistrés contenant 

des sons et/ou images, notamment disques compacts; disques DVD; disques acoustiques; 

cassettes vidéo; bandes magnétiques audio; films impressionnés, films cinématographiques 

impressionnés, publications électroniques;

Klasse 16: Produits de l'imprimerie; périodiques; magazines; journaux et livres;

Klasse 41: Représentations théâtrales; projection de films; organisation de visites guidées à 

buts culturels ou éducatifs.

2. Der am 7. März 2011 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen alle 

oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen  der angefochtenen Marke. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 779 081 „ANNE FRANK“, welche 

für folgende Waren eingetragen ist: 

Klasse 9: Bandes enregistrées et disques contenant des images, sons et/ou données, notamment disques compacts, cédéroms, bandes magnétiques audio, bandes vidéo, vidéodisques et disques DVD; publications électroniques.

3. Mit Verfügung vom 9. März 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen. Die Stellungnahme ist am 11. Mai 2011 beim Institut eingegangen. 

Mit Schreiben vom 11. Mai 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, zu belegen, 

dass das Schreiben rechtzeitig der Schweizerischen Post übergeben wurde. Mit Schreiben 

vom 13. Mai 2011 konnte die Widerspruchsgegnerin belegen, dass sie die Stellungnahme

rechtzeitig, am 9. Mai 2011, der Post übergeben hatte.  In  dieser beantragte die Widerspruchsgegnerin, der Widerspruch sei abzuweisen. Sie machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. 

4. Mit Verfügung vom 16. Mai 2011 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 21. November 2011 verlängert. 

5. Die Replik datiert vom 17. November 2011. 

6. Mit Verfügung vom 21. November 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine 

Duplik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 23. März 2012 erstreckt. 3

7. Die Duplik datiert vom 22. März 2012. 

8. Mit Verfügung vom 28. März 2012 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen. 

9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke 

gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit 

Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die 

Widerspruchsgebühr zu bezahlen. 

Die Widerspruchsmarke wurde am  12. Februar 2002 mit einer Priorität der Benelux-Staaten 

vom 19. November 2001 international registriert. Die angefochtene Marke wurde am 4. Oktober 

2010 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 

Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften eingereicht. Die  Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit 

einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass 

sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. 

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Die Widerspruchsgegnerin machte in ihrer Eingabe vom  9. Mai 2011 gestützt auf Art. 22 

Abs. 3 MSchV frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. 

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 

1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für 

den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

2. Die Widerspruchsmarke wurde am 12. Februar 2002 mit einer Priorität der Benelux-Staaten 4

vom 19. November 2001 international registriert. Die Notification erfolgte am 23. Mai 2002. 

Folglich ist am  9. Mai 2009, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs,  für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist längst abgelaufen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen, unter: www.ige.ch/

fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). Die Marke der Widersprechenden ist geschützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des 

Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, 

Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. vorliegend für den Zeitraum vom 9. Mai 2005 bis 9. Mai 2010. 

3. Der Widersprechende hat im Widerspruch den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn 

das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle 

Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil 

jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaft machen 

bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, 

dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind 

(Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). 

4. Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem 

Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. 

Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in 

Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1). 

5. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in 

Deutschland oder in der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei 

es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die 

Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Tei. 5, Ziff. 6.4.1 mit Hinweis auf die Rechtsprechung). 

6. Zur Nutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz führte die Widersprechende aus, dass 

monatlich ungefähr 1‘000 Benutzer mit Sitz in der Schweiz die Homepage 

www.annefrank.org der Widersprechenden besuchen würden, welche neben der niederländischen Version auch in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar sei 

(vgl. Analyse der Online Landschaft ANNE FRANK in der Schweiz, Beilagen Nr. 18). 5

7. Die Bewerbung von Dienstleistungen im Internet reicht als solche nicht aus, um einen inländischen Gebrauch zu erstellen, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter 

einer generic Top Level Domain (wie vorliegend .org) abrufbar sind.  Zudem geht  aus  den 

genannten Belegen kein markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke hervor und es

ist auch keinerlei Bezug zur Hinterlegerin oder zu den beanspruchten Dienstleistungen ersichtlich. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Tatsache alleine, dass 

eine in der Schweiz ansässige Person eine im Ausland angebotene Ware oder Dienstleistung über das Internet beziehen kann, keinen (markenmässigen) Gebrauch in der Schweiz 

zu begründen vermag. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz wurde folglich 

nicht glaubhaft gemacht.

8. Die Widersprechende macht geltend, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland gebraucht werde. Die Widersprechende hat ihren Sitz in den Niederlanden und folglich nicht in 

einem der beiden Vertragsstaaten. Um die Rechte aus dem Staatsvertrag zu beanspruchen, 

muss sie somit eine Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz haben (vgl. oben Ziff. 

5), wobei es – wie dargetan  – für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche 

und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der 

Vertragsstaaten haben. Die Widersprechende führt aus, die Nutzung der Widerspruchsmarke erfolge in Deutschland durch das Anne Frank Zentrum e.V. Dabei handle es sich um einen Verein nach deutschem Recht mit Sitz in Berlin. Die Widersprechende argumentiert, es 

handle sich dabei um eine Niederlassung von ihr, da der Verein ihrer umfassenden Aufsicht

und Kontrolle unterstehe und zwischen ihnen eine enge Kooperation betrieben werde. Gemäss der Homepage des Anne Frank Zentrum e.V. sei dieses die Partnerorganisation des 

Anne Frank Hauses in Amsterdam, welches von der Widersprechenden unterhalten werde. 

Auch auf der Homepage des Anne Frank Hauses in Amsterdam finde sich der Hinweis auf 

die bestehende Partnerschaft. Aufgrund dieser Aufsichts- und Kontrollmechanismen sei das 

Anne Frank Zentrum e.V. rechtlich als Niederlassung der Widersrpechenden in Deutschland 

anzusehen. 

Als Beweis legt sie ein Schreiben der Widersprechenden an die Vorgängerin des Vereins

(den Förderverein Die Welt der Anne Frank 1929-1945 e.V., Beilage Nr. 8) bei, aus welchem 

hervorgehe, dass die Widersprechende (Anne Frank Stichting) diesem die Nutzungsrechte 

des Markennamens ANNE FRANK unter gewissen Bedingungen einräume. Dieses Schreiben sei mindestens als Lizenzvertrag zu verstehen. Zudem habe die Widersprechende in einem weiteren Schreiben an die Vorgängerin des Vereins (Beilage 9) bestätigt, dass Letzterer 

im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Aktivitäten zum Themenkomplex „Anne Frank“ entfalten dürfe. Ausdrücklich werde die Organisation und Durchführung der Wanderausstellung „Anne Frank – eine Geschichte bis heute“ erwähnt. 6

Weiter wurden Kopien von Ausstellungsprojekten und Jahresberichten des Anne Frank Zentrum e.V. eingereicht, in welchen jeweils der folgende Satz steht: Wir sind die deutsche Partnerorganisation des Anne Frank Hauses, Amsterdam.

Die Kooperation der Widersprechenden und des Anne Frank Zentrums e.V. unter der Federführung der Widersprechenden spiegle sich schliesslich auch darin, dass der Vorstand des 

Anne Frank Zentrums e.V. zu 2/5 aus Vertretern der Widersprechenden bestehe. Durch diese Gestaltung des Vorstandes werde sichergestellt, dass die erforderlichen Absprachen, auf 

die man sich im Jahre 1994 geeinigt habe, problemlos durchgeführt werden könnten und 

dass die Widersprechende die Kontrolle über die Tätigkeit des Anne Frank Zentrums e.V. 

habe. Als Beweis wurde ein Protokoll der Vorstandssitzung vom 12. November 2008 eingereicht (Beilage Nr. 10).

9. Zu den beiden Schreiben ist Folgendes zu bemerken: Im ersten Schreiben (Beilage 8) aus 

dem Jahre 1994 wird unter Ziff. 4 ausdrücklich festgehalten, dass es der Vorgängerin des 

Vereins nicht gestattet sei, den Eindruck zu erwecken, als sei sie mit der Anne Frank 

Stichting in Amsterdam, und/oder dem Anne Frank Fonds in Basel, in irgendeiner Weise, direkt oder indirekt liiert. Im zweiten Schreiben aus dem Jahre 1997 (Beilage 9)  steht, dass 

gemäss einem Vorschlag der Vorgängerin des Vereins bundesweite Anne Frank Aktivitäten 

in jeweiliger Absprache mit dem Anne Frank Haus in Amsterdam organisiert würden. Zudem 

geht aber auch daraus hervor, dass es einer weiteren Besprechung bedürfe, um die definitive Form der Zusammenarbeit festzulegen. 

Auch das Protokoll der Vorstandssitzung des Anne Frank Zentrums (Beilage 10) hilft in casu 

nicht weiter: Aus den aufgeführten Namen ist keine Verbindung zur Widersprechenden ersichtlich. Zudem würde der Umstand, dass zwei von insgesamt fünf Mitgliedern Abgeordnete 

der Widersprechenden wären, an der Unabhängigkeit des Anne Frank Zentrums e.V. nichts 

ändern. Die Widersprechende würde auf diese Weise nicht über eine Kontrollmehrheit verfü-

gen.

10. Es wird nicht bezweifelt, dass zwischen dem Anne Frank Zentrum in Berlin sowie dem Anne 

Frank Haus in Amsterdam eine Art Partnerschaft besteht. Bei der Hinterlegerin handelt es 

sich aber nicht um das Anne Frank Haus als solches, sondern um die Anne Frank Stiftung. 

Die Behauptung alleine, dass die Anne Frank Stiftung das Anne Frank Haus in Amsterdam 

unterhalte, reicht einerseits noch nicht aus, um darzulegen, dass es sich beim Anne Frank 

Zentrum in Berlin um eine gewerbliche Niederlassung von der Anne Frank Stiftung handelt. 

Andererseits reichen die Belege allesamt nicht aus, um darzutun, dass das Anne Frank Zentrum e.V. in Berlin  eine  gewerbliche  Niederlassung  oder Handelsniederlassung  der Widersprechenden ist. Hierzu bedürfte es einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehen-7

den gewerblichen oder Handelsniederlassung (vgl. BGE 124 III 277 ff. – Nike). Eine Partnerorganisation ist keine solche Niederlassung im rechtlichen Sinne. Folglich kann die Widersprechende keine Rechte aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland 

für sich beanspruchen. 

11. Auch die weiteren Beilagen, der Ausdruck www.annefrank.de/wirueberuns (Beilage Nr. 6), 

wo wiederum erwähnt wird, dass das Anne Frank Zentrum in Berlin eine Partnerorganisation 

des Anne Frank  Hauses in Amsterdam sei;  der Beleg www.annefrank.org/de/weltweit/

wanderausstellung/partner (Beilage Nr. 7), wo auf einem undatierten Ausdruck festgehalten 

wird, dass das Anne Frank Haus in Grossbritannien, Deutschland, den USA, Österreich und 

Argentinien mit festen Partnerorganisationen zusammenarbeite; die Kopie des Ausstellungsprojekts „Anne Frank – eine Geschichte für heute“ des Anne Frank Hauses in Berlin – ohne 

Datumsangabe (Beilage Nr. 11); der  Ausdruck  www.annefrank.de/ausstellung

berlin/besucherinformationausdemJahre2011 (Beilage Nr. 12), der Ausdruck Onlineshop annefrank.de ohne Datumsangabe (Beilage Nr. 13); die  Jahresberichte 2006-2010 des Anne 

Frank Zentrums in Berlin (Beilagen Nr. 14-17), wo jeweils erwähnt wird, dass es sich um die 

deutsche Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam handle, vermögen an 

diesem Ergebnis nichts zu ändern. Bei den undatierten Belegen ist einerseits unklar, ob diese überhaupt in den vorliegend relevanten Zeitraum vom 9. Mai 2005 bis 9. Mai 2010 fallen. 

Zudem ist – wie bereits dargetan – eine Partnerorganisation keine Niederlassung im rechtlichen Sinne. 

12. Die Widersprechende macht weiter geltend, dass, falls der Verein nicht als Niederlassung 

angesehen würde, der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch den Verein  (Anne Frank 

Zentrum e.V.) als stellvertretender Gebrauch zu beurteilen sei, denn die Marke würde so mit 

Zustimmung und unter umfassendem Einfluss der Widersprechenden durch eine juristische 

Person mit Sitz in Deutschland genutzt. Folglich finde der Staatsvertrag dennoch Anwendung. Zudem könnte sie den Verein ermächtigen, als Vertreterin im Widerspruchsverfahren 

zu handeln. In diesem Falle müsste die Nutzung der Marke durch den Verein ebenfalls als 

rechtserhaltend gewertet werden. 

13. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Widersprechende auch beim stellvertretenden Gebrauch nicht vom Erfordernis befreit ist, eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im jeweils anderen Vertragsstaat zu haben. 

Dieses Erfordernis wird  in casu – wie dargetan – aber gerade nicht erfüllt. Auch eine Ermächtigung des Vereins als Vertreterin im Widerspruchsverfahren zu handeln, ändert nichts 

an dem genannten Erfordernis aus dem Staatsvertrag.  Der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch das Anne Frank Zentrum in Berlin könnte allenfalls als Gebrauch durch einen 8

Dritten berücksichtigt werden. Da sich die Widersprechende aber nicht auf den Staatsvertrag berufen kann (mangels Sitz bzw. tatsächlicher Niederlassung in einem der Vertragsstaaten) müsste der Gebrauch durch  das  Anne Frank Zentrum in Berlin in der Schweiz 

glaubhaft gemacht werden können. Dies ist in casu nicht gelungen.  

14. Da der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht glaubhaft gemacht werden 

konnte wird der Widerspruch Nr. 11646 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und 

ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 

5, Ziff. 6.7). 

IV. KOSTENVERTEILUNG

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und 

Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO). Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut 

zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im 

Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der 

unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien,  Teil 5,  Ziff. 

9.4). 

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung der obgenannten Kriterien rechtfertigt es sich, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung 

von pauschal CHF 2'000.00 zuzusprechen.9

Aus diesen Gründen wird 

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11646 wird abgewiesen. 

2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 

2’000.00 zu bezahlen.

4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet. 

Bern, 29. Mai 2012

Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin

Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14 (ab 01.07.2012: Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. 

Gallen), schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.