decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

TORRES / TORRE DI GIANO

Décision

Procédure d’opposition n° 8223

dans la cause

MIGUEL TORRES S.A.

22, Calle Comercio

08720 VILLAFRANCA DEL PENEDES / Barcelona (ES) Opposante

Représentée par Micheli & Cie SA, 122 rue de Genève

1226 Genève-Thônex

Enregistrement international n° 756 841 « TORRES »

 contre

Cantine Giorgio Lungarotti S.r.l. 

Via Mario Angeloni, 16 

Torgiano  Défenderesse

I-06089 Perugia (IT) 

Représentée par E. Blum & Co AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich

Enregistrement international n° 871 741 « TORRE DI GIANO »

 

 

 

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 

3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), 

des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss 

du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 

232.148), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS  172.021),2

considérant:

I. FAITS ET PROCEDURE

1. L’enregistrement international n° 871 741 « TORRE DI GIANO » a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 51/2005 du 26 janvier 2006. Il revendique la 

protection en Suisse pour les produits suivants : « Vin, spiritueux et liqueurs» (classe 33).

2. Par requête du 24 avril 2006, l’opposante a formé opposition totale contre la protection en 

Suisse de cet enregistrement international. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 756 841 « TORRES » qui est protégé en Suisse pour les produits suivants : 

« Vins et vermouths de toutes sortes ; apéritifs ; produits de distillerie, alcools, eaux-devie, brandies et liqueurs » (classe 33).

3. Le 27 décembre 2006, l’Institut a émis un refus provisoire total (sur motifs absolus et relatifs) à l’encontre de la marque attaquée. S’agissant des motifs absolus, l’Institut a estimé 

que le signe était contraire à l’art. 2 let. c LPM. Il a été imparti un délai jusqu’au 27 mai 

2007 à la défenderesse pour faire valoir ses droits et pour désigner un mandataire.

4. Par courrier du 21 mai 2007, soit dans le délai imparti, E. Blum AG a communiqué avoir 

été constitué mandataire de la défenderesse. Dit mandataire a requis la suspension des 

procédures d’opposition et d’examen de la marque attaquée. Il a également allégué que 

cette dernière ne serait pas appréhendée comme une indication géographique en raison 

de la partie « DI GIANO ».

5. Par décisions du 31 mai 2007, l’Institut a suspendu la procédure d’opposition ainsi que la 

procédure d’examen du signe attaqué, pour cette dernière au motif que le présent dossier 

faisait partie d’un examen concernant la pratique des marques contenant des indications 

géographiques protégées par des accords internationaux.

6. Le 14 décembre 2007, l’Institut a informé les parties par courrier que le signe attaqué était 

accepté s’agissant des motifs absolus et que la suspension de la procédure d’opposition 

était levée. Le même jour, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 14 

février 2008 au défendeur pour présenter une réponse.

7. Le 14 février 2008, soit dans le délai imparti, la défenderesse a présenté une réponse par 

l’intermédiaire de son mandataire en invoquant principalement la non-entrée en matière 

sur l’opposition, au motif que l’opposante ne disposait pas d’un intérêt digne de protection 

à la défense de son signe « TORRES », vu qu’elle n’était pas autorisée à utiliser son 

signe en Suisse. Subsidiairement, la défenderesse a conclu au rejet de l’opposition. Elle a 3

notamment invoqué le non-usage de la marque opposante, ainsi que des arguments relatifs au champ de protection de cette dernière. 

8. Le 29 février 2008, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au  30 avril 

2008 à l’opposante pour présenter une réplique et rendre l’usage de sa marque ou de 

justes motifs pour le non-usage vraisemblable.

9. En date du 23 avril 2008, soit dans le délai imparti, l’opposante a présenté une réplique 

par l’intermédiaire de son mandataire.

10. Le 22 mai 2008, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 22 juillet 2008

à la défenderesse pour présenter une duplique.

11. Le 22 septembre 2008, soit dans le délai imparti prolongé, la défenderesse a présenté 

une duplique.

12. L’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction en date du 2 octobre 

2008.

13. En date du 23 février 2009, l’Institut a informé les parties que la présente procédure était 

suspendue jusqu’à droit connu sur le recours pendant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès TAF) no 7054 TORRES /// TORRE SARACENA en raison de la connexité entre les 

deux procédures.

14. Le 6 juillet 2012, le TAF a rejeté le recours dans la cause no 7054. Cet arrêt est définitif et 

entré en force.

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND

A. Conditions générales

Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel 

enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans 

les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également 

être payée dans ce délai. 

L’enregistrement international attaqué a été enregistré le 21 octobre 2005 au registre international. L’enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit le 24 avril 2001

au registre international. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La 

taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente 4

procédure.

B. Invocation de non-entrée en matière

1. Dans sa duplique, la défenderesse a invoqué la non-entrée en matière dans cette procé-

dure basée sur le fait que « TORRES » serait une indication figurant dans l’accord bilaté-

ral entre la Suisse et le Portugal relatif à la protection des indications de provenance, des 

appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.196.54). 

Du fait que l’opposante (producteur) est espagnole, dont les vins seraient produits en Espagne, au Chili et en Californie,  celle-ci ne serait pas habilitée à utiliser ce signe en 

Suisse. Selon la défenderesse, l’opposante ne disposerait ainsi pas d’un intérêt digne de 

protection à la défense de son signe « TORRES » et l’Institut n’aurait pas dû entrer en 

matière sur la présente opposition. La défenderesse se prévaut également d’une décision 

de la commission de recours (CREPI, sic ! 2003, 431-BUDWEISER BUDBRÄU (fig.) et al. 

/ BUD).

2. L’Institut, dans une procédure d’opposition, considère qu’une marque enregistrée est valable. L’objet de cette procédure ne requiert pas un nouvel examen d’une marque enregistrée et examinée et se limite à l’examen des motifs relatifs d’exclusion (et non des motifs 

absolus). Il s’agit ainsi de déterminer si les conditions de l’art. 3 LPM sont réunies pour 

exclure une marque de la protection. Il est à noter que dans le cas « BUDWEISER » pré-

cité, il n’a pas été entré en matière sur le recours car le signe du déposant recourant avait 

fait l’objet d’une décision de justice interdisant son utilisation. La Commission de recours 

en a ainsi déduit que le déposant recourant n’avait pas d’intérêt digne de protection à son 

enregistrement. La marque opposante dans la présente procédure ne se trouve pas dans 

cette situation et le cas n’est par conséquent pas exactement comparable. L’opposante 

est donc légitimée à agir et il convient par conséquent d’entrer en matière dans la pré-

sente procédure.

3. Dans une procédure récente connexe (cf. consid. I, A ch. 13) impliquant les mêmes parties et la même marque opposante, la défenderesse avait également soutenu 

l’irrecevabilité de l’opposition et ce, pour les mêmes griefs. Dans son arrêt du 17 juin 

2009, le TAF avait confirmé que l’Institut était entré en matière à bon droit sur l’opposition 

et avait rejeté le recours sur ce point (TAF, B-7352/2008 - TORRES / TORRE SARACENA).5

III. EXAMEN MATERIEL

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque 

antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de 

confusion.

B. Invocation du défaut d’usage.

1. La défenderesse a invoqué le défaut d’usage de la marque opposante au sens de l’art. 

32 LPM en date du 14 février 2008.

2. Tant que l’usage n’est pas contesté ou tant que le délai de carence n’est pas échu, les 

produits et services enregistrés sont déterminants pour l’examen de la similarité. L’art. 

12 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque un délai de carence de cinq ans avant de 

faire usage de sa marque. Avant l’échéance du délai de carence, le défaut d’usage ne 

peut être invoqué. Pour les enregistrements internationaux, le calcul du délai de carence 

dépend de différents facteurs (Directives en matière de marques, 1.7.2012, Partie 5, ch. 

6.3.1.,  https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/rlma/rlma_f.pdf [ciaprès Directives]).

3. En l’espèce, l’enregistrement international opposant a été inscrit au registre international 

le 24 avril 2001. Le délai de carence était donc échu au moment de l’invocation du dé-

faut d’usage dans la présente procédure (le 14 février 2008).

4. Si le défaut d’usage est invoqué, l’usage de la marque doit être rendu vraisemblable 

pendant les cinq années qui précèdent l’invocation du défaut d’usage (art. 32 LPM). La 

période à prendre en considération en l’espèce s’étend du 14 février 2003 au 14 février 

2008. Il suffit d’établir l’usage récent de la marque mais les moyens permettant de 

rendre l’usage vraisemblable doivent se rapporter à une époque antérieure à celle de 

l’invocation du défaut d’usage (Directives, Partie 5, ch. 6.4.2.).

5. En principe, la marque doit être utilisée en Suisse (Directives, Partie 5, ch. 6.4.1.).

6. Seul l’usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l’usage se détermine 

en se fondant sur l’intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Il est exigé un minimum d’activités commerciales de la part du titulaire de la 6

marque. On tiendra compte de la nature, de l’étendue et de la durée de l’usage ainsi que 

des circonstances du cas concret (Directives, Partie 5, ch. 6.4.3 et références jurisprudentielles citées).

7. Il n’est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son 

emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d’identification 

des produits ou services. Il peut s’agir d’un usage dans des  catalogues, des listes de 

prix, des factures, etc. L’usage doit cependant se rapporter aux produits et / ou services 

enregistrés. Un usage de la marque en rapport avec les produits et / ou services fait dé-

faut si l’usage n’est en rapport qu’avec l’entreprise. L’utilisation qui a lieu uniquement à 

titre de raison sociale (renvoi abstrait à une entreprise) n’est pas suffisant au regard de 

l’art. 11 LPM. Elle ne permet pas à la marque d’exercer sa fonction, autrement dit de distinguer des produits ou services (Directives, Partie 5, ch. 6.4.4.).

8. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les 

produits et / ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si la marque n’est utilisée que 

pour une partie des produits enregistrés, elle n’est protégée que dans cette mesure. 

L’usage de la marque pour certains produits d’une classe ne permet en principe pas de 

justifier son utilisation pour tous les produits tombant sous l’indication générale (Oberbegriff) (Directives, Partie 5, ch. 6.4.5.).

9. Une marque doit en principe être utilisée telle qu’elle est inscrite au registre, car ce n’est 

qu’ainsi que l’impression distinctive prend véritablement effet. L’usage d’une forme de la 

marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à 

l’usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, 

le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d’ensemble diffé-

rente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l’enregistrement. Il est pour 

cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l’impression 

d’ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l’usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu. Tel est le cas lorsque le public met sur pied 

d’égalité le signe utilisé et le signe enregistré, c’est-à-dire qu’il voit la même marque 

dans les deux signes qu’il peut pourtant différencier (Directives, Partie 5 ch. 6.4.6.).

10. Les pièces versées au dossier par l’opposante en vue de rendre vraisemblable l’usage 

de sa marque consistent tout d’abord en des listes de prix pour la Suisse pour les années 2003 à 2007. On y dénombre une grande diversité de vins, brandies et liqueurs 7

comportant la désignation « Torres ». Celle-ci est également mise en évidence en tant 

que signe distinctif au haut de chaque page, juste au-dessus de la raison sociale de 

l’opposante.

11. L’opposante  produit ensuite 18 factures couvrant les années 2003-2007, toutes 

s’inscrivant dans la période déterminante. Les conditions de lieu  sont également remplies dès lors que le destinataire est suisse. Ici aussi, le terme « Torres » est individualisé dans l’en-tête en tant que signe distinctif et de manière stylisée.

Les articles objets des factures  sont clairement identifiables et consistent  dans leur 

grande majorité  en du vin, du brandy et de la liqueur désignés  en premier lieu  par la 

marque opposante. Les montants en question sont relativement importants, dès lors 

qu’ils dépassent souvent les 50'000 francs pour plus de 1'000 caisses de bouteilles.

12. Le dossier contient également  un tableau des chiffres d’affaires en Suisse pour des 

brandies, liqueurs et vins comprenant la désignation « Torres » et ceci, pour les années 

2003 à 2007 (« Export shipments to Switzerland 2003-2007 »). Le montant total des années varie de 883 731 Euros à 1 418 307 Euros par année (« Facturacion en EUR »).

13. Toutes ces  listes et pièces comptables sont complétées par une large sélection 

d’étiquettes de bouteilles correspondant à divers types de vins « TORRES », liqueurs et 

brandies figurant dans les documents précités. Ces étiquettes permettent de confirmer 

que « TORRES » y est un élément essentiel et marquant qui identifie ces produits.

14. L’opposante  fournit enfin des  extraits de journaux  et magazines  publiés en Suisse et 

mentionnant ou traitant de produits  alcoolisés  « TORRES ».  Ces coupures de presse 

tendent à faire ressortir  que « TORRES » est une marque bien connue en Suisse en 

rapport avec les produits visés et notamment les vins. Entre autres, un article du magazine suisse « Gastronomie tourisme » précise que « ...la maison Bindella de Zurich a 

contribué à faire connaître les vins « TORRES » en Suisse ; ainsi, le plus grand producteur de vins espagnols qui représente une des marques de vins de qualité les plus connues au monde, Miguel A. Torres, a voulu rendre honneur en personne à R. Bindella… » ; dans le même article, ce producteur est désigné « comme le roi espagnol des 

vins ».

15. La marque opposante est de nature verbale. Dans les pièces fournies, celle-ci est souvent utilisée dans des formes légèrement stylisées et munies d’éléments graphiques. 

Ces dites formes ne divergent toutefois pas essentiellement de la marque verbale telle 8

qu’enregistrée.

16. Au vu de tout ce qui précède, on ne saurait nier la vraisemblance d’un usage sérieux 

pour tous les produits revendiqués. En effet, il convient de reconnaître une intention manifeste, concrète et visible de l’opposante de satisfaire la demande du marché helvé-

tique pour de tels produits désignés par la marque « TORRES » et ce, pendant les cinq 

années précédant l’invocation du défaut d’usage ou à tout le moins durant une période 

récente antérieure à cette date. Le minimum requis d’activité commerciale est ainsi largement satisfait.

17. Il convient de rappeler que  tant l’Institut que le TAF ont déjà reconnu  l’usage de la 

marque opposante dans  la cause  connexe no 7054  - TORRES / TORRE SARACENA (cf. supra consid. II, B) et sur la base des mêmes pièces (décisions de l’Institut des 

16 octobre 2008 et 15 novembre 2010 ; TAF, B-7352/2008 ). En effet, le TAF avait estimé que c’était avec raison que la défenderesse n’avait pas contesté dans son recours

l’appréciation de l’Institut sur ce point.

18. Il convient ainsi d’examiner le risque de confusion sur la base de tous les produits revendiqués par l’opposante.

C. Comparaison des produits et services

Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et 

en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au 

regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous 

le contrôle d’un titulaire unique des marques (voir notamment Directives, Partie 5, ch. 7.1 et ss).

Tous les produits revendiqués par la marque attaquée sont visés par l’opposition. L’opposante

a rendu vraisemblable l’usage de son signe pour la totalité des produits.

La marque attaquée est revendiquée pour les produits suivants :   « Vin, spiritueux et liqueurs »

(classe 33).

La marque opposante est, quant à elle, revendiquée pour les produits suivants : « vins et vermouths de toutes sortes ; apéritifs ; produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandies et liqueurs » (classe 33).

Les produits de la défenderesse  sont identiques, dès lors qu’ils se retrouvent respectivement 9

sont inclus dans le libellé de la marque opposante.

D. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par 

l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le 

plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve 

qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques 

des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter des 

éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes 

à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans 

leurs éléments essentiels. Le fait que la marque soit complétée par  un autre signe ne 

change rien non plus (Directives, Partie 5, ch. 7.3). S’agissant des marques verbales, leur 

impression d’ensemble est déterminée en premier lieu par l’effet auditif et l’effet visuel. 

L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, 

alors que l’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence 

des caractères. Le sens d’une marque verbale est également déterminant pour l’impression 

d’ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.3.1).

2. Les marques en présence sont verbales, « TORRES » étant la marque opposante et 

« TORRE DI GIANO » constituant le signe attaqué.

3. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d’une marque ou d’un de 

ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un 

risque de confusion (voir par exemple TAF, B-8468/2010 – TORRES / TORRE SARACENA ; TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.)).

4. En l’espèce,  on constate que la marque opposante « TORRES » est reprise  presque  à 

l’identique dans la marque attaquée. En effet, le terme marquant « TORRE », premier des 

trois éléments de la marque attaquée, ne diffère du signe opposant que par l’absence de

« S » final. Les signes sont dès lors à qualifier de similaires.

E. Risque de confusion

1. L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont 

inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de 

confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à 

la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des 10

marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.4.1). Plus les produits 

ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque 

de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure 

ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des 

signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.5.). Le champ 

de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, 

Partie 5, ch. 7.7.).

2. La marque opposante est constituée du seul terme « TORRES ». Il s’agit d’un patronyme, 

que l’Institut considère comme connu en Suisse et notamment porté par plus de 400 personnes sur ce dit territoire (source : Swisscom Directories).

3. Il est certes vrai que plusieurs lieux dans le monde portent également ce nom, dont deux 

villages au Portugal. Cependant, toutes ces indications géographiques sont qualifiées 

d’inconnues par l’Institut. Elles se trouvent d’ailleurs éloignées de la Suisse et/ou sont de 

faible taille. Pour la grande majorité d’entre elles, on constate même que des investigations 

raisonnablement approfondies ne permettent pas d’obtenir d’informations les concernant.

Par conséquent, l’Institut est convaincu que le signe « TORRES » n’est pas perçu comme 

une indication de provenance par les destinataires suisses.

4. Dans une cause récente d’opposition, le TAF s’est prononcé sur  la force distinctive de la 

marque opposante (TAF, B-8468/2010 – TORRES / TORRE SARACENA). Lui aussi considère que le mot « torres » est un patronyme connu en Suisse, en particulier en raison de la 

notoriété du footballeur espagnol Fernando Torres. Il rejoint également l’Institut sur le fait 

que le signe opposant n’évoque pas une indication géographique (cf. consid. 6.1.2). Le TAF 

conclut ainsi que « TORRES » est un signe patronymique et que, partant,  ce dernier dispose en principe d’un champ de protection normal (cf. consid. 6.1.1.2).

5. On ne saurait cependant omettre que le terme « Torres » constitue une désignation proté-

gée par le Traité du 16 septembre 1997 entre la Confédération suisse et la République portugaise sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des 

dénominations similaires (ci-après : Traité bilatéral, RS 0.232.111.196.54). Ceci découle de 

l’art. 2 al. 1 du Traité  bilatéral en combinaison avec son annexe A, à laquelle figure 

l’indication « Torres » sous let. b ch. 2.11

6. En tant que désignation protégée par le Traité bilatéral, « Torres » devrait être considéré en 

Suisse comme une indication de provenance portugaise, qu’elle soit connue  ou non  des 

consommateurs et ce, en application du principe du pays d’origine (cf. Directives, Partie 4, 

ch. 8.7.1). De plus, ce terme étant utilisé seul dans la marque opposante et la liste des produits n’étant pas limitée à la provenance portugaise désignée par l’indication « Torres », la 

marque opposante devrait normalement se voir attribuer une force distinctive limitée, voire 

faible. En d’autres termes, l’opposante ne devrait pas pouvoir s’opposer à l’enregistrement 

de la marque attaquée (voir dans le même sens TAF, B-3766/2007, consid. 8 – Galileo).

7. Toutefois, le Traité bilatéral réserve expressément la possibilité qu’une dénomination portugaise protégée puisse valablement être utilisée en tant que marque lorsqu’elle coïncide 

avec le nom d’une personne physique ou avec une raison de commerce comprenant le nom 

d’une personne physique. Selon l’art. 2 al. 4 en relation avec l’art. 5 dudit traité, l’utilisation 

en tant que signe distinctif de ce nom ou de cette raison de commerce est en effet licite, à la 

condition qu’un intérêt légitime justifie cette utilisation et qu’un risque de tromperie soit exclu. Il sied de déterminer si ces conditions sont remplies en l’espèce.

7.1. Au vu du dossier, il convient d’admettre que le terme « Torres » est bien le nom de famille de l’opposante (Miguel Torres). A tout le moins, il constitue le patronyme contenu 

dans la raison sociale de l’opposante (Miguel Torres SA).

7.2. L’Institut tient également comme établi que l’opposante utilise de longue date son patronyme à titre de marque pour la classe 33 et ce, même avant la conclusion du Traité 

bilatéral. D’une part, ceci a été confirmé en 1997 par la CREPI dans le cadre d’un recours contre une décision d’opposition (CREPI, sic ! 1998, 197  - TORRES, LAS 

TORRES / BARON DE LA TORRE). Ladite autorité de recours avait même précisé que 

l’opposante respectivement ses prédécesseurs étaient, depuis des générations, connus 

sous le nom de « Torres » comme producteurs de vins et que ce nom était connu en 

Suisse en relation avec le vin depuis de nombreuses années. Elle avait été jusqu’à 

conclure à la notoriété établie du nom « Torres » pour du vin, en ajoutant que l’usage 

de ce terme dans une série de marques était une circonstance renforçant sa force distinctive. D’autre part, on rappellera que l’usage de la marque opposante a été reconnu 

dans une récente procédure et ce, tant par l’Institut que par le TAF (cf. supra, procé-

dure d’opposition TORRES / TORRE SARACENA). Enfin, la crédibilité d’un usage ancien et antérieur à 1977 du patronyme « Torres » en Suisse est étayée par plusieurs 

documents fournis par l’opposante dans la présente procédure ainsi que dans les 

autres citées ci-avant.12

7.3. Au vu de ce qui précède, il ne fait ainsi aucun doute que l’opposante peut se prévaloir 

d’un droit à poursuivre l’usage légitime du patronyme « Torres » à titre de marque. Cet 

usage comme signe distinctif est en effet licite, dès lors qu’un intérêt légitime au sens 

de l’art. 2 al. 4 du Traité doit être admis. Ceci a d’ailleurs été confirmé par le TAF dans 

la cause TORRES / TORRE SARACENA citée ci-avant (consid. 6.1.3.2), qui, rappelons-le, impliquait la même marque opposante.

7.4. Pour que le signe bénéficie de toute sa qualité de marque, il faut encore qu’un risque 

de tromperie puisse être écarté (art. 5 en relation avec l’art. 2 al. 5 du Traité bilatéral). 

Dans ce contexte particulier, un tel risque ne peut exister que si la dénomination géographique « Torres » doit être considérée comme une indication de provenance.

En l’espèce, tant l’Institut que le TAF est convaincu que le terme seul « Torres » n’est 

pas perçu en Suisse comme une indication de provenance (cf. supra let. D. ch.3). En 

outre, le signe sera d’autant moins considéré comme indication de provenance que la 

notoriété établie du patronyme de l’opposante pour du vin a été reconnue (cf. supra let. 

D. ch. 6.2). Un renvoi à une entreprise déterminée est de ce fait très marqué.

8. Au vu de tout ce qui précède, il convient de reconnaître que le Traité bilatéral ne saurait 

vider la marque opposante de sa force distinctive. Celle-ci dispose ainsi en tous les cas d’un 

champ de protection normal en rapport avec les produits revendiqués en classe 33, ce que

le TAF a d’ailleurs confirmé dans l’arrêt TORRES / TORRE SARACENA cité ci-avant (consid. 6.1.4).

L’Institut rappelle en outre que le signe « Torres » a fait l’objet d’un usage intensif depuis de 

longues années et qu’il a été qualifié de connu. La marque opposante est dès lors susceptible de disposer d’un champ de protection accru, caractère que l’Institut avait d’ailleurs reconnu dans la cause précitée TORRES / TORRE SARACENA (décision de l’Institut du 15 

novembre 2010, procédure no 7054). Au stade du recours dans la même affaire,  le TAF 

avait quant à lui laissé ouverte cette question, dans la mesure où elle ne portait pas à conséquence sur la question du risque de confusion.

9. La reprise telle quelle de la marque opposante ou dans une forme ne divergeant pas essentiellement est ainsi de nature à fonder un risque de confusion. Dans ce cadre, on rappellera 

que l’adjonction ou l’omission d’éléments est insuffisante pour nier la similarité des marques 

lorsque ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsqu’elles concordent 

dans leurs éléments principaux (cf. not. Directives, Partie 5, ch. 7.3 et références jurisprudentielles citées).13

9.1. La marque attaquée reprend la marque opposante « TORRES » dans sa quasi-totalité, 

à l’exception de la seule lettre « S » finale. Cette seule différence a un impact minime 

sur l’effet visuel. Il en est de même sur l’effet auditif, d’autant plus que le nombre de syllabes et la suite de voyelles sont identiques. Par ailleurs, on relèvera que  le vocable 

« TORRE » se situe au début de la marque attaquée et est ainsi de nature à rester facilement en mémoire. Il convient dès lors de conclure à une similarité évidente entre ces 

deux termes sur les plans phonétique et visuel et par là-même, à une reprise de nature 

à fonder un risque de confusion.

9.2. Les exigences de différenciation entre les signes sont ici d’autant plus élevées que les 

produits sont identiques et que la marque opposante dispose d’un champ de protection 

au minimum normal, voire accru.

9.3. Dans ces conditions, l’adjonction de la séquence peu déterminée « DI GIANO » ne saurait suffire à conférer au signe attaqué une impression d’ensemble si différente qu’elle 

permettrait à un consommateur de distinguer clairement les signes (Giano seul étant 

soit un prénom masculin, soit une divinité de la rome antique, soit un torrent italien inconnu, un nom de famille peu répandu en Suisse,  soit une commune italienne inconnue ; aucun sens ne s’imposant ici). La reprise quasi-identique de la marque opposante

ne peut être occultée.

9.4. Il n’est certes pas exclu que certains consommateurs italophones voient dans le terme 

« torre » le pendant italien du mot « (la) tour ». Tel n’est toutefois pas le cas pour les 

destinataires francophones et germanophones et, de manière générale, pour la grande 

majorité des consommateurs suisses.  Les risques d’associations d’idées entre les 

signes en cause sont ainsi évidents. Au surplus, on notera que même pour les rares 

cas précités où des italophones pourraient distinguer une différence sémantique, cette 

dernière ne saurait être considérée comme marquante au vu de la forte similarité visuelle et phonétique entre « torres » et « torre ». Le risque de les confondre à la lecture 

et à l’écoute des signes est en effet très important.

10. Au vu de tout ce qui précède et notamment l’identité des produits et le champ de protection 

au minimum normal voire accru de la marque opposante, il sied de constater que la diffé-

rence entre les signes n’est pas suffisante au sens de la loi. La marque attaquée porte ainsi 

atteinte à la fonction de la marque opposante. Un risque réel existe que la similitude constatée des signes prête à confusion chez les destinataires et que ces derniers attribuent les 

produits de la défenderesse à l’opposante. Les conditions d’un risque de confusion sont dès 

lors remplies.14

Un destinataire pourra certes percevoir des divergences visuelles et auditives entre les 

marques en présence,  notamment  en raison de  l’ajout des termes « DI GIANO », mais il 

pourrait facilement penser à une variante de la marque de base et en déduire, en voyant la 

marque attaquée, qu’il s’agit du même titulaire que l’opposante ou d’un titulaire qui lui est 

lié. On parle alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 5, ch. 7.4.2).

L’opposition est donc bien fondée.

IV. REPARTITION DES FRAIS

En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie 

qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l’art. 24 OPM, 8 OFIPA). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en 

charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en 

compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 

1'000.- par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

L’opposition est admise dans sa totalité. Il convient dès lors d’attribuer à l’opposante une indemnité à titre de dépens. La procédure a nécessité  deux échanges d’écritures. Dès lors,

l’Institut est d’avis qu’il convient d’attribuer à cette dernière une somme de CHF 2'800.- à titre 

de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d’opposition).15

Par ces motifs, l’Institut 

décide:

1. La suspension de la procédure est levée.

2. L’opposition n° 8223 contre l’enregistrement international n° 871 741 « TORRE DI GIANO »

est admise.

3. Il sera émis une déclaration de refus définitif à l’encontre de l’enregistrement international n° 

871 471 « TORRE DI GIANO ».

4. La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut.

5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 

2'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe 

d’opposition).

6. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 12 octobre 2012

Division des marques

Steve Hauser

section des oppositions 

Voies de droit :

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours à compter de cette 

notification auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.