decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

BOX / HELPBOX

Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 11598

in Sachen

AXA Versicherungen AG

General Guisan-Strasse 40

8401 Winterthur

Widersprechende

CH-Marke Nr. 404 601 „BOX“

gegen

Allianz SE

Königinstrasse 28

DE-80802 München

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Mattli & Hew

Promenade 60,

7270 Davos Platz

CH-Marke Nr. 607 993 „HELPBOX“

Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz vom Marken und 

Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 

232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 

(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: 

Institut)2

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die Schweizer Marke Nr. 607 993 „HELPBOX“ wurde am 16. November 2010 auf Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für die folgenden Dienstleistungen eingetragen:

36 Versicherungswesen

2. Am 15. Februar 2011 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke 

Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf, nämlich in Bezug auf die ob genannten Dienstleistungen.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 404 601 „BOX“ welche für 

die folgenden Dienstleistungen eingetragen ist:

36: Versicherungen, insbesondere Sachversicherungen sowie mit diesen Dienstleistungen verbundene Beratungs- und Informationsdienstleistungen.

4. Mit Verfügung vom 16. Februar 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung 

ihrer Stellungnahme aufgefordert.

5. Mit Schreiben vom 20. Juni 2011 reichte die Widerspruchsgegnerin innert einmal erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein und bestritt den rechtserhaltenden Gebrauch des Widerspruchszeichens. 

6. Mit Verfügung vom 21. Juni 2011 wurde die Widersprechende zur Einreichung ihrer Replik aufgefordert. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2011 reichte die Widersprechende innert zweimal verlängerter Frist ihre Replik ein.

7. Mit Verfügung vom 28. Dezember 20011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Duplik aufgefordert. Mit Schreiben vom 27. April 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin innert einmal verlängerter Frist ihre Duplik ein.

8. Mit Verfügung vom 1. Mai 2012 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden 

Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke 

gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei 

Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 

MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 1. April 1993, die angefochtene am 2. August 2010 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 

MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen 

Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die 

Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.3

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die 

einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf 

Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 

Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige 

Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie 

nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung 

nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. 

Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der 

abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies 

ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form 

noch dieselbe Marke sieht (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts vom 1. Juli 2012

[nachfolgend: Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.6, unter: 

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).

5. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die 

Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit 

geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren 

und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht 

als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten. Für diese Lösung spricht nicht nur 

der Wortlaut, sondern auch der Sinn und Zweck von Art. 11 Abs. 1 MSchG. Mit dem Gebrauchserfordernis soll einer Überfüllung des Markenregisters mit unbenutzten und damit 4

nicht mehr aktuellen Marken entgegengewirkt und die Bildung neuer Marken erleichtert 

werden. Den Interessen des Widersprechenden wird dadurch Rechnung getragen, dass 

bei der Beurteilung der Gleichartigkeit der Schutzumfang der Widerspruchsmarke über die 

Produkteidentität hinausgeht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).

6. Für Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Die 

Widerspruchsmarke wurde im SHAB Nr. 208 vom 26. Oktober 1993 veröffentlicht. Ein Widerspruch wurde nicht erhoben. Die Karenzfrist ist somit seit längerem abgelaufen.

7. Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens in ihrer ersten Stellungnahme vom 20. Juni 2011. Die Widersprechende hat somit 

den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 20. Juni 

2006 und dem 20. Juni 2011, glaubhaft zu machen (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Verweis auf Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] 

in sic! 2002, 106 – Genesys [fig.] / Genesis [fig.]).

8. Die Widersprechende legte Gebrauchsunterlagen aus den Jahren 1992-2010 ins Recht. 

Da der Zeitraum vor dem 20. Juni 2006 für die Beurteilung der Glaubhaftmachung des 

rechtserhaltenden Gebrauchs nicht relevant ist, werden nachfolgend nur die Belege aufgeführt, welche sich auf den massgebenden Zeitraum beziehen. Im Ordner „Gebrauchsbelege D“ sind dies die folgenden Belege:

Teil I

Belege 13 und 14: Allgemeine Vertragsbedingungen der „BOX, die Haushaltsversicherung der Winterthur“ Ausgabe 01/2007.

Beleg 17: Prämienrechnung für „BOX, die Haushaltsversicherung der Winterthur“ vom 

12.02.2007.

Beleg 18: Police der „BOX, die Haushaltsversicherung der Winterthur“ vom 20.04.2007.

Beleg 19 Informationsblatt der „BOX, l‟assurance de ménage de la Winterthur“.

Beleg 20: Antrag für „BOX, die Haushaltsversicherung der Winterthur“ vom 17.07.2007.

Teil II

Beleg 1: Offerte in italienischer Sprache der „BOX, l‟assicurazione economia domestica 

della Winterthur”.

Beleg 2: Werbebroschüre der “BOX, Die flexible Haushaltsversicherung der AXA Winterhur” vom 09.07.

Beleg 3: Werbebroschüre der “BOX, Die flexible Haushaltsversicherung der AXA Winterhur” vom 11.07.

Beleg 4: Vertragsänderung bezüglich „BOX, die Haushaltsversicherung der Winterthur“ 

vom 13.03.2008.

Beleg 5: Antrag auf „BOX, die Haushaltsversicherung der Winterthur“ vom 16.04.2008.

Beleg 6: Prämienrechnung für „BOX, die Haushaltsversicherung der Winterthur“ vom 12. 

02.2008.

Beleg 7: Schreiben in französischer Sprache der „BOX, l‟assurance de ménage de la Winterthur“ vom 18.04.2008.

Beleg 8: Police in französischer Sprache der „BOX, l‟assurance de ménage de la Winterthur“ vom 20.06.2008.

Beleg 9: Allgemeine Vertragsbedingungen in französischer Sprache der „BOX. 

L‟assurance de Ménage d„AXA Winterthur“ Ausgabe 01.2007.

Beleg 10: Allgemeine Vertragsbedingungen der „BOX. Die Haushaltversicherung der 

AXA“ Ausgabe 01.2007.5

Beleg 11: Werbeanzeige für „BOX. Die unkomplizierte Haushaltversicherung der AXA 

Winterthur.“ in einer Broschüre für das Jahreskonzert 2009 der Stadtmusik Winterthur.

Beleg 12: Prämienrechnung für „BOX. Die Haushaltversicherung der AXA“ vom 

16.02.2009.

Beleg 13: Antragsformular für „BOX. Die Haushaltversicherung der AXA“ vom 04.09.

Beleg 14: Broschüre für die „Haushaltversicherung BOX“ vom 04.09.

Beleg 15: Antrag für „BOX. Die Haushaltversicherung der AXA“ vom 19.08.2009.

Beleg 16: Allgemeine Vertragsbedingungen der „BOX. Die Haushaltversicherung der 

AXA“ vom 08.09.

Beleg 17. Allgemeine Vertragsbedingungen (Condizioni Generali) in italienischer Sprache

Ausgabe 01.2007.

Beleg 18: Police der „BOX, die Haushaltsversicherung der Winterthur“ vom 25.09.2009.

Beleg 19: Werbeanzeige für „BOX. Die unkomplizierte Haushaltversicherung der AXA 

Winterthur.“ in einer Broschüre für das Jahreskonzert 2010 der Stadtmusik Winterthur.

Beleg 20: Inventarblatt für „BOX. Die Haushaltversicherung der AXA“ vom 02.10.

Teil III

Beleg 1: Prämienrechnung für „BOX.- Die Haushaltversicherung der AXA“ vom 

15.02.2010.

Beleg 2: Police der „BOX, die Haushaltsversicherung der Winterthur“ vom 03.05.2010.

Beleg 3: Medienmitteilung bezüglich der Versicherungsprodukte „BOX OPTIMA“ und 

„BOX BASIC“ vom 16.08.2010.

Beleg 4: Informationsblatt über „BOX BASIC“ vom 08.10.

Beleg 5: Informationsblatt über „Privathaftpflichtversicherung BOX OPTIMA“ vom 08.10.

Beleg 6 Medienmitteilung über „BOX BASIC“ und „BOX OPTIMA“ vom 26.09.2010.

Beleg 7: Informationsblatt über „BOX OPTIMA“ vom 2010.

Belege 8 und 9: Informationsblatt über einen Vergleich zwischen den zwei Versicherungsprodukten „BOX BASIC“ und „BOX OPTIMA“ bezüglich Hausrat- bzw. Privathaftpflichtversicherung vom 10.10.

Beleg 10: Rechnung für „BOX OPTIMA. Die Haushaltversicherung der AXA“ vom 

15.02.2011.

Beleg 11: Ausdruck aus dem Internet vom 13.07.2011 einer Pressemitteilung bezüglich 

des Wachstums der AXA Winterthur im 1. Quartal 2011 und bezüglich des Hausratversicherungsproduktes „BOX“.

Beleg 12: Ausdruck aus dem Internet bezüglich der Haushaltversicherungsprodukte „BOX 

BASIC“ und „BOX OPTIMA“.

Beleg 13: Marktforschung über die Evaluierung der Bekanntheit und Sympathie des Produktenamens „BOX“ vom 31.07. bis 10. 08.2007. 

Folgende zeitlich relevante Belege befinden sich im Ordner Gebrauchsbelege (F/I):

Teil II

Beleg 5: Allgemeine Vertragsbedingungen (Conditions générales) der „BOX, l‟assurance 

de ménage de la Winterthur“, Ausgabe 01.2007.

Beleg 6: Allgemeine Vertragsbedingungen (Condizioni Generali) der „BOX, 

l‟assicurazione economia domestica della Winterthur“ Ausgabe 01.2007.

Beleg 7: Allgemeine Vertragsbedingungen (Conditions générales) der „BOX, l‟assurance 

de ménage de la Winterthur“ Ausgabe 01.2007.

Beleg 8: Allgemeine Vertragsbedingungen (Condizioni Generali) der „BOX, 

l‟assicurazione economia domestica della Winterthur“ Ausgabe 01.2007.

Beleg 9: Prämienrechnung für „BOX, l‟assurance de ménage de la Winterthur” vom 

13.11.2006.6

Beleg 10: Informationsblatt über „BOX l‟assurance de ménage de la Winterthur” vom

04.07.

Beleg 11: Offerte (Offerta) für “l‟assicurazione economia domestica della Winterthur” vom 

17.07.2007.

Beleg 12: Prämienrechnung der „BOX l‟assurance de ménage de la Winterthur" vom 

09.11.2007.

Beleg 13: Schreiben an einen Versicherten der „BOX, l‟assurance de ménage de la Winterthur“ vom 18.04.2008.

Beleg 14 Police der „BOX l‟assurance de ménage de la Winterthur” vom 13.06.2008.

Beleg 15: Prämienrechnung für „BOX. L‟assurance de ménage d‟AXA” vom 24.11.2008.

Beleg 16: Police (Polizza) der „BOX. L„assicurazione economia domestica di AXA” vom 

01.10.2009.

Beleg 17: Police der „BOX. L‟assurance de ménage d‟AXA” vom 11.11.2009.

Beleg 18: Allgemeine Vertragsbedingungen (Conditions générales) der „BOX, l‟assurance 

de ménage de la Winterthur“ vom 01.10.

Beleg 19: Rechnung der „BOX l‟assurance de ménage de la Winterthur" vom 16.11.2009.

Beleg 20: Allgemeine Vertragsbedingungen (Condizioni Generali) der „BOX, 

l‟assicurazione economia domestica della Winterthur“ vom 01.2007 

Teil 3

Beleg 1: Allgemeine Vertragsbedingungen (Conditions générales) der „BOX, l‟assurance 

de ménage d‟AXA“ Ausgabe 01.2007.

Beleg 2: Inventarblatt (feuille d‟inventaire) der „BOX, l‟assurance de ménage d‟AXA“ vom

02.10.

Beleg 3: Inventarblatt (Foglio d‟inventario der „BOC l‟assicurazione economia domestica 

di AXA” vom 02.10.

Beleg 4: Allgemeine Vertragsbedingungen (Conditions générales) der „BOX, l‟assurance 

de ménage d‟AXA“ Ausgabe 08.2010.

Beleg 5. Allgemeine Vertragsbedingungen (Condizioni Generali) der „BOX, 

l‟assicurazione economia domestica di AXA“ Ausgabe 08.2010.

Beleg 6: Allgemeine Vertragsbedingungen (Conditions générales) der „BOX BASIC, 

l‟assurance de ménage d‟AXA“ Ausgabe 08.2010.

Beleg 7: Allgemeine Vertragsbedingungen (Condizioni Generali) der „BOX, 

l‟assicurazione economia domestica di AXA“ Ausgabe 08.2010.

Beleg 8: Allgemeine Vertragsbedingungen (Conditions générales) der „BOX OPTIMA, 

l‟assurance de ménage d‟AXA“ Ausgabe 08.2010.

Beleg 9: Allgemeine Vertragsbedingungen (Condizioni Generali) der „BOX OPTIMA, 

l‟assicurazione economia domestica di AXA“ Ausgabe 08.2010.

Beleg 10: Allgemeine Vertragsbedingungen (Conditions générales) der „BOX OPTIMA, 

l‟assurance de ménage d‟AXA“ Ausgabe 08.2010.

Beleg 11: Allgemeine Vertragsbedingungen (Condizioni Generali) der „BOX OPTIMA, 

l‟assicurazione economia domestica di AXA“ Ausgabe 08.2010.

Beleg 12: Werbebroschüre der „Assicurazione economia domestica BOX BASIC“ vom

08.10.

Beleg 13: Werbebroschüre der „Assurance de ménage BOX BASIC” vom 09.10.

Beleg 14: Police (Polizza) der „BOX OPTIMA. L‟assicurazione economia domestica di 

AXA vom 01.09.2010.

Beleg 15: Prämienrechnung der „BOX. L‟assurance de ménage d‟AXA“ vom 17.11.2010.

Beleg 16: Werbebroschüre der „Assurance de ménage BOX OPTIMA” vom 03.11. 

Beleg 17: Werbebroschüre der „Assicurazione economia domestica BOX OPTIMA“ vom

03.11. 7

Zu diesen Belegen führt die Widerspruchsgegnerin aus, dass bis ins Jahr 2010 anstatt der 

registrierten Marke das Zeichen “BOX. DIE HAUSHALTVERSICHERUNG DER AXA“ 

verwendet worden sei. „BOX“ sei jeweils zusammen mit den Marken „WINTERTHUR“ 

bzw. „AXA WINTERTHUR“ verwendet worden. „BOX“ werde in dieser Verwendung als 

Sorten- bzw- Typenbezeichnung wahrgenommen. Dieser Sichtweise kann sich das Institut nicht anschliessen. Versicherungsdienstleister bieten im Normalfall eine Reihe von 

Produkten unter ihrer Firma bzw. ihrer Dachmarke an. Vorliegend wird der Abnehmer 

zweifelsohne erkennen, dass es sich dabei einerseits um die Dachmarke („AXA“ bzw. 

„AXA WINTERTHUR“) und die Produktemarke („BOX“) handelt. Dasselbe gilt für den 

Einwand der Widerspruchsgegnerin, dass die Verwendung der Zeichen „BOX OPTIMA“ 

und „BOX BASIC“ keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke „BOX“ begründen würden. Wie von der Widersprechenden ausgeführt, wird der Abnehmer in den Zusätzen 

„OPTIMA“ bzw. „BASIC“ eine Typenbezeichnung des Produktes „BOX“, im Sinne von „optimales“ bzw. „Basisprodukt“ und somit zwei selbstständige Elemente wahrnehmen (vgl 

zum Ganzen auch RKGE in sic! 11/2003, 907, Kiss / Soft-Kiss).

Das Institut stellt fest, dass die von der Widersprechenden ins Recht gelegten Gebrauchsbelege zweifelsohne genügen, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke 

„BOX“ in der Schweiz für Haushaltsversicherungen und Privathaftpflichversicherungen

glaubhaft zu machen. Die Belege, die in den massgebenden Zeitrahmen fallen, sind bezüglich Umfang und geografische Streuung in der Schweiz (3 Landessprachen) zweifelsfrei rechtsgenügend. Auch der markenmässige Gebrauch steht, wie obige Ausführungen 

darlegen, für das Institut fest ebenso wie der Gebrauch durch die Hinterlegerin. Insofern 

die Widersprechende Versicherungen, insbesondere Sachversicherungen sowie mit diesen Dienstleistungen verbundene Beratungs- und Informationsdienstleistungen in Klasse 

36 beansprucht ist festzustellen, dass der rechtserhaltende Gebrauch nur für Haushaltsversicherungen und Privathaftplichtversicherungen glaubhaft gemacht worden ist, weshalb diese Dienstleistungen in Klasse 36 nachfolgend mit den beanspruchten Dienstleistungen der Widerspruchsgegnerin in Klasse 36 zu vergleichen ist. 

C. Vergleich der Dienstleistungen

1. Die Widerspruchsgegnerin beansprucht in Klasse 36 Versicherungswesen. Die Widersprechende hat in derselben Klasse den Gebrauch des Zeichens für Haushaltsversicherungen und Privathaftpflichtversicherungen glaubhaft gemacht. Insofern Haushaltsversicherungen und Privathaftpflichtversicherungen unter Versicherungswesen fallen ist 

Gleichheit festzustellen, bezüglich anderer Versicherungen Gleichartigkeit. Nachfolgend 

ist demnach die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. 

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren

interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig 

wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen 

Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb 

auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).8

2. Der Gesamteindruck vom Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den 

Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit 

der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1)

3. Beide Marken sind Wortmarken. Die Widerspruchsmarke besteht aus einem Wort, „BOX“, 

die angefochtene ebenfalls, wobei sie die Widerspruchsmarke integral übernimmt und 

dieser das Wort „HELP“ voranstellt. Die Übereinstimmung in diesem Wort bewirkt diesbezüglich unweigerlich eine schriftbildliche und phonetische Ähnlichkeit der Zeichen. 

4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er 

hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich 

beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weisen die Wortbestandteile einer Marke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang 

oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

5. Beide Marken enthalten das Wort „BOX“, welches dem englischen Grundwortschatz entstammt und „Kiste“, „Kästchen“ bedeutet, das in der angefochtenen Marke enthaltene 

englische Wort „HELP“ wird auf Deutsch mit „Hilfe“ übersetzt (PONS, GROSSWÖRTERBUCH ENGLISCH-DEUTSCH).

6. Die unveränderte Übernahme der Widerspruchsmarke „BOX“ in die angefochtene Marke 

führt unweigerlich zu einer klanglichen und bildlichen Übereinstimmung bezüglich dieses 

Elements. Diese Übereinstimmung wird durch keinen begrifflichen Unterschied kompensiert. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellte Übereinstimmungen eine 

Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren 

oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu 

beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits 

vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke 

beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,

Teil 5, Ziffer 7..4.1).

2. Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen 

Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 

mit weiteren Hinweisen). 9

3. Die Widerspruchsgegnerin führt aus, dass die Widerspruchsmarke „BOX“ in Bezug auf 

Versicherungen nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfüge und eine schwache 

Marke sei, da das Zeichen „Paket von Versicherungsdienstleistungen“ bzw. „Versicherungspaket“ bedeute. Dieser Sichtweise kann sich das Institut nicht anschliessen. „BOX“ 

bedeutet nicht „Paket“, sondern „Kiste“. „Paket“ wird mit „package“ übersetzt, im Sinne 

von „Leistungspaket mit „services package“ (PONS, a.a.O.). Dies dürfte dem Schweizer 

Abnehmer bekannt sein, wird doch umgangssprachlich auch in der Schweiz oft von einem 

„package“ im Sinne von „Leistungspaket“ gesprochen. Die Widerspruchsmarke verfügt

originär über eine normale Kennzeichnungskraft sowie einen durchschnittlichen Schutzumfang. Die von der Widersprechenden beigelegte Meinungsforschung zur Bekanntheit 

der Marke „BOX“ (Ordner 1, Teil III, Beleg 13) legt vielmehr den Schluss nahe, dass es 

sich bei der Widerspruchsmarke um ein Zeichen mit erhöhter Kennzeichnungskraft handeln könnte. Doch diese Frage kann vorliegend offen gelassen werden. Die unveränderte 

Übernahme eines kennzeichnungskräftigen Elements ist grundsätzlich nicht zulässig. Zur 

Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges 

Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem beliebig weiteren Element) ergänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 - Viva/CoopVIVA [fig.] 

m.w.H.). Der Abnehmer wird zweifellos die Unterschiede in beiden Marken wahrnehmen, 

auf Grund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke besteht dennoch die Gefahr, dass falsche Zusammenhänge vermutet werden, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen 

und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 

7.4.2). Das zusätzliche, gemeinfreie Element der angefochtenen Marke, "HELP", ist nicht 

geeignet, vom übereinstimmenden Element "BOX" abzulenken. Der Widerspruch Nr. 

11598 ist daher gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 607 993 

„HELPBOX“ im angefochtenen Umfang zu widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGEGebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Ziff. 9.3, 184). Gemäss Art. 

34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei vom der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 

24 Abs. 1 MSchV). Die vom Gesetzgeber angestrebte Kostengünstigkeit des Verfahrens 

ist auch in diesem Zusammenhang zu beachten (RKGE in sic! 1998, 305 – Nina de Nina 

Ricci / Nina). Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in 

ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung vom CHF 1'000.00 zu. 

2. Der Widerspruch wird gutgeheissen, weshalb die Widerspruchsgegnerin als unterliegende 

Partei kostenpflichtig wird. Der Vertreter der Widersprechenden, E. Blum & Co., hat den 

Widerspruch erstellt und eingereicht, für diese Eingabe ist der Widersprechenden eine 

Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zuzusprechen. In der Folge, d.h. bezüglich der 

Replik, handelte die Widersprechende direkt. Für diese Eingabe wird ihr lediglich ein Spesenersatz zugesprochen, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen. Vorliegend gibt es keinen Grund zur Annahme, dass der Widersprechenden Spesen von über 

CHF 50.00 entstanden sind. Es wird daher für die Replik keine Parteientschädigung gesprochen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden jedoch die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu erstatten und CHF 1„000.00 als Parteientschädigung 

für die Widerspruchsschrift zu bezahlen (insgesamt CHF 1„800.00).10

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11598 wird gutgeheissen.

2. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 607 993 „HELPBOX“ wird im angefochtenen Umfang, nämlich bezüglich der Klasse 36, widerrufen.

3. Die Widerspruchsgebühr vom CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von

CHF 1'800.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 01.10.2012

Markenabteilung

Simon Däpp

Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St.Gallen schriftlich Beschwerde geführt werden. Die 

Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.