decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

BIOLANE / Biola

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Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 12196

in Sachen

BIOPHA S.A.S.

Parc d’Activité Sud Loire

F-85612 Bouffere

Widersprechende

vertreten durch Fuhrer Marbach & Partner

Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern

Internationale Registrierung Nr. 220 434 – „BIOLANE“

gegen

Tovarichtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu

Meditsinskaya Farmatsevtitcheskaya Kompania „Biola“

d. 21, oul. Kounaïeva, Widerspruchsgegnerin

KZ-050016 Almaty

Internationale Registrierung Nr. 1 091 780

Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben 

(MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der 

Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf

Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische 

Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)2/6

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Das Gesuch um die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung Nr. 1 091 780 „BIOLA“

(fig.) wurde am 20. Oktober 2011 in der Gazette Nr. 39/2011 veröffentlicht. Sie beantragt den Schutz 

in der Schweiz unter anderem für die folgenden Waren:

05 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants

2. Der am 31. Januar 2012 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen die

obgenannten Waren der angefochtenen Marke.

3. Die Widersprechende stützt sich auf die internationale Registrierung Nr. 220 434 „BIOLANE“, welche 

für unter anderem folgende Waren Schutz in der Schweiz geniesst:

05 Produits pharmaceutiques. 

4. Am 2. Februar 2012 erliess das Institut gegen die genannte Registrierung eine provisorische 

teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bezüglich den obgenannten Waren. 

Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein 

Zustellungsdomizil in der Schweiz oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu 

benennen.

6. Innerhalb der vom Institut gesetzten Frist hat die Widerspruchsgegnerin weder ein 

Zustellungsdomizil in der Schweiz noch einen Vertreter in der Schweiz benannt.

7. Mit Schreiben vom 4. Juli 2012 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen. 

8. Auf die Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich 

erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen 

die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten 

nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. 

Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2. Registrierungsdatum der Widerspruchsmarke ist der 25. Mai 1959, die angefochtene internationale 

Registrierung wurde am 19. August 2011 registriert. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der 

älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch 

wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 

20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist 

folglich einzutreten.

3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der 

Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen oder 

ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt der 

Widerspruchsgegner einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird er gemäss Art. 

21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die 3/6

provisorische Schutzverweigerung vom 2. Februar 2012 nicht reagiert. Sie wird daher vom Verfahren 

ausgeschlossen.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer 

älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so 

dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden 

Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die 

unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden 

angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen 

stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von 

verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 

1.7.2012, Teil 5, Ziff. 7.1 mit Hinweisen, unter: https://www.ige.ch/juristischeinfos/rechtsgebiete/marken.html).

2. Beide Parteien beanspruchen in Klasse 5 produits pharmaceutiques, womit selbstredend 

diesbezüglich Warenidentität besteht. Bezüglich produits hygiéniques pour la médicine; substances 

diététiques à usage médical, désinfectants ist Gleichartigkeit anzunehmen, diese Waren werden 

üblicherweise auch von Pharmaunternehmen hergestellt und haben die gleichen Vertriebskanäle. 

Auch bezüglich matériel pour pansements und emplâtres ist Gleichartigkeit gegeben, da diese 

Waren mit Medikamenten, Salben oder ähnlichen medizinischen Inhaltsstoffen versetzt sein können 

und der Heilung dienen. produits vétérinaires dagegen sind mit pharmazeutischen Präparaten nicht 

gleichartig, sie haben einen anderen Abnehmerkreis und andere Vertriebskanäle. 

Veterinärmedizinische Erzeugnisse werden ausschliesslich für Tiere verwendet, haben also 

unterschiedliche Abnehmer, und benützen auch andere Vertriebskanäle. Der Abnehmer geht nicht 

davon aus, dass diese von den gleichen Herstellern produziert werden wie pharmazeutische 

Präparate. Aliments pour bébés dienen der menschlichen Ernährung und nicht der Heilung von 

Krankheiten oder Verletzungen und werden nicht von der Pharma-, sondern von der 

Nahrungsmittelindustrie hergestellt (vgl. RKGE in sic! 9/2005, 655 Leponex / Felonex). Auch 

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires sind zu den beanspruchten Waren der 

Widerspruchsmarke nicht gleichartig. Sie werden von spezialisierten Medizinaltechnik-Unternehmen 

gefertigt und richten sich nicht an Patienten als Abnehmer, sondern an Zahnärzte und Zahntechniker 

und haben keine pharmazeutische Wirkung.

3. Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass für die Waren produits pharmaceutiques Identität 

sowie für die Waren produits hygiéniques pour la médicine; substances diététiques à usage médical; 

matériel pour pansements; emplâtres; désinfectants Gleichartigkeit der Vergleichswaren

festzustellen ist. Demgegenüber ist eine Verwechslungsgefahr a priori bezüglich der Waren Produits 

vétérinaires; aliments pour bébés; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, wo 

eine Gleichartigkeit verneint wird, bereits mangels Produktegleichartigkeit ausgeschlossen (vgl. Art. 

3 Abs. 1 lit. b und c. MSchG; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, 

aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten 

Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist 

davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger 

verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. 

Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, 4/6

auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 

5, Ziff. 7.3).

2. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der

Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. 

Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck 

ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem 

Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die 

Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus 

untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden. (vgl. Richtlinien, Teil 5, 

Ziff. 7.3.1). Die Gestaltung des angefochtenen Zeichens besteht lediglich aus einem Schriftzug, in 

verkehrsüblicher, unauffälliger Aufmachung. Die grafischen Elemente sind damit vernachlässigbar, 

so dass bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr in erster Linie auf 

die Wortelemente abgestellt werden kann. 

3. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt 

bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Ähnlichkeit bei 

Wortmarken anzunehmen. Der Klang wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der 

Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die 

Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (vgl. 

Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

4. Die angefochtene Marke besteht aus den drei Silben BI-O-LA, welche identisch mit den ersten drei 

Silben der Widerspruchsmarke sind, was dementsprechend auch zu einer Übereinstimmung der 

Vokalfolge dieser Silben führt: I-O-A. Die Widerspruchsmarke weist am Wortende eine Silbe bzw. 

einen Vokal mehr auf, davon abgesehen sind die Vergleichszeichen identisch. In französischer 

Sprache bleibt das „E“ am Wortende der Widerspruchsmarke stumm, was in dieser Sprache zu einer 

noch grösseren phonetischen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen führt. Auch schriftbildlich sind sich 

die Vergleichszeichen sehr ähnlich, ist doch die Widerspruchsmarke, bis auf die letzten zwei 

Buchstaben, vollständig in der angefochtenen Marke enthalten.

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und 

liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In 

Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das 

Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem 

Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine 

Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist 

die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder 

ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

6. In beiden Zeichen weckt der Wortanfang „BIO“, als übliches Kurzwort für „biologisch“, dieselben 

Assoziationen, womit auch auf der semantischen Ebene eine Ähnlichkeit festzustellen ist. 

Nachfolgend ist zu prüfen, ob die festgestellte Übereinstimmungen der Vergleichszeichen eine 

Verwechslungsgefahr nach sich ziehen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im 

weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern 

stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der 

an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, 

dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu 

berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden 

Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache 

Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen 

daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. 

Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng 

an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).5/6

3. Wie beim Zeichenvergleich festgestellt wurde, stimmen die Marken in den ersten fünf Buchstaben 

überein und weisen damit sowohl bezüglich des Schriftbildes sowie auch der Aussprache eine starke 

Ähnlichkeit auf. Beim gemeinsamen Wortbestandteil „BIO“ handelt es sich zwar um die bekannte

Kurzform für „biologisch“ und damit um einen Hinweis auf eine natürliche Beschaffenheit der 

entsprechenden Waren. Gemeinfreie Elemente dürfen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr 

aber nicht einfach ausgeklammert werden, denn auch diese können den Gesamteindruck von 

Marken mitbeeinflussen. (vgl. BGE 122 III 382; sic! 1/1997, 45). Dies trifft vorliegend zu, wird doch 

das gemeinfreie Element „BIO“ mit der gleichen Silbe und in der gleichen Reihenfolge kombiniert.

4. Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen ist die Gefahr, dass die beiden Marken im 

Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 12196 ist

daher teilweise, die heisst im Rahmen der festgestellten Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit

gutzuheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 091 780 „BIOLA“ der 

Schutz in der Schweiz für die Waren Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la 

médicine; substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, 

désinfectants in der Klasse 5 definitiv zu verweigern.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und 

Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3). 

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut auch darüber zu bestimmen, ob und in 

welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (vgl. 

Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der 

unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine 

Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und 

kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 

1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4 u. 9.5). 

3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren grossmehrheitlich durchgedrungen, weshalb ihr eine 

Parteientschädigung zuzusprechen ist. Es sind keine Gründe für eine Abweichung von der 

vorerwähnten Praxis ersichtlich. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die 

Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Der Widersprechenden wird daher eine 

Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zugesprochen.6/6

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12196 wird teilweise gutgeheissen.

2. Der angefochtenen Internationalen Registrierung wird der Schutz für die Waren Produits 

pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médicine; substances diététiques à usage médical;

emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants der Klasse 5 definitiv verweigert.

3. Das Institut erlässt bezüglich der internationalen Registrierung Nr. 1 091 780 „BIOLA“ (fig.)eine 

« déclaration d’octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) » bezüglich folgender Waren und 

Dienstleistungen:

05 Produits vétérinaires; aliments pour bébés; matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 

dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture;

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de 

l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 

(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères 

d'imprimerie; clichés;

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1‘800.00 

(inklusive Ersatz Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation 

im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 06.11.2012

Markenabteilung

MLaw Dominik von Werdt Simon Däpp

Widerspruchssektion Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim 

Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die 

Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.