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ACTIVATE / activate 2 in 1

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Décision

Procédure d’opposition n° 11668

dans la cause

JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon

Minato-ku

Tokyo (Japon) Opposante

représentée par Inteltech SA, Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel

Marque suisse n° 611 864 « ACTIVATE »

contre

Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3

2000 Neuchâtel Défenderesse

représentée par Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

Marque suisse n° 609 760

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur 

la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance 

sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral 

de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.148), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure 

administrative (PA, RS 172.021), 2/7 

considérant: 

I. FAITS ET PROCEDURE 

1. La marque suisse n° 609 760 « ACTIVATE 2 IN 1 » (fig.) a été publiée le 24 décembre 2010 sur 

Swissreg (https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr30.jsp). Elle est enregistrée pour les 

produits suivants en classe 34: 

« Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 

rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage 

non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 

tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes »

2. Par requête du 24 mars 2011, l’opposante a formé opposition totale contre cette marque. L’opposition se

fonde sur la marque suisse n° 611 864 « ACTIVATE », enregistrée pour les produits suivants en classe 

34 : 

« Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer; poudre de tabac 

humide dite snus; cigarettes, cigares, cigarillos; substances à fumer vendues séparément ou mélangées à du 

tabac à but non-médical et non thérapeutique; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la classe 34; 

papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes »

3. Le 1

er avril 2011, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 1

er juin 2011 à la 

défenderesse pour présenter une réponse. 

4. Le 3 octobre 2011, soit dans le délai prolongé imparti, le mandataire de la défenderesse a présenté une 

réponse. Cette dernière a notamment invoqué la faiblesse de la marque opposante.

5. Le 11 octobre 2011, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 12 décembre 2011 à 

l’opposante pour présenter une réplique et prendre position sur la prétendue faiblesse de la marque 

opposante. 

6. Le 13 avril 2012, soit dans le délai prolongé imparti, l’opposante a présenté une réplique. 

7. Le 20 avril 2012, l’Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu’au 20 juin 2012 à la 

défenderesse pour présenter une duplique. 

8. Le 22 octobre 2012, soit dans le délai prolongé imparti, la défenderesse a présenté une duplique. 

9. Le 30 octobre 2012, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND 

Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement 

en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la 

publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai. 3/7

La marque suisse attaquée a été déposée le 16 décembre 2010. La marque suisse opposante est antérieure

car elle a été déposée le 11 janvier 2011, avec priorité italienne au 24 novembre 2010. L’opposition a été 

introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent 

d’entrer en matière dans la présente procédure.

III. EXAMEN MATERIEL

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et 

destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits 

1. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier 

le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de 

production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont 

produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des 

marques (voir notamment Directives en matière de marques, état au 1.7.2012, [ci-après Directives], 

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/rlma/rlma_f.pdf; Partie 5, ch. 7.1 et ss).

2. L’opposition vise les produits suivants:

Classe 34 : « Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour 

cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 

usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes 

pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes »

3. La marque opposante est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 34 : « Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer; poudre de 

tabac humide dite snus; cigarettes, cigares, cigarillos; substances à fumer vendues séparément ou mélangées à du 

tabac à but non-médical et non thérapeutique; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la classe 34; 

papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes »

4. La grande majorité des produits visés par l’opposition se retrouvent de manière identique respectivement 

sont inclus dans le libellé de la marque opposante. Il s’agit des « Tabac, brut ou manufacturé; cigares, 

cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même , tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; 

snus; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à 

cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes ». Les « produits du 

tabac » autres que ceux mentionnés ci-avant sont identiques dans la mesure du tabac à fumer et de la4/7

poudre de tabac humide dite snus et hautement similaires pour le surplus. Enfin, les succédanés du tabac (à 

usage non médical) sont, pour des raisons évidentes, fortement similaires aux divers tabacs revendiqués par

l’opposante.

5. Par conséquent, il sied de conclure à une identité respectivement une similarité des produits en cause.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble 

que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir 

les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte 

des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le 

fait d’ajouter ou d’enlever des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne 

sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans 

leurs éléments essentiels (Directives, Partie 5, ch. 7.3). 

2. S’agissant des marques verbales, leur impression d’ensemble est déterminée en premier lieu par l’effet 

auditif et l’effet visuel. L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de 

voyelles, alors que l’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des 

caractères. Le sens d’une marque verbale est également déterminant pour l’impression d’ensemble

(Directives, partie 5, c h. 7.3.1). 

3. En ce qui concerne les marques combinées, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie 

figurative d’une marque combinée domine ou est d’une importance décisive. C’est également l’impression 

d’ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Le schématisme est à bannir et ni l’élément 

verbal ni l’élément figuratif ne sont présumés être prépondérant. Il faut en effet déterminer concrètement le 

caractère distinctif des différents éléments. Si l’élément graphique n’est qu’un ajout figuratif sans 

importance, il peut être écarté (Directives, partie 5, ch. 7.3.3).

4. La marque opposante, verbale, est constituée du seul terme « ACTIVATE », à savoir un verbe anglais 

facilement compréhensible par le consommateur suisse moyen et signifiant activer, accélérer, déclencher

(voir notamment Harrap’s Unabridged Pro, version électronique).

5. De nature combinée, la marque attaquée contient également le terme « ACTIVATE », représenté dans une 

police majuscule standard de grande taille et souligné. Juste au-dessous et au niveau du dernier tiers de ce 

mot se trouve la partie verbale « 2 IN 1 » (deux en un), de couleur verte et dans une graphie se démarquant 

peu d’une police standard. Ces termes sont suivis d’un élément graphique constitué d’un disque vert, à 

l’intérieur duquel se trouve un triangle ou tête de flèche orienté vers la droite et de couleur blanche. Le 

disque est en outre inscrit dans un cercle de fine épaisseur. L’élément graphique dans son ensemble 

évoque un bouton « play, marche » tel qu’on peut le trouver sur les appareils électroniques.

6. La marque opposante est entièrement reprise dans la marque attaquée. Elle s’y retrouve en outre de 

manière clairement perceptible. Selon la pratique et la jurisprudence constante, une telle reprise est de 5/7

nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer 

(fig.)).

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à 

la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de 

prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur 

lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit 

pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 

7.4.1). 

2. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a 

risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. 

Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des 

produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.5.). En l’espèce, les produits sont pour partie identiques 

et pour le reste similaires. Pour les produits identiques, il sied donc d’apprécier le risque de confusion avec 

une rigueur particulière.

3. Il faut également considérer le degré d’attention avec lequel les produits et/ou les services sont achetés ou 

pris en compte. La jurisprudence est d’avis que pour les produits de masse de consommation courante ou 

quotidienne, il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de distinction moindre que pour des 

produits spécifiques qui s’adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des 

professionnels (Directives, Partie 5, ch. 7.6).

4. L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont inscrites au 

registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce (Directives, Partie 5, ch. 7.4.1).

5. Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude 

protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 

7.7).

6. La défenderesse estime que la marque opposante n’a pas de force distinctive. Selon elle, le verbe anglais « 

ACTIVATE » décrirait l’effet stimulant des produits du tabac respectivement l’effet stimulant de la nicotine y 

contenue. A cet égard, elle cite notamment l’arrêt du Tribunal fédéral ACTIVIA/ACTEVA (4C.353/2001).

7. La marque opposante est constituée uniquement du verbe « ACTIVATE ». L’Institut est d’avis que ce terme 

doit être considéré comme indéterminé lorsqu’il est utilisé seul. En effet, il s’agit d’un verbe transitif qui 

s’utilise avec un complément d’objet. Sans cela, on ne peut déterminer ce qui est activé ou stimulé. Un 

rapport directement descriptif avec les produits fait alors défaut.

Il en est autrement dans la cause ACTIVIA/ACTEVA que cite la défenderesse, puisque l’élément « ACTIV »

est un qualificatif qui peut détenir du sens utilisé seul. En outre et comme le relève à juste titre l’opposante, 

le Tribunal fédéral a jugé que l’élément « ACTIV » était certes descriptif, mais pour des denrées 6/7

alimentaires. Or, il s’agit ici de produits du tabac, pour lesquels un effet actif ou stimulant est non seulement 

inusuel, mais surtout indéterminé.

En conséquence, « ACTIVATE » n’ayant pas de sens direct et générique avec les produits en cause, la 

marque opposante est dotée d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. Il en est de 

même pour le terme « ACTIVATE » de la marque attaquée, dès lors qu’aucun élément ne vient préciser ce 

qui est activé ou stimulé.

8. Dès lors que la marque opposante jouit d’un champ de protection normal et qu’elle est entièrement reprise 

en tant qu’élément clairement perceptible et non secondaire de la marque attaquée, les ajouts verbaux et 

graphiques de cette dernière ne sont pas à même de modifier l’impression d’ensemble de manière 

déterminante. En d’autres termes, les éléments additionnels que sont la partie verbale « 2 IN 1 », un 

élément graphique en forme de bouton et une légère stylisation ne sauraient occulter la présence du terme 

« ACTIVATE » (et ainsi de la marque opposante) dans la marque attaquée. Les destinataires percevront 

parfaitement le signe opposant dans le signe attaqué. Notamment, lesdits ajouts ne confèrent pas un sens 

différent au terme « ACTIVATE ». Au contraire, on note même que le graphique en forme de bouton, 

évoquant la fonction « play » d’un appareil, se trouve dans un champ sémantique très proche de celui du 

verbe « ACTIVATE ».

9. Le degré d’attention attaché aux produits en cause n’est, quant à lui, pas particulièrement élevé.

10. Au vu de tout ce qui précède et en tenant compte de l’identité respectivement la similarité des produits, il 

existe ainsi un risque de confusion.

11. L’opposition est donc bien fondée.

IV. REPARTITION DES FRAIS

En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain 

de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l’art. 24 OPM). En règle 

générale, la procédure d’opposition devant être simple, rapide et bon marché, il est alloué une indemnité de 

CHF 1'000.- par échange d’écritures (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).

La procédure a nécessité deux échanges d’écritures et l’opposition est admise dans sa totalité. Il convient dès 

lors de mettre à la charge de la défenderesse la taxe d’opposition et les frais de représentation de l’opposante. 

Ainsi, l’opposante se voit attribuer une somme de CHF 2’800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de 

remboursement de la taxe d’opposition).7/7

Par ces motifs, l’Institut 

décide :

1. L’opposition n° 11668 contre la marque suisse n° 609 760 « ACTIVATE 2 IN 1 » (fig.) est admise.

2. L’enregistrement de la marque suisse n° 609 760 « ACTIVATE 2 IN 1 » (fig.) est révoqué dans sa totalité, à 

savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34.

3. La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut.

4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante de CHF 2’800.- à titre de dépens (y 

compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d’opposition). 

5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 31 décembre 2012

Division des marques

Steve Hauser

ppsection des oppositions 

Voies de droit :

Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, 

auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Une copie de la présente décision 

est à joindre au mémoire de recours.