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Willemin-Macodel SA et Willemin Machines SA / Willemin Electronic SA

Par mémoire du 8 juin 2009, Willemin-Macodel SA et Willemin Machines SA ont introduit une requête de mesures provisoires à l'encontre de Willemin Electronic SA et Witech Bassecourt SA en retenant les conclusions suivantes: I. Il est fait défense aux intimées Willemin Electronic SA et Witech Bassecourt SA d'apposer les signes "Willemin" ou "Willemin Electronic" sur des machines-outils ou leur emballage, et d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour offrir de tels produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, et notamment de commercialiser de tels produits munis de l'un ou l'autre de ces signes, ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour importer ou exporter de tels produits. II. Il est fait défense aux intimées Willemin Electronic SA et Witech Bassecourt SA d'utiliser les signes "Willemin" ou "Willemin Electronic" en relation avec la fabrication ou la vente de machines-outils, notamment d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes sur des catalogues ou d'autres papiers d'affaires, ou d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière en relation avec la fabrication ou le commerce de tels produits, sur quelque média et par quelque moyen que ce soit, notamment sur Internet. III. Les organes des intimées Willemin Electronic SA et Witech Bassecourt SA sont menacés des peines prévues à l'article 292 CP en cas de contravention à l'une ou l'autre des injonctions figurant aux chiffres I et II ci-dessus.

Les requérantes exposent que Willemin-Macodel SA, dont la raison sociale était Macodel SA jusqu'en 1998, est une société anonyme dont le siège se trouve à Bassecourt. Son but est la vente, l'importation, l'exportation de machines, outillages et fournitures destinés à l'industrie, principalement à l'industrie horlogère. Elle est administrée par MM. B. et O.H. et P.Z. Auparavant, et jusqu'au 24 février 2003, M. P. Willemin en était également administrateur.

Willemin Machines SA, société anonyme dont le siège se trouve à Bassecourt, a notamment pour but la création, la construction, la vente de machines et appareils de tous genres. Inscrite au Registre du commerce le 25 février 1977, elle a poursuivi l'activité de la raison individuelle "André Willemin" à Bassecourt. Ses administrateurs sont MM. B. et O.H. et Mme L.H. Auparavant et jusqu'au 31 octobre 2003, M. P. Willemin en était également administrateur.

Willemin-Macodel SA est titulaire de la marque suisse n° 368201 "Willemin" déposée le 23 novembre 1988 et enregistrée le 13 mars 1989 dont Willemin Machines SA était titulaire jusqu'au 17 juin 2008. Cette marque a été enregistrée pour les produits suivants: machines-outils, y compris à commande numérique, à savoir tours, fraiseuses, rectifieuses, aléseuses, machines transfert, machines à copier à cames et électroniques; centres d'usinage, notamment de tournage et de fraisage; tous articles de robotique industrielle. Willemin-Macodel SA fabrique sous cette marque des centres d'usinage, dont plusieurs modèles sont connus et SIC! 2010 S. 279, 280TOP utilisés dans le domaine de la fabrication de pièces destinées à la médecine dentaire.

Willemin Electronic SA est une société anonyme dont le siège est également à Bassecourt. Son but consiste en l'étude, la création, la fabrication et la vente d'appareils électroniques divers. Inscrite au Registre du commerce le 4 décembre 1978, elle est administrée par MM. P. Willemin et C.M. Auparavant, les actions de la société étaient détenues par plusieurs actionnaires, dont MM. P. Willemin et B.H. En 1990, elles ont été entièrement reprises par Willemin Machines SA, avant d'être transférées hors du groupe Willemin-Macodel/Willemin Machines en 2003. Willemin Electronic SA a cessé toute activité industrielle ou commerciale dans les années 90. Elle n'était en particulier présente sur aucun marché de commercialisation de machines-outils, de quelque genre que ce soit. Même après le transfert d'actions intervenu en 2003, Willemin Electronic SA n'a déployé aucune activité industrielle ou commerciale (fabrication ou commercialisation de machines-outils) jusqu'à ces derniers temps.

Witech Bassecourt SA, société anonyme dont le siège se trouve à Bassecourt, est inscrite au Registre du commerce depuis le 31 décembre 1993. M. Pierre Willemin en est l'administrateur unique. Elle a pour but la construction de machines. Sur son site Internet, Witech Bassecourt SA se présente comme une entreprise qui fabrique des machines-outils destinées au fraisage, au tournage/décolletage ainsi que des machines spéciales réalisées en fonction de besoins spécifiques. Elle indique avoir une "société filiale" à la même adresse, spécialisée dans le domaine dentaire, Willemin Electronic SA. Aux salons mediSIAMS à Moutier et Industrie à Lyon, qui se sont tous deux déroulés au cours de la semaine du 9 mars 2009, la société Witech Bassecourt SA a proposé deux machines qu'elle a présentées comme des nouveautés, à savoir les machines MIC4 et MIC5. Sur son site Internet, sous la rubrique présentation/société filiale, Witech Bassecourt présente la machine MICS comme étant un produit "Willemin Electronic". La dénomination "Willemin Electronic" est en particulier utilisée comme logo en relation avec ces machines.

Ainsi, des machines-outils, notamment destinées au domaine médico-dentaire, sont désormais commercialisées par deux entreprises distinctes, à savoir Willemin Macodel SA et Willemin Electronic SA, qui ne font plus partie du même groupe mais qui ont toutes deux leur siège dans la même localité, à la même adresse et qui ont toutes deux "Willemin" comme élément caractéristique de leur raison sociale. Cette situation va générer un risque de "confusion massive" dans l'esprit de la clientèle qui pourra être amenée à croire que les machines des requérantes sont fabriquées et/ou vendues par Willemin Electronic SA. Il y a également un risque que des clients s'adressent à tort à l'une de ces sociétés, pensant avoir affaire à des sociétés apparentées. Des erreurs peuvent aussi se produire lors de l'acheminement du courrier, voire vis-à-vis des autorités administratives. Le fait que Willemin-Macodel SA termine actuellement la construction d'une nouvelle usine à Delémont où elle déplacera son siège n'y change rien. Les requérantes sont menacées d'un dommage difficilement réparable.

Les requérantes sont actives dans le domaine des machines-outils à usage médical, notamment dentaire, depuis près de 25 ans. Elles sont connues à ce titre et se sont construit une réputation au cours de leurs 35 ans d'activité. L'utilisation de "Willemin Electronic" pour vendre des machines-outils sous ce nom constitue un acte délibéré pour SIC! 2010 S. 279, 281TOP entretenir la confusion avec les requérantes et leurs produits. Willemin Machines SA, créée en 1977, est au bénéfice de droits prioritaires par rapport à Willemin Electronic SA, créée en 1978. L'écoulement du temps ne saurait former obstacle à une action de Willemin Machines à l'encontre de Willemin Electronic, dès lors que celle-ci était autrefois une société apparentée à Willemin-Macodel SA et à Willemin Machines SA, et que Willemin Electronic n'avait plus d'activité industrielle ou commerciale depuis les années 90. Willemin Machines SA serait en droit de faire cesser l'usage de la raison Willemin Electronic SA. Le problème provient du fait que cette société, autrefois dormante ou qui n'avait aucune activité, du moins visible, dans la fabrication et la commercialisation de machines-outils, est désormais utilisée par Witech Bassecourt comme filiale spécialisée dans le domaine dentaire, pour fabriquer et commercialiser des machines-outils.

La requête, qui se base sur la loi sur la concurrence déloyale, la loi sur la protection des marques ainsi que sur l'article 956 CO, vise à interdire l'utilisation du signe litigieux, et non l'usage de la raison sociale Willemin Electronic SA. Les requérantes sont en effet menacées d'une atteinte illicite et pourraient de ce fait subir un préjudice difficilement réparable, en raison du risque de confusion. Or, les requises ont opposé une fin de non-recevoir le 27 mars à la mise en demeure du 23 mars 2009. Si seule Willemin Electronic SA a qualité pour défendre à une action fondée sur l'article 956 CO, Witech Bassecourt SA a aussi la légitimation passive en application de la LCD. C'est pourquoi les conclusions 1 et 2 visent aussi Witech Bassecourt SA. Enfin, les requérantes demandent à être dispensées de fournir des sûretés.

Par mémoire du 15 juillet 2009, les requises ont conclu au débouté des conclusions des requérantes, sous suite des frais et dépens.

Les requises expliquent que Willemin Electronic SA est une filiale de la société Witech Bassecourt SA. La volonté de séparer les deux identités repose sur le fait que société Witech a souhaité créer, par le biais de Willemin Electronic SA, une gamme de produits "low cost" répondant à des critères bien spécifiques et se détachant nettement des autres produits de la requise n° 2. La requise n° 1 n'a jamais cessé toutes activités industrielles ou commerciales, à plus forte raison dans les années 90. Elle a toujours tenu une comptabilité régulière, est propriétaire d'un immeuble et traite sa correspondance par le biais d'une case postale. Le site internet de Witech Bassecourt SA présente des machines MIC4 et MIC5 comme des machines dentaires et associe ces dernières à sa société. Le logo figurant sur les machines est le (W). Aucune inscription mentionnant le nom "Willemin" n'est apposée sur les machines.

La situation actuelle ne présente aucun risque de confusion massive, dans la mesure où la clientèle visée est bien différente. Les requises fabriquent des machines "low cost" destinées à de petits laboratoires alors que celles des requérantes, entre 2,5 et 4 tonnes, sont destinées aux grands laboratoires. Or, dans le domaine médical, les clients concernés sont des professionnels qui savent faire la différence, d'autant plus que les machines des requises sont connues sous l'appellation "MIC4" et "MIC5" et non sous l'appellation "Willemin". Les critères de fabrication sont de surcroît différents.

Les requérantes n'indiquent pas de quels dommages importants elles se voient menacées. Elles ne peuvent invoquer la violation des dispositions sur les raisons de commerce. La dénomination "Willemin" est un nom propre particulièrement répandu dans la région, qui se retrouve dans plusieurs raisons sociales. Il ne caractérise en rien une entreprise particulière ni un domaine d'activité. De plus, cet élément est complété par un autre élément accessoire, de sorte que les raisons de commerce se distinguent suffisamment les unes des autres.

Les requises n'ont pas contesté le dépôt de la marque "Willemin" car elles n'en n'ont pas eu connaissance jusqu'à ce jour. Il n'y a aucune volonté d'appropriation de la marque. La dénomination "Willemin Electronic" s'explique aussi par le fait que ce patronyme a toujours été utilisé pour désigner la société. Dans ces circonstances, l'intérêt des requises à utiliser le patronyme "Willemin Electronic SA" pour s'identifier auprès de ses partenaires commerciaux l'emporte sur l'intérêt des requérantes à se prévaloir de leur droit à la marque.

Les conditions des mesures provisoires au sens des articles 327 ss CPC ne sont en tout état de cause pas remplies. Tout d'abord, tout risque de confusion est contesté. De plus, si les mesures provisoires étaient adjugées, cela équivaudrait à une exécution anticipée du jugement au fond. Enfin, il n'y a aucune urgence, la raison Willemin Electronic SA existant depuis plus de 30 ans et Willemin-Macodel SA depuis plus de 10 ans.

Par ailleurs, alors que la raison Willemin Electronic SA existe depuis 1978, ce n'est que lorsque les requises ont commencé à se faire connaître et à être reconnues dans leur domaine d'activité que les requérantes ont introduit leurs actions. Les requises sont donc en droit de se prévaloir de la péremption.

Considérants:

1. (Procédure)

2.

2.1 Les requérantes fondent leur requête de mesures provisoires sur diverses dispositions légales, à savoir sur l'article 956 CO ainsi que sur la LCD et la LPM.

Les mesures provisoires selon l'article 956 CO sont réglées par les dispositions de droit cantonal (ATF 63 II 397 = JdT 1938 I 398), tandis que les articles 14 LCD et 59 al. 4 LPM renvoient aux art. 28c à 28f CC.

La légitimation étant différente en l'espèce, suivant les dispositions légales invoquées, la présente décision sera basée principalement sur la LCD, tout en tenant compte des autres dispositions invoquées, dans la mesure où les principes applicables sont largement les mêmes (cf. également consid. 2.3 infra).

2.2 La protection conférée par l'art. 956 CO ne concerne que les collisions de raisons de commerce (I. Cherpillod, Le droit suisse des marques, CEDIDAC n° 73, 53). La LCD cherche à protéger la concurrence en tant que telle et prend aussi en considération l'intérêt des consommateurs à ne pas être victimes de confusion (art. 3 lit. d LCD). Cette loi n'est du reste pas subsidiaire par rapport à la LPM mais a un champ d'application qui lui est propre (ATF 135 III 446 ss, consid. 4.1 et les références citées). Quant à la marque, elle a pour fonction première de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. On parle de fonction distinctive de la marque (Cherpillod, 60).

2.3 La notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble des droits immatériels (ATF 131 III 572 ss consid. 3; ATF 127 III 160 ss consid. 2a). Le risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que le droit des raisons sociales, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence lui assure par l'emploi de signes identiques ou similaires. On peut rencontrer un risque de confusion directe lorsque des signes identiques ou similaires font penser au public, à tort, que les personnes ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux qu'il représente. La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée, alors qu'il n'y a en réalité aucune relation d'affaires (confusion dite indirecte, ATF 131 III 572 ss consid. 3; ATF 128 III 146 ss consid. 2a; ATF 127 III ss 160 = JdT 2001 I 345 consid. 2a).

C'est sur la base de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes distinctifs litigieux et du souvenir qu'elles peuvent laisser que l'on doit trancher la question de savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement l'une de l'autre (ATF 131 III 572 ss consid. 3). A cet égard, il faut souligner que les noms de personnes sont considérés en principe comme des éléments frappants ou forts, c'est-à-dire susceptibles d'individualiser l'entreprise, surtout s'ils sont mis à la première place de la raison de commerce et ne sont pas usuels (ATF 131 III 572 ss consid. 4.2.1). Le risque de confusion doit être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu'elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (ATF 131 III 572 ss consid. 4.4; ATF 118 II 322 ss consid. 1).

3. Les mesures provisionnelles supposent la réunion de deux conditions que le requérant doit rendre vraisemblables (art. 28c al. 1 CC), à savoir d'une part l'existence d'une atteinte illicite (actuelle ou imminente) et, d'autre part, d'un dommage difficilement réparable (R.Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, sic! 2005, 339 ss). Il n'y a dommage difficilement réparable que lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d'une procédure ordinaire. Tel est le cas lorsqu'une réparation financière n'est pas de nature à compenser intégralement le préjudice de l'intéressé. Un intérêt particulier à l'exécution anticipée des prétentions du requérant existe chaque fois que le préjudice ne peut être établi, évalué ou réparé, si l'on doit attendre la fin du procès au fond. Tel est le cas tant en présence de dommages matériels que face à des préjudices de nature immatérielle (Schlosser, 347 et les références citées). Un risque de confusion en matière de signes distinctifs est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle, de telle manière que la violation d'une marque entraîne presque toujours des dommages difficilement réparables (Schlosser, 349 et les références citées).

4. Willemin-Macodel SA a été créée en 1974 sous le nom de Macodel et a changé de raison sociale dans les années 90. Elle est titulaire de la marque Willemin. Willemin Machines SA a été fondée le 25 février 1977, afin de continuer la raison individuelle André Willemin. La création de Willemin Electronic SA remonte au 2 décembre 1978. Il apparaît ainsi que la raison Willemin Machines SA est antérieure à Willemin Electronic SA, créée et adoptée postérieurement.

Le droit au nom donne à son titulaire notamment le droit de participer aux activités économiques sous son propre nom. Mais s'il en découle un conflit entre marque et raison sociale incluant le nom patronymique, il n'y a pas prééminence de principe du droit au nom. C'est selon les intérêts en présence qu'il convient d'arriver à la solution la plus équilibrée possible (TF du 16 avril 2007, 4C.440/2006, consid. 6.1; ATF 128 III 353 ss consid. 3). De ce point de vue, même si P. Willemin est actionnaire et administrateur des requises, cela ne lui confère pas pour autant de ce seul fait un droit de priorité sur son patronyme par rapport aux requérantes, d'autant moins qu'il serait également encore actionnaire à hauteur de 10% de Willemin-Macodel SA.

Les requérantes sont donc légitimées à déposer leur requête.

5. Willemin, qui est un nom de famille, est à chaque fois placé au début de la raison sociale et est à la fois un élément fort de la raison de commerce et une marque, enregistrée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle au nom de Willemin-Macodel SA. Tant les requérantes que les requises ont leur siège dans le canton du Jura, plus précisément à Bassecourt, Willemin-Macodel SA et Willemin Electronic SA ayant de surcroît toujours officiellement la même adresse - l'utilisation d'une case postale étant de ce point de vue sans pertinence -, et sont actives dans le domaine de la machine-outil. Même si les machines produites par les requises sont de taille moindre par rapport à celles des requérantes, ce qui n'est du reste pas établi, elles visent également à produire des pièces pour le domaine médical. Tant Willemin-Macodel SA que Witech SA et sa filiale se targuent de produire des machines "Swiss Made". La seule adjonction du mot "Electronic" après "Willemin" ne permet pas encore de conclure que l'on est en présence de sociétés distinctes sans aucun lien, ni de marques propres par ailleurs, d'autant moins que jusqu'en 2003, Willemin-Macodel SA, Willemin Machines SA et Willemin Electronic SA faisaient partie du même groupe, ce qui démontre bien le lien qui peut être fait entre ces entreprises de par le seul usage de leurs noms.

Il est par conséquent vraisemblable que l'usage, par les requises, du signe distinctif Willemin, voire de la marque Willemin Electronic, en tout les cas en relation avec la vente de machines-outils dans le domaine médical, respectivement médicodentaire, est de nature à entraîner des confusions dans l'esprit du public et des clients et cause aux requérantes un dommage difficilement réparable, même si ce signe n'est pas directement apposé sur les machines qu'elles commercialisent, comme l'allèguent les requises.

Sur le vu de ce qui précède, les requérantes ont établi, au degré de preuve requis, l'existence d'une atteinte illicite.

6.

6.1 La prise de mesures provisoires doit être urgente. L'urgence n'est donnée que s'il apparaît que la procédure de mesures provisoires sera terminée avant le moment où le procès ordinaire introduit en temps utile aura pris fin. On parle d'urgence relative (Schlosser, 355 ss).

Dans le cas présent, les requérantes n'ont pas encore déposé la demande au fond. Au vu de la situation qu'elles dépeignent, il est cependant vraisemblable qu'elles ont besoin d'une protection immédiate, d'autant plus que le procès ordinaire, qui requerra une administration des preuves complète, et non prima facie comme la présente procédure, peut durer plusieurs années. La condition relative à l'urgence est donc remplie.

6.2 Les mesures provisoires sont également soumises au principe de la proportionnalité. La mesure doit être propre à atteindre le but recherché et être la moins incisive parmi les mesures possibles. En outre, les mesures provisoires ne doivent pas entraîner des conséquences à ce point incisives qu'elles apparaîtraient comme disproportionnées (Schlosser, 350 ss).

Au cas particulier, les requérantes ont demandé qu'il soit fait défense aux requises d'apposer les signes "Willemin" ou "Willemin Electronic" sur des machines-outils, sur leurs emballages ou d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour offrir de tels produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, ainsi que d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour importer ou exporter de tels produits, d'en faire usage sur des catalogues ou sur d'autres papiers d'affaires ou de les utiliser à des fins publicitaires. Seule l'utilisation de signes pouvant créer la confusion en lien avec la machine-outil est par conséquent interdite, et non pas l'usage de la raison sociale Willemin Electronic SA. Aucune mesure moins incisive n'est par ailleurs propre à atteindre le but visé.

6.3 Les mesures sollicitées paraissent ainsi respecter le principe de la proportionnalité.

7. Les requises prétendent que les éventuels droits des requérantes sont périmés.

7.1 La péremption en raison du retard mis à agir ne doit pas être admise facilement, seul l'exercice manifestement abusif d'un droit pouvant faire obstacle à sa protection. La péremption suppose que l'ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection. Il en découle que la péremption suppose en principe que le lésé ait eu connaissance de la violation de ses droits et qu'il soit néanmoins resté inactif, la preuve de cette connaissance incombant à l'auteur de la violation. Toutefois, la péremption peut aussi être invoquée lorsque la tardiveté de la réaction du lésé est imputable à une méconnaissance fautive de la violation de ses droits, ce qui est le cas lorsqu'il omet, contrairement à la diligence qu'on peut attendre de lui, de surveiller l'apparition de signes distinctifs adverses sur le marché. Enfin, dans des cas exceptionnels, la péremption peut être invoquée même en l'absence de méconnaissance fautive de la violation des droits du lésé, ainsi lorsque l'auteur de la violation a un intérêt à pouvoir conserver d'importantes valeurs économiques alors que l'intérêt de l'ayant droit à la suppression de l'état de fait illicite est inexistant ou proportionnellement bien moindre (ATF 128 III 353 ss consid. 5.2 non publié).

7.2 Lorsque Willemin Machines SA et Willemin Electronic SA faisaient parties du même groupe, celle-là n'avait aucune raison de requérir des mesures provisoires à l'encontre de celle-ci, d'autant moins que selon les requérantes, Willemin Electronic SA n'avait plus d'activité. Les deux sociétés ne font plus partie du même groupe depuis 2003. Or, les requérantes prétendent que même à partir de cette date, Willemin Electronic SA n'a pas déployé d'activité industrielle ou commerciale, du moins de manière visible, et qu'elle n'a repris des activités que très récemment, depuis une année, respectivement à l'occasion de salons professionnels qui se sont tenus en mars 2009 à Moutier et Lyon, lors desquels Witech SA a présenté ses machines MIC4 et MIC5 comme étant issues de sa filiale Willemin Electronic SA. Si les requises contestent ce point de vue et allèguent que Willemin Electronic SA a toujours été active, notamment dans l'électronique, elles n'apportent cependant aucun élément qui établirait la preuve du contraire, alors que la charge de la preuve peut leur être imposée, puisqu'il s'agit d'un fait négatif.

Il faut par ailleurs préciser que la première lettre des requérantes, agissant par leur mandataire, afin que les requises cessent d'utiliser le signe Willemin, date du 23 mars 2009, alors que les articles parlant des nouvelles machines MIC4 et MIC5 sont parus en avril 2009 seulement. On ne saurait dès lors, sur la base d'un examen prima facie du dossier, prétendre que la requête de mesures provisoires n'a qu'un but chicanier à l'encontre des requises qui commenceraient à se faire connaître.

Dans ces conditions, le droit des requérantes de requérir des mesures provisoires n'est pas périmé et leur requête n'est pas abusive.