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105 ONE-O-FIVE / 105.ch, Planet 105

Einzelgericht des Handelsgerichts Urteil vom 3. Oktober 2014

Rechtsbegehren:

«1. Es sei der Gesuchgegnerin unter Androhung von Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, die nachfolgend abgebildete Wort-Bild-Marke, eingetragen im Markenregister am 25. Mai 2011, in irgendeiner Weise zu verwenden und insbesondere:

unter diesem Namen Radiosendungen zu präsentieren; unter diesem Zeichen irgendwelche Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich anzubieten oder zu erbringen; das Zeichen im Internet, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen GetFileProxyLabelNeeded 2. Es sei der Gesuchgegnerin unter Androhung von Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, eine andere Marke, enthaltend die Zahl 105, insbesondere ‹Planet 105› für den Vertrieb von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen der Nizza-Klassen 9, 16, 25, 35, 38 und 41 zu nutzen.

 

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zulasten der Gesuchgegnerin.»

1. Sachverhalt

Die Klägerin ist eine italienische Gesellschaft, welche Inhaberin der Wort-Bild-Marken ‹RADIO 105 NETWORK› in einem Fünfeck mit Blitz und ‹105, ONE-O-FIVE› in einem Fünfeck (CH 615718) ist.

Die Beklagte erwarb aus der Konkursmasse der M. AG, einer Lizenznehmerin der Klägerin, welche berechtigt war, die Marke ‹RADIO 105 NETWORK› der Klägerin in der Schweiz exklusiv zu nutzen, verschiedene Aktiven. Weiter bewilligte das UVEK im April 2014 die Übertragung der Konzession für das Jugendradio 105 der einstigen M. AG auf die Beklagte. Die Lizenz wurde indes nicht übertragen.

Die Klägerin wirft nun der Beklagten vor, die Marke ‹105, ONE-O-FIVE› in einem Fünfeck der Klägerin zu verletzen, und will ihr deren Verwendung verbieten lassen. Die Beklagte bestreitet eine Verletzung von Rechten der Klägerin und beantragt entsprechend Abweisung des Massnahmebegehrens.

2. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 17. Juni 2014 (überbracht) reichte die Klägerin vorliegendes Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein. Mit Verfügung vom 17. Juni 2014 wurde das klägerische Begehren betreffend Anordnung von superprovisorischen Massnahmen abgewiesen, der Klägerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses für die Gerichtskosten und der Beklagten Frist zur Stellungnahme angesetzt. Der verlangte Kostenvorschuss ging fristgerecht ein. Die Frist zur Stellungnahme der Beklagten verstrich ungenutzt, weshalb mit Verfügung vom 10. Juli 2014 eine Nachfrist angesetzt wurde. Mit Eingabe vom 18. Juli 2014 erfolgte die Stellungnahme der Beklagten fristgerecht. Die Klägerin reagierte mit Stellungnahme vom 14. August 2014, welche die Beklagte wiederum mit Stellungnahme vom 8. September 2014 beantwortete. Letztere wurde der Klägerin am 10. September 2014 zugestellt.

3. Zuständigkeit

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 IPRG i.V.m. Art. 1 und Art. 31 LugÜ sowie Art. 10 lit. b IPRG. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 44 lit. a GOG und Art. 6 Abs. 5 ZPO. Die Zuständigkeit blieb denn auch unbestritten.

4. Vorsorgliche Massnahme

ine Partei kann verlangen, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen trifft, wenn sie glaubhaft macht, (a) dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist und (b) ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Entsprechend ihrem Zweck setzt die vorsorgliche Massnahme einen zivilrechtlichen Anspruch der gesuchstellenden Partei voraus, für den sie des vorläufigen Rechtsschutzes bedarf. Die gesuchstellende Partei muss ihren Verfügungsanspruch, die Begründetheit ihres materiellen Hauptbegehrens, glaubhaft machen (Sprecher, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, N. 15 zu Art. 261 ZPO). Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen kann nach Art. 59 lit. d MSchG die vorläufige Vollstreckung von markenschutzrechtlichen Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen verlangt werden.

4.1 Einrede des Nichtgebrauchs (Art. 12 MSchG)

Eine Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Die Beklagte macht geltend, die Wort-Bild-Marke ‹RADIO 105 NETWORK› werde seit Langem, mindestens aber seit fünf Jahren nicht mehr gebraucht, weshalb diesbezüglich die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben werde.

Die Klägerin beantragt, der Beklagten sei die Verwendung der Marke ‹105, ONE-O-FIVE› in einem Fünfeck (CH 615718) zu verbieten. Die Marke ‹RADIO 105 NETWORK› in einem Fünfeck mit Blitz (CH P-442124) ist davon nicht betroffen, weshalb sich weitere Ausführungen zu dieser Marke und deren Gebrauch erübrigen. Bezüglich der Marke ‹105, ONE-O-FIVE› verzichtet die Beklagte zu Recht auf die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG. Der erforderliche Gebrauch der Marke als solcher im Zusammenhang mit Radiosendungen in der Schweiz ergibt sich aus den Akten.

4.2 Verwendung einer identischen Marke (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG)

Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Die Beklagte gesteht zu und es ergibt sich aus den Akten, dass sie nach Übernahme der Konzession anfänglich die Wortbildmarke ‹105, ONE-O-FIVE› der Klägerin weiter verwendete. Die Parteien führten Verhandlungsgespräche betreffend einer neuen Lizenzvereinbarung, gelangten jedoch nicht zu einer Einigung. Die Beklagte belegt, dass sie sich infolgedessen zur Umbenennung des Radiosenders zu ‹Planet 105› entschied, was intern am 9. Juni 2014 per E-Mail und am Folgetag in einer Koordinationssitzung kommuniziert wurde. Auch die Medien wurden informiert, welche mit Artikeln vom 10. Juni 2014 darüber berichteten. Die Klägerin legt zum Nachweis von Verletzungshandlungen der Beklagten einen Ausdruck der Homepage vom 13. Juni 2014 ins Recht, auf welchem noch ihr Zeichen zu sehen ist. Es ist mit der Beklagten einig zu gehen, dass ihr zumindest einige wenige Arbeitstage zugestanden werden müssen, um den Zeichenwechsel zu vollziehen. Das streitgegenständliche Zeichen wurde in der Folge von der Beklagten von der Homepage entfernt und durch das Übergangslogo ‹105 under construction› ersetzt. Auch darüber wurde in den Medien berichtet und zwar bereits am 19. Juni 2014. Spätestens nach zehn Tagen war der Zeichenwechsel somit vollzogen. Die Beklagte trat weiter auch mit dem Schriftzug ‹105.ch› in der Öffentlichkeit auf. Den Einwand der Klägerin, die Beklagte habe noch anlässlich der Streetparade einen Mikrofonschutz mit einer Abbildung der streitgegenständlichen Marke verwendet, erklärt die Beklagte als einmaliges Versehen einer Praktikantin, was von der Klägerin nicht bestritten wurde. Damit gelingt es der Klägerin nicht, inskünftige, einschlägige Verletzungshandlungen der Beklagten glaubhaft darzulegen. Indessen stellt die Beklagte glaubhaft dar, dass sie nach Scheitern der Lizenzverhandlungen betreffend das streitgegenständliche Zeichen einen Zeichenwechsel vollzog.

Nach dem Gesagten ist eine drohende Verletzungshandlung der Beklagten von der Klägerin nicht glaubhaft dargetan. Somit ist auch die Begründetheit eines Anspruchs der Klägerin aufgrund der Verwendung einer identischen Marke nicht glaubhaft gemacht.

4.3 Verwendung einer ähnlichen Marke (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG)

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut darstellen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG).

Die Parteien sind sich zu Recht einig, dass es sich bei der Zahl ‹105› um Gemeingut handelt, doch macht die Klägerin geltend, ihre Marke habe sich für die Dienstleistungen im Radiobereich, für die sie beansprucht werde, durchgesetzt. Die Beklagte bestreitet die Verkehrsdurchsetzung und macht überdies Freihaltebedürftigkeit geltend, weil Zahlen zwischen 87.5 und 108 zur Bezeichnung der verwendeten Frequenz unentbehrlich seien. Dies wird wiederum von der Klägerin bestritten.

Ein schützenswertes Freihaltebedürfnis von Mitanbietenden gegenüber dem Markeninhaber besteht an Zeichen, die der Verkehr im Zusammenhang mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen benötigt; sei es um solche zu bilden, zu gestalten, zu bewerben, feilzubieten, darzustellen oder über sie zu informieren (Aschmann, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, N. 8 zu Art. 2 lit. a MSchG).

Entgegen den Ausführungen der Beklagten mag es zwar durchaus vorkommen, dass die UKW-Frequenz Teil der Benennung eines Radiosenders ist, doch zeigen die von der Klägerin eingereichten Listen mit Radiosendern auch, dass dies bei einer geringen Anzahl von Radiosendern tatsächlich der Fall ist. Es kann damit kaum von Üblichkeit und noch weniger von Notwendigkeit gesprochen werden. Damit ist die Freihaltebedürftigkeit der Zahlen zwischen 87.5 und 108 zur Bezeichnung der verwendeten Frequenz abzulehnen.

Die Verkehrsdurchsetzung ist die einzig mögliche Entgegnung bei einem Kennzeichen, das als Gemeingut zu betrachten ist. Sie ist erreicht, wenn die Marke in allen Landesteilen von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte (oder Dienstleistungen) eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (Aschmann, a.a.O., N. 222 f. zu Art. 2 lit. a MSchG, unter Hinweis auf BGE 130 III 328, Erw.3.1, S. 331; Von Büren/David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 425). Ein Zeichen kann in der Form und für die Produkte bzw. Dienstleistungen Verkehrsgeltung erlangen, für welche es im Verkehr effektiv markenmässig benutzt wird. Damit ein Zeichen des Gemeingutes als markenfähig anerkannt werden kann, muss es sich in der gesamten Schweiz durchgesetzt haben. Immerhin muss das Ausmass der Verkehrsdurchsetzung nicht in der ganzen Schweiz gleich ausgeprägt sein, und sprachregionale Schwankungen im Bekanntheitsgrad stören nicht. Eine Marke muss sich bei den einschlägigen Abnehmerkreisen durchgesetzt haben. Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, sobald es von einem wesentlichen Teil der massgebenden Abnehmer als Marke verstanden wird (Von Büren/David, a.a.O., N. 428, N. 437 f., N. 441 und N. 445). Es ist Sache des Hinterlegers, aufzuzeigen, dass sich sein Zeichen aufgrund intensiven Gebrauchs als Marke etabliert hat. Indizien bilden langer Gebrauch, grosse Umsätze, intensive Werbung, unangefochtene Alleinstellung etc. (Von Büren/David, a.a.O., N. 454 f.).

Vorab ist festzuhalten, dass die Gesuchstellerin die anspruchsbegründenden Behauptungen aufstellen und glaubhaftmachen muss. Die Glaubhaftmachung ist grundsätzlich durch sofort vorlegbare Urkunden zu erbringen. Andere Beweismittel sind zulässig, aber nur, wenn sie das Verfahren nicht wesentlich verzögern, es der Verfahrenszweck erfordert oder wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (Sprecher, a.a.O., N. 58 ff.). Die Klägerin beantragt in ihrer ersten Eingabe die Einholung einer Expertise betreffend die Durchsetzung der Marke, was die Beklagte wegen Verzögerung des Verfahrens beanstandet. Replicando behält die Klägerin die Einholung eines Gutachtens zur Verkehrsdurchsetzung für das Hauptverfahren vor, womit sie an diesem Beweisantrag für das vorliegende Massnahmeverfahren nicht weiter festhält, weshalb er sich erübrigt.

Die Klägerin führt bezüglich der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung aus, der relevante Adressatenkreis verbinde den Klang der Zahl ‹105› automatisch mit Radio. Einstweilen müsse der Nachweis genügen, dass sich sowohl die Klägerin als auch die M. AG für die langjährige Verbreitung von Radiosendungen in der ganzen Schweiz über UKW, DAB+, Kabel und Internet der Zahl 105 bedient und damit einen klaren Wiedererkennungswert geschaffen hätten. Die Sender der Klägerin könnten im italienischsprachigen Teil der Schweiz über UKW, in den übrigen Landesteilen über Kabel und Internet empfangen werden. Damit sei der Sender der Klägerin auf dem ganzen Gebiet der Schweiz empfangbar. Die M. AG habe zudem mit der Einwilligung und im Interesse der Klägerin verschiedene eigene Marken eintragen lassen, die das Zeichen 105 beinhalteten und optisch deutlich an die Gestaltung der Marke der Klägerin angelehnt seien. Sie sei zudem an verschiedenen Live-Events präsent, zum Beispiel an der Streetparade, welche notorischerweise gesamtnationale Ausstrahlung habe. Sodann habe sie über Zeitungsinserate, Fernseh- und Internetwerbung einen beträchtlichen Marketingaufwand betrieben und dabei über Fr. 10 Mio. investiert.

Die Klägerin äussert sich weder über den relevanten Adressatenkreis – sie nennt und belegt auch keine Hörerzahlen – noch begründet sie, weshalb dieser die Zahl ‹105› automatisch mit Radio verbinden soll. Die Hörerzahlen wären deshalb relevant, weil der Verkehrskreis vermutlich sehr breit ist. Die Klägerin legt auch nicht dar, inwiefern sowohl sie selbst als auch die M. AG sich für die langjährige Verbreitung von Radiosendungen der Zahl ‹105› bedient und damit einen klaren Wiedererkennungswert geschaffen hätten. Es bleibt damit unklar, wie die Klägerin die Zahl ‹105› verwendet hat und weshalb ein Wiedererkennungswert entstanden sein soll. Zwar mag zutreffen, dass die Sendungen der Gesuchstellerin im italienischsprachigen Teil der Schweiz über UKW und in den übrigen Landesteilen über Kabel und Internet empfangen werden können. Die blosse Möglichkeit des Empfangs bedeutet indes noch nicht, dass ein Sender auch tatsächlich gehört wird. Die Klägerin behauptet weiter, sie sei an verschiedenen Live-Events präsent, jedoch auch hier ohne Darlegung, wann sie an welchen Events wie präsent gewesen sein will und was daraus abzuleiten ist. Die hierzu eingereichten Fotografien sind allein nicht aussagekräftig. Dass die M. AG verschiedene eigene, aber an diejenige der Klägerin angelehnte, Marken eingetragen haben soll, wird nicht belegt. Die Investition von Fr. 10 Mio. ins Marketing betrifft einen Zeitraum von 16 Jahren, was die Höhe des Betrages etwas relativiert. Insgesamt wird aus den Ausführungen der Klägerin und den eingereichten Urkunden nicht klar ersichtlich, ob und wie sie oder die M. AG ihre Marke effektiv markenmässig benutzte, sodass sie sich bei den einschlägigen Abnehmerkreisen durchgesetzt haben könnte.

Nach dem Gesagten ist die Verkehrsdurchsetzung der klägerischen Marke nicht glaubhaft dargetan. Damit ist auch die Begründetheit eines Anspruchs der Klägerin aufgrund der Verwendung einer ähnlichen Marke nicht glaubhaft gemacht.

4.4 Unlauterer Wettbewerb (Art. 3 lit. d UWG)

Die Klägerin macht replicando auch eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG geltend.

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG dem Richter beantragen, die bestehende Verletzung zu beseitigen. Besitzt ein Zeichen keine originäre Kennzeichnungskraft, was insbesondere im Falle der Zugehörigkeit zum Gemeingut der Fall ist, so kann ein Schutz aus Art. 3 lit. d UWG dennoch erlangt werden, wenn es sich als Folge eines intensiven oder langen und im Wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauchs im Verkehr als Zeichen des Geschäftsbetriebs durchgesetzt hat und so zum Individualzeichen geworden ist. Die Verkehrsdurchsetzung kann – im Unterschied zum Markenrecht – auch bloss örtlich begrenzt vorliegen (Spitz/Brauchbar Birkhäuser, in: Jung/Spitz, Stämpflils Handkommentar UWG, 2010, N. 15 zu Art. 3 lit. d UWG).

Die Klägerin verweist auf ihre Ausführungen zur Verkehrsdurchsetzung betreffend Markenrecht, sodass auf die vorstehenden Erwägungen dazu verwiesen werden kann. Auch eine bloss örtliche Verkehrsdurchsetzung wurde von der Klägerin nicht glaubhaft dargetan.

Schliesslich besteht ein schützenswertes Interesse der Beklagten, die Zahl 105 zu verwenden, sendet sie doch (auch) auf dieser Frequenz. Somit ist kein unlauteres Verhalten der Beklagten glaubhaft gemacht.

4.5 Fazit

Aufgrund der fehlenden Glaubhaftmachung einer Markenrechtsverletzung oder eines unlauteren Verhaltens der Beklagten ist das Massnahmebegehren abzuweisen. (…).