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Nussknacker

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Abteilung II B-1061/2017

Besetzung

Parteien

Urteil vom 7. August 2018

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),

Richter Francesco Brentani, Richter David Aschmann, Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

August Storck KG,

Waldstrasse 27, DE-13403 Berlin,

vertreten durch die Rechtsanwälte

Dr. Roger Staub und/oder Sylvia Anthamatten, Walder Wyss AG,

Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich, Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, Vorinstanz.

IR-Marke Nr. 1'218'046 „Nussknackermännchen (3D)“

Gegenstand

 

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 1'218'046 Nussknackermännchen (3D) mit Ursprungsland Deutsch- land. Die Marke ersucht Schutz für die Waren confiseries, chocolat et pro- duits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabri- cation des produits précités, comprise dans cette classe der Klasse 30. Die Marke hat folgendes Aussehen :

B.

Gestützt auf Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.04), Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) und Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG sowie aufgrund von Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ, Art. 1 und 2 lit. a und d, Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG und Art. 10 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) erliess die Vorinstanz am 2. Oktober 2015 eine vollumfängliche provisori- sche Schutzverweigerung („Notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]“).

C.

Am 13. Oktober 2015 wurden der Vorinstanz grössere Abbildungen der Marke zugesandt. Nach Konstituierung eines Schweizer Vertreters bean- tragte die Beschwerdeführerin die Eintragung der Marke mit der Begrün- dung, dass mit der Eingabe der grösseren Abbildungen der Marke der Man- gel gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ, Art. 1 und 2 lit. a und d, Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG und Art. 10 MSchV behoben werde.

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D.

Am 1. Juli 2016 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass die internationale Registrierung für die beanspruchten préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe der Klasse 30 zum Schutz zugelassen werden könne. In Verbindung mit allen anderen beanspruchten Waren hielt die Vorinstanz indes an der Schutzverweige- rung gemäss Art. 2 lit. a MSchG fest.

E.

Nach einem weiteren Schriftenaustausch, in welchem die Beschwerdefüh- rerin unter anderem vorbrachte, dass die Schutzverweigerung aufgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut zu spät erfolgt sei, erliess die Vorinstanz ihre ablehnende Verfügung mit Datum 16. Januar 2017. Die Vorinstanz be- gründet ihren Entscheid im Wesentlichen wie folgt:

E.a Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin seien alle Schutz- verweigerungsgründe rechtzeitig vorgebracht worden. Die „notification de refus provisoire total (sur motifs absolus)“ vom 2. Oktober 2015 enthalte unter Ziffer 1 zwei verschiedene Zurückweisungsgründe, die je mit einem Kreuz separat markiert wurden. Der erste Zurückweisungsgrund betreffe die Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut, was anhand des beglei- tenden Textes „appartient au domaine public“ und mit Wiedergabe der re- levanten Gesetzesartikel, insbesondere Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ und Art. 2 lit. a MSchG, ersichtlich sei. Als zweiter Zurückweisungsgrund wurde ein Kreuz bei der Umschreibung „la reproduction de la marque est insuffi- sante“ und unter Zitierung der für diesen Ausschluss relevanten Gesetzes- artikel Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ, Art. 1 und 2 lit. a und d, Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG und Art. 10 MSchV gesetzt. Diese beiden Zurückwei- sungsbegründungen wurden in derselben notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) und innerhalb der vom Gesetz geforderten zwölf- monatigen Frist nach der Notifikation durch die OMPI der Beschwerdefüh- rerin mitgeteilt.

E.b Weiter ist die Vorinstanz der Ansicht, das Zeichen gehöre zum Ge- meingut. Denn die Formenvielfalt der beanspruchten Waren der Klasse 30 sei einerseits gross, andererseits sei die beanspruchte Form mit einer teil- weise transparenten Verpackung sehr üblich und könne daher nicht als Herkunftshinweis dienen. Zudem sei auch das zweidimensionale Element der Marke nicht unterscheidungskräftig, denn auch bezüglich der bildlichen Gestaltung herrsche eine grosse Vielfalt bei den beanspruchten Waren

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bzw. deren Verpackungen, woraus die Vorinstanz schloss, dass auch das zweidimensionale Zeichen banal und damit dem Gemeingut zugehörig sei.

F.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 16. Februar 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und bean- tragt, es sei die Ziffer der vorinstanzlichen Verfügung betreffend die Ver- weigerung der Schutzausdehnung der strittigen Marke aufzuheben und der Markenschutz sei für alle beantragten Waren zu erteilen. Dies unter Kos- ten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz. Die Beschwerde- führerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen wie folgt:

F.a Zum einen sei das Vorbringen, dass das beanspruchte Zeichen zum Gemeingut gehöre, zu spät erfolgt. Denn in der notification de refus provi- soire total [sur motifs absolus], in welcher von Gesetzes wegen alle Ableh- nungsgründe genannt werden müssen, sei lediglich erwähnt, dass das Zei- chen nicht genügend definiert sei und damit aufgrund von Art. 2 lit. a MSchG nicht eingetragen werden könne. Erst mit der Stellungnahme vom 1. Juli 2016 und damit nicht mehr innerhalb der massgeblichen Frist, habe die Vorinstanz die Begründung vorgetragen, wonach das Zeichen banal und daher Gemeingut sei. Entsprechend sei die Vorinstanz mit diesem Ein- wand nicht mehr zu hören.

F.b Weiter führt die Beschwerdeführerin aus, dass die Vorinstanz vorlie- gend fälschlicherweise die strengeren Schutzvoraussetzungen für dreidi- mensionale Marken auch auf das zweidimensionale Bildelement der Marke angewandt habe. Dies sei nicht korrekt. Die Tatsache, dass das Bild eines Nussknachermännchens auf der Verpackung abgebildet sei und dieses zu- sammen mit der Verpackungsform als Marke beansprucht würde, führe noch nicht automatisch dazu, dass dieses zweidimensionale Bild auch un- ter den Voraussetzungen für dreidimensionale Marken geprüft werden müsse. Zudem habe die Vorinstanz die Marke nicht in einer Bewertung des Gesamteindrucks beurteilt, sondern habe gar keine Gewichtung der ein- zelnen Elemente, welche auch unterschiedlichen Dimensionen angehör- ten, vorgenommen.

F.c Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, dass bereits viele vergleich- bare Zeichen eingetragen worden seien und daher ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe.

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G.

In der Vernehmlassung zur Beschwerde vom 23. Juni 2017 erläuterte die Vorinstanz, dass durchaus bereits mit der notification de refus provisoire total [sur motifs absolus] alle rechtlich relevanten Einwände vorgetragen wurden, indem einerseits sowohl ein Kreuz bei der Begründung „appartient au domaine public“ gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG bzw. Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ als auch ein Kreuz bei der Begründung, dass die Wiedergabe der Marke ungenügend sei gestützt auf Art. 1 und 2 lit. a und d MSchG bzw. Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ, angebracht wurde. Nach vorinstanzli- cher Ansicht ist damit die Begründungspflicht, wonach die Gründe für eine Schutzverweigerung mitgeteilt werden müssen, erfüllt worden. Der aus Art. 29 Abs. 2 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) entspringende Anspruch auf rechtliches Gehör wurde demnach mit der notification de refus provisoire total [sur mo- tifs absolus] vom 2. Oktober 2015 gewahrt. Weiter führt die Vorinstanz aus, dass vorliegend das Zeichen und der Kennzeichnungsgegenstand bzw. dessen Verpackung zusammenfalle und daher korrekterweise die Anforde- rungen an ein dreidimensionales Zeichen geprüft wurden. Denn das zwei- dimensionale Element würde die ganze Verpackung umfassen und sei nicht lediglich als dekoratives Element der Verpackung zu beurteilen. Be- züglich des Anspruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht ist die Vorinstanz der Ansicht, dass keine konstante Praxis der Eintragung vergleichbarer Fälle existiere und auch kein Wille der Vorinstanz bestehe, an einer derar- tigen Praxis festzuhalten. Entsprechend könne die Beschwerdeführerin nichts für sich aus den eingereichten Vergleichsbeispielen ableiten.

H.

Mit Schreiben vom 29. August 2017 teilt die Beschwerdeführerin mit, dass sie auf das ihr eingeräumte Recht auf eine Replik zur Vernehmlassung ver- zichte und an ihren Anträgen mit der entsprechenden Begründung aus der Beschwerde vollumfänglich festhalte.

I.

Eine Parteiverhandlung fand nicht statt.

J.

Soweit erforderlich wird auf weitere und detaillierter Vorbringen der Be- schwerdeführerin und der Vorinstanz in den folgenden Erwägungen einge- gangen.

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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge- gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der an- gefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bun- desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kosten- vorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreter haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind beide Mitglieds- staaten sowohl des PVÜ, SR 0.232.04 als auch des Protokolls zum Madri- der Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche so- wohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internatio- nale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), unterzeichnet haben, dass die Schutzverweige- rung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. b in Verbindung mit Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die Bundesrepublik Deutschland sowohl das Madrider Abkommen als auch das Protokoll zum Madrider Abkommen unterzeichnet hat, gilt vorlie- gend eine Frist von 12 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 9. Oktober 2014 begonnene Frist war daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 2. Oktober 2015 eingehalten.

2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zei- chen oder Angaben zusammengesetzt sei, die „im Verkehr zur Bezeich- nung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und

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ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich“ seien (Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwi- schenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des MSchG. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 „Gipfeltreffen“).

3.

Gemäss Art. 2 Bst a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Marken- schutz ausgeschlossen. Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. BGE 131 III 126 f. E. 4.1 „Smarties [3D] / M&M's [3D]“; DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 1ff.; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Im- materialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 247).

4. Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere einfache geometri- sche Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 „Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]“ mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 „Lego [3D]“). Entscheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 „Freischwinger Panton [3D]“, und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 „Behälter für Körperpflegemittel [3D]“, je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzge- setz, in: GRUR Int. 2003 193, S. 200; vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 794, 797). Hingegen genügt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist, anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen Produkten unter- scheiden lässt (MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. Bern 2017, Art. 2 lit. b Rz. 72, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu berück- sichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 „Wellenflasche [3D]“ mit Hinweis

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auf BGE 130 III 334 E. 3.5 „Uhrenarmband [3D]“). Der betriebliche Her- kunftshinweis einer Waren- oder Verpackungsform geht aber über funktio- nale oder ästhetische Aspekte hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts oder wegen der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungs- kraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b „The Original [3D]“; PETER HEIN- RICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts ver- standen, wenn sie sich von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheidet, was insbeson- dere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4 „Freischwinger Panton [3D] II“, BGE 133 III 346 E. 3.3 „Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]“).

4.1 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamt- eindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Mar- kenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil ent- hält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 120 II 310 „The Original [3D]“). Dies gilt sowohl für dreidimensionale Marken an und für sich, als auch für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensi- onalen Bestandteilen (BVGE 2007/35 E. 2 „Goldrentier [3D]“).

4.2 Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Ab- nehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unter- scheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 „Freischwinger Panton [3D] II“ mit weiteren Hinweisen; EU- GEN MARBACH, SIWR, N. 212).

5.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe nicht alle Schutzausschlussgründe in der notification de refus provisoire total [sur motifs absolus] vom 2. Oktober 2015 geltend gemacht. Insbesondere sei der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts erst angerufen worden, nach- dem die Beschwerdeführerin weitere Abbildungen der Marke eingereicht hatte.

5.1 In der notification de refus provisoire total [sur motifs absolus] vom 2. Oktober 2015 hat die Vorinstanz zwei Kästchen unter dem Titel „Motif“

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angekreuzt. Diese hatten folgenden Wortlaut: „il appartient au domain public (art. 6 quinquies, let. B, ch. 2, de la Convention de Paris pour la proteciton de la propriété industrielle (CPU); art. 2, let. A et art. 30, al. 2, let. C de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM))„ sowie „la reproduction de la marque est insuffisante (art. 6 quinquies, let. B, ch. 2 et 3 CUP, art. 1, art. 2 let. A et d, art. 30, al. 2 let. c LPM, art. 10 de l’Ordonnance dur la protection des marques (OPM))„. Zusätzlich enthielt die notification unterhalb des zweiten Kästchens den folgenden Text „En l’espèce, la représentation du signe est d’une qualité insuffisante. En particulier, l’image au milieu de la représentation n’est pas claire. Ainsi, un signe dont l’object de la protection n’est pas clairement défini manque de force distinctive concrète et doit donc être refusé sur la base de l’art. 2 let. A LPM„.

5.2 Mit der Beschwerdeführerin ist dafür zu halten, dass der letztzitierte Absatz etwas verwirrend ist. Denn eine mangelhafte Darstellung, welche in einer ungenügenden Bestimmtheit des Zeichens resultiert, ist keine An- wendung des Art. 2 MSchG, wie das der Text suggeriert, sondern wird unter Art. 1 MSchG subsumiert (vgl etwa. MATTHIAS STÄDELI in: BSK, Art. 1 MSchG N. 9). Dem hat die Vorinstanz denn auch noch während des vorinstanzlichen Verfahrens beigepflichtet. Entsprechend kann sich dieser Absatz sinnvollerweise nur auf die Rüge der fehlenden Unterscheidungs- kraft nach Art. 2 lit. a MSchG beziehen, zumal bei einer internationalen Re- gistrierung eine Beanstandung von Art. 1 MSchG durch die schweizeri- schen Behörden auf Grund des sog. telle-quelle Schutzes nach Art. 6 quin- quies Bst. A Abs. 1 PVÜ nicht zulässig wäre (vgl. Urteil des BVGer vom 3. De- zember 2011 B-681/2011 E. 3 TOKYO BY KENZO [fig.] m.w.H.).

5.3 Hingegen ist auch festzuhalten, dass die Vorinstanz – nebst der etwas irreführenden obgenannten Begründung – zwei weitere Begründungen für ihre Ablehnung geliefert hat. Nämlich der Hinweis „il appartient au domain public“ unter Angabe der korrekten gesetzlichen Grundlagen, sowie der Hinweis „la reproduction de la marque est insuffisante“, wiederum unter Angabe der korrekten gesetzlichen Grundlage. Daraus geht klar hervor, dass sich die Vorinstanz bei der Schutzverweigerung auf zwei unterschied- liche Begründungen stützt. Durch die Nennung der gesetzlichen Grundlage und der jeweiligen kurzen Präzisierung des relevanten Tatbestandes war die Beschwerdeführerin auch in der Lage zu erfassen, worauf sich die Überlegungen der Vorinstanz stützten (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.H. und Urteil des BVGer B-3488/2011 vom 14. Juni 2012 E. 6.2 m.w.H.). Da sich auch die der notification nachfolgenden Ausführungen der Vorinstanz nur

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auf die bereits indizierten Schutzausschlussgründe des Gemeinguts bezo- gen bzw. der Schutzausschlussgrund des unbestimmten Zeichens fallen- gelassen wurde, kann ihr keine aus der Verletzung des rechtlichen Gehörs abgeleiteten Verletzung der Begründungspflicht vorgeworfen werden. An dieser Erkenntnis ändert auch die erwähnte etwas widersprüchliche, zu- sätzliche Textpassage am Ende der notification nichts.

6.

Weiter hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 3). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne die Auffassung spe- zialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (Urteile des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 4 „emballage [3D]“ und B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 „Luminous“; EUGEN MAR- BACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 3). Im Einzelfall ist somit zu fragen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. „Wilson“ und Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4 „Schweizer Fernsehen“). Vorliegend beansprucht die Marke in Klasse 30 Schutz für confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées. Die vorinstanzliche Beurteilung, wonach die Verkehrskreise sich sowohl aus gewöhnlichen Endkonsumenten wie auch aus Fachkreisen der Gast- ronomie und des Konditorei- sowie Lebensmittelhandels, wird von der Be- schwerdeführerin nicht bestritten. Dieser Beurteilung ist nicht zu widerspre- chen (vgl. Urteile des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 3 „Camille Bloch mon chocolat suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]“, B-2054/2011 vom 28. November 2011 E. 3.2 „Milchbärchen“).

7.

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marken verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwen- dungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 „Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]“; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs- recht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a „The Original [3D]“, Entscheid der Rekurskommis-

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sion für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 „Tetra- pack [3D]“). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der abgebildeten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

7.1 Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass im Bereich der beanspruchten Wa- ren eine große Formenvielfalt herrscht. Entsprechend würde eine Vielzahl von Formen bzw. Formelemente als banal gelten. In der hinterlegten Ver- packung seien weiter kugelförmige Waren erkennbar. Sowohl die von der Zurückweisung betroffenen Confiserie- und Schokoladeprodukte, als auch die beanspruchten Patisserie-Waren und Glacen könnten kugelförmig sein. Generell sei die Form einer Kugel in diesem Produktbereich äußerst üblich und banal. Weiter sei im beanspruchten Warenbereich eine teilweise trans- parente Verpackung oft anzutreffen und damit üblich. Auch das zweidimen- sionale Element auf dem Zeichen hebe sich vom Üblichen und zu Erwar- tenden nicht ab. Insgesamt fehle es damit dem Zeichen an der nötigen Unterscheidungskraft.

7.2 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass eine gewisse For- menvielfalt in der Süsswarenbranche nicht automatisch dazu führe, dass sämtliche Verpackungsformen als banal und somit nicht unterscheidungs- kräftig zu gelten hätten. Denn das relevante Publikum sei es beim betroffe- nen Produktsegment durchaus gewohnt, Verpackungsformen als Her- kunftshinweise wahrzunehmen. Zudem würde vorliegend die Form einer historischen Figur, nämlich eines Nussknackers, verwendet, welche nicht mit den von der Vorinstanz verwendeten Beispielen, bei welchen es sich um liebliche oder lustige Tierchen oder Figuren handelte, verglichen wer- den dürfe. Weiter führt die Beschwerdeführerin an, dass die Vorinstanz fälschlicherweise die höheren Anforderungen an dreidimensionale Marken auch für das zweidimensionale Bildelement der strittigen Marke anwen- dete. Dieses Bildelement sei denn auch mit einem hohen Detaillierungs- grad versehen und daher unterscheidungskräftig bzw. sehr prägend für den Gesamteindruck der Marke.

7.3 Die vorliegend strittige Marke besteht aus einem Formelement einer- seits und einem zweidimensionalen Bildelement andererseits.

7.3.1 Das Formelement besteht in den Konturen eines stehenden Männ- chens oder allgemeiner einer stehenden menschenähnlicher Figur. Die dreidimensional ausgeformten Konturen sind dabei transparent ausgestal- tet, dadurch ist die eigentliche Ware als Kugeln sichtbar. Mit der Vorinstanz

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ist dafür zu halten, dass im vorliegend relevanten Warenbereich eine grosse Vielfalt sowohl an Verpackungs- als auch Warenformen herrscht (vgl. auch Urteil des BGer 4A_466/2007 E. 5.1 „Milchmäuse [3D]“ und B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 „Froschkönig“). Entsprechend muss sich eine Form klar von den anderen im entsprechenden Warensegment anzutreffenden Formen unterscheiden. Die Argumentation der Beschwer- deführerin, wonach sich das Publikum im Confiseriesegment an Waren- oder Verpackungsformen als betriebliche Hinweise gewöhnt habe, ist nicht grundsätzlich abzulehnen, so hat das Bundesgericht dieselbe Argumenta- tion für Positionsmarken als denkbar erachtet (vgl. Urteil des BGer 4A_363/2016 E. 3.3.3/3.3.4 „Rote Damenschuhsohle“). Eine solche Ge- wöhnung kann allerdings vorliegend aufgrund richterlicher Erfahrung nicht ohne weiteres angenommen werden und müsste entsprechend dargelegt werden, was nicht erfolgte. Hinzu kommt, dass stehende Männchen oder stehende menschenähnliche Figuren – nicht zuletzt aufgrund der sehr be- kannten Nikoläuse – geradezu eine kulturell bedingte, typische Waren- und Verpackungsform für Confiserieprodukte darstellen (Urteil des BVGer vom 21. März 2007 B-7393/2006 E. 5 Weihnachtsmann [3D]). Entsprechend ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das dreidimensionale Ele- ment der vorliegenden Markenanmeldung als nicht genügend unterschei- dungskräftig beurteilt hat.

7.3.2 Das zweidimensionale Element der Marke besteht aus einem ziem- lich detaillierten Bild eines Nussknackermännchens, wie es etwa aus dem Balletstück von Pjotr Tschaikowsky bekannt ist. Die zweidimensionale Frontansicht des Nussknackers zieht sich dabei vollständig über die Vor- derseite der Verpackung, ein Teil der Seitenansicht des Nussknackers zieht sich über die Seite der Verpackung. Die Vorinstanz beurteilte dieses zwei- dimensionale Bild als ein Zeichen, welches im Erscheinungsbild der Ware oder deren Verpackung selbst bestehe, und wandte die dafür vorgesehene Rechtsprechung an, wonach auf derartige zweidimensionale Zeichen die Anforderungen für dreidimensionale Marken zu gelten haben. Dieser Ein- schätzung kann indes nicht gefolgt werden.

Die von der Vorinstanz zitierte Rechtsprechung bezieht sich auf Fälle, in welchen sich die bildliche Darstellung in der Darstellung der Ware oder ih- rer Verpackung selber erschöpft. In diesen Fällen ist die bildliche Darstel- lung und die Ware oder Verpackung nicht oder kaum auseinander zu halten (Urteile des BGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 „emballage [3D]“ und B-3601/2014 vom 14. September 2016 E. 3.2 „Kapsel [fig.]“). Das im hier strittigen Fall dargestellte sehr detaillierte zweidimensionale Element

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des Bildes eines Nussknackermännchens kann allerdings ohne weiteres vom sehr schemenhaften dreidimensionalen Element des Männchens un- terschieden werden. Daher muss vorliegend von einem kombinierten Zei- chen mit zwei- und dreidimensionalen Elementen ausgegangen und ent- sprechend deren jeweiligen Voraussetzungen geprüft werden.

7.3.3 Bei banalen oder wenig unterscheidungskräftigen Waren- oder Ver- packungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamtein- druck wesentlich beeinflussen (Urteil des BVGer B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 „Zigarettenschachtel [3D]“). Entscheidend ist, ob mit dem zu- sätzlichen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaf- fen wird und die Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt (BVGE 2007/35 E. 5 „Goldrentier [3D]“, Urteile des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 „Leimtube [3D]“ und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 „Behälter mit Körperpflegemittel [3D]“ mit Hinweis auf MARKUS INEI- CHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markengesetz, GRUR Int. 2003 S. 200). Ein solcher Bezug kann insbesondere durch gut erkennbare und unterscheidungskräf- tige zweidimensionale Elemente geschaffen werden, bspw. durch einen Firmenschriftzug, sofern dieser nicht nur auf einer Seite derselben Form angebracht wird (BVGE 2007/35 E. 6 „Goldrentier [3D]“) bzw. soweit dieser im Vergleich zu der Form nicht zu klein ist (BVGer B-2676/2088 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 „Flasche [3D]“).

7.3.4 Das vorliegende Bildelement des Nussknackers ist weder für die be- anspruchte Ware beschreibend noch ist es banal. Es kann somit als unter- scheidungskräftig angesehen werden. Weiter ist das Bildelement auch nicht etwa sehr klein oder so versteckt, dass es nicht gesehen werden könnte, bedeckte es doch die ganze Frontseite der Verpackung. Aufgrund der flachen Unterseite der Verpackung ist es denn auch wahrscheinlich, dass die Verpackung im Regal dem Endkonsument so präsentiert wird, dass der Nussknacker „auf den Füssen“ steht, so wie man das von einem Schokoladen-Nikolaus oder Osterhasen kennt bzw. es der allgemeinen Le- benserfahrung entspricht (vgl. Urteil des BVGer B-2724/2007 vom 17. Ok- tober 2007 E. 6.2.4 „Flasche [3D]“). Und selbst wenn die Verpackung auf der Rückseite liegend präsentiert würde, wären das Bildelement auf den Seiten der Verpackung, also die Arme, die Epauletten der Uniform sowie die Hände des Nussknackers, ersichtlich. Da die Endkonsumenten für Confiseriewaren, wie die vorliegend registrierten, die grösste Gruppe der

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Verkehrskreise ist (E. 5 oben) und keine Anzeichen dafür bestehen, dass auf die Verkehrskreise der Fachspezialisten besonders Rücksicht genom- men werden müsste, lässt sich festhalten, dass das zweidimensionale Bildelement den Gesamteindruck der Marke massgeblich beeinflusst. Die strittige Marke ist somit unterscheidungskräftig.

7.3.5 Es stellt sich letztlich noch die Frage, ob allenfalls ein Freihaltebe- dürfnis an der Figur des Nussknackers für die vorlegend registrierten Con- fiseriewaren bestehe. Wie im Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 „Froschkönig“ in Erwägung 7 ausführlich dargelegt, gibt es für die Bezeichnung von Märchenfiguren kein Freihaltebedürfnis bei Confiserie- waren. Diese Erkenntnis kann ohne weiteres auch auf die vorliegend be- anspruchte Nussknackerfigur, welche einer Märchenfigur ähnlich ist, ange- wandt werden. Entsprechend kann daher die von der Beschwerdeführerin beantragte Schutzerweiterung für ihre internationale Registrierung auch für die die Schweiz gewährt werden.

7.3.6 Es erübrigt sich damit auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin be- züglich der Gleichbehandlung im Unrecht einzugehen.

7.4 Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen, Ziffer 1 der angefochte- nen Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die internatio- nale Registrierung Nr. 1'218'046 „Nussknackermännchen (3D)“ auch für die Waren confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées in Klasse 30 zum Markenschutz zuzulassen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– zurückzuerstatten.

9.

Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzu- sprechen (Art. 7 ff des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteient- schädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerle- gen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinsanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [IGEG, SR

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172.010.31]). Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Marken- schutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühren erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädi- gung von Fr. 3'500.- (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht ge- schuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) als angemessen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 16. Januar 2017 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, die internationale Registrierung Nr. 1'218'046 „Nussknackermännchen (3D)“ auch für die Waren confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisse- ries, crèmes glacées der Klasse 30 zum Markenschutz zuzulassen.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor- schuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschä- digung von Fr. 3'500.– zugesprochen.

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4.

Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs- formular)

– die Vorinstanz (Ref-Nr. 1218046; Gerichtsurkunde)

– das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Lukas Abegg

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 10. September 2018

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