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PANACELL

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 1390-1391
in Sachen
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
1006, Oaza Kadoma
Kadoma-shi (Osaka-fu), Japan
Widersprechende
CH-Marken Nr. 344 849 „PANA“ (W1) und
345 497 „Panasonic“ (W2)
vertreten durch Bovard AG, 3000 Bern 25
gegen
Satish Wadhumal Raisinghani und
Suresh Wadhumal Raisinghani
Cami del Mig 21 D
E-08940 Cornella de Llobregat (Barcelona), Spanien
Widerspruchsgegner
IR-Marke Nr. 656 269 „PANACELL“
vertreten durch R.A. Egli & Co, 8034 Zürich
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-tum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwal-tungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) sowie auf Art. 1 ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG, SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
in Erwägung gezogen:
I.
1. Die angefochtene internationale Marke Nr. 656 269 „PANACELL“ wurde am 19. September 1996 in der „Gazette OMPI des marques internationales“ Nr. 8/1996 veröffentlicht. Es han-delte sich bei dieser Publikation um die Korrektur einer vorgängigen Veröffentlichung, in welcher die Marke mit „Panacel“ bezeichnet worden war. Sie wird für folgende Waren bean-sprucht:
“Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques a-coustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
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calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs“ (Klasse 9).
2. Am 6. November 1996 erhob die Widersprechende beim Eidg. Institut für Geistiges Eigen-tum (in der Folge: „Institut“) frist- und formgerecht vollumfänglich Widerspruch, gestützt auf ihre mit Schutzbeginn vom 3. Juli 1984 (W1) und 13. August 1985 (W2) ins schweizerische Register eingetragenen Marken. Die Widerspruchsmarken sind unter anderem für folgende Waren eingetragen:
W 1: „Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Ret-tungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Uebertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen und Datenverarbeitungsgeräte; Feuerlöschgeräte“ (Klasse 9)
W2: „Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Uebertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungs-träger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenma-schinen und Datenverarbeitungsgeräte; Feuerlöschgeräte“ (Klasse 9).
3. Mit Verfügung vom 27. November 1996 vereinigte das Institut die beiden Widersprüche zu einem Verfahren.
4. Der Widerspruch wird damit begründet, dass die sich gegenüberstehenden Marken für iden-tische Waren beansprucht würden, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um bekannte Marken handle, dass die Widersprechende neben den beiden Widerspruchsmarken eine Serie von Marken mit dem Wortelement PANA(-) besitze, dass die angefochtene Marke an dieses Element lediglich das kennzeichnungsschwache CEL(L) angehängt erhalten habe und dass somit die angefochtene Marke mindestens als eine Spielart der Widerspruchsmar-ken aufgefasst werde.
5. In ihrer Stellungnahme bestritt die Widerspruchsgegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarken und vorsorglich die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren. Weiter führte sie aus, mit der angefochtenen Marke werde auf den Produktionsort der Wi-derspruchsgegnerin angespielt. Bei PAN- handle es sich um einen schwachen Wortbeginn, weshalb er auch nicht Stammelement einer Markenserie sein könne.
6. Zusammen mit der Replik legte die Widersprechende diverse Produktekataloge aus den Jahren 1996 bis 1998 ins Recht, zusammen mit einigem undatiertem Werbematerial. Sie beharrte darauf, dass PANA ein bekanntes Serienzeichen sei. Die sich gegenüberstehen-den Marken hätten als Fantasiewörter keinen eindeutigen Sinngehalt, weshalb Wortklang und Wortbild im Vordergrund ständen. Weiter sei das englische –CELL („Zelle“, „Speicher-zelle“, „Element“) im hier interessierenden Bereich eine Sachbezeichnung. Sie bestritt, dass es vorliegend um die Vorsilbe PAN- gehe; vielmehr stehe die Kennzeichnungskraft des Wortelements PANA zur Diskussion.
7. In Ihrer Duplik bestritt die Widerspruchsgegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch von W1. Auch die anderen von der Widersprechenden erwähnten Serienmarken würden nicht ge-braucht. PANASONIC und PANACELL hätten beide einen anderen Sinngehalt.
8. Das Verfahren war auf Begehren der Parteien vom 9. Juli 1998 bis zum 2. Mai 2002 sistiert.
II.
1. Nach Art. 31 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älte-ren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Die Widerspruchsmar-ken wurden am 3. Juli 1984 (W1) und 13. August 1985 (W2) hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 17. April 1996 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der äl-teren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichten Widersprüche ist folglich einzutreten.
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2. Beide Parteien scheinen davon auszugehen, dass die angefochtene Marke „PANACEL“ laute. Die fälschlicherweise so erfolgte ursprüngliche Publikation wurde von der OMPI in der „Gazette OMPI des marques internationales“ Nr. 8/1996 korrigiert. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke „PANACELL“ lautet, wird von Amtes wegen berücksichtigt.
III.
Markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke
1. Gemäss Art. 12 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend ma-chen, wenn er die Marke innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist (oder des Abschlusses eines Widerspruchsverfahrens) nicht gebraucht hat und keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Will sich der Widerspruchsgegner auf den Nicht-gebrauch der älteren Marke berufen, hat er dies in der ersten Stellungnahme zum Wider-spruch zu tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). Wird der Nichtgebrauch formell korrekt behauptet, hat der Widersprechende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
2. Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 13. Juni 1997. Die Widersprechende hat somit den kenn-zeichenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zeitraum zwischen dem 13. Juni 1992 und dem 13. Juni 1997 glaubhaft zu machen (vgl. Rekurskommission für geistiges Ei-gentum [RKGE] in sic! 2002, 106 – Genesys [fig.] / Genesis [fig.]). Von der durch die Wider-sprechende eingereichten Belegen fallen mindestens die Kataloge 1996 (“save me”), 1996/1997 (“Telecom/Com-puter/Office” und “Unterhaltungselektronik/Telecom”) und “View-finder” 1/97 in diesen Zeitraum. Da Prospekte zu Beginn der Verkaufssaison gedruckt wer-den und zu diesem Zeitpunkt die Waren bereits produziert sind, fallen auch die Prospekte “consumer electronics” und “professional Video” 1997 in den relevanten Zeitraum. All diese Unterlagen wurden in der Schweiz in Verkehr gebracht.
3. Da der Gebrauch für einzelne, für einen verwendeten Oberbegriff typische Waren ausreicht (DAVID, a.a.O., N. 7 zu Art. 11), geht aus den eingereichten Belegen hervor, dass PANA-SONIC (W2) für “Kontroll- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeich-nung, Uebertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Da-tenverarbeitungsgeräte“ rechtserhaltend gebraucht wird. Bezüglich “Kontrollapparate” ist ein ganzer Katalog dieser Warengruppe gewidmet (“save me”), in “professional Video” 1997 findet sich ein Hellraumprojektor, der den Gebrauch für “Unterrichtsapparate” belegt. Weiter finden sich in diversen Katalogen neben Computermonitoren Lesegeräte für CD-ROMs und Computerlaufwerke.
4. Für den Gebrauch von W2 für die übrigen beanspruchen Waren finden sich keinerlei Hin-weise. Für die Beurteilung der Gleichartigkeit ist demzufolge für W2 von den obgenannten Waren auszugehen.
5. In den von der Widersprechenden eingereichten Belegen findet sich kein Hinweis darauf, dass PANA (W1) in Alleinstellung gebraucht worden wäre. Damit stellt sich die Frage, ob der Gebrauch von PANASONIC zugleich als Gebrauch von PANA anerkannt werden kann. Auch der Gebrauch der Marke in einer vom Registereintrag abweichenden Form kann rechtserhaltend sein, solange die Gebrauchsform vom Registereintrag nicht wesentlich ab-weicht (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Im kennzeichnungsmässigen Kern allerdings muss die Mar-ke unverändert benutzt werden; der markenspezifische Gesamteindruck der gebrauchten Marke muss mit demjenigen der registrierten Marke übereinstimmen (Christoph WILLI, MSchG – Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 51 zu Art. 11; Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Kennzeichenrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 176 f.). Das Hinzufügen eines weiteren Wortelements zu einer Wortmarke ist – sofern
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es sich beim Zusatz nicht um eine beschreibende Angabe handelt (WILLI, a.a.O., N. 54 zu Art. 11; MARBACH, a.a.O., 177) – problematisch. Gleiches gilt auch für den kombinierten Gebrauch einzeln registrierter Wortmarken (vgl. WILLI, a.a.O., N. 57 f. zu Art. 11). Entschei-dend ist hier, ob den einzelnen Elementen noch selbständig kennzeichnende Wirkung zu-kommt (MARBACH, a.a.O., 179 f.).
6. PANASONIC wird vom Publikum als einheitliche Wortschöpfung aufgefasst. Wohl kann das Zeichen in PANA- und –SONIC zerlegt werden, insbesondere weil letzteres auf Englisch „Schall-“ bedeutet (PONS Grosswörterbuch Englisch – Deutsch, 4. Aufl., Stuttgart 1999, Stichwort „sonic“). PANASONIC schöpft jedoch seine Kennzeichnungskraft aus der Kombi-nation der beiden Bestandteile, zumal PANA- keine eigenständige Bedeutung hat. Da die Anforderungen an den rechtserhaltenden Gebrauch in vom Register abweichender Form wesentlich strenger sind, als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit (MARBACH, a.a.O., 177), kann der Gebrauch von PANASONIC nicht zugleich als rechtserhaltend für PANA an-erkannt werden (vgl. hierzu die Kasuistik bei WILLI, a.a.O., N. 57 zu Art. 11). Demzufolge ist der Widerspruch, soweit er W1 betrifft, abzuweisen.
IV.
1. Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Gemäss ständiger Praxis besteht zwi-schen den beiden Elementen (Produkte-)Gleichartigkeit und (Zeichen-)Ähnlichkeit eine Wechselwirkung, dergestalt dass an die Zeichenverschiedenheit umso höhere Anforderun-gen zu stellen sind, je ähnlicher die Waren sind und umgekehrt (Rekurskommission für geis-tiges Eigentum [RKGE] in sic! 1997, 296 – Exosurf / Exomuc; Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 15 zu Art. 3).
2. Sowohl Gleichartigkeit als auch Zeichenähnlichkeit sind aber vom kennzeichnungsmässigen Gehalt der Widerspruchsmarke abhängig. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen (Eugen MAR-BACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichen-recht, Basel 1996, 113). Weiter ist die Verkehrsauffassung der angesprochenen Verkehrs-kreise sowohl bei der Ermittlung des Gleichartigkeitsbereiches (branchenübliches Marktver-halten) als auch bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit (Grad der Sorgfalt bei der Pro-dukteauswahl) von Bedeutung (WILLI, a.a.O., N. 20 zu Art. 3).
IV.
Schutzumfang der Widerspruchsmarke
1. Marken, deren wesentliche Bestandteile in der Nähe von beschreibenden Zeichen liegen oder wegen des häufigen Gebrauches für ähnliche Produkte verwässert sind, verfügen nur über geringe Kennzeichnungskraft. Sie werden als „schwache Marken“ bezeichnet. Solche Marken verfügen nur über einen engen Schutzbereich. Hingegen gelten Marken, die wegen ihres fantasievollen Gehalts auffallen oder sich durchgesetzt haben, als stark. Ihnen eignet ein weiter Schutzumfang (BGE 122 III 385 – Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 113; Lucas DA-VID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 13 zu Art. 3).
2. PANASONIC ist für Unterhaltungselektronik institutsnotorisch eine bekannte Marke. Folg-lich schadet es der Widersprechenden ausnahmsweise nicht, dass sie ihre entsprechende Behauptung nicht mit Belegen untermauert. W2 verfügt daher über einen weiten Schutzum-fang.
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V.
Gleichartigkeit der Waren
1. Das Kriterium der Gleichartigkeit definiert den Exklusivitätsbereich einer Marke in produk-tespezifischer Hinsicht (MARBACH, a.a.O., 101). Produkte sind dann als gleichartig zu be-trachten, wenn befürchtet werden muss, bei paralleler Verwendung identischer Zeichen könnte aufgrund sachlicher, struktureller oder konzeptioneller Überschneidungen der beiden Angebote ein Risiko herkunftsbezogener Fehlzurechnungen resultieren (MARBACH, a.a.O., 107). Mit anderen Worten: Gleichartigkeit besteht dann, wenn das relevante – namentlich die betroffenen Händler und Letztabnehmer (Konsumenten) auf den Gedanken kommen könnte, die Produkte stammten angesichts ihrer üblichen Produktions- und Vertriebsstätten aus dem selben Unternehmen oder würden unter der Kontrolle des gleichen Markeninha-bers hergestellt (DAVID, a.a.O., N. 35 zu Art. 3; WILLI, a.a.O., N. 20 zu Art. 3).
2. Die Waren, für welche der rechtserhaltende Gebrauch von W2 glaubhaft gemacht werden konnte, also “Kontroll- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Uebertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverar-beitungsgeräte“, finden sich auch im Warenverzeichnis der angefochtenen Marke. Insoweit besteht Warenidentität.
3. “Appareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, machines à calculer” sind Oberbegriffe. Die Grenzen zwischen einem Teil die-ser Begriffe und den Waren, für welche der rechtserhaltende Gebrauch von W2 glaubhaft gemacht werden konnte, sind fliessend. Man denke beispielsweise an “Kontrollapparate und –instrumente” und “appareils et instruments de signalisation”. Weiter ist es marktüblich, dass Hersteller von Videokameras auch Fotokameras herstellen. Zweckbestimmung und notwendiges Fachwissen sind nahe verwandt. Hersteller von Unterhaltungselektronik stellen oft auch Taschenrechner und Rechenmaschinen her. Insofern und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei W2 um eine bekannte Marke im Unterhaltungselektronik-Bereich handelt, liegt in diesem Bereich Warengleichartigkeit vor.
4. Ähnlich liegt der Fall bei Tonträgern. „Magnetaufzeichnungsträger“, für welche der Ge-brauch glaubhaft gemacht worden ist, und “disques acoustiques” haben die selbe Zweckbe-stimmung. Tonträgerproduzenten stellen üblicherweise beide Arten von Tonträgern her. Auch hier liegt Warengleichartigkeit vor.
5. Bei “Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage, de mesura-ge, de secours (sauvetage); distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs“ hingegen handelt es sich um Spezialge-räte, die üblicherweise nicht von Herstellern von Unterhaltungselektronik produziert und an-geboten werden. Sie unterscheiden sich im Hinblick auf die Zweckbestimmung und damit auch auf das erforderliche Fachwissen von Fernsehern, Computern, Videorecordern u.s.w.. Auch richten sie sich teilweise an ein Fachpublikum und werden mehrheitlich über spezielle Absatzkanäle verkauft. Diese Umstände sprechen gegen Gleichartigkeit in diesem Bereich (vgl. MARBACH, a.a.O., 108). Selbst bekannte Unterhaltungselektronik-Hersteller diversifizie-ren bisher nicht in den wissenschaftlichen Bereich, womit die Bekanntheit der Wider-spruchsmarke am soeben ermittelten Resultat nichts zu ändern vermag.
6. Folglich ist die Gleichartigkeit für “appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-siques, de pesage, de mesurage, de secours (sauvetage); distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs“ zu vernei-nen und der W2 betreffende Widerspruch insoweit abzuweisen.
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VI.
Ähnlichkeit der Marken
1. Die Ähnlichkeit zweier Marken bestimmt sich gemäss ständiger Praxis aufgrund des Ge-samteindruckes, wobei den prägenden Markenelementen entscheidend Gewicht zuzumes-sen ist (MARBACH, a.a.O., 116). Da die kollidierenden Zeichen dem Publikum kaum direkt gegenüberstehen, ist bei der Beurteilung auf die Umstände, unter welchen die Abnehmer das Zeichen wahrnehmen sowie die Art, wie sie das Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten abzustellen (BGE 127 III 160 ff. – Securitas [fig.], 314 f.; DAVID, a.a.O., N. 15 zu Art. 3). Mögliche und normale Verschiebungen des Erinnerungsbildes sind in die Beurtei-lung mit einzubeziehen (vgl. BGE 122 III 390 – Kamillosan; Alois TROLLER, Immaterialgüter-recht, Band I, 3. Aufl., Basel 1983, 232 f.). Massgebend sind die gesamten Umstände des konkreten Einzelfalles, insbesondere die Produktenähe, die Art der beanspruchten Produk-te und die angesprochenen Abnehmerkreise (MARBACH, a.a.O., 117).
2. Werden Wortmarken miteinander verglichen, sind deren Klangbild, Schriftbild und Sinnge-halt gegenüber zu stellen. Die Ähnlichkeit auf nur einer dieser Ebenen begründet in der Regel einen Abwehranspruch (MARBACH, a.a.O., 118; DAVID, a.a.O., N. 17 zu Art. 3). Bei der Analyse des Klangbildes spielen insbesondere die Vokalfolge und die Silbenzahl, da-neben aber auch die Konsonantenfolge eine Rolle (BGE 122 III 388 – Kamillosan; MAR-BACH, a.a.O., 119 f.; DAVID, a.a.O., N. 19 ff. zu Art. 3). Für das Schriftbild sind die Wortlän-ge und die verwendeten Buchstaben von Bedeutung (BGE 127 III 160 ff. – Securitas [fig.]). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als da-zwischen geschobene, unbetonte Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 160 ff. – Securitas [fig.].
3. Die sich gegenüberstehenden Marken beginnen mit den selben zwei Silben PANA-. Die Wortenden sind jedoch verschieden (-SONIC; -CELL) und bewirken eine unterschiedliche Silbenzahl und eine andere Vokalfolge (A – A – O – I; A – A – E).
4. Das Beifügen neuer Bestandteile zu einem charakteristischen, kennzeichnenden Element einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht ge-eignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestim-men, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (BGE 96 II 403 – HR MEN’S CLUB HELENA RUBINSTEIN [FIG.] / EDEN CLUB/EDEN CLUB SU-PERSTAR; DAVID, a.a.O., N. 11 zu Art. 3; RKGE in sic! 2000, 389 – Blue Jeans Gas [fig.] / Gas Station).
5. Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, bei PAN- handle es sich um einen schwachen Markenbestandteil. Diese Frage kann vorliegend offen bleiben, weil die Zeichen nicht nur bezüglich dieses Präfixes sondern bezüglich des Markenanfangs PANA- übereinstimmen. Da es sich aber sowohl bei SONIC („Schall-“) als auch bei CELL („Speicherstelle“, „Zelle“, „elektronisches Element„; vgl. Richard Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik, Band 2 Englisch – Deutsch, 5. Aufl., Wiesbaden 1985, Stichwort „cell“) für Unterhaltungselektronik um schwache Markenbestandteile handelt, stimmen die Marken in einem für den Gestam-teindruck wesentlichen Bestandteil überein. Damit sind die beiden Marken ähnlich.
VII.
Verwechslungsgefahr
1. Vorliegend geht es weder um Waren des täglichen Bedarfs, noch um teure Investitionsgü-ter. Damit ist die Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt normal zu beurteilen (vgl. BGE 126 III 320 – Rivella / apiella; MARBACH, a.a.O., 117; DAVID, a.a.O., N. 14 zu Art.
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3; WILLI, a.a.O., N. 21 zu Art. 3). Hingegen werden die Marken mehrheitlich für identische Waren beansprucht, womit sich die angefochtene Marke erheblich von der Widerspruchs-marke zu unterscheiden hat.
2. Handelt es sich bei der Widerspruchsmarke wie vorliegend um eine starke Marke, ist die Gefahr von Fehlzurechnungen besonders gross, da sie im Erinnerungsbild einen starken Eindruck hinterlassen und deshalb Fehlvorstellungen begünstigen. In solchen Fällen ver-mag blosse Teilidentität Verwechslungsgefahr zu schaffen (vgl. BGE 122 III 386 – Kamillo-san). Eine solche Übereinstimmung besteht beim schwergewichtig kennzeichnenden Zei-chenbestandteil PANA-, der zusätzlich noch am Markenanfang steht.
3. Verwechslungsgefahr besteht auch dann, wenn zwar Unterschiede zwischen den sich ge-genüber stehenden Zeichen erkannt werden, aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten aber falsche Zusammenhänge vermutet werden. Dies kann produktespezifische Verwandtschaf-ten oder unternehmensspezifische Verbindungen betreffen („mittelbare Verwechslungsge-fahr“ (BGE 127 III 160 ff. – Securitas [fig.] in sic! 2001, 315; vgl. MARBACH, a.a.O., 112; DA-VID, a.a.O., N. 6 zu Art. 3). Beide Marken bestehen aus dem Wortanfang PANA- sowie ei-nem (kennzeichnungsschwachen) englischen Substantiv, womit angesichts der Bekanntheit der Widerspruchsmarke auch unter diesem Gesichtspunkt Verwechslungsgefahr besteht. Dies umso mehr, als dass die beiden Wörter SONIC und CELL beide im hier interessieren-den, weit zu fassenden Unterhaltungselektronik-Bereich beschreibende Begriffe sind.
4. Der W2 betreffende Widerspruch ist deshalb für “appareils et instruments électriques, pho-tographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection), et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines à cal-culer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs“ gutzuheissen.
VIII.
Kosten
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut im Widerspruchsentscheid zu bestimmen, ob und in welchem Umfang die unterliegende Partei der obsiegenden die Parteikosten zu entschädi-gen hat. Dem Institut steht dabei ein weites Ermessen zu (DAVID, a.a.O., N. 2 zu Art. 34).
3. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV) sowie nach dem Tarif BG. Bei der Bemessung der Parteientschädigung sind im weiteren die Wichtigkeit und die Schwierigkeit der Sache sowie der Arbeitsaufwand zu berücksichti-gen (MARBACH, a.a.O., 156 f.; DAVID, a.a.O., N. 3 zu Art. 34). Schliesslich ist zu berücksich-tigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch ver-gleichsweise kostengünstig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina).
4. Die Widersprechende obsiegt im vorliegenden Verfahren nur teilweise. Bei der Kostenver-teilung ist zu berücksichtigen, dass die Widersprechende bezüglich W1 vollständig unter-liegt, weil hier der rechtserhaltende Gebrauch nicht glaubhaft gemacht werden konnte. Be-züglich W2 obsiegt die Widersprechende teilweise. Aus diesen Gründen erachtet es das Institut in Anwendung von Art. 8 Abs. 6 VKEV für angemessen, der Widersprechenden die vollen W1 betreffenden Verfahrenskosten und die Hälfte der Verfahrenskosten von W2 auf-zuerlegen. Wegen des vollständigen Unterliegens bezüglich W1 schuldet sie der Wider-spruchsgegnerin auch Parteikostenersatz. Dieser wird in Anbetracht der Tatsache, dass der doppelte Schriftenwechsel für beide Verfahren einheitlich geführt wurde, die Wider-
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spruchsgegnerin also auch teilweise, nämlich bezüglich W2, unterliegt auf CHF 1'250.-- festgesetzt. Da die Widerspruchsgegnerin im Hinblick auf W2 teilweise unterliegt hat sie der Widersprechenden die Hälfte der diesbezüglichen Verfahrenskosten, ausmachend CHF 400.--, zurückzuerstatten.
Aus diesen Gründen wird
verfügt
1. Der Widerspruch Nr. 1390-1391 wird teilweise gutgeheissen (bezüglich “appareils et instru-ments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection), et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques a-coustiques; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordi-nateurs“ der Klasse 9).
2. Bezüglich “appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage, de mesurage, de secours (sauvetage); distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-reils à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs“ der Klasse 9 wird der Widerspruch Nr. 1391 abgewiesen.
3. Der internationalen Marke Nr. 656 169 „PANACELL“ wird der Schutz in der Schweiz für “ap-pareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de si-gnalisation, de contrôle (inspection), et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-ques, disques acoustiques; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-mation et les ordinateurs“ der Klasse 9 definitiv verweigert.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 1‘600.-- verbleibt dem Institut.
5. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von insge-samt CHF 850.-- zu bezahlen.
6. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 8. August 2002
Markenabteilung
Alexander Pfister, Fürsprecher
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskom-mission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung einzureichen und es ist ihr eine Kopie der angefochtenen Verfügung beizulegen.