decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

NUTRILAC

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 4717/2001
in Sachen
Arla Foods Ingredients (Deutschland) GmbH
Am Bahnhof 1
D-31097 Harbarnsen
IR-Marke Nr. 480 134 "NUTRILAC"
Widersprechende
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, 8024 Zürich
gegen
Martial Baudin
16 chemin des Dailles
1053 Cugy VD
Widerspruchsgegner
CH-Marke Nr. 476 154 "NUTRILAB"
vertreten durch Planta & Planta, 8023 Zürich
Gestützt auf Art. 31ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), Art. 1ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) sowie auf Art. 1ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG, SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
in Erwägung gezogen:
I.
1. Die angefochtene CH-Marke Nr. 476 154 "NUTRILAB" wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 196 vom 9. Oktober 2000 veröffentlicht. Die Marke wird für folgende Waren beansprucht:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, compléments nutritifs et énergétiques à tout usage médical sous forme solide, de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extrait de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; compléments alimentaires non à usage médical à base de viande, poisson, volaille et gibier.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparation faites de céréales pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure et produits pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments), épices; glaces à rafraîchir; compléments alimentaires non à usage médical à base de café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et de succédanés du café sous forme solide, de pâte ou de liquide.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et de jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, sous forme solide, de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents.
2. Die Widersprechende hat gegen diese Eintragung am 9. Januar 2001 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) gestützt auf ihre IR-Marke Nr. 480 134 "NUTRILAC" fristgemäss Widerspruch erhoben und den Widerruf der angefochtenen Marke beantragt. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:
29 Produits extraits de substances végétales et/ou animales (à l'exception du lactose) comme substances de base ou substances intermédiaires destinées à l'industrie alimentaire.
31 Produits extraits de substances végétales et/ou animales comme substances de base ou substances intermédiaires destinées à l'alimentation pour les animaux.
32 Produits extraits de substances végétales et/ou animales comme substances de base ou substances intermédiaires destinées à l'industrie des boissons.
3. Die Widersprechende begründet ihr Begehren auf Gutheissung des Widerspruchs im Wesentlichen wie folgt:
Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien nahezu identisch. Sie unterschieden sich einzig im Endbuchstaben "C" bzw. "B". Daraus resultiere eine hohe akustische, schriftbildliche und sinnmässige Ähnlichkeit. Ebenso bestehe eine Warengleichartigkeit. Es stünden sich Lebensmittelextrakte zum Gebrauch in Lebensmitteln, Tierfutter und Getränken (functional food) und eigentliche Lebensmittel, Veterinärprodukte und Getränke gegenüber. Aus der Sicht des Abnehmers liege es auf der Hand, dass Lebensmittelzusätze, wie sie durch functional food in Kombination mit Lebensmitteln auf den Markt kommen, aus denselben Unternehmen stammten wie andere Lebensmittel ohne solche Zusätze.
4. Mit Verfügung vom 26. März 2001 wurde der Widerspruchsgegner zur Stellungnahme eingeladen.
5. Mit Eingabe vom 3. September 2001 begründete der Widerspruchsgegner seinen Antrag auf teilweises Nichteintreten auf den Widerspruch und im Übrigen Abweisung desselben im Wesentlichen wie folgt:
Da die Widerspruchsmarke nicht für Waren der Klassen 5 und 30 eingetragen sei, könne sich der Widerspruch nur auf die Klassen 29 und 32 beziehen. Der Wortbestandteil "NUTRI" sei nicht nur verwässert sondern auch direkt beschreibend (nutrition, Ernährung), mithin dieser übereinstimmende Zeichenbestandteil alleine keine Verwechslungsgefahr zu begründen vermöge. Weiter komme den Zeichenendungen "LAC" (Hinweis auf Lactose) und "LAB" (Hinweis auf laboratoire, Labor) ein unterschiedlicher Sinngehalt zu. Dieser unterschiedlicher Sinngehalt sei höher zu bewerten als die phonetische Ähnlichkeit und die Übereinstimmung im schwachen Element "NUTRI". Schliesslich seien die Parteien in keiner Weise im selben Markt tätig.
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II.
1. Zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs war die MD Foods Ingredients GmbH, Am Bahnhof 1, D-31097 Harbarnsen als Inhaberin der Widerspruchsmarke ins Markenregister eingetragen. Tatsächlich hat sich die Widersprechende gemäss dem nachgereichten Handelsregisterauszug bereits am 29. Juni 2000 in Arla Foods Ingredients (Deutschland) GmbH umfirmiert. Das Markenregister wurde am 28. November 2001 entsprechend berichtigt. Die blosse Umfirmierung berührt die Rechtspersönlichkeit der Widersprechenden nicht. Das Institut führt den Widerspruch unter neuer Firma der Widersprechenden.
2. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben.
Die angefochtene Marke wurde am 11. Januar 2000 hinterlegt. Die Widerspruchsmarke wurde am 26. September 1983 international registriert. Die Widersprechende ist somit Inhaberin einer älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert.
3. Der Widerspruchsgegner beantragt, auf den Widerspruch betreffend die internationalen Klassen 5 und 30 sei nicht einzutreten, da sich der Widerspruch nur auf die – beiden Marken gemeinsamen – Klassen 29 und 32 beziehen könne. Der Widerspruch sei soweit er die Klassen 5 und 30 betreffe nicht erheblich.
Der Widerspruchsgegner verkennt, dass der Klasseneinteilung bei der Beurteilung der Produktegleichartigkeit lediglich Indizwirkung zukommt. So kann es sein, dass weder alle Produkte derselben Klasse gleichartig, noch alle Produkte verschiedener Klassen stets ungleichartig sind (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 105f.). Folglich kann – unter Annahme der Zeichenähnlichkeit – zwischen zwei Marken die Verwechslungsgefahr ohne weiteres klassenübergreifend bestehen. Ob zwischen den für die Widerspruchsmarke hinterlegten Waren und den für die angefochtene Marke in Klasse 5 und 30 hinterlegten Waren Gleichartigkeit besteht, ist eine Rechtsfrage, die das Institut von Amtes wegen zu prüfen hat. Auf den fristgemäss eingereichten Widerspruch ist vollumfänglich einzutreten.
III.
1. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).
Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken ist nicht aufgrund des abstrakten Zeichenvergleichs, sondern vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 122 III 385 – Kamillosan). Die Verwechslungsgefahr resultiert dabei aus der Wechselwirkung von Zeichenähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit: An die Zeichenverschiedenheit sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren sind und umgekehrt (Entscheid der Rekurskommission (nachfolgend: RKGE) in sic! 1997, 296 - Exosurf / Exomuc; BGE vom 4. April 2001 (4C.392/2000), in sic! 2001, 408 – Jaguar / Jaguar; Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 8 zu Art. 3).
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Warengleichartigkeit und Markenähnlichkeit beurteilen sich im Widerspruchsverfahren allein nach der Eintragung im Register und nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch (RKGE in sic! 2001, 324 – SFS / TFS, mit weiteren Verweisen). Folglich kann das Argument des Widerspruchsgegners, die Parteien seien in keiner Art und Weise im selben Markt tätig, nicht gehört werden.
2. Die Gleichartigkeit "definiert den Exklusivitätsbereich einer Marke in produktspezifischer Hinsicht. Dahinter steht die Erkenntnis, dass die Unterscheidungskraft einer Marke – selbst bei Identität des jüngeren Zeichens – solange nicht gestört wird, als letzteres für völlig andersartige Waren oder Dienstleistungen eingesetzt wird" (MARBACH, a.a.O., 101 f.). Ob Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen gegeben ist, ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu beurteilen. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher oder identischer Marken angepriesenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (RKGE in sic! 1997, 568 – Birko Tex / Biotex; DAVID, a.a.O., N. 35 zu Art. 3, mit weiteren Verweisen; MARBACH, a.a.O., 105 f.).
In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien ausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argumente für oder gegen die Warengleichartigkeit ins Gewicht fallen. Als materielle Indizien für die Warengleichartigkeit gelten insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Technologie bzw. verwandte Indikationsbereiche und das Verhältnis Hauptware zu Zubehör. Hingegen sind unterschiedliche Vertriebswege und Abnehmerkreise Indizien für eine fehlende Gleichartigkeit. Zudem besteht im Regelfall keine Gleichartigkeit zwischen Rohstoffen oder Zwischenprodukten und den hieraus fertiggestellten Fertigfabrikaten (MARBACH, a.a.O., 108; vgl. auch DAVID, a.a.O., N. 37 u. 39 zu Art. 3; RKGE in sic! 1997, 570 – Birko Tex / Biotex).
Die angefochtene Marke ist überwiegend für Waren hinterlegt, die dem Lebensmittelbereich zuzurechnen sind. Die Widerspruchsmarke ist für Grund- und Zwischenprodukte ("substances de base ou substances intermédiaires") hinterlegt, die für die Lebensmittelindustrie ("destinées à l'industrie alimentaire" und "destinées à l'industrie des boissons") und als Zusatz zu Futtermittel ("destinées à l'alimentation pour les animaux") bestimmt sind. In Anwendung der vorgenannten Kriterien für oder gegen eine Warengleichartigkeit sind die für die angefochtene Marke hinterlegten Waren zu denjenigen der Widersprechenden andersartig, solange es sich dabei um Fertigprodukte für den Endkonsumenten handelt. Soweit jedoch nicht auszuschliessen ist, dass es sich bei den Waren des Widerspruchsgegners auch um Grund- und Zwischenprodukte handeln kann, die in der Lebensmittelindustrie Verwendung finden, ist von der Warengleichartigkeit auszugehen.
Aus vorgenannten Gründen sind folgende für die angefochtene Marke hinterlegte Waren zu denjenigen der Widersprechenden nicht gleichartig:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparation faites de céréales pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure et produits pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments), épices; glaces à rafraîchir;
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et de jus de fruits, sirops.
Während die in Klasse 5 beanspruchten Waren erst gar nicht als Lebensmittel zu betrachten sind, sind die übrigen Waren allesamt Fertigprodukte, die sich an den Endkonsumenten richten. Im Verhältnis Grund-/Zwischen- zu Fertigprodukt besteht weder Substituierbarkeit noch kommt diesen Produkten der gleiche Verwendungszweck zu. Schliesslich besteht auch keine Gleichartigkeit zwischen den vegetarischen und/oder tierischen Futtermittelzusätzen der Widersprechenden (Kl. 31) und den veterinärmedizinischen Produkten des Widerspruchsgegners (Kl. 5), denn diese Vergleichsprodukte beruhen nicht auf dem gleichen fabrikationstechnischen Know-how, es sind keine austauschbaren Substitutionsprodukte und sie dienen nicht dem selben Verwendungszweck.
Hingegen sind die nachfolgenden für die angefochtene Marke beanspruchten Waren zu denjenigen der Widersprechenden gleichartig:
5 Substances diététiques à usage médical, compléments nutritifs et énergétiques à tout usage médical sous forme solide, de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents;
29 Extrait de viande; compléments alimentaires non à usage médical à base de viande, poisson, volaille et gibier;
30 Compléments alimentaires non à usage médical à base de café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et de succédanés du café sous forme solide, de pâte ou de liquide;
32 Préparations pour faire des boissons, sous forme solide, de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents.
Die vorgenannten Produkte sind offensichtlich dem Lebensmittel- bzw. Ernährungbereich zuzuordnen. Die offenen Produkte-Formulierungen ("substances..., "extrait...", "préparation...") schliessen dabei nicht aus, dass es sich dabei um industriell verwertbare Zwischenprodukte handelt. Soweit Ergänzungsnahrung (compléments nutritifs et énergétiques, compléments alimentaires) beansprucht ist, ist diese grundsätzlich als Fertigprodukt definiert (vgl. Art. 165ff., insbe. Art. 184 der Lebensmittelverordnung), jedoch ist aufgrund der immer bedeutender werdenden "functional food"-Sparte nicht auszuschliessen, dass solche Produkte auch zunehmend durch die Industrie nachgefragt werden, um in "functional food"-Produkte eingearbeitet zu werden. Die Widerspruchsmarke ist im Wesentlichen für Extrakte auf vegetarischer und/oder tierischer Basis als Grund- oder Zwischenprodukte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie hinterlegt. Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass sich die Abnehmerkreise dieser Vergleichsprodukte überschneiden, somit die Vertriebskanäle deckungsgleich sind und die Waren letztlich auf ähnlichem fabrikationsspezifischen Know-how basieren.
Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt kumulativ Produktegleichartigkeit wie Zeichenähnlichkeit voraus. Folglich ist der Widerspruch, soweit zwischen den Vergleichswaren keine Gleichartigkeit festgestellt wurde, abzuweisen. Soweit hingegen die Gleichartigkeit der Vergleichswaren festgestellt wurde, ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu überprüfen.
3. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist anzunehmen, wenn die jüngere die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren und/oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 III 384 – Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 111f.). Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt aber nicht. Erforderlich ist, dass
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der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (BGE 119 II 476 – Radion/Radomat; BGE 122 III 384 – Kamillosan).
Der Massstab, der an die Zeichen-Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrem kennzeichnungsmässigen Gehalt (vgl. BGE 122 III 385 – Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 113; DAVID, a.a.O., N. 9 zu Art. 3; RKGE in sic! 1997, 477 – Liquid Gold/Swiss Gold).
Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für normale oder starke Marken. Bei schwachen Marken genügen daher schon kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile in der Nähe von beschreibenden Zeichen liegen oder wegen des häufigen Gebrauches für ähnliche Produkte verwässert sind. Hingegen gelten Marken, die wegen ihres besonders phantasievollen Gehalts auffallen oder sich durchgesetzt haben, als stark. Ihnen eignet ein weiter Schutzumfang (BGE 122 III 385 – Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 113; DAVID, a.a.O., N. 13 zu Art. 3).
Bei aus mehreren Wörtern gebildeten Marken beurteilt sich die Kennzeichnungskraft nach dem Eindruck, den die Wortverbindung als Ganzes hinterlässt. Dabei ist allerdings zunächst von den einzelnen Bestandteilen der Wortverbindung auszugehen (RKGE in sic! 1997, 477 – Liquid Gold / Swiss Gold, mit weiteren Hinweisen). Die Marke der Widersprechenden ist aus den Bestandteilen "NUTRI" und "LAC" gebildet. Das Element "Nutri" wird als Mutilation von "nutrition, nutritif, nourriture" verstanden und ist zudem Bestandteil zahlreicher Marken, mithin direkt beschreibend für Waren der Klassen 29, 30, 31 und 32 und damit gemeinfrei (vgl. RKGE in sic! 2001, 321 – Nutricia / Nutri; RKGE in sic! 2001, 812 – Nutricia / Nutriciel). Vom lateinischen Wort "lac" (= Milch) leitet sich die Vorsilbe "Lact(o)..." ab, die in Namen von Stoffen, Prozessen oder Apparaten auf einen Zusammenhang mit Milch, Lactose oder Milchsäure hinweist (Römpp Lexikon, Chemie, 10. Auflage, Thieme, Stuttgart u. New York, 1997, 2329). In casu wurde die Warengleichartigkeit für Waren festgestellt, die als Zwischenprodukte von der Lebensmittelindustrie abgenommen werden; Warenabnehmer sind somit Fachkreise. Fachleuten dürfte aber nicht nur die Vorsilbe "Lact(o)" bekannt sein, sondern auch von welchem Begriff sich diese Vorsilbe ableitet, mithin der Markenbestandteil "-LAC" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren Sinnassoziationen zu Milch, Lactose oder Milchsäure weckt. Wer die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten industriellen Grund-/Zwischenprodukte kauft, wird sich vorweg für die Eigenschaften, die Wirkung etc. der angebotenen Waren interessieren, womit sich der vorerwähnte Sinngehalt der Zeichenbestandteile ohne weiteres aufdrängt. Die offensichtliche Sinnassoziation spiegelt sich auch in der Warenliste der Widerspruchsmarke wieder, die in Klasse 29 Lactoseprodukte ausnimmt ("à l'exception du lactose"). Da die absoluten Ausschlussgründe nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahren sind, ist die Eintragungsfähigkeit der Widerspruchsmarke nicht mehr zu diskutieren. Im Widerspruchsverfahren muss wenigstens von einer minimalen Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke ausgegangen werden (vgl. RKGE in sic! 1997, 477 – Liquid Gold/Swiss Gold). Die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke ist denn ausschliesslich in der Begriffskombination begründet, mithin sie nur eine schwache Marke mit eng begrenztem Schutzumfang ist. Insbesondere kann aus der Widerspruchsmarke ein ausschliessliches Recht weder auf das Element "NUTRI" noch auf das Element "LAC" abgeleitet werden.
Gemäss Lehre und Rechtsprechung bestimmt sich die Verwechselbarkeit zweier Zeichen aufgrund des Gesamteindruckes, den sie im Erinnerungsbild des Abnehmers hinterlassen (MARBACH, a.a.O., 116; DAVID, a.a.O., N. 15 zu Art. 3). Da die widerstreitenden Zeichen dem Abnehmer kaum direkt gegenüberstehen, sind mögliche und normale Verschiebungen des Erinnerungsbildes in die Beurteilung mit einzubeziehen (Alois TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Aufl., Basel 1983, 232f.). In diesem Zusammenhang ist zu
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bedenken, dass die Warengleichartigkeit in casu ausschliesslich für Waren festgestellt wurde, die für die Industrie bestimmt sind oder zumindest für diese bestimmt sein können. Die Warenabnehmer sind somit Fachleute mit Branchenkenntnissen, denen ein differenziertes Unterscheidungsvermögen beizumessen ist. Folglich werden Zeichenunterschiede eher wahrgenommen und auch in Erinnerung behalten (vgl. DAVID, a.a.O., N. 14 zu Art. 3; BGE 122 III 387f. – Kamillosan).
Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls kann jedoch auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. In der Regel besteht ein Abwehranspruch, sobald sich die Verwechselbarkeit auch nur auf einer Ebene ergibt (MARBACH, a.a.O., 118).
Je nach Ausgestaltung einer Marke ziehen ihre verschiedenen Bestandteile die Aufmerksamkeit der Markenadressaten in unterschiedlichem Ausmass an und beeinflussen deshalb den in der Erinnerung verbleibenden Gesamteindruck unterschiedlich stark. So finden der Wortanfang, der Wortstamm sowie die Endung, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, in der Regel grössere Beachtung als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben. Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass längere Wörter sich dem Gedächtnis weniger gut einprägen als Kurzwörter, so dass Unterschiede leichter überhört und überlesen werden (BGE 122 III 389 – Kamillosan).
Für den Wortvergleich stehen sich die Zeichen "NUTRILAC" und "NUTRILAB" gegenüber, die bis auf den Endbuchstaben "C" bzw. "B" identisch sind. Offensichtlich besteht prima vista eine hohe phonetische wie schriftbildliche Zeichenähnlichkeit. Es ist aber zu bedenken, dass gemäss gefestigter Lehre und Rechtsprechung jegliche Verwechslungsgefahr entfällt, wenn sich die Überschneidung zwischen zwei Zeichen in gemeinfreien Zeichenelementen erschöpft (vgl. RKGE in sic! 2001, 321 – Nutricia / Nutri; RKGE in sic! 2001, 812 – Nutricia / Nutriciel; RKGE in sic! 1998, 405 – Elle / NaturElle collection; MARBACH, a.a.O., 114; DAVID, a.a.O., N. 29 zu Art. 3). Folglich kann der übereinstimmende Zeichenanfang "NUTRI" keine Verwechslungsgefahr begründen. "Nutri" ist in casu als gemeinfreies Zeichenelement nicht monopolisierbar bzw. darf von jedem Konkurrenten mitbenutzt werden.
Die Vergleichszeichen "NUTRILAC" und "NUTRILAB" weisen im Übrigen zwar nicht identische jedoch phonetisch wie schriftbildlich ähnliche Endsilben "LAC" bzw. "LAB" auf. In Literatur und Rechtsprechung ist jedoch anerkannt, dass eine klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken durch einen ausgeprägt verschiedenen Sinngehalt derart kompensiert werden kann, dass eine Verwechslungsgefahr abgeschwächt wird oder ganz entfällt. Dieser Kompensationseffekt tritt ein, wenn die Wahrnehmung einer Marke sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirkt, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt. Ausserdem müssen die unterschiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich sein, und die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. Verlesens besteht, so dass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic! 2000, 383 – Merkur Kaffee / Markus-Kaffee; DAVID, a.a.O., N. 32 zu Art. 3; MARBACH, a.a.O., 120; BGE 121 III 380 f. – Boss / Boks). Wie bereits festgehalten, wird der Markenbestandteil "-LAC" mit "Milch, Lactose oder Milchsäure" assoziiert. Demgegenüber erkennen die mit den hier interessierenden Waren angesprochenen Fachkreise im Markenbestandteil "-LAB" entweder die Abkürzung von Laboratorium (vgl. RKGE in sic! 2002, 350 – Lab med / labmed schweiz suisse svizzera)
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oder einen direkten Hinweis auf "Labpräparat, Kälberlab" (vgl. Römpp Lexikon, Lebensmittelchemie, 9. Auflage, Thieme, Stuttgart u. New York, 1995, 477 – zum Begriff "Lab"). Trotz dieses festgestellten Sinnunterschieds und des höheren Unterscheidungs-vermögens der Fachleute, bleibt aber bei bloss flüchtigem Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. Verlesens. Die Vergleichszeichen sind längere, dreisilbige Zeichen, die im Klang und dem Schriftbild bis auf den letzten Buchstaben "C" bzw. "B" identisch sind. Längere Wörter prägen sich dem Gedächtnis aber weniger gut ein als Kurzwörter, so dass Unterschiede leichter überhört und überlesen werden (BGE 122 III 389 – Kamillosan). Vielleicht mag den in casu relevanten Fachkreisen der geringe phonetische und schriftbildliche Unterschied der konfliktverfangenen Zeichen visuell noch auffallen, jedoch besteht zumindest auditiv eine genügend wahrscheinliche Gefahr des Verhörens. Die beiden Zeichen enden nicht nur auf wenig klangstarke Konsonanten, sondern gar auf klangähnliche Konsonanten. Wenn man nun bedenkt, dass Marken oftmals mittels der Sprache kommuniziert werden (wer eine bestimmte Ware kaufen will, bietet die Ware unter ihrem Namen an; wer kaufen will und nicht gleich findet, nennt die Ware, die er sucht, beim Namen), ist im Ergebnis eine Zeichenähnlichkeit anzunehmen, die zu Zeichen-verwechslungen führen kann.
4. Die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt kumulativ Warengleichartigkeit wie Zeichenähnlichkeit voraus. In Würdigung der vorausgehenden Erwägungen ist der Widerspruch teilweise, soweit Warengleichartigkeit besteht, gutzuheissen. Im Übrigen ist der Widerspruch infolge fehlender Warengleichartigkeit abzuweisen.
IV.
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Gestützt auf diese Bestimmung steht dem Institut ein weites Ermessen zu (DAVID, a.a.O., N. 2 zu Art. 34). Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV sowie dem Tarif BG. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (Unterliegerprinzip). Schliesslich gilt es zu beachten, "dass das Widerspruchsverfahren als kostengünstiges Verfahren gedacht ist und dass ausdrücklich nur eine kurze Begründung des Widerspruchs verlangt wird" (RKGE in sic! 1998, 305 – Nina de Nina Ricci / Nina; vgl. auch MARBACH, a.a.O., 157).
Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Es rechtfertigt sich deshalb, die Widerspruchsgebühr den Parteien je hälftig aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen. Folglich hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden Fr. 400.00 (1/2 der Widerspruchsgebühr) zu erstatten.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 4717 für folgende Waren gutgeheissen:
5 Substances diététiques à usage médical, compléments nutritifs et énergétiques à tout usage médical sous forme solide, de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents;
29 Extrait de viande; compléments alimentaires non à usage médical à base de viande, poisson, volaille et gibier;
30 Compléments alimentaires non à usage médical à base de café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et de succédanés du café sous forme solide, de pâte ou de liquide;
32 Préparations pour faire des boissons, sous forme solide, de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents.
Im Übrigen wird der Widerspruch abgewiesen.
2. Die CH-Marke Nr. 476 154 "NUTRILAB"wird für die folgenden Waren widerrufen:
5 Substances diététiques à usage médical, compléments nutritifs et énergétiques à tout usage médical sous forme solide, de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents;
29 Extrait de viande; compléments alimentaires non à usage médical à base de viande, poisson, volaille et gibier;
30 Compléments alimentaires non à usage médical à base de café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et de succédanés du café sous forme solide, de pâte ou de liquide;
32 Préparations pour faire des boissons, sous forme solide, de pâte, de liquide ou de comprimés effervescents.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden Fr. 400.- an die Verfahrenkosten zu bezahlen.
5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
6. Die Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 22. August 2002
Markenabteilung
Silvan Meier, Fürsprecher
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung einzureichen. Es ist eine Kopie der angefochtenen Verfügung beizulegen.