decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

UNITED PARCEL SERVICES

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 5337 und 5338
in Sachen
United Parcel Service of America, Inc.
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
USA
CH-Marken Nr. 405 364 "UNITED PARCEL SERVICE" und
Widersprechende
Nr. 445 510 " UNITED PARCEL SERVICE"
vertreten durch E. Blum & Co, Patentanwälte VSP, 8044 Zürich
gegen
United Air Lines, Inc.
1200 Algonquin Road
Elk Grove Township
Illinois
Widerspruchsgegnerin
USA
CH-Marke Nr. 487 520 "UNITED SERVICES"
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, 8024 Zürich
Gestützt auf Art. 31ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), Art. 1ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) sowie auf Art. 1ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG, SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
in Erwägung gezogen:
I.
1. Die CH-Marke Nr. 487 520 „UNITED SERVICES“ wurde am 29. August 2001 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 166 veröffentlicht. Die Marke beansprucht u.a. Schutz für folgende Dienstleistungen:
Klasse 39 Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Transport von Passagieren, einschliesslich Entgegennahme und Versand von Bodengepäck und Abfertigung von Passagieren und Fracht.
Klasse 42 Ingenieur-Dienstleistungen, einschliesslich Design, Koordination, Management und Durchführung
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von technischen Dokumentations- und betriebstechnischen Unterstützungs-Aktivitäten für Reparaturen von Flugzeugmotoren und -bestandteilen;
2. Am 26. November 2001 erhob die Widersprechende fristgerecht teilweisen Widerspruch, nämlich gegen die Eintragung der angefochtenen Marke für die unter Ziff. 1 hiervor genannten Dienstleistungen. Sie stützt sich dabei auf die CH-Marken Nr. 405 364 „UNITED PARCEL SERVICE“ (nachfolgend: W1) und Nr. 445 510 „UNITED PARCEL SERVICE“ (nachfolgend: W2). Die Marken der Widersprechenden sind für folgende Dienstleistungen geschützt:
W1:
Uebermittlung von Mitteilungen, Briefen, Dokumenten und anderen Texten per Telex, Telefon, elektronische Uebermittlung oder andere Wege. (Klasse 38)
Transport von Briefen, Dokumenten, Mitteilungen, Drucksachen und anderen Waren und im Eigentum Dritter und dazugehörige Dienstleistungen wie Lagerung, Verpacken und Verteilen der vorgenannten Waren. (Klasse 39)
W2:
Klasse 35 Werbung- und Geschäftswesen; Werbedienstleistungen; Geschäftsführungsdienstleistungen; computerunterstützte Verfolgung und Ortung von Paketen, die sich im Transit befinden; Vertrieb von Mustern; Managementunterstützungsdienstleistungen; Managementberatungsdienstleistungen.
Klasse 36 Versicherungs- und Finanzwesen; Versicherungsdienstleistungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Geldwesens; Dienstleistungen auf dem Gebiet Immobilienwesens; Maklerdienstleistungen; Bankdienstleistungen; Factoring-dienstleistungen.
Klasse 42 Zurverfügungstellen von Nahrungsmitteln und Getränken; temporäre Beherbergung; medizinische, hygienische und Schönheitspflege-Dienstleistungen; Veterinär- und landwirtschaftliche Dienstleistungen; rechtliche Dienstleistungen; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Computerprogrammierung.
Dabei stützt sich der Widerspruch gegen die Klasse 39 auf W1, gegen die Klasse 42 auf W2.
3. Die Widersprechende begründet ihre Widersprüche folgendermassen:
Die Dienstleistungen der Klasse 39 seien in weiten Teilen identisch. Was den Transport von Passagieren angehe, so seien diese zumindest hochgradig gleichartig zu den eingetragenen Transportdienstleistungen der Widerspruchsmarke, sei doch der Transport und die Abfertigung von Passagieren eng mit demjenigen von Waren verbunden. Dasselbe gelte für die Veranstaltung von Reisen. Die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen der angefochtenen Marke seien hochgradig gleichartig zur „wissenschaftlichen und industriellen Forschung“ der Widerspruchsmarke, bestehe doch im industriell-technischen Bereich ein fliessender Übergang zwischen Forschungsdienstleistungen und dem Erbringen von spezifischen kommerziellen Dienstleistungen an Kunden. Die sich gegenüberstehenden Marken seien in hohem Grad verwechselbar ähnlich. Die angefochtene Marke habe die Widerspruchsmarken in ihren wesentlichen Elementen übernommen und lediglich das am wenigsten kennzeichnungskräftige mittlere Wortelement PARCEL weggelassen. Da es sich bei „UNITED PARCEL SERVICE“ um sehr bekannte (institutnotorische) Marken auf dem Gebiet der Transportdienstleistungen handle, erhöhe sich die Verwechslungsgefahr mit der angefochtenen Marke zusätzlich. Der Widerspruch sei daher gutzuheissen.
4. Mit Verfügung vom 30. November 2001 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
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5. Mit Schreiben vom 16. März beantragte die Widerspruchsgegnerin die Abweisung der Widersprüche. Sie argumentiert im Wesentlichen wie folgt:
Das einzige übernommene Element der Widerspruchsmarken sei UNITED, welches bekanntlich in vielen Marken für höchst unterschiedliche Waren und Dienstleistungen vorkomme. Dies führe zu einem genaueren Hinhören der relevanten Verkehrskreise, weil die phonetischen Unterschiede durch die jeweils nachfolgenden Wortbestanteile erkennbar seien. Die nachfolgenden Elemente „PARCEL SERVICE“ bzw. „SERVICES“ unterschieden sich phonetische aber klar. Zudem komme dem mittleren Teil der Widerspruchsmarken PARCEL ein unmissverständlicher Sinngehalt zu, welcher für die Notorietät ausschlaggebend sei. Dieses Element PARCEL sei denn auch prägend. Eine Zeichenähnlichkeit sei im vorliegenden Fall zu verneinen, daher müsse die Gleichartigkeit der Dienstleistungen nicht weiter geprüft werden. Rein vorsorglich werde festgehalten, dass die angefochtene Marke Schutz für den Transport von Passagieren geniesse, während die Marken der Widersprechenden bekanntlich überwiegend für Pakettransporte genutzt werde.
6. Mit Schreiben vom 14. Mai 2002 beantragte die Widersprechende die Sistierung der Verfahren auf unbestimmte Dauer. Mit Schreiben vom 30. Mai 2002 beantragte die Widerspruchsgegnerin die Ablehnung Sistierung.
7. Mit Verfügung vom 3. Juni 2002 lehnte das Institut die Sistierung der Verfahren ab.
II.
1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben.
Das Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 4. Juni 1999. Die Wider-spruchsmarken wurden am 1. April 1993 mit einer Gebrauchspriorität vom 15. September 1986 (W1) und am 6. September 1996 (W2) hinterlegt. Die Widerspruchsmarken sind somit älter als die angefochtene Marke und die Widersprechende daher zur Einreichung der vorliegenden Widersprüche legitimiert.
2. Sind gegen dieselbe Markeneintragung mehrere Widersprüche eingereicht worden, kann das Institut die Verfahren gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchV vereinigen. Da die Widerspruchsmarken identisch sind und lediglich andere Dienstleistungen beanspruchen, erscheint die Vereinigung der beiden Verfahren als angebracht.
III.
1. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 lit. c MSchG).
2. Ob im konkreten Einzelfall eine Verwechslungsgefahr besteht, beurteilt sich aufgrund der gesamten Umstände (BGE 128 III 96 - ORFINA). Die Verwechslungsgefahr resultiert dabei aus der Kombination von Zeichenähnlichkeit und Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit. Zwischen diesen beiden Kriterien besteht eine Wechselwirkung: Je ähnlicher sich die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sind, desto höhere Anforderungen werden an die Verschiedenheit der Zeichen gestellt und umgekehrt (vgl. RKGE in sic! 1997, 295 - EXOSURF// EXOMUC; Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
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Markenschutzgesetz, Basel 1999, N. 8 zu Art. 3).
3. Die Gleichartigkeit "definiert den Exklusivitätsbereich einer Marke in produktspezifischer Hinsicht. Dahinter steht die Erkenntnis, dass die Unterscheidungskraft einer Marke – selbst bei Identität des jüngeren Zeichens – solange nicht gestört wird, als letzteres für völlig andersartige Waren oder Dienstleistungen eingesetzt wird" (Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 101 f.). Ob Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen gegeben ist, ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu beurteilen. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher oder identischer Marken angepriesenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (RKGE in sic! 1997, 568 – Birko Tex / Biotex; DAVID, a.a.O., N. 35 zu Art. 3, mit weiteren Verweisen). Die Zugehörigkeit von Waren oder Dienstleistungen zur gleichen Klasse ist ein Indiz für deren Gleichartigkeit, doch kommt dieser Tatsache keine bindende Wirkung zu (MARBACH, a.a.O., 105 f.).
A) Die Widerspruchsmarke W1 ist in der Klasse 39 für Transport von Briefen, Dokumenten, Mitteilungen, Drucksachen und anderen Waren und im Eigentum Dritter und dazugehörige Dienstleistungen wie Lagerung, Verpacken und Verteilen der vorgenannten Waren geschützt. Der darauf gestützte Widerspruch richtet sich gegen die Klasse 39 der angefochtenen Marke, welche Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Transport von Passagieren, einschliesslich Entgegennahme und Versand von Bodengepäck und Abfertigung von Passagieren und Fracht beansprucht.
Da es sich bei Transportwesen um einen Oberbegriff handelt, fällt darunter auch der Transport von Briefen, Dokumenten usw. Daher ist zumindest für einen Teil Identität gegeben. Dasselbe gilt für Verpackung und Lagerung von Waren, welche sich auch auf den Spezialbereich der Widersprechenden beziehen können. Die Entgegennahme und der Versand von Bodengepäck und die Abfertigung von Fracht fallen ebenfalls in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke, da auch die unter den Begriff Transport von (…) anderen Waren fallen. So gilt es nun noch abzuklären, ob auch Veranstaltung von Reisen und Transport und Abfertigung von Passagieren in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke fallen.
Veranstaltung von Reisen wird grundsätzlich von anderen Unternehmen angeboten, als der Transport von Briefen oder anderen Waren. Unter Veranstaltung von Reisen fallen die typischen Dienstleistungen eines Reisebüros oder eines Reiseveranstalters, z.B. geführte Reisen oder Pauschalarrangements für Ferien oder Geschäftsreisen. Kurier- und Speditionsunternehmen sind dagegen auf die Beförderung und Verteilung von Waren spezialisiert, d.h. sie wenden sich an eine völlig verschiedene Abnehmerschaft und bedürfen eines anderen fachspezifischen Know-hows.
Ähnlich steht es beim Transport und der Abfertigung von Passagieren. Zwar handelt es sich ebenfalls um eine Transportdienstleistung, wobei die Abfertigung die Vorbereitung auf den Transport darstellt. Die Widersprechende beansprucht Schutz für den Transport von Waren jeglicher Art und deren Lagerung, Abfertigung und Verteilung. Sie macht geltend, dass diese beiden Dienstleistungen eines ähnlichen Know-Hows bedürften und identische Infrastrukturen, Transportmittel und Verkehrsmittel eingesetzt würden. Zur Feststellung der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ist aber, wie oben ausgeführt, primär darauf abzustellen, ob die Abnehmerkreise erwarten, dass ein Unternehmen, welches Waren transportiert, auch im Personentransport tätig ist. Dafür ist u.a. auf die Marktüblichkeit abzustellen. Gemäss Recherchen des Institutes erbringt keine der „grossen“ Express- oder
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Logistikgeschäfte neben ihrem Kerngeschäft auch den Transport von Personen (neben der Widersprechenden beurteilte Unternehmen: DHL, NFC, TNT, Tibbett & Britten; FedEx). Dies liegt daran, dass der Transport von Waren im Normalfall weniger heikel ist und der Abnehmer primär Wert auf eine möglichst schnelle Auslieferung legt. Die Widersprechende weist darauf hin, dass ein Luftverkehrs- oder Personentransportunternehmen aufgrund des vorhandenen Know-Hows und der vorhandenen Infrastruktur auf dem Gebiet des Versands und der Abfertigung von Waren tätig wird. Tatsächlich existieren Anbieter von Passagiertransporten, welche auch den Transport von Waren anbieten, doch ist im vorliegenden Fall von der Warenliste der Widersprechenden auszugehen. Da es absolut nicht marktüblich ist, dass im Warentransport tätige Unternehmen in den Personentransport diversifizieren, muss hier die Gleichartigkeit verneint werden (vgl. Eugen MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff?, ZSR, 120 I [2000] unter Punkt III. 2. c) Reziprozität der Beurteilung?). Daher wird in der Klasse 39 der Widerspruch für Veranstaltung von Reisen und Transport und Abfertigung von Passagieren aufgrund der fehlenden Warengleichartigkeit zurückgewiesen.
B) Die Widerspruchsmarke W2 ist in Klasse 42 u.a. für wissenschaftliche und industrielle Forschung eingetragen. Der darauf gestützte Widerspruch richtet sich gegen die Klasse 42 der angefochtenen Marke, d.h. gegen Ingenieur-Dienstleistungen, einschliesslich Design, Koordination, Management und Durchführung von technischen Dokumentations- und betriebstechnischen Unterstützungs-Aktivitäten für Reparaturen von Flugzeugmotoren und –bestandteilen. Die Widersprechende macht geltend, dass unter die Forschungsdienst-leistungen auch diejenigen von Ingenieuren fallen. In diesen Bereichen sei der Übergang von Forschungsdienstleistungen und dem Erbringen von spezifischen kommerziellen Dienstleistungen an Kunden fliessend.
Bei wissenschaftliche und industrielle Forschung handelt es sich um einen Oberbegriff, welcher alle Forschungsgebiete umfasst und somit auch solche im Bereich der Ingenieurdienstleistungen. Der Ingenieur ist ein Techniker mit Ausbildung an einer Hochschule (Wahrig-Deutsches Wörterbuch), was heisst, dass er neben der praktischen Ausbildung auch vermehrt in der Projektplanung tätig ist. Ist ein Ingenieur somit in der wissenschaftlichen oder industriellen Forschung tätig, kann er dies ohne weiteres auch im Bereich der Reparatur von Flugzeugenmotoren und –bestandteilen machen. Die Grenze zwischen Forschung und den von der Widerspruchsgegnerin beanspruchten Dienstleistungen sind somit fliessend. Es ist daher von Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen auszugehen.
Für diejenigen Dienstleistungen, für welche der Widerspruch nicht aufgrund der fehlenden Gleichartigkeit abgewiesen wird, ist in der Folge die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.
4. Ob zwei Marken sich genügend voneinander unterscheiden, beurteilt sich nach ständiger Praxis aufgrund des Gesamteindrucks, den sie im Erinnerungsbild der Abnehmerin hinterlassen (MARBACH, a.a.O., 113). Dabei ist den prägenden Markenelementen entscheidendes Gewicht zuzumessen, während gemeinfreie oder kennzeichnungs-schwache Markenbestandteile den Gesamteindruck kaum beeinflussen können (RKGE in sic! 2000, Assura/Assurpoint; DAVID, a.a.O., N. 11 zu Art. 3 MSchG).
Vorliegend stehen sich die beiden Wortmarken „UNITED PARCEL SERVICE“ und „UNITED SERVICES“ gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt, gegebenenfalls kann auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. Die Ähnlichkeit auf nur einer dieser Ebenen begründet in der Regel eine Verwechslungsgefahr (MARBACH, a.a.O., 118; DAVID, a.a.O., N. 17 zu Art. 3). Betreffend Wortklang und Schriftbild unterscheiden sich die vorliegenden Marken klar,
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besteht die Widerspruchsmarke doch aus drei, die angefochtene Marke lediglich aus zwei Worten. So ergibt sich eine unterschiedliche Länge der Zeichen, eine andere Silbenzahl, verschiedene Vokal- und Konsonantenfolge. Eine Verwechslung aufgrund des übereinstimmenden Sinngehaltes kann ebenfalls ausgeschlossen werden, bedeutet doch die eine Marke „vereinigte Paketdienstleistung“ und die andere „vereinigte Dienstleistungen“. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken liegt somit nicht vor.
5. Jedoch ist bereits die Übernahme eines charakteristischen Bestandteiles einer älteren Marke grundsätzlich geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen (BGE 96 II 400, 403; RKGE in sic! 1998, 194 – Secret Pleasures/Private Pleasures; DAVID, a.a.O., N. 19 zu Art. 3). Anders verhält es sich nur, wenn das übernommene Element als nicht oder nur schwach kennzeichnungskräftig zu qualifizieren ist. Im vorliegenden Fall wurden die Elemente UNITED sowie SERVICE (im Plural) übernommen. Es ist deshalb zuerst zu prüfen, welcher Schutzumfang den Widerspruchsmarken „UNITED PARCEL SERVICE“ zukommt, denn nur so kann geklärt werden, ob die angefochtene Marke in ihre Schutzbereiche eingreift.
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Als stark gelten dabei Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 – KAMILLOSAN).
Die Bedeutung von UNITED PARCEL SERVICE kann mit „vereinigter Paketservice“ oder mit „vereinigte Paketdienste“ übersetzt werden. Aufgrund dieser Bedeutung, welche für einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen direkt beschreibend ist, wurden die Widerspruchsmarken denn ursprünglich dem Gemeingut zugerechnet und lediglich als „Durchgesetzte Marken“ eingetragen. Einer durchgesetzten Marke kommt gemäss Rechtsprechung derselbe Schutz wie einer originär schutzfähigen Marke zu (BGer in sic! 2000, 598, 604 – Helvetic Tours (fig.)/ Helvetia Airlines AG; RKGE in sic! 1997, 177 – Gourmet House/Fideco Gourmet House). Das bedeutet, dass ihr zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Die Widersprechende macht jedoch zusätzlich die Bekanntheit von UNITED PARCEL SERVICE geltend, welche wohl institutsnotorisch sei. Die Bekanntheit einer Marke führt, wie oben ausgeführt, zu einem erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke.
Zu bedenken ist dabei, dass die in Bezug auf bestimmte Produkte bzw. Dienstleistungen einer besonderen Klasse erlangte Bekanntheit nicht auf eine andere Klasse übertragen werden kann (vgl. RKGE in sic! 2000, 302 – Land Rover / Rovers). Die allfällige Bekanntheit und der daraus resultierende Schutzumfang sind daher aufgrund der einzelnen Dienstleistungen, welche die Gleichartigkeit begründen, abzuklären (vgl. RKGE in sic! 2000, 514 – Telekom, T-One/Telecom 1 One).
a) Für Transport von Briefen, Dokumenten, Mitteilungen, Drucksachen und anderen Waren und im Eigentum Dritter und dazugehörige Dienstleistungen wie Lagerung, Verpacken und Verteilen der vorgenannten Waren der Klasse 39 ist die Widerspruchsmarke UNITED PARCEL SERVICE in der Schweiz bekannt. Sie geniesst somit für diese Dienstleistungen eine grössere Kennzeichnungskraft. Diese markenrechtlich relevante Kennzeichnungskraft bezieht sich aber nur auf die gesamte Marke, denn nur so hat sie sich auf dem Markt durchgesetzt und geniesst Bekanntheit (vgl. dazu BGer im Urteil vom 16. Juni 2000 – HELVETIC TOURS (fig.)/Helvetia Airline AG 4C.79/2000/rnd – die Zusammenfassung in der sic! enthält diese Passage nicht).
Der Schutzumfang jeder Marke wird beschränkt durch die Sphäre des Gemeinguts, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur
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freien Verwendung zu. Marken, welche Gemeingut enthalten, können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf die zum Gemeingut gehörenden Elemente. Auch wenn der Widerspruchsmarke grundsätzlich der Schutz einer starken Marke zuzubilligen ist, so kann dies nichts daran ändern, dass der Schutzumfang jeder Marke durch das Gemeingut begrenzt wird und sich nicht auf Sachbezeichnungen oder Beschaffenheitsangaben erstreckt (RKGE in sic! 1999, 420 – COMPAQ/Compact Flash). Zudem führt die Übernahme von gemeinfreien bzw. schwachen Bestandteilen wie oben ausgeführt in der Regel nicht zu einer Verwechslungsgefahr. SERVICE bzw. SERVICES ist für Dienstleistungen ohne weiteres als gemeinfrei zu beurteilen, die Übernahme in die angefochtene Marke ist somit markenrechtlich nicht relevant. Betreffend UNITED, welches ohne weiteres als „vereinigte“ verstanden wird, ist festzuhalten, dass es sich, sofern überhaupt kennzeichnungskräftig (was im vorliegenden Fall jedoch offen bleiben kann), um ein im Zusammenhang mit Dienstleistungen äusserst schwaches Element handelt, da es auf das vereinigte Auftreten von Dienstleistungserbringern hinweist. Da die angefochtene Marke daher lediglich ein äusserst schwaches und ein gemeinfreies Element der Widerspruchsmarke übernimmt und sich die beiden Marken UNITED PARCEL SERVICE und UNITED SERVICES im Gesamteindruck deutlich voneinander unterscheiden, kann trotz des hohen Bekanntheitsgrades der Widerspruchsmarke keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vorliegen. Der Widerspruch ist insoweit abzuweisen.
b) In Bezug auf die beanspruchte Dienstleistung wissenschaftliche und industrielle Forschung der Klasse 42 wird die Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht nachgewiesen und das Institut erkennt keine Sachumstände, um auf eine für diese Dienstleistungen institutsnotorisch bekannte Widerspruchsmarke zu schliessen. Die Folgen der Beweislosigkeit hat diejenige Partei zu tragen, die aus der behaupteten Tatsache Rechte für sich ableitet (analog ZGB 8), mithin die Widersprechende. Daher ist in Hinblick auf Klasse 42 eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen.
Auch in diesem Fall werden die beiden Elemente UNITED und SERVICES übernommen, welche auch hier als schwach bzw. gemeinfrei zu beurteilen sind (vgl. oben unter a)). Nicht übernommen wurde jedoch das, zumindest für diese spezifischen Dienstleistungen, nicht beschreibende Element PARCEL. Aufgrund dieser Tatsachen und wegen den deutlichen Unterschieden im Gesamteindruck muss eine Verwechslungsgefahr verneint werden. Der Widerspruch ist daher auch bezüglich der Klasse 42 abzuweisen.
6. Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass eine Verwechslungsgefahr auch insoweit zu verneinen ist, als Identität oder Gleichartigkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen gegeben ist.
IV.
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Gestützt auf diese Bestimmung steht dem Institut beim Entscheid, ob und in welchem Umfang eine Parteientschädigung zuzusprechen sei, ein weites Ermessen zu (DAVID, a.a.O., N. 2 zu Art. 34). Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV sowie dem Tarif BG. Zudem ist zu beachten, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (RKGE in sic! 1998, 338 - Nina de Nina Ricci/Nina).
3. Die obsiegende Widerspruchsgegnerin hat eine Abweisung der Widersprüche unter Kosten- und Entschädigungsfolge beantragt. In der Regel spricht das Institut bei einem einfachen
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Schriftwechsel eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1000.- (exkl. Widerspruchsgebühr) zu. Vorliegend handelt es sich um zwei Verfahren, welche aufgrund des Sachverhaltes jedoch in einer Schrift behandelt werden können, was die Widerspruchsgegnerin denn auch so gemacht hat. Eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 1'500.- scheint in Anbetracht des Aufwandes der Widerspruchsgegnerin als angebracht.
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Die Widersprüche Nr. 5337 und Nr. 5338 werden in einem Verfahren vereinigt.
2. Der Widerspruch Nr. 5337-38 wird abgewiesen.
3. Die Widerspruchsgebühren von Fr. 1'600.00 verbleiben dem Institut.
4. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Entschädigung von Fr. 1'500.-- zu bezahlen.
5. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 22. Mai 2003
Sibylle Zumsteg, lic.iur
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung einzureichen und es ist ihr eine Kopie der angefochtenen Verfügung beizulegen.