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21 im Kreis

Décision
procédure d'opposition n°5507
dans la cause
21, INVESTIMENTI S.P.A.
3, piazza Filodrammatici,
IT-I-31 100 TREVISO
Opposante
Marque internationale 634 167 "21" (fig.)
Représentée par Studio Rapisardi S.A., 6901 Lugano
contre
21i.net Aktiengesellschaft
Austrasse 9
LI-9490 Vaduz
Marque suisse n° 492 029 "21 i net" (fig.)
Défenderesse
Représentée par Vischer, 8032 Zürich
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après Institut) en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.148), des art. 1 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), des art. 1 ss de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS 172.041.0) ainsi que des art. 1 ss du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.119.1)
considérant:
I.
1. La marque suisse n° 492 029 "21 i net" (fig.) a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 252 en date du 31 décembre 2001. Cette marque a été déposée le 12 avril 2001 pour les services suivants:
Classe 35: Gewerbsmässige Vermögens- und Unternehmensverwaltung für Unternehmen und Privatpersonen; Zusammenstellen und Systematisieren von hierfür nützlichen Daten in Computerdatenbanken.
Classe 36: Beratung in den Bereichen Versicherungswesen, Geld- und Finanzangelegenheiten, Investitionen sowie Vermittlung von Dienstleistungen in diesen Bereichen.
Classe 42: Rechtsberatung, insbesondere in den Steuerrechtsangelegenheiten und Vermögens- und Nachlassplanung; Vermieten von Zugriffszeit auf Computerdatenbanken über elektronische Computernetzwerke.
2. Le 22 février 2002, soit dans le délai d'opposition, l'opposante a formé opposition totale contre l'enregistrement de cette marque en se fondant sur l'enregistrement de la marque internationale n° 634 167 "21" (fig.) enregistrée au registre international le 31 mars 1995 et bénéficiant de la priorité de dépôt au sens de l'art. 4 de la Convention de Paris pour la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) au 23 décembre 1994. Cette marque est admise à la protection en Suisse pour les services suivants:
Classe 35: Publicité et affaires.
Classe 36: Assurances et finances.
3. L'opposante estime qu'il existe un grand risque de confusion entre les deux marques.
D'une part, elles comprendraient toutes deux des éléments distinctifs, "21", resp. "21 i net". D'autre part, la protection serait admise pour des services revendiqués dans les mêmes classes 35 et 36, et partant pour des services étroitement similaires. Pour ces raisons, les marques en litige seraient susceptibles d'être confondues par les consommateurs. L'opposante requiert la radiation de la marque attaquée pour tous les services revendiqués et conclut au remboursement des frais et dépens.
4. Le 13 mars 2002, l'Institut a émis une décision impartissant un délai de 30 jours à la défenderesse pour présenter une réponse.
5. Dans le délai prolongé, la défenderesse a transmis son mémoire de réponse en date du 31 mai 2002. Elle conteste le risque de confusion qui pourrait ressortir des marques litigieuses, pour les motifs que l'élément "21" est un élément faible et banal, bénéficiant d'une attention moindre et ne fondant pas à lui seul un risque de confusion. "21" renverrait en particulier au 21ème siècle et au progrès sous-entendu. En outre, les deux marques auraient un sens différent du fait des ajouts graphiques. De plus, l'impression d'ensemble créée par les deux marques ne serait pas semblable. Les services seraient similaires, à l'exception de ceux figurant dans la classe 42 revendiquée. Dans le cas où les marques seraient considérées comme sujettes à confusion, l'opposition devrait être rejetée pour la classe 42. Les dépens d'une valeur de CHF 2000.- (plus la TVA) devraient être mis à charge de l'opposante.
II.
1. Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection comme marque les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Le titulaire de la marque antérieure peut former opposition en se fondant sur cette disposition (art. 31 al. 1 LPM).
2. La marque suisse attaquée n° 492 029 "21 i net (fig.)" a été déposée le 12 avril 2001. La marque internationale n° 634 167 "21 (fig.)" est antérieure, car elle a été enregistrée dans le registre international des marques le 31 mars 1995 et bénéficie de la priorité de dépôt au sens de l'art. 4 CUP au 23 décembre 1994. Son titulaire est donc légitimé à agir.
III.
1. Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient, selon une pratique constante, de prendre en considération la similarité aussi bien des signes en présence que des produits pour lesquels ils sont enregistrés (Commission de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI), sic! 2001, 646 - Isover (fig.) // Isocover). Un risque de confusion peut également exister lorsque le public est tout à fait en mesure de distinguer les deux signes, mais établit des rapprochements erronés sur la base de leur similitude, p. ex. en concluant à tort à l'existence de marques de série qui caractériseraient différentes lignes de produits de la même entreprise (L. David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, art. 3 LPM n. 6).
2. Savoir s'il y a ou non un risque de confusion est une question de droit dont la résolution implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour le public intéressé par le produit ou le service (ATF 122 III 382 - Kamillosan // Kamillan- Kamillon). Selon la jurisprudence confirmée, la différence entre deux signes doit être d'autant plus importante que les produits sont similaires et vice versa (ATF 117 II 326; K. Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 1996, p. 83: David, op.cit. art. 3 n. 8).
3. Il convient d'examiner la similitude des services revendiqués par les deux marques en litige. Le fait de savoir si le cercle des destinataires associe ces services avec une même entreprise est décisif (voir notamment David, art. 3 n. 35 et les renvois). Ainsi une classification identique selon l'Arrangement de Nice, un cercle d'acheteurs similaire, un but similaire ou des lieux de vente identiques constituent des indices de similarité des produits ou services concernés (CREPI, sic! 1997, 568 – Birko Tex // Biotex). En ce qui concerne les services, ils peuvent présenter une similitude entre eux, lorsque le public concerné peut déduire sur la base de leur genre, de leur importance économique, de leur destination et du lieu où ils sont habituellement offerts qu'ils peuvent émaner de la même entreprise (CREPI, sic! 2000, 797 - Kiss // K.i.s.s. (fig.)). Doit également être pris en compte le but de chaque service et le fait de savoir si le prestataire veut satisfaire par son offre des besoins identiques ou similaires (K. Landolt, die Dienstleistungsmarke, Bern 1993, p. 91).
4. En l'espèce, les services d'assurances et de finances revendiqués par la marque opposante incluent logiquement les services de conseils dans ces domaines, services qui sont protégés en rapport avec la marque attaquée ("Beratung und Vermittlung in den Bereichen Versicherungswesen, Geld- und Finanzangelegenheiten, Investitionen"). Les services commerciaux de gestion d'entreprise et de patrimoine de la marque attaquée ("Gewerbsmässige Vermögens- und Unternehmensverwaltung für Unternehmen und Privatpersonen") sont englobés par les termes généraux de la liste désignée en rapport avec la marque opposante et tombent en particulier sous la désignation "affaires". En effet, les services dénommés "affaires" sont à interpréter au sens de la classe dans laquelle ils figurent et, en vertu de la classification de Nice, se retrouvent en cl. 35 les affaires commerciales. La désignation "affaires" en cl. 35 correspond à la dénomination "gestion d'affaires commerciales", telle que formulée dans la 8ème édition de la classification de Nice. Le consommateur s'attend à ce que les services "Gewerbsmässige Vermögens- und Unternehmensverwaltung für Unternehmen und Privatpersonen" soient affectés aux mêmes buts économiques que les affaires commerciales et par conséquent soient offerts par la même entreprise. Ces prestations sont par conséquent semblables. Par contre, la désignation "affaires" ne comprend pas les travaux de bureau comme le recueil et la systématisation de données ("Zusammenstellen und Systematisieren von hierfür nützlichen Daten in Computerdatenbanken"). Ces prestations consistent en de simples services administratifs non similaires aux affaires commerciales.
Les services de conseils juridiques ("Rechtsberatung") concernent des prestations distinctes des services financiers ou d'affaires. Il s'agit de domaines autres nécessitant des connaissances différentes. Les services financiers et juridiques ne sont en principe pas offerts par les mêmes prestataires, mais comptent, par exemple, des économistes, des experts-comptables ou des banquiers d'un côté, et des juristes ou des avocats, de l'autre (voir dans ce sens E. Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Kennzeichensrecht, tome 3, Bâle 1996, p. 108). Enfin, la location de temps d'accès à des données par un réseau électronique ne tombe pas sous les désignations de "publicité, affaires, assurances ou finances", car il s'agit uniquement de services techniques informatiques, sans lien logique et étroit avec les services pour lesquels la protection de la marque opposante est accordée.
5. Il peut donc être établi ici que la similarité des services est admise pour: "Gewerbsmässige Vermögens- und Unternehmensverwaltung für Unternehmen und
Privatpersonen; (cl. 35); Beratung in den Bereichen Versicherungswesen, Geld- und Finanzangelegenheiten, Investitionen sowie Vermittlung von Dienstleistungen in diesen Bereichen (cl. 36)." Pour les services désignés en cl. 42 et les prestations "Zusammenstellen und Systematisieren von hierfür nützlichen Daten in Computerdatenbanken", l'identité ou la similarité doit être niée et un risque de confusion est à priori exclu (cf. Isover (fig.) // Isocover, précité, cons. 4). Il convient dès lors d'examiner le risque de confusion entre les marques en rapport avec les services similaires précités.
IV.
1. C'est l'impression d'ensemble dégagée par les signes qui est décisive pour apprécier l'éventuel risque de confusion entre deux marques (ATF 119 II 475 cons. 2c et renvois – Radion // Radomat), étant entendu que le consommateur n'aura en principe pas les marques sous les yeux en même temps (Kamillosan, précité, p. 378). Dans la comparaison des marques en opposition, il faut ainsi s'arrêter aux éléments susceptibles de rester ancrés dans la mémoire du consommateur (Kamillosan, précité, p. 378). Deux marques présentant les mêmes éléments caractéristiques sont ainsi considérées comme sujettes à confusion, à moins que d'autres éléments n'influencent l'impression d'ensemble de façon suffisante pour lever le risque de confusion (David, op.cit. art. 3 n° 19 et 22). Des signes peuvent présenter un risque de confusion lorsque leur impression visuelle, sonore ou leur signification éventuelle ne permettent pas de les différencier de façon claire.
2. La marque opposante est constituée du chiffre "21" entouré de façon circulaire par une flèche. La marque attaquée reproduit aussi le chiffre "21", mais il est suivi de la lettre "i" placée sur un disque, et du mot "net".
Il est nécessaire de déterminer en premier lieu quel est le champ de protection de la marque opposante. Les groupes ou les combinaisons de chiffres peuvent être enregistrés comme marques à condition qu'ils ne représentent pas, en association avec les produits et/ou les services concernés, des indications de nature descriptive ou non distinctives (cf. directives pour l'examen des marques, www. ipi.ch, ch. 4.3.1.1.). Le chiffre "21" n'a pas un sens ou une connotation déterminée en relation avec des services financiers, d'affaires, d'assurances ou de publicité (cf recherches sur www.granddictionnaire.com, www.abkuerzung.de, www.onelook.com; www.xipolis.net). Il
ne renvoie pas à une particularité spécifique du genre ou de la qualité de ces prestations et n'a pas un caractère descriptif. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il faudrait interpréter la marque pour y reconnaître une allusion au 21ème siècle, ce sens ne ressortant notamment pas de l'élément graphique. De plus, ce chiffre "21" n'est pas, comme le prétend la défenderesse, un élément faible et banal bénéficiant d'une attention moindre. Par conséquent, à l'inverse de la décision PASTIS 51 (fig.) // Cachaça 51 (fig.) (sic! 2001, 741), dans laquelle la Commission de recours était d'avis que le chiffre "51" était un élément faible pour des boissons alcooliques, le chiffre "21" a, en relation avec les services désignés, caractère distinctif et il peut être présumé que la marque opposante bénéficie, dans son ensemble et dans le cas présent, d'un champ de protection normal.
3. En l'espèce, l'élément prépondérant de la marque opposante est le chiffre "21" et il peut être affirmé que la désignation de la marque attaquante se résume dans la mémoire du destinataire des services à ce chiffre "21". Cet élément est repris dans la marque attaquée. Selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise complète d'une marque ou la reprise d'un élément essentiel pour l'impression d'ensemble de la marque est de nature à constituer un risque de confusion et n'est pas permise (voir ATF 96 II 400 - MEN'S CLUB // EDEN CLUB; CREPI, sic, 2000, 509 - DK // dk Daniel Kramer Cosmetics; David, op. cit. art. 3 n. 19). En outre, l'ajout ou l'omission d'éléments à la marque attaquée ne permet en principe pas d'écarter tout risque de confusion, lorsque la variation ne modifie pas le signe dans son ensemble ou ne concerne pas les éléments prépondérants de la marque opposante (CREPI, sic! 2000, 510, cons. 5 - Kraft // NaturKraftWerke).
4. Pour déterminer si un risque de confusion est donné, il faut examiner les deux marques litigieuses dans leur ensemble. En l'espèce, le chiffre "21" est un élément prépondérant de la marque opposante. Il l'est aussi dans la formation de la marque attaquée, d'autant plus que celle-ci comprend des éléments appartenant au domaine public. De tels éléments ne restent en principe pas en mémoire des destinataires des services (voir dans ce sens CREPI, sic! 2001, 412, cons. 6 - TARGA // TARGA Services). En effet, la lettre "i" consiste soit en un renvoi au réseau Internet, soit en l'abréviation usuelle de "Informations" (cf. "Désignations problématiques relatives à un thème", www.ige.ch/pool4s/marken). Parallèlement, le terme "net" est l'abréviation courante de "network" (dictionnaire anglais-français Le Robert & Collins, éd. 2000) et crée une association avec le réseau Internet. Ces deux éléments précisent seulement que les services revendiqués sont accessibles par le biais d'Internet ou se rapportent à Internet.
5. Ainsi, ce qui reste à l'esprit du consommateur est clairement la répétition du chiffre "21". Les éléments supplémentaires faisant partie de la marque attaquée ne permettent pas de créer une impression d'ensemble singulière et différente, car ils n'imprègnent pas la mémoire du consommateur de manière à écarter tout risque de confusion avec la marque opposante.
6. Pour ces raisons, l'Institut est d'avis que les deux marques sont sujettes à confusion, car la marque attaquée reprend simplement l'élément prépondérant et essentiel de la marque opposante. L'opposition doit donc être acceptée pour les services pour lesquels les deux enregistrements sont similaires.
V.
1. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
2. L'Institut décide en statuant sur l'opposition, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec les art. 24 OPM, 8 OFIPA, 1 ss Tarif TF). En vertu de ces dispositions, l'Institut est compétent pour décider des dépens (David, op. cit. art. 34 LPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d'opposition ainsi que les frais de représentation de l'autre partie (voir par ex. A. Kölz / I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, 247 ss). Compte tenu de l'issue de la procédure qui admet partiellement l'opposition, et en vertu du fait que la procédure d'opposition doit être avantageuse, il convient de partager la charge de la taxe d'opposition entre les deux parties de manière égale. Il est donc justifié d'attribuer la somme de CHF 400.- à l'opposante à titre de remboursement de la moitié de la taxe d'opposition. En ce qui concerne les dépens, chaque partie supporte ses propres frais.
Par ces motifs, l'Institut
décide:
1. L'opposition n° 5507 est partiellement admise pour les services suivants: "Gewerbsmässige Vermögens- und Unternehmensverwaltung für Unternehmen und Privatpersonen (cl. 35); Beratung in den Bereichen Versicherungswesen, Geld- und Finanzangelegenheiten, Investitionen sowie Vermittlung von Dienstleistungen in diesen Bereichen (cl. 36)".
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 400.- à titre de remboursement de la moitié de la taxe d'opposition.
4. La présente décision est notifiée aux parties.
Berne, le 19 juin 2003
Division des marques
Caroline Perriard, lic. jur.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003, Berne. Les mémoires de recours doivent être présentés en trois exemplaires et la décision de rejet doit y être jointe.