decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

REJUVEN

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 6231-6232
in Sachen
Juvena (International) AG
Industriestrasse 8
8604 Volketswil
Widersprechende
IR-Marke Nr. 221 655 „Rejuven“ und
CH-Marke Nr. 334 932 „REJUVEN“
vertreten durch Meyer Lustenberger, Rechtsanwälte, 8029 Zürich
gegen
Dr. med. Norbert Vogel
Forchstrasse 149
8127 Forch
Widerspruchsgegner
CH-Marke Nr. 504 471 „REjUVENiL“
vertreten durch Mauerhofer & Partner, 8044 Zürich
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-tum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwal-tungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) sowie auf Art. 1 ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG, SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
in Erwägung gezogen:
I.
1. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 504 471 „REjUVENiL“ wurde am 6. November 2002 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 215 veröffentlicht. Sie wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:
„Kosmetika; Mittel zur Schönheitspflege; Mittel zur Gesundheitspflege mit kosmetischer Wirkung“ (Klasse 3);
„Mittel zur Gesundheitspflege“ (Klasse 5);
„Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen“ (Klasse 42);
„Dienstleistungen eines Arztes“ (Klasse 44).
2. Am 4. Februar 2003 erhob die Widersprechende beim Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (in der Folge: „Institut“) gestützt auf ihre mit Schutzbeginn vom 6. Juli 1979 eingetragene in-ternationale Registrierung Nr. 221 655 „Rejuven“ (W1) und ihre mit Schutzbeginn vom 7. September 1984 ins schweizerische Register eingetragene Marke Nr. 334 932 „REJUVEN“
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frist- und formgerecht vollumfänglich zwei Widersprüche. Die Widerspruchsmarken sind für folgende Waren eingetragen:
W1 „Produits cométiques, produits de parfumerie“ (Klasse 3);
„Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l’hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d’animaux et de végétaux, désinfectants“ (Klasse 5);
„Malt“ (Klasse 31).
W2 „Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits capillaires, déodorants; produits pour la toilette et l'esthétique corporell“ (Klasse 3).
3. Die Widersprüche werden damit begründet, dass die sich gegenüberstehenden Marken in der Klasse 3 teils für identische und im Übrigen für gleichartige Produkte beansprucht wür-den und dass die Widerspruchsmarken integral in die angefochtene Marke übernommen sowie lediglich mit der zusätzlichen Endsilbe –IL versehen worden sei, was zu phonetischer und schriftbildlicher Ähnlichkeit führe. Die Marken der Widersprechenden verfügten wegen ihrer Marktpräsenz allsamt über einen erhöhten Bekanntheitsgrad.
4. In seiner Stellungnahme zu den Widersprüchen beantragt der Widerspruchsgegner deren Abweisung, eventualiter die teilweise Gutheissung lediglich bezüglich der Klassen 3 und 5. Die beiden Widerspruchsmarken seien nicht besonders bekannt. Der Widerspruchsgegner stelle keine Waren her, sondern erbringe Dienstleistungen im Gesundheits- und Schön-heitsbereich. Diese seien nicht gleichartig zu den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren. Auch die beanspruchten Waren seien wegen der verschiedenen Tätigkeitsbereiche der Parteien nicht gleichartig. Da die vom Widerspruchsgegner angebotenen Dienstleistun-gen vom Zielpublikum sehr sorgfältig ausgewählt würden, seien die Markenunterschiede ausreichend.
5. Mit Verfügung vom 11. Juli 2003 wurde die Instruktion abgeschlossen.
II.
1. Nach Art. 31 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älte-ren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Die Widerspruchsmar-ken wurden am 6. Juli 1979 (W1) in das internationale Register eingetragen, respektive am 7. September 1984 (W2) hinterlegt, die angefochtene Marke am 5. Juni 2002. Die Wider-sprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichten Widersprüche ist folg-lich einzutreten.
2. Gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchV kann das Institut zwei gegen dieselbe Marke eingereichte Widersprüche in einem Verfahren vereinigen, was insbesondere angezeigt ist, wenn es sich, wie vorliegend, um Widersprüche derselben Partei handelt (Eugen MARBACH, Schwei-zerisches Immaterialgüter- und Kennzeichenrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 154).
III.
Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Gemäss ständiger Praxis besteht zwischen den bei-den Elementen (Produkte-)Gleichartigkeit und (Zeichen-)Ähnlichkeit eine Wechselwirkung der-gestalt, dass an die Zeichenverschiedenheit umso höhere Anforderungen zu stellen sind, je ähnlicher die Waren sind und umgekehrt (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 1997, 296 – Exosurf / Exomuc; Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 15 zu Art. 3).
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IV.
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen
1. Das Kriterium der Gleichartigkeit definiert den Exklusivitätsbereich einer Marke in produk-tespezifischer Hinsicht (MARBACH, a.a.O., 101). Produkte sind dann als gleichartig zu be-trachten, wenn befürchtet werden muss, bei paralleler Verwendung identischer Zeichen könnte aufgrund sachlicher, struktureller oder konzeptioneller Überschneidungen der beiden Angebote ein Risiko herkunftsbezogener Fehlzurechnungen resultieren (MARBACH, a.a.O., 107). Mit anderen Worten: Gleichartigkeit besteht dann, wenn das relevante Publikum – namentlich die betroffenen Händler und Letztabnehmer (Konsumenten) – aufgrund des marktüblichen Verhaltens auf den Gedanken kommen könnte, die Produkte stammten an-gesichts ihrer üblichen Produktions- und Vertriebsstätten aus dem selben Unternehmen o-der würden unter der Kontrolle des gleichen Markeninhabers hergestellt (Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 35 zu Art. 3; WILLI, a.a.O., N. 20 zu Art. 3).
2. Für die Beurteilung von Gleichartigkeit ist ausschliesslich auf den Registereintrag abzustel-len (RKGE in sic! 2002, 349 – Lab med [fig.] / labmed schweiz suisse svizzera [fig.]). Wie die kollidierenden Marken im Verkehr tatsächlich eingesetzt werden, ist nicht Ausschlag ge-bend (RKGE in sic! 2001, 133 – Otor / Ator). Aus diesem Grund sind die diesbezüglichen Ausführungen des Widerspruchsgegners irrelevant.
3. Mögen auch die Warenverzeichnisse in der Klasse 3 anders ausformuliert sein, ist doch offensichtlich, dass die sich gegenüberstehenden Marken hier für identische oder zumindest hochgradig gleichartige Waren beansprucht werden. Gleiches gilt für die Klasse 5 bezüglich der angefochtenen Marke und W1. W2 wird hingegen nur für Kosmetika der Klasse 3 bean-sprucht. Die Grenze zwischen rein pflegenden Produkten (Kosmetika) und solchen mit hei-lender Wirkung (Pharmaka) ist fliessend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende als auch heilende oder heilungsunterstützende Wirkung haben (sogenannte „cosmeceuticals“). Damit bestehen auch entsprechende Publi-kumserwartungen an Kosmetikhersteller – das Publikum bringt solche Heilmittel mit der Kosmetikbranche in Verbindung. Folglich besteht bezüglich der für die angefochtene Marke in der Klasse 5 beanspruchten Waren auch Gleichartigkeit bezüglich W2.
4. Stehen sich Waren und Dienstleistungen gegenüber, ist entscheidend, ob das Publikum Ware und Dienstleistung als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrnimmt, die Dienst-leistung somit eine verkehrsübliche Folge des Warenangebots darstellt. Typische Anwen-dungsfälle sind ein „service après vente“, die Zweitverwertung der eigenen Dienstleistung oder eine Dienstleistung zur Produkteimplementierung (Eugen MARBACH, „Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?“, ZSR 120, Basel 2001, 267 f.).
5. Für die angefochtene Marke werden weiter Forschungsdienstleistungen (im weiteren Sinne) und Dienstleistungen eines Arztes beansprucht. Falls Kosmetik- und Pharmaziehersteller überhaupt Forschungsdienstleistungen erbringen, handelt es sich um intern erbrachte Dienste zur Förderung der eigenen Produkteentwicklung und nicht für Dienstleistungen für Dritte. (Forschungsmethoden und –resultate werden als Geschäftsgeheimnisse behandelt oder, soweit dies möglich ist, rechtlich geschützt.) Damit handelt es sich dabei um wirt-schaftlich unselbständige Hilfsdienstleistungen, die keine Gleichartigkeit zu begründen ver-mögen (MARBACH, a.a.O., 108; DAVID, a.a.O., N. 37 zu Art. 3). Weiter besteht keine Markt-üblichkeit, dass Kosmetik- und Pharmahersteller selber Arztpraxen unterhalten. Im Gegen-teil, der Beruf eines Arztes gehört zu den freien Berufen und wird höchstens in Praxisge-meinschaften verschiedener Spezialisten erbracht. Das erforderliche Fachwissen für die Herstellung, respektive Erbringung der jeweiligen Produkte unterscheidet sich erheblich und
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sowohl die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs-, respektive Erbringungsorte sind verschieden. Damit fehlt es auch in diesem Bereich an Gleichartigkeit (vgl. MARBACH, a.a.O., 108).
6. Als Zwischenresultat ist somit festzuhalten, dass lediglich bezüglich der für die angefochte-ne Marke beanspruchten Waren (Klassen 3 und 5) Gleichartigkeit besteht. Soweit Dienst-leistungen betroffen sind (Klassen 42 und 44) ist der Widerspruch mangels Gleichartigkeit abzuweisen.
V.
Ähnlichkeit der Marken
1. Die Ähnlichkeit zweier Marken bestimmt sich gemäss ständiger Praxis aufgrund des Ge-samteindruckes, wobei den prägenden Markenelementen entscheidend Gewicht zuzumes-sen ist (MARBACH, a.a.O., 116). Da die kollidierenden Zeichen dem Publikum kaum direkt gegenüberstehen, ist bei der Beurteilung auf die Umstände, unter welchen die Abnehmer das Zeichen wahrnehmen sowie die Art, wie sie das Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten abzustellen (BGE 127 III 160 ff. – Securitas [fig.]; DAVID, a.a.O., N. 15 zu Art. 3). Mögliche und normale Verschiebungen des Erinnerungsbildes sind in die Beurteilung mit einzubeziehen (vgl. BGE 122 III 390 – Kamillosan; Alois TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Aufl., Basel 1983, 232 f.). Massgebend sind die gesamten Umstände des konkre-ten Einzelfalles, insbesondere sind die Produktenähe, die Art der beanspruchten Produkte und die angesprochenen Abnehmerkreise (Grad der Sorgfalt bei der Produkteauswahl) von Bedeutung (WILLI, a.a.O., N. 20 zu Art. 3; MARBACH, a.a.O., 117).
2. Werden Wortmarken miteinander verglichen, sind deren Klangbild, Schriftbild und Sinnge-halt gegenüber zu stellen. Die Ähnlichkeit auf nur einer dieser Ebenen begründet in der Re-gel einen Abwehranspruch (MARBACH, a.a.O., 118; DAVID, a.a.O., N. 17 zu Art. 3). Bei der Analyse des Klangbildes spielen insbesondere die Vokalfolge und die Silbenzahl, daneben aber auch die Konsonantenfolge eine Rolle (BGE 122 III 388 – Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 119 f.; DAVID, a.a.O., N. 19 ff. zu Art. 3). Für das Schriftbild sind die Wortlänge und die verwendeten Buchstaben von Bedeutung (BGE 127 III 160 ff. – Securitas [fig.]). Wortan-fang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 160 ff. – Securi-tas [fig.]).
3. Das Beifügen neuer Bestandteile zu einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestand-teil übereinstimmen (BGE 96 II 403 – HR Men‘s Club Helena Rubinstein [fig.] / Eden Club/Eden Club Superstar; DAVID, a.a.O., N. 11 zu Art. 3; RKGE in sic! 2000, 389 – Blue Jeans Gas [fig.] / Gas Station). Dies gilt insbesondere dann, wenn für die neue Marke zu ei-ner bestehenden Marke eine Silbe oder ein einzelner Buchstabe beigefügt wird (RKGE in sic! 2001, 211 – Lemo / Lem).
4. Die Widerspruchsmarken werden integral in die angefochtene Marke übernommen. Die Verwendung einzelner Kleinbuchstaben in der Wortmitte vermag den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht zu beeinflussen (vgl. RKGE in sic! 2002, 527 – Mono / Mona [fig.]). Den Widerspruchsmarken wird lediglich die Endsilbe –IL nachgestellt. Diese ist in der Pharmazie- und Kosmetikbranche äusserst üblich, womit sie den Gesamteindruck der ange-fochtenen Marke ebenfalls nicht wesentlich zu beeinflussen mag. Die Marken sind daher ähnlich.
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VI.
Verwechslungsgefahr
1. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist vorgängig der kennzeichnungsmässige Gehalt der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Dieser bestimmt den Schutzumfang der Wi-derspruchsmarke, welcher wiederum Auswirkungen auf die Wechselwirkung von Gleichar-tigkeit und Zeichenähnlichkeit und damit auf die Verwechslungsgefahr hat (MARBACH, a.a.O., 113; WILLI, a.a.O., N. 125 zu Art. 3).
2. Marken, deren wesentliche Bestandteile in der Nähe von beschreibenden Zeichen liegen oder wegen des häufigen Gebrauches für ähnliche Produkte verwässert sind, verfügen nur über geringe Kennzeichnungskraft. Sie werden als „schwache Marken“ bezeichnet. Solche Marken verfügen nur über einen engen Schutzbereich. Hingegen gelten Marken, die wegen ihres fantasievollen Gehalts auffallen oder sich durchgesetzt haben, als stark. Ihnen eignet ein weiter Schutzumfang (BGE 122 III 385 – Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 113; DAVID, a.a.O., N. 13 zu Art. 3). Die Widerspruchsmarken REJUVEN beschreiben keine wesentliche Eigenschaft von Kosmetika oder Pharmaka direkt, auch wenn der im Wortelement JUVEN- enthaltene Hinweis auf Jugendlichkeit (mindestens für ein Fachpublikum) erkennbar bleibt. Damit verfügen sie über eine gewisse Kennzeichnungskraft. Auf der anderen Seite führt der Widerspruchsgegner zu Recht aus, dass von der Bekanntheit der Marke JUVENA der Wi-dersprechenden nicht zwingend auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarken geschlossen werden darf. Die Widersprechende untermauert ihre entsprechende Behauptung mit keiner-lei Belegen, womit sie ihrer Substantiierungslast (Art. 13 Abs. 1VwVG) nicht nachkommt (WILLI, a.a.O., N. 44 f. zu Art. 31). Die Widerspruchsmarken sind somit nicht als kennzeich-nungsstark einzustufen.
3. Die Frage, ob Pharmazeutika mit einem höheren Aufmerksamkeitsgrad gekauft werden, als Gebrauchsgegenstände, wird von der RKGE uneinheitlich beantwortet. Der ursprünglich formulierte Grundsatz, dass dem so ist (RKGE in sic! 2000, 608 f. – Tasmar /Tasocar; WILLI, a.a.O., N. 21 zu Art. 3), wurde in jüngerer Zeit etwas relativiert (RKGE in sic! 2003, 501 – Rivotril / Rimostil), um in jüngster Zeit schliesslich wieder beim Postulat anzugelangen, dass Pharmazeutika auch von Endkonsumenten mit einer gewissen Sorgfalt erworben und kon-sumiert werden (RKGE vom 5. August 2003 [MA-WI 44/02] – Seropram / Citopram). Folglich ist, wenn es um Medikamente geht, die Zeichenähnlichkeit nicht leichthin anzunehmen.
4. Die zwischen den Marken bestehenden Unterschiede sind jedoch minimal und beschränken sich auf nicht kennzeichnende Elemente (Kleinschreibung; die im hier interessierenden Be-reich verwässerte Endsilbe –IL). Aus diesem Grund vermag auch der bezüglich der Klasse 5 anzuwendende strengere Massstab für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nichts daran zu ändern, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Wider-spruchsmarke gehalten wird. Die resultierende Gefahr von Fehlzurechnungen ist offensicht-lich – der Widerspruch ist für die Klassen 3 und 5 gutzuheissen.
VII.
Kosten
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut im Widerspruchsentscheid zu bestimmen, ob und in welchem Umfang die unterliegende Partei der obsiegenden die Parteikosten zu entschädi-gen hat. Dem Institut steht dabei ein weites Ermessen zu (DAVID, a.a.O., N. 2 zu Art. 34).
3. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV) sowie nach dem Tarif BG. Bei der Bemessung der Parteientschädigung sind im weiteren
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die Wichtigkeit und die Schwierigkeit der Sache sowie der Arbeitsaufwand zu berücksichti-gen (MARBACH, a.a.O., 156 f.; DAVID, a.a.O., N. 3 zu Art. 34). Schliesslich ist zu berücksich-tigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch ver-gleichsweise kostengünstig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina).
4. Die Widersprechende obsiegt im vorliegenden Verfahren nur teilweise. Unterliegt die Wi-derspruchsgegnerin auch im Hauptantrag, so dringt sie doch mit ihrem Eventualantrag durch und der Widerspruch ist teilweise abzuweisen. Aus diesen Gründen erachtet das In-stitut in Anwendung von Art. 8 Abs. 6 VKEV die Wettschlagung der entstandenen Partei-kosten für angemessen. Die Verfahrenskosten werden den Parteien je hälftig auferlegt.
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Die Widersprüche Nr. 6231 und 6232 werden in einem Verfahren vereinigt.
2. Die Widersprüche Nr. 6231-6232 werden teilweise gutgeheissen, bezüglich der Klassen 3 und 5.
3. Bezüglich der Klassen 42 und 44 werden die Widersprüche abgewiesen.
4. Die Markeneintragung Nr. 504 471 „REjUVENiL“ wird für die Klassen 3 und 5 widerrufen.
5. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.-- verbleiben dem Institut.
6. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die hälftigen Widerspruchsgebühren (CHF 800.--) zu ersetzen.
7. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
8. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 19. November 2003
Markenabteilung
Alexander Pfister, Fürsprecher
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskom-mission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung einzureichen und es ist ihr eine Kopie der angefochtenen Verfügung beizulegen.