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ALPHA

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 6814
in Sachen
Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
NL – 6824 BM Arnhem
Internationale Registrierung Nr. R 318 259 "ALPHA"
Widersprechende
vertreten durch A.W. Metz & Co. AG, 8024 Zürich
gegen
Stomix, s.r.o.
c.p. 178
CZ – 790 65 Zulova
Internationale Registrierung Nr. 808 640 "ALFAFIX"
Widerspruchsgegnerin
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-tum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwal-tungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) sowie auf Art. 1 ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG, SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (in der Folge: „Institut“)
in Erwägung gezogen:
I.
1. Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 808 640 "ALFAFIX" wurde am 16. Ok-tober 2003 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 18/2003 veröffent-licht. Sie wird für folgende Waren beansprucht:
01
Résines synthétiques, résines acryliques à l'état brut, produits chimiques pour la préparation des couleurs, agents d'émulsion à disperser, déshydratants pour l'industrie, résines époxy à l'état brut, mordants pour métaux, tous les adhésifs pour l'industrie, ciments pour la réparation des objets cassés, mastics pour pneumatiques, agglutinants pour le béton, masses à spatules, en particulier adhésifs, colles pour l'industrie et mélanges secs prêts à l'emploi, préparations pour l'imperméabilisation du ciment et les matériaux de construction similaires.
02
Couleurs, laques; matériaux de teintures de toutes sortes, matières tinctoriales comprises dans cette classe, mordants, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, agglutinants pour couleurs, résines naturelles à l'état brut, pigments, mastics de vitrier.
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Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris dans cette classe, pro-duits en matières plastiques mi-ouvrés, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, barrages flottants antipollu-tion et contre la température, le son et les autres influences physiques et chimiques, revêtements et planches isolantes, feuilles, tuyaux, cartons d'amiante, bandes adhésives comprises dans cette classe, enduits isolants,
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résines (produits semi-finis), luts.
2. Die Widerspruchsmarke Nr. R 318 259 "ALPHA" ist für folgende Waren eingetragen:
02 Couleurs pour parois.
3. Der am 2. Februar 2004 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich ge-gen alle Waren, für die die angefochtene Marke eingetragen ist.
4. Der Widerspruch wird damit begründet, dass die sich gegenüberstehenden Marken für gleichartige Waren beansprucht würden, sowie dass sich die beiden Wortmarken äus-serst ähnlich seien. Demzufolge bestehe eine Verwechslungsgefahr.
5. Mit Verfügung vom 10. Februar 2004 erliess das Institut gegen die angefochtene inter-nationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung. In der-selben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Art. 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall. Sie hat auf die entsprechende Verfügung nicht reagiert.
6. Mit Mitteilung vom 24. Mai 2004 wurde die Instruktion abgeschlossen.
II.
1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Die Widerspruchsmarke wurde am 3. August 1986 in das internationale Register eingetragen. Registerdatum der angefochte-nen Marke ist der 21. Februar 2003. Die Widersprechende ist demnach Inhaberin einer älte-ren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Auf den frist- und formgerecht eingereichten Widerspruch ist folglich einzutreten.
2. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Ver-treter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entspre-chenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung vom 10. Feb-ruar 2004 nicht reagiert. Sie ist daher vom Verfahren auszuschliessen.
III.
Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Gemäss ständiger Praxis besteht zwischen den bei-den Elementen (Produkte-)Gleichartigkeit und (Zeichen-)Ähnlichkeit eine Wechselwirkung, der-gestalt dass an die Zeichenverschiedenheit umso höhere Anforderungen zu stellen sind, je ähn-licher die Waren sind und umgekehrt (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 1997, 296 – Exosurf / Exomuc; Christoph WILLI, MSchG – Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 15 zu Art. 3).
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IV.
1. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise – namentlich die betrof-fenen Händler und Letztabnehmer (Konsumenten) – auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren oder Dienstleistungen stammten angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus dem selben Un-ternehmen oder würden unter der Kontrolle des gleichen Markeninhabers hergestellt (Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 35 zu Art. 3).
2. Die Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen gemäss Nizzaer Klassifikationsab-kommen (SR 0.232.112.8) bietet dabei lediglich eine erste Orientierungshilfe und wird ge-gebenenfalls als ein weiteres Indiz für die Gleichartigkeit akzeptiert (Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Ba-sel 1996, 106). Weitere Indizien sind ähnliche Abnehmerkreise, ähnliche Verwendungszwe-cke oder gleiche Verkaufsstellen der betroffenen Waren und Dienstleistungen (RKGE in sic! 1997, 569 - Birko Tex / Biotex; Zusammenstellung der von der Rechtsprechung entwickelten Einzelkriterien in: WILLI, a.a.O., Art. 3 N 42 – 53).
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht "Couleurs pour parois" (Klasse 2). Die angefochtene Marke beansprucht Waren der Klassen 1, 2 und 17.
4. Die Waren der Widerspruchsgegnerin "Couleurs, laques; matériaux de teintures de toutes sortes, matières tinctoriales comprises dans cette classe, mordants, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, agglutinants pour couleurs, résines naturelles à l'état brut, pigments" (Klasse 2) sind mit denjenigen der Widersprechenden identisch bzw. gleichartig. Es handelt sich dabei allesamt um (Farb-) Anstrichmittel und Färbemittel im wei-testen Sinn. Bei "mordants" beispielsweise handelt es sich um Beizmittel, d.h. um ein Mittel zur Oberflächenbehandlung von Hölzern, Metallen bzw. um ein Färbemittel für Fasern. Glei-ches gilt für "préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois", welche ebenfalls eine Art Beizmittel (gegen Rost bzw. für Holz) darstellen. "Résines naturelles à l'état brut" ist Harz, das als zähflüssiger Ausscheidungsstoff verschiedener Bäume, besonders der Nadel-hölzer u.a. zu Lacken, Firnissen, Kitten, Harzölen und Terpentin verwendet wird. Insofern ist die Gleichartigkeit zu den "couleurs pour parois" zu bejahen.
5. Dasselbe gilt auch für die angefochtenen Waren "Résines synthétiques, résines acryliques à l'état brut, produits chimiques pour la préparation des couleurs, agents d'émulsion à disper-ser, déshydratants pour l'industrie, résines époxy à l'état brut, mordants pour métaux" (Klas-se 1). Bei diesen Waren handelt es sich um Kunstharze, welche wie die natürlichen Harze (der Klasse 2) zur Herstellung von Lacken, Firnissen, Kitten, Harzölen und Terpentin ver-wendet werden. Diese Harze dienen wie die Waren der widersprechenden Marke zur Ober-flächenbehandlung von Holz, Metallen usw. Das Herstellungs-Knowhow, der Verwendungs-zweck und die Verkaufsorte (Malerbedarf) sind dieselben.
6. Die Gleichartigkeit ist ebenfalls zu den "mastics de vitrier" (Klasse 2) und den übrigen Wa-ren der Klasse 1 der angefochtenen Marke zu bejahen. Bei diesen Waren handelt es sich um Klebstoffe, Spachtelmassen, Zement und Kitt (Baustoffmaterialien) usw., welche dazu dienen, vor einem Farbanstrich oder einer Oberflächenbehandlung mit Harzen, Rost-schutzmittel etc. allfällige Risse zu verschliessen, unebene Stellen auszugleichen und ab-zudichten. Sind z.B. Risse an einer Wand feststellbar, so wird der Maler sie vor der Oberflä-chenbehandlung oder dem Farbanstrich zuerst mit Spachtelmasse ausfüllen. Es ist denn auch nicht zufällig, dass Firmen, welche das Malergewerbe beliefern, neben Farben auch
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solche Baustoffmaterialien vertreiben (vgl. z.B. www.color-shop.ch/produkte/index.htm; www.fillistorf.ch). Entsprechend geht der Fachmann und erst recht der Laie davon aus, dass Spachtelmassen, Verputze, Klebstoffe usw., welche mit einer ähnlichen, allenfalls sogar i-dentischen Marke versehen sind, aus demselben Unternehmen kommen, welches auch Farben herstellt.
7. Bei den Waren der angefochtenen Marke, welche in der Klasse 17 eingetragen sind, ist die Gleichartigkeit hingegen zu verneinen. Auch wenn es sich bei diesen Waren ebenfalls um Baumaterialien handelt. Dabei ist zu beachten, dass die widersprechende Marke vorliegend nur Schutz für eine spezifische Ware, nämlich für "couleurs pour parois", beanspruchen kann. Bei den Waren der angefochtenen Marke in Klasse 17 handelt es sich vor allem um Dichtungs- und Isoliermaterial, welches zur Wärme-, Geräuschdämmung und gegen andere chemische und physikalische Einflüsse eingesetzt wird. Entsprechend sind es ganz andere Hersteller, welche sich auf solche Baumaterialien spezialisiert haben und solche Baumateri-alien vertreiben (vgl. z.B. www.flumroc.ch; www.baukork.ch; www.isolit.ch).
8. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Gleichartigkeit zwischen den "couleurs pour parois" (Klasse 2) der Widerspruchsmarke und sämtlichen Waren der Klassen 1 und 2 der angefochtenen Marke zu bejahen ist. Folglich ist im Nachfolgenden die Ähnlichkeit der bei-den Marken zu prüfen. Für die Waren der Klasse 17 der angefochtenen Marke ist die Gleichartigkeit hingegen zu verneinen und der Widerspruch insoweit für die Klasse 17 be-reits aus diesem Grund abzuweisen.
V.
1. Die Ähnlichkeit zweier Marken bestimmt sich gemäss ständiger Praxis aufgrund des Ge-samteindruckes, wobei den prägenden Markenelementen entscheidend Gewicht zuzumes-sen ist (MARBACH, a.a.O., 116). Da die kollidierenden Zeichen dem Publikum kaum direkt gegenüberstehen, ist bei der Beurteilung auf die Umstände, unter welchen die Abnehmer das Zeichen wahrnehmen sowie die Art, wie sie das Zeichen verstehen und in Erinnerung behalten, abzustellen (BGE 127 III 160 ff. – Securitas [fig.] in sic! 2001, 314 f.; DAVID, a.a.O., N. 15 zu Art. 3). Mögliche und normale Verschiebungen des Erinnerungsbildes sind in die Beurteilung mit einzubeziehen (vgl. BGE 122 III 390 – Kamillosan; Alois TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Aufl., Basel 1983, 232 f.). Massgebend sind die gesamten Umstände des konkreten Einzelfalles, insbesondere die Produktenähe, die Art der bean-spruchten Produkte und die angesprochenen Abnehmerkreise (MARBACH, a.a.O., 117).
2. Das Beifügen neuer Bestandteile zu einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestand-teil übereinstimmen (DAVID, a.a.O., N. 11 zu Art. 3; RKGE in sic! 2000, 389 – Blue Jeans Gas [fig.] / Gas Station).
3. Vorliegend ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Wortmarken "ALPHA" (Widerspruchsmar-ke) und "ALFAFIX" (angefochtene Marke) zu beurteilen.
4. Die Widerspruchsmarke "ALPHA" wird integral in die angefochtene Marke "ALFAFIX" über-nommen. Die unterschiedliche Schreibweise "PH" bzw. "F" fällt dabei nicht ins Gewicht, da phonetisch eine Übereinstimmung besteht. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für den Gesamteindruck massgebenden Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (BGE 96 II 403 – Men's Club; BGer in sic! 2000, 194ff. – Campus / Liberty Campus; RKGE in sic! 1998, 194ff. – Secret Pleasures /
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Private Pleasures; RKGE in sic! 2002, 526 – Joker [fig.] /Joker [fig.] et al.). Beim Zeichen-vergleich fällt auf, dass die Widerspruchsmarke vollständig in die angefochtene Marke ü-bernommen worden ist. Dieser wurde lediglich das Element "FIX" beigefügt. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die phonetische Übereinstimmung im Zeichenelement "ALPHA" eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag.
VI.
1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Denn massgebend ist, ob aufgrund der Ähnlich-keit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 – Securitas [fig.]). Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (WILLI, a.a.O., N. 17 ff.).
2. Der Schutzumfang einer Marke definiert sich in Abhängigkeit von deren kennzeichnungs-mässigem Gehalt. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (MARBACH, a.a.O., 113). Zeichen, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs an-lehnen oder wegen des häufigen Gebrauchs für ähnliche Produkte verwässert sind, verfü-gen nur über geringe Kennzeichnungskraft. Solche Marken verfügen über einen engeren Schutzumfang als Marken, die wegen ihres fantasievollen Gehalts auffallen (BGE 122 III 385 – Kamillosan; MARBACH, a.a.O., 113; DAVID, a.a.O., N. 13 zu Art. 3).
3. "ALPHA" ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets. In dieser Bedeutung kann dem übereinstimmenden Zeichenelement in Verbindung mit den für den Widerspruch rele-vanten Waren "Couleurs pour parois" der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchspruchsmarke eignet somit normale Kenn-zeichnungskraft.
4. Folglich ist deren Übernahme grundsätzlich geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu be-gründen (vgl. dazu Ziff. V., Pkt. 2). In casu ist der Widerspruchsmarke, d.h. dem Begriff "ALPHA", lediglich das Wort "FIX" hinzugefügt worden, welches das Gesamtbild nicht we-sentlich zu prägen vermag. Bei der im Zusammenhang mit den strittigen Waren ebenso un-bestimmten Fantasiebezeichnung "ALFAFIX" stellt der unbestimmte Begriff "ALFA", welcher am Wortanfang steht, immer noch deren dominierender Bestandteil dar. Insofern ist der Begriff "FIX" nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verlei-hen, mithin vom übereinstimmenden, fantasievollen Element "ALPHA" (bzw. "ALFA") abzu-lenken. Im Gegenteil: der Umstand, dass "FIX" die Bedeutung von "fest, unbeweglich, schnell" hat - was im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 2 und 3 nicht sehr kennzeichnungskräftig ist - und es sich bei "ALFAFIX" ebenfalls um ein Fantasie-zeichen ohne besonderen Sinngehalt handelt, führt dazu, dass die Widerspruchsmarke klar erkenntlich bleibt. Die Beifügung des Wortelementes "FIX" verändert den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen be-stehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können.
5. Auch wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den sich gegenüber stehenden Zei-chen erkennen sollte, würden aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten immer noch falsche
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produktspezifische oder unternehmensspezifische Zusammenhänge vermutet (sog. "mittel-bare Verwechslungsgefahr"; BGE 127 III 160 ff. – Securitas [fig.] in sic! 2001, 315; vgl. MARBACH, a.a.O., 112; DAVID, a.a.O., N. 6 zu Art. 3).
6. Unter Berücksichtigung, dass dem Wortanfang in der Regel besondere Bedeutung zukommt (vgl. BGE 122 III 388), ist aus vorgenannten Gründen eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Auch ist vorliegend kein unterschiedlicher Sinngehalt ersichtlich, welcher eine markenrecht-lich relevante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag (vgl. dazu BGE 121 III 377 - BOSS). Es besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild be-haltene Widerspruchsmarke gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Der Widerspruch ist folglich im Umfang der festgestellten Warengleichartigkeit gutzuheissen.
VII.
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut im Widerspruchsentscheid zu bestimmen, ob und in welchem Umfang die unterliegende Partei der obsiegenden die Parteikosten zu entschädi-gen hat. Dem Institut steht dabei ein weites Ermessen zu (DAVID, a.a.O., N 2 zu Art. 34).
3. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV) sowie nach dem Tarif BG. Bei der Bemessung der Parteientschädigung sind im Weiteren die Wichtigkeit und die Schwierigkeit der Sache sowie der Arbeitsaufwand zu berücksichti-gen (MARBACH, a.a.O., 156 f.; DAVID, a.a.O., N 3 zu Art. 34). Schliesslich ist zu berücksich-tigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch ver-gleichsweise kostengünstig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina).
4. Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Es rechtfertigt sich deshalb die Wider-spruchsgebühr den Parteien hälftig aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen. Folglich hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden CHF 400.00 (1/2 der Wider-spruchsgebühr) zu erstatten.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 6814 wird für die Waren der Klasse 17 abgewiesen. Der internati-onalen Registrierung Nr. 808 640 "ALFAFIX" wird der Schutz in der Schweiz insoweit definitiv gewährt.
3. Der Widerspruch Nr. 6814 wird für die Waren der Klassen 1 und 2 gutgeheissen. Der in-ternationalen Registrierung Nr. 808 640 "ALFAFIX" wird der Schutz in der Schweiz in-soweit definitiv verweigert.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 400.00 an die Verfahrens-kosten zu bezahlen.
6. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
7. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.
Bern, 30. Juni 2004
Markenabteilung
lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskom-mission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung einzureichen und es ist ihr eine Kopie der angefochtenen Verfügung beizulegen.