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SOLVAY

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 6901
in Sachen
Solvay S.A.
Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles
Internat. Registrierung Nr. 751 646 "SOLVAY"
Widersprechende
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG, 8023 Zürich
gegen
Drossapharm AG
Birsweg 1
Postfach
4144 Arlesheim
CH-Marke Nr. 516 975 "SOLVOLIN"
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Patmed AG, 4010 Basel
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigen-tum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwal-tungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) sowie auf Art. 1 ff. des Tarifs über die Entschädigungen an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht (Tarif BG, SR 173.119.1) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
in Erwägung gezogen:
I.
1. Die angefochtene CH-Marke Nr. 516 975 "SOLVOLIN" wurde am 4. November 2003 hinter-legt und deren Eintragung ins Register am 6. Januar 2004 im Schweizerischen Han-delsamtsblatt (SHAB) Nr. 2 veröffentlicht. Sie wird für folgende Waren beansprucht:
5 Pharmazeutische Erzeugnisse.
2. Am 6. April 2004 erhob die Widersprechende beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) gestützt auf ihre internationale Registrierung Nr. 751 646 "SOLVAY" frist- und formgerecht vollumfänglich Widerspruch. Die Widerspruchsmarke ist im internationalen Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 3, 5, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 30, 31, 40 und 42 eingetragen. Aufgrund einer am 2. Mai 2002 notifizierten Berichtigung wird in der Schweiz jedoch lediglich Schutz für folgende Waren beansprucht:
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et
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dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces détachées en matières plastiques pour véhicules et en particulier toutes pièces techniques, notamment celles liées au systèmes carburant, celles liées au systèmes d'admission d'air, réservoirs et éléments d'habillage intérieur, non compris dans d'autres classes.
3. Der Widerspruch wurde im Wesentlichen damit begründet, dass beide Marken Schutz für identische Waren in der Warenklasse 5 beanspruchten. Sodann seien die sich gegenüber-stehenden Marken sowohl phonetisch als auch schriftbildlich sehr ähnlich. Sie verfügten ü-ber den identischen Wortstamm SOLV-, was in der Regel eine Verwechslungsgefahr be-gründe. Zudem werde die Endung -LIN der angefochtenen Marke für Pharmazeutika aus-serordentlich häufig benutzt, sie sei dementsprechend schwach. Unter Berücksichtigung der Interdependenz zwischen der Warengleichartigkeit und der Zeichenähnlichkeit müssten sich vorliegend die Zeichen besonders deutlich voneinander unterscheiden, da sie für identische Waren beansprucht würden. Dies sei jedoch nicht der Fall. Schliesslich macht die Wider-sprechende geltend, es sei amtsnotorisch, dass die Widerspruchsmarke "SOLVAY" einen ausserordentlich grossen Bekanntheitsgrad geniesse, womit sie gemäss konstanter Recht-sprechung einen grösseren Schutzumfang habe, was die Verwechslungsgefahr zusätzlich erhöhe.
4. Mit Verfügung vom 18. Mai 2004 forderte das Institut die Widerspruchsgegnerin auf, innert einer Frist von 30 Tagen zum Widerspruch Stellung zu nehmen.
5. Die Widerspruchsgegnerin liess sich nicht vernehmen, womit am 23. Juli 2004 die Instrukti-on abgeschlossen wurde.
II.
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Die Widerspruchsmarke wurde am 18. Januar 2001, unter Berücksichtigung einer Benelux-Priorität vom 11. August 2000, im internati-onalen Register eingetragen. Hinterlegungsdatum der angefochtenen CH-Marke ist der 4. No-vember 2003. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III.
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Gemäss ständiger Praxis besteht zwischen den beiden Elementen (Produkte-)Gleichartigkeit und (Zeichen-)Ähnlichkeit eine Wechselwirkung: An die Zeichenverschiedenheit sind um so höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren sind und umgekehrt (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2003, 973 – Seropram/Citopram; Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizeri-schen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 8 zu Art. 3; Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 15 zu Art. 3).
IV.
1. Das Kriterium der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen definiert den Exklusivi-tätsbereich einer Marke in produktespezifischer Hinsicht (Eugen MARBACH, Schweizeri-sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996,
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101). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise – namentlich die betroffenen Händler und Letztabnehmer (Konsumenten) – auf den Gedanken kommen kön-nen, die unter Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren oder Dienstleistungen stammten angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus dem selben Un-ternehmen oder würden unter der Kontrolle des gleichen Markeninhabers hergestellt (DA-VID, a.a.O., N. 35 zu Art. 3; WILLI, a.a.O., N. 20 zu Art. 3). Die Frage der Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu beurteilen (statt vieler: RKGE in sic! 1997, 480 f. – Duoderm / DuoDerm). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (RKGE in sic! 2002, 169 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]; Zusammenstellung der von der Rechtsprechung entwickelten Einzelkriterien in: WILLI, a.a.O., N. 42 – 53 zu Art. 3).
2. Vorliegend beansprucht die Widerspruchsmarke in der Schweiz lediglich Schutz für die "Ap-pareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture" in Klasse 10 sowie "Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces détachées en matières plasti-ques pour véhicules et en particulier toutes pièces techniques, notamment celles liées au systèmes carburant, celles liées au systèmes d'admission d'air, réservoirs et éléments d'ha-billage intérieur, non compris dans d'autres classes" in Klasse 12 (cf. "Rectifications" vom 2. Mai 2002). Für die Prüfung der Warengleichartigkeit ist demnach lediglich auf diese Waren abzustellen. Die angefochtene Marke ist demgegenüber für "Pharmazeutische Erzeugnisse" in Klasse 5 eingetragen. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht mithin keine Warenidentität. Bleibt zu prüfen, ob Warengleichartigkeit gegeben ist.
3. Pharmazeutische Erzeugnisse werden von Pharmaunternehmen hergestellt und richten sich hauptsächlich an Apotheker und Patienten. Sie dienen direkt der Behandlung von Verlet-zungen und Erkrankungen. Chirurgische und medizinische Apparate und Instrumente dage-gen, sowie auch orthopädische Artikel, künstliche Gliedmassen, Augen und Zähne und Nahtmaterial sind medizinisch-technische Geräte und Produkte, welche typischerweise nicht von im Bereich der Herstellung von Pharmazeutika tätigen Unternehmen, sondern von spe-zialisierten Unternehmen der Medizinaltechnik fabriziert und vertrieben werden. Diese Pro-dukte richten sich sodann auch nicht direkt an den Patienten oder den Apotheker sondern vielmehr an Spezialisten wie Spitäler, Chirurgen, Anästhesisten oder Krankenpfleger. Sie bezwecken auch nicht direkt die Behandlung von Verletzungen oder Erkrankungen, sondern werden als technische Hilfsmittel bei operativen Eingriffen oder als "Ersatzteile" verwendet. Schliesslich bedürfen sie, aufgrund des grundsätzlich unterschiedlichen Ausgangsmaterials zu deren Herstellung, auch eines unterschiedlichen fabrikationsspezifischen Know-hows.
Folglich sind die von der angefochtenen Marke beanspruchten "Pharmazeutischen Erzeug-nissen" nicht als gleichartig mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren in Klasse 10 einzustufen.
4. Die Widersprechende macht geltend, bekannte Marken würden einen grösseren Schutzum-fang geniessen. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf den Entscheid "Kamillosan" des Bundsgerichts (BGE 122 III 382). Diesbezüglich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Be-kanntheit einer Marke deren geschützten Ähnlichkeitsbereich zwar tatsächlich erweitert, dies bedeutet nun aber primär, dass an die Unterscheidbarkeit der Zeichen höhere Anforde-rungen zu stellen sind, nicht jedoch dass der Gleichartigkeitsbereich der Waren ohne weite-res erweitert wird. Insbesondere vermag die Bekanntheit einer Marke die fehlende Gleichar-tigkeit der Waren nicht aufzuheben (BGE 122 III 382 – Kamillosan). Bekannte Marken ge-niessen folglich einen grösseren Schutzumfang, sie vermögen jedoch eine fehlende Waren-gleichartigkeit nicht zu kompensieren.
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Der Widerspruch ist mithin mangels Warengleichartigkeit abzuweisen. Die Prüfung der Zei-chenähnlichkeit erübrigt sich (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).
V.
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Dem Institut steht dabei ein weites Ermessen zu (DA-VID, a.a.O., N. 2 zu Art. 34). Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschä-digung zugesprochen.
3. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV) sowie nach dem Tarif BG. Bei der Bemessung der Parteientschädigung sind im Weiteren die Wichtigkeit und die Schwierigkeit der Sache sowie der Arbeitsaufwand zu berücksichti-gen (MARBACH, a.a.O., 156 f.; DAVID, a.a.O., N. 3 zu Art. 34). Schliesslich ist zu berück-sichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch ver-gleichsweise kostengünstig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina).
4. Der Widerspruch wird abgewiesen und die Widersprechende somit grundsätzlich kosten-pflichtig. Die obsiegende Widerspruchsgegnerin hat sich jedoch am Verfahren nicht betei-ligt, womit ihr auch keine Kosten entstanden sind. Es erscheint demnach als gerechtfertigt, keine Parteientschädigung zu sprechen.
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 6901 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 18. August 2004
Markenabteilung
Regina Scartazzini, Rechtsanwältin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rekurskom-mission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung mit Kopie der vorliegen-den Verfügung einzureichen.