decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

KIMBO

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 8817
in Sachen
Cafe do Brasil S.P.A.
Via Appia Km. 22, 648
I-80017 Melito di Napoli
Widersprechende
vertreten durch Schmauder & Partner AG, Patent- und Marken-
Anwälte VSP, Zwängiweg 7, 8038 Zürich
Internationale Registrierung Nr. 827 520 "KIMBO“
gegen
Grupo Bimbo S.A. De C.V.
Prolongacion Paseo de la Reforma
D.F. Mexico-1000 Colonia Desarrolo Santa Fe, C.P. 01210
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Baker & McKenzie, Zollikerstrasse 225,
8034 Zürich
CH-Marke Nr. 553 386 „BIMBO“
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-kunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-gentum (nachfolgend: Institut)
2
in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die CH-Marke Nr. 553 386 „BIMBO" wurde am 3. Januar 2007 im Schweizerischen Han-delsamtsblatt (SHAB) Nr. 1 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Kl. 5: Vitaminpräparate; diätetische Substanzen zu medizinischen Zwecken; pharmazeuti-sche Erzeugnisse; Mehl zu pharmazeutischen Zwecken; pharmazeutische Esswa-ren; essbare Pflanzenfasern (nicht nährend); medizinische Sirupe; Lebertran; radio-aktive Substanzen für medizinische Zwecke; Gase für medizinische Zwecke; chemi-sche Leitmittel für elektrokardiographische Elektroden; Desinfektionsmittel für medi-zinische Zwecke; Lösungen zum Behandeln von Kontaktlinsen; Nährstoffe für Mik-roorganismen; Süssigkeiten für medizinische Zwecke; Diabetikerbrot; medizinische Diätnahrungsmittel; medizinische Diätgetränke; medizinische Nahrungsmittelzusät-ze; Babynahrung; Lufterfrischer; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; medi-zinische Futterzusatzmittel; chemische Erzeugnisse für veterinärmedizinischen Zwecke; in Desinfektionsmittel getränkte Papiertücher (medizinisch); medizinische Klebebänder; Kompressen; Lack für zahnärztliche Zwecke.
Kl. 29: Fleisch; Gallerten (Gelees); Fleischbrühe; Schinken; Würste; Speck; Fleischextrak-te; Leberpasteten; Fisch; Lebensmittelprodukte aus Fisch; Austern; Schalentiere; Meeresfrüchte; Obstkonserven; Gemüsekonserven; Fischkonserven; konservierte Schalentiere und Meeresfrüchte; konservierte Erbsen; konservierte Pilze; Frucht-mark; gefrorene Früchte; getrocknete Früchte; Suppen; Eier; Kartoffelchips; Kartof-felpuffer; Schokoladen-Nougat-Aufstrich; Konfitüren; eingemachtes Gemüse; ge-trocknetes Gemüse; Eier; Schokoladen-Nussbutter; Rahm; Milch; Milchgetränke; Käse; Milcherzeugnisse; Joghurt; essbare Fette; essbare Öle; Fett enthaltende Mi-schungen als Brotaufstrich; Salate; Fruchtsalate; Gelatine; Fruchtgelee; Gemüse-scheiben (geschnitten); Gelee (essbar); Nüsse; essbare Pilze; Eiweiss (essbar); Klebereiweiss für Nahrungsmittel; Tofu; nährendes Fett (nicht-medizinisch).
Kl. 30: Kaffee, Kakao; Schokoladengetränke mit Milch; Tee; Zucker; Bonbons; Kaugummi (nicht-medizinisch); Schokolade; Honig; nährendes Puder auf Getreidebasis (nicht-medizinisch); Nahrungskapseln auf Getreidebasis (nicht-medizinisch); Biscuits; Ku-chen; Konfekt; Omeletten; Brot; Pasteten; Sandwiches; feine Backwaren und Kondi-torwaren; Nahrungsmittel auf Getreidebasis; Puddings; Torten; Müsli; Reis; Pizza (soweit nicht in anderen Klassen); in Schachteln servierte Mahlzeiten auf Getreide-basis; Fleischpasteten; Haferbrei; Getreideknödel; Mehl; Getreidemehl; Maismehl; Schrot für Lebensmittel; Getreidechips; Nudeln; Teigwaren; Popcorn; Nahrungsmit-telstärke; Mehlprodukte; Eiskrem; gefrorener Joghurt; Speiseeis; Sorbets; Salz; Es-sig; Saucen (Würzmittel); Gewürze; Salatsaucen; Mononatriumglutamat (Würzmit-tel); Ketchup; Mayonnaise; Würzmittel (nicht Öl); Sauerteig; Lebensmittelaromen; Vanille; Vanillezucker; Lebensmittelessenzen (nicht ätherisch); Zusatzmittel zur Fes-tigung von Schlagrahm; Fleischzartmacher für Haushaltzwecke; Kräuterextrakte für Lebensmittel; Geleefrüchte (Süsswaren).
Kl. 32: Mineralwasser; medizinische Mineralwässer.
3
2. Am 3. April 2007 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Wider-spruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 827 520 „KIM-BO“ welche am 15. April 2004 für folgende Waren und Dienstleistungen im internationa-len Register eingetragen wurde:
Kl. 11: Cafetières électriques, percolateurs à café électriques, cafetières électriques, leurs pièces et accessoires.
Kl. 21 : Cafetières non électriques, percolateurs à café non électriques, cafetières non électriques, leurs pièces et accessoires.
Kl. 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Kl. 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Kl. 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
4. Am 8. Oktober 2007 reichte die Widerspruchsgegnerin ihrer Stellungnahme ein.
5. Mit Verfügung vom 11. Oktober 2007 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die Ausführungen der Parteien wird – soweit entscheidrelevant – in den nachfolgen-den Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung ein-zureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Die Widerspruchsmarke wurde am 15. April 2004 mit einer italienischen Priorität gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04) vom 15. Oktober 2003 in das internationale Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 19. Juli 2006 mit einer australischen Priorität vom 19. Januar 2006 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchs-gebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
4
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehen-den Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien] unter: http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf, Ziff. 7.6, 167 ff., mit weiteren Hinwei-sen).
2. Es ist festzustellen, dass sämtliche der in Klasse 30 der angefochtenen Marke benannten Waren in gleicher oder ähnlicher Form auch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zu finden sind: So finden sich „Kaffee, Kakao, Tee, Zucker, Honig, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Reis, Mehl, Eiskrem, Speiseeis, Salz, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze“ identisch in der französischen Übersetzung in der Warenliste der Wider-spruchsmarke. Die „Schokoladengetränke mit Milch“ sowie die „Schokolade“ sind als gleichartig zum „Cacao“ der Widerspruchsmarke zu beurteilen, da Letzterer sowohl den Rohstoff wie auch irgendeine verarbeitete Form umfasst. „Bonbons, Kaugummi (nicht medizinisch), Biscuits, Kuchen, Konfekt, Torten, Puddings, Geleefrüchte (Süssspeisen)“ können unter die Oberbegriffe „pâtisserie et confiserie“ subsumiert werden und sind folg-lich gleichartig. Die Waren „Nährende Puder auf Getreidebasis (nicht medizinisch), Nah-rungskapseln auf Getreidebasis (nicht medizinisch), Omeletten, Pasteten, Sandwiches, Nahrungsmittel auf Getreidebasis, Müsli, Pizza (soweit nicht in anderen Klassen enthal-ten), in Schachteln servierte Mahlzeiten auf Getreidebasis, Fleischpasteten, Haferbrei, Getreideknödel, Getreidemehl, Maismehl, Schrot für Lebensmittel, Getreidechips, Nudeln, Teigwaren, Popcorn, Nahrungsmittelstärke, Mehlprodukte, Sauerteig“ sind gleichartig zu den Waren „farines et préparations à base de céréales“ oder „pain“, da sie alle als Haupt-bestandteil „Mehl“ oder „Getreide“ haben, teilweise mit „Brot“ substiuierbar sind, die glei-chen fachspezifischen Kenntnisse benötigen und in der Regel durch die gleichen Ver-triebskanäle angeboten werden. Der „gefrorene Joghurt“ und die „Sorbets“ sind offen-sichtlich gleichartig zu den „glaces comestibles“. Die Waren „Salatsaucen, Mononatri-umglutanat (Würzmittel), Ketchup, Mayonnaise, Würzmittel (nicht Öl), Lebensmittelaro-men, Vanille, Vanillezucker, Lebensmittelessenzen (nicht ätherisch), Zusatzmittel zur Fes-tigung von Schlagrahm, Fleischzartmacher für Haushaltzwecke, Kräuterextrakte für Le-bensmittel“ sind schliesslich gleichartig zu den „levure, levure chimique, sel, moutarde, sauces (condiments), épices“ der Widerspruchsmarke, da es sich ebenfalls um Würzmittel resp. Zusatzstoffe für Nahrungsmittel handelt, die Waren in denselben Vertriebskanälen
5
und teilweise sogar im gleichen Rayon angeboten werden. Der von der Widerspruchs-gegnerin diesbezüglich zitierte Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum i.S. HARRY (fig.)/HARRY’S BAR ROMA (fig.) (sic! 2004, 836) ist in casu irrelevant, da sich die Widerspruchsmarke in diesem Fall lediglich auf die Ware „Brot“ stützen konnte. Die in Klasse 32 beanspruchten „Mineralwasser, medizinische Mineralwässer“ sind offen-sichtlich gleichartig zu den „eaux minérales et gazeuses“ der Widerspruchsmarke. In Klasse 29 benannt die angefochtene Marke u.a. „Gallerten (Gelee), Fleischbrühe, Fleischextrakte, Fruchtmark, Suppen, Kartoffelchips, Kartoffelpuffer, Schokoladen-Nougat-Aufstrich, Konfitüren, Schokoladen-Nussbutter, Milchgetränke, essbare Fette, essbare Öle, Fett enthaltende Mischungen als Brotaufstrich, Gelatine, Fruchtgelee, Gelee (essbar, Tofu, nährendes Fett (nicht medizinisch)“. Diese Waren haben den gleichen Ver-wendungszweck sowie die gleichen Herstellungsmethoden wie die Waren „Saucen [na-mentlich die Gallerten (Gelee), Fleischbrühe, Fleischextrakte, Suppen, essbare Fette, essbare Öle, Gelatine, Fruchtgelee, Gelee (essbar), nährendes Fett (nicht medizinisch)], miel, mélasse [namentlich die Fruchtmark, Schokoladen-Nougat-Aufstrich, Konfitüren, Schokoladen-Nussbutter, Fett enthaltende Mischungen als Brotaufstrich], préparations à base de céréales [namentlich die Kartoffelchips, Kartoffelpuffer, Tofu], cacao [namentlich die Milchgetränke]“ der Widerspruchsmarke und sind zu diesen substituierbar. Zudem werden sie durch die gleichen Vertriebskanäle und innerhalb dieser auch in den gleichen Rayons zum Verkauf angeboten. Die Gleichartigkeit ist folglich zu bejahen. Die übrigen in Klasse 29 benannten Waren fallen dagegen ausserhalb den Gleichartigkeitsbereich der Widerspruchsmarke: Sie sind nicht substituierbar und benötigen ein unterschiedliches Fachwissen zur Herstellung. Unter diesen Voraussetzungen ist der teilweise gleiche Ver-triebsweg nicht ausreichend, um die Gleichartigkeit zu begründen. Schliesslich ist die Gleichartigkeit der in Klasse 5 benannten Waren der angefochtenen Marke zu den Waren der Widerspruchsmarke zu beurteilen. Diesbezüglich kann festgehalten werden, dass die Gleichartigkeit für folgende Waren klar zu verneinen ist: Pharmazeutische Erzeugnisse, radioaktive Substanzen für medizinische Zwecke, Gase für medizinische Zwecke, chemi-sche Leitmittel für elektrokardiographische Elektroden, Desinfektionsmittel für medizini-sche Zwecke, Lösungen zum Benhandeln von Kontaktlinsen, Nährstoffe für Mikroorga-nismen, Lufterfrischer, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, medizinische Futter-zusatzmittel, chemische Erzeugnisse für veterinärmedizinische Zwecke, in Desinfekti-onsmittel getränkte Papiertücher (medizinisch), medizinische Klebebänder, Kompressen, Lack für zahnärztliche Zwecke“. All diese Waren haben einen völlig anderen Verwen-dungszweck als die Waren der Widerspruchsmarke, indem sie rein medizinisch zu ver-wenden sind und nicht der Ernährung dienen. Die von der Widersprechenden gemachte Aussage, sämtliche in Klasse 5 der angefochtenen Marke benannten Waren könnten auch von Spitälern, Kliniken, Sanatorien hergestellt werden und an eigene oder fremde Patienten/Besucher verkauft werden, weshalb auch zu den Dienstleistungen „service de restauration (alimentation)“ und „hébergement temporaire“ eine Gleichartigkeit gegebene sei, geht fehl. Denn diese, in casu massgebenden, Dienstleistungen haben keinerlei Be-rührungspunkte zu den Kerndienstleistungen einer Klinik, eins Spitals oder eines Sanato-riums. Folglich vermöchte auch von einer eventuell zu bejahenden Gleichartigkeit zwi-schen den erwähnten Waren der Klasse 5 und den Dienstleistungen eines Spitals, einer Klinik oder eines Sanatoriums nicht auf die Gleichartigkeit Ersterer und den Dienstleistun-gen „service de restauration (alimentation)“ und „hébergement temporaire“ geschlossen werden. Die übrigen Waren „Vitaminpräparate, diätetische Substanzen zu medizinischen Zwecken, Mehl zu pharmazeutischen Zwecken, pharmazeutische Esswaren, essbare Pflanzenfasern (nicht nährend), medizinische Sirupe, Lebertran, Süssigkeiten für medizi-nische Zwecke, Diabetikerbrot, medizinische Diätnahrungsmittel, medizinische Diätge-tränke, medizinische Nahrungsmittelzusätze, Babynahrung“ werden in erster Linie analog der Lebensmittel der Klasse 30 zu Ernährungszwecken eingesetzt. Mithin kann – trotz un-terschiedlicher Klasseneinteilung – von Warengleichartigkeit ausgegangen werden.
6
3. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gleichartigkeit in Bezug auf folgende Waren zu bejahen ist: In Bezug auf sämtliche in Klasse 30 und 32 benannten Waren, „Gallerten (Gelees), Fleischbrühe, Fleischextrakte, Fruchtmark, Suppen, Kartoffelchips, Kartoffelpuf-fer, Schokoladen-Nougat-Aufstrich, Konfitüren, Schokoladen-Nussbutter, Milchgetränke, essbare Fette, essbare Öle, Fett enthaltende Mischungen als Brotaufstrich, Gelatine, Fruchtgelee, Gelee (essbar), Tofu, nährendes Fett (nicht medizinisch)“ in Klasse 29 und „Vitaminpräparate, diätetische Substanzen zu medizinischen Zwecken, Mehl zu pharma-zeutischen Zwecken, pharmazeutische Esswaren, essbare Pflanzenfasern (nicht näh-rend), medizinische Sirupe, Lebertran, Süssigkeiten für medizinische Zwecke, Diabetiker-brot, medizinische Diätnahrungsmittel, medizinische Diätgetränke, medizinische Nah-rungsmittelzusätze, Babynahrung“ in Klasse 5. In Bezug auf die anderen Waren ist die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch bereits aus diesem Grund abzuweisen (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).
C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahr-genommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Ziff. 7.7, 170).
2. Vorliegend stehen sich die beiden Wortzeichen "KIMBO" (Widerspruchsmarke) und "BIM-BO" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zu-nächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang einerseits wird vom Sil-benmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, wäh-rend das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Da der durchschnittliche Markenad-ressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Ge-samteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein (Richtlinien, Ziff. 7.7.1, 171 mit weiteren Hinweisen). Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist die Zeichen-ähnlichkeit schon gegeben, wenn sie auf einer Ebene festzustellen ist (vgl. Eugen MAR-BACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 118, mit weiteren Hinweisen).
3. Die vorliegenden Zeichen „KIMBO“ (Widerspruchsmarke) und „BIMBO“ (angefochtene Marke) sind genau gleich lang und stimmen in vier von fünf Buchstaben überein. Sie stimmen somit im Bild weitgehend überein. Weiter verfügen sie über dasselbe Silbenmass sowie dieselbe Vokalfolge "I – O". Zudem liegt die Betonung bei beiden Zeichen auf der ersten Silbe, womit auch die Aussprachekadenz identisch ist. Folglich ist auch eine Ähn-lichkeit im Klang zu bejahen. Die einzig in den unterschiedlichen Anfangsbuchstaben "K" und "B" bestehende Abweichung reicht nicht aus, die Ähnlichkeit im Bild oder im Klang aufzuheben. Zudem sind Wortzeichen, die sich (wie vorliegend) reimen, infolge des ähnli-chen Wortklanges meistens auch in markenrechtlicher Hinsicht ähnlich (vgl. Lucas DA-VID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Ba-sel 1999, N. 19, 20 und 22 zu Art. 3). Aus diesen Gründen ist zwischen den Vergleichs-zeichen von einer starken Zeichenähnlichkeit auszugehen.
7
4. Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, dass die beiden Marken mit unterschiedlichen Konsonanten beginnen würden: Der Buchstabe "K" werde am Gaumen gebildet, hart ausgesprochen und von einem Lufthauch begleitet, der Buchstabe „B“ werde als Labial-laut demgegenüber mit den Lippen erzeugt, weich und ohne Lufthauch ausgesprochen. Zudem konzentriere sich das Publikum besonders auf den Wortanfang, weshalb die Ähn-lichkeit der Zeichen zu verneinen sei. Tatsächlich beeinflusst der Wortanfang den Ge-samteindruck einer Marke normalerweise stärker als andere Wortbestandteile (vgl. MAR-BACH, a.a.O., 119). Dabei handelt es sich jedoch nur um ein Indiz, welches sich schema-tischer Anwendung entzieht und im Einzelfall ohne weiteres eine abweichende Beurtei-lung zulässt (MARBACH, a.a.O., 119; vgl. RKGE in sic! 2001, 133 – Otor / Artor). Bei den vorliegenden Zeichen dominieren die Übereinstimmungen in den Buchstaben, der Silben-zahl, der Vokalfolge und der Aussprachekadenz eindeutig, so dass der einzige Unter-schied im Wortanfang nicht geeignet ist, den Zeichen die Ähnlichkeit abzusprechen. Zu-dem handelt es sich bei den Anfangsbuchstaben der vorliegenden Wortmarken jeweils um Konsonanten, welche den Gesamteindruck der Zeichen nicht massgeblich prägen. Weiter macht die Widerspruchsgegnerin geltend, die beiden Marken würden sich auch deutlich im Sinngehalt unterscheiden: Der Begriff „Bimbo“ werde von den Markenadressa-ten ohne Weiteres als italienische Bezeichnung für „Kind“ verstanden, die Widerspruchs-marke weise dagegen keinen erkennbaren Sinngehalt auf. Diesbezüglich ist zu bemer-ken, dass ein unterschiedlicher Sinngehalt sich den Abnehmern in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar aufdrängen muss, um als Korrektiv der Zeichenähnlichkeit wirken zu können. Denn tut er das auch nur in einer Landessprache nicht, besteht dort nach wie vor eine Zeichenähnlichkeit, welche ausreicht, eine Verwechslungsgefahr begründen zu können. In casu kann nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass der italieni-sche Begriff „Bimbo“ sich bei den deutschsprachigen und französischsprachigen Abneh-mern unmittelbar mit der Bedeutung „Kind“ aufdrängt. Der bloss dem Italienisch spre-chenden Abnehmer sich sofort aufdrängende unterschiedliche Sinngehalt reicht jedoch nicht aus, die festgestellte Zeichenähnlichkeit zu beheben.
D. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zei-chenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzel-falls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt ei-nerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (Richtli-nien, Ziff. 7.3, 164).
2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwa-chen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesent-liche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Ziff. 7.5, 165 f.). Der Widerspruchsmarke kann kein erkennbarer Sinngehalt zugeordnet werden, weshalb sie eine normale Kennzeichnungskraft und folglich einen normalen Schutzumfang hat.
3. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind,
8
desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jün-gere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Ziff. 7.3, 164). Die sich vorliegend gegenüberstehenden Marken werden für teilweise glei-che und teilweise gleichartige Waren beansprucht, weshalb sich die angefochtene Marke klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat. Dies ist vorliegend, in Anbetracht der dominierenden Übereinstimungen in der Buchstabenzahl, der Buchstabenwahl und -anordnung, der Silbenzahl, Vokalfolge, Aussprachekadenz sowie der Tatsache, dass sich die beiden Zeichen reimen, nicht der Fall.
4. Der Widerspruch ist im Umfang der festgestellten Warengleichartigkeit gutzuheissen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Par-teientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Wider-spruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengüns-tig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina; (vgl. Richtlinien, Ziff. 9.4, 185 f.).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Par-teikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu (vgl. Richtlinien, Ziff. 9.4, 186). Vorliegend gibt es keinen Grund, von der Praxis abzuweichen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Insti-tut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inklusive Ersatz der Widerspruchsgebühr) als angemessen.
9
Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 8817 wird teilweise gutgeheissen.
2. Die Schweizer Marke Nr. 553 386 „BIMBO“" wird für folgende Waren widerrufen:
Kl. 5: Vitaminpräparate, diätetische Substanzen zu medizinischen Zwecken, Mehl zu pharma-zeutischen Zwecken, pharmazeutische Esswaren, essbare Pflanzenfasern (nicht nährend), me-dizinische Sirupe, Lebertran, Süssigkeiten für medizinische Zwecke, Diabetikerbrot, medizini-sche Diätnahrungsmittel, medizinische Diätgetränke, medizinische Nahrungsmittelzusätze, Ba-bynahrung.
Kl. 29: Gallerten (Gelees), Fleischbrühe, Fleischextrakte, Fruchtmark, Suppen, Kartoffelchips, Kartoffelpuffer, Schokoladen-Nougat-Aufstrich, Konfitüren, Schokoladen-Nussbutter, Milchge-tränke, essbare Fette, essbare Öle, Fett enthaltende Mischungen als Brotaufstrich, Gelatine, Fruchtgelee, Gelee (essbar), Tofu, nährendes Fett (nicht medizinisch).
Kl. 30: Sämtliche benannten Waren.
Kl. 32: Sämtliche benannten Waren.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 7. Dezember 2007
Markenabteilung
Regina Scartazzini Ditsch, Rechtsanwältin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwal-tungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.