decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

Biovital

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 8966
in Sachen
Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel
Widersprechende
vertreten durch Dr. Heinz Schweizer, 8053 Zürich
CH-Marke Nr. 489 768
gegen
EDINGTON ZEN SA
c/o MEF – François Cochet
Rue des Voisins 15
1205 Genève
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch RA Yvan Jeanneret, 1204 Genève
CH-Marke Nr. 555 953 “BIOVITALYS”
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-kunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-gentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die CH-Marke Nr. 555 953 „BIOVITALYS“ wurde am 15. März 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 25 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetra-gen:
Klasse 3: Produits de soins à usage cosmétiques.
Klasse 5: Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical.
2. Am 12. Juni 2007 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilwei-se, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 489 768 „biovital“ (fig.), welche u.a. für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; di-ätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.
4. Am 16. Juli 2007 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein.
7. Mit Verfügung vom 19. Juli 2007 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung ein-zureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Die Widerspruchsmarke wurde am 10. April 2001, die angefochtene Marke am 14. November 2006 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebe-nen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
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III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markenin-habers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichar-tigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien] unter: http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf, Ziff. 7.6, 167 ff., mit weiteren Hinwei-sen).
Der Widerspruch richtete sich gegen die Waren der Klassen 3 und 5 der angefochtenen Marke. In ihrer Stellungnahme vom 16. Juli 2007 beantragte die Widerspruchsgegnerin die Löschung ihrer Marke für die Waren der Klasse 5. Die Teillöschung wurde im SHAB Nr. 169 vom 3. Sep-tember 2007 publiziert. Diesbezüglich kann der Widerspruch als gegenstandslos abgeschrieben werden und die Gleichartigkeit ist lediglich noch in Bezug auf die Waren „Produits de soins à usage cosmétiques“ (Kl. 3) zu prüfen. Diese stehen den „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ der Widerspruchsmarke gegenüber.
Diesbezüglich ist festzustellen, dass gemäss Rechtsprechung (vgl. RKGE in sic! 1997, 299 – NEUTROGENA/NEUTRIA) heutzutage davon ausgegangen werden kann, dass Körperpflege-produkte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft werden wie pharmazeutische Präparate (so werden in Apotheken denn auch regelmässig neben Medikamenten Körperpfle-geprodukte wie z.B. Deodorants, Gesichtscremes oder Selbstbräunungscremes angeboten) und dass folglich zwischen Körperpflegeprodukten und pharmazeutischen Präparaten Waren-gleichartigkeit besteht. Die Grenze zwischen rein pflegenden Schönheits- resp. Kosmetikpro-dukten und solchen mit heilender Wirkung ist fliessend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende wie auch heilende Wirkung haben (sog. „cos-meceuticals“). So werden beispielsweise Schönheitspflegeprodukte mit „Antioxidanten“ wie Pflanzenextrakte, Vitamine, Aminosäuren, Mineralstoffen oder Hormonen versehen, welche neben der täglichen Pflege auch die Straffung der Haut gewährleisten resp. der Hautalterung entgegenwirken sollen und folglich weit mehr als nur einen pflegenden Zweck haben. Es ist demnach naheliegend, dass das Publikum kosmetische Pflegeprodukte mit pharmazeutischen Erzeugnissen und Präparaten in Verbindung bringt. Die Gleichartigkeit ist zu bejahen.
Die Widerspruchsgegnerin macht in ihrer Stellungnahme geltend, die Widerspruchsmarke sei für Waren der Klasse 3 nicht eingetragen, weshalb die angefochtene Marke diesbezüglich ein älteres Recht habe und der Widerspruch folglich abgewiesen werden müsse. Dem kann nicht
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gefolgt werden: Die Gleichartigkeit kann auch zwischen Waren verschiedener Klassen resp. zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen. Der Widersprechende kann somit ohne weite-res gestützt auf eine Marke für Waren der Klasse 5 Widerspruch gegen eine Marke für Waren der Klasse 3 einreichen. Massgebend zur Beurteilung des älteren Rechts ist allein das Hinter-legungsdatum. Alles weitere ist eine Frage der Gleichartigkeit.
C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahr-genommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Ziff. 7.7, 170).
2. Vorliegend stehen sich die kombinierte Marke „biovital“ (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "BIOVITALYS" (angefochtene Marke) gegenüber. Die graphischen Elemente der Widerspruchsmarke erschöpfen sich in der gewählten Schriftart. Diese ist banal und fällt in markenrechtlicher Hinsicht nicht ins Gewicht, so dass für den Zeichenvergleich vom Wortelement „BIOVITAL“ auszugehen ist: Die Widerspruchsmarke wird integral in das jüngere Zeichen übernommen und bildet bei diesem den in der Regel besonders prägen-den Wortanfang (vgl. hierzu BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]). Angehängt wird ihm lediglich die Endung „-YS“. Somit besteht in Bezug auf das Schriftbild und den Klang offensichtlich Ähnlichkeit.
3. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt ent-scheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedan-kenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regel-mässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schrift-bild täuschen lässt (Richtlinien, Ziff. 7.7.1, 171). Da sich vorliegend die beiden Zeichen le-diglich durch die beim angefochtenen Zeichen angehängte Endung „-YS“ unterscheiden, weichen sie auch in ihrem Sinngehalt nicht wirklich von einander ab.
4. Die Zeichenähnlichkeit ist mithin zu bejahen und nachfolgend bleibt zu prüfen, ob sie eine Verwechslungsgefahr zu bewirken vermag.
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D. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zei-chenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzel-falls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt ei-nerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (Richtli-nien, Ziff. 7.3, 164).
2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwa-chen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesent-liche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Ziff. 7.5, 165 f.).
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination „bio“ und „vital“. „Bio“ ist die allge-mein bekannte und geläufige Abkürzung für „biologisch“ und wird auch als Wortteil mit der Bedeutung „Lebens-„ / „lebens-„ verwendet, „vital“ kommt aus dem Lateinischen und be-deutet soviel wie „voller Lebenskraft, lebensvoll; von entscheidender Wichtigkeit, lebens-wichtig“ und insbesondere in der Medizin wird es im Sinn von „das Leben betref-fend; funktionstüchtig; lebenswichtig“ verwendet (vgl. Brockhaus unter http://lexika.tanto.de). In Zusammenhang mit den Produkten „Pharmazeutische Erzeug-nisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizini-sche Zwecke“ ist sowohl die Bezeichnung „bio“ wie auch „vital“, je für sich alleine be-trachtet, direkt beschreibend, da sie jeweils einen wichtigen Hinweis auf die Zusammen-setzung (biologisch) resp. deren Zweck (lebenswichtig) geben. Die Kombination der bei-den Wörter zu einem Zeichen ist gemäss Bundesgericht jedoch nicht mehr beschreibend, vielmehr ergebe dies einen originellen Pleonasmus (vgl. BGE 99 II 401 – „Biovital“). Ent-sprechend dieser Beurteilung ist der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeich-nungskraft und folglich ein normaler Schutzumfang zuzugestehen.
4. Die angefochtene Marke übernimmt nun die Widerspruchsmarke vollständig und hängt ihr die Endung „-YS“ an. Die vollständige Übernahme einer Marke vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Ziff. 7.7, 170 f.) und ist folglich nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinn-gehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element verändert wird oder dass es sich bei dem übernommenen Element um ein schwaches Zeichen handelt und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. RKGE in sic! 2006, 269 – Mi-chel [fig.] / Michel Compte Waters [fig.]). In casu trifft weder das eine noch das andere zu: Es wird weder der Sinngehalt verändert (vgl. oben III.C.3.), noch wird bloss ein schwa-ches Element der Widerspruchsmarke übernommen und mit einem kennzeichnungskräfti-gen Bestandteil verbunden. Vielmehr wird die ganze, normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke als solche übernommen. Soweit das Publikum die Unterschiede zwi-schen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der festgestellten Waren-gleichartigkeit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mit-telbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Ziff. 7.2.2, 163). Der Widerspruch ist daher, soweit er nicht als gegenstandslos abgeschrieben wird, gutzuheissen und die Ein-
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tragung der CH- Marke Nr. 555 953 „BIOVITALYS“ für die in Klasse 3 benannten Waren zu widerrufen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Par-teientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Wider-spruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengüns-tig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina; (vgl. Richtlinien, Ziff. 9.4, 185 f.).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren durchgedrungen. Da die Teillöschung der angefochtenen Marke während des Verfahrens (Kl. 5) am Ausgang des Verfahrens nichts geändert hat, namentlich nicht zur Abweisung des Widerspruchs geführt hat, ist die Wi-dersprechende in Bezug auf die Entschädigung als vollumfänglich obsiegende Partei zu betrachten. Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu (vgl. Richtlinien, Ziff. 9.4, 186). Vorliegend gibt es keinen Grund von dieser Praxis abzuweichen. Es scheint somit gerechtfertigt, dass die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezah-len hat.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 8966 wird im Umfang der gelöschten Waren (Kl. 5) als erledigt abge-schrieben.
2. Der Widerspruch Nr. 8966 wird im Übrigen (bzgl. Kl. 3) gutgeheissen.
3. Die Schweizer Marke Nr. 555 953 „BIOVITALYS“ wird für die Waren "Produits de soins à usage cosmétique" (Klasse 3) widerrufen.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1’800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 11. Oktober 2007
Regina Scartazzini Ditsch, Rechtsanwältin
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwal-tungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden.