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Fenjal

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9207
in Sachen
Grether AG
Parkstrasse 5
4102 Binningen
Widersprechende
vertreten durch A.W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14,
8024 Zürich
CH-Marke Nr. 318 924 "FENJAL"
gegen
Bacou-Dalloz Eye & Face Protection, Inc.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch E. Blum & Co., Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich
CH-Marke Nr. 559 702 "fend all" (fig.)
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-kunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfah-ren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1. Die angefochtene CH-Marke Nr. 559 702 "fend all" (fig.) wurde im Schweizerischen Han-delsblatt (SHAB) Nr. 133 vom 12. Juli 2007 publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren einge-tragen:
Klasse 3: desinfizierende und desodorierende Reinigungsmittel für die Verwendung in Kran-kenhäusern; keimtötende Reinigungsmittel.
2.
Am 9. Oktober 2007 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teil-weise, im unter Ziff. 1 genannten Umfang, Widerspruch ein.
3.
Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 318 924 "FENJAL", welche für fol-gende Waren eingetragen ist:
Klassen 3 und 5: Hygienische und kosmetische Mittel zur Mund-, Haut-, Haar- und Zahn-pflege; Arzneimittel für Menschen und Tiere.
4. Mit Verfügung vom 10. Oktober 2007 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Stellungnahme eingeladen. Diese liess sich innert der zweimal erstreckten Frist nicht vernehmen.
5. Mit Verfügung vom 6. Juni 2008 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sinnvoll und erforder-lich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1. Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erhe-ben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Ver-öffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Ge-mäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu be-zahlen.
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 27. Mai 1982, die angefochtene Marke am 10. Oktober 2006 hinterlegt. Die Widerspruchsmarke ist somit älter als die angefochtene Marke. Der Wi-derspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Wird eine vom Institut angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Da die Widerspruchsgegnerin innert der in der Verfügung vom 10. Oktober 2007 angesetzten, zweimal erstreckten Frist keine Stel-lungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.
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III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kön-nen, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und / oder Dienst-leistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemein-samen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in Mar-kensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 7.6, unter http://www.ige.ch/d/jurinfo/documents/10102d.pdf).
2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, 2008, Teil 5, Ziff. 7.6, mit weiteren Hin-weisen).
3. Unter "Reinigungsmittel" werden in erster Linie "Putzmittel" verstanden, die normalerweise nicht am Mensch und Tier zum Einsatz kommen (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Reinigungsmittel sowie Auszug aus dem Brockhaus, 21. Auflage in der Beilage). Die Widerspruchsmarke beansprucht hingegen Schutz für "hygienische und kosmetische Mittel zur Mund-, Haut-, Haar- und Zahnpflege; Arzneimittel für Menschen und Tiere" (Klassen 3 und 5). Die beanspruchten Waren der angefochtenen Marke verfolgen somit im Vergleich zu den Waren der Widerspruchsmarke – obwohl diese teilweise gleiche Inhaltsstoffe aufweisen können - einen anderen Zweck, so dass sich die Waren folglich auch im Abnehmerkreis und im Anwendungsgebiet unterscheiden. Des Weiteren ist die Produktion von Kosmetika und Arzneimittel an strengere Auflagen (Zulassungen, Reinheit der Produkte, Anforderungen an das Produktionsmaterial) gebunden, als dies für Putzmittel der Fall ist, so dass auch in diesem Punkt Unterscheidungen bestehen. Somit würde es zu weit gehen, die "desinfizierenden und desodorierenden Reinigungsmittel für die Verwen-dung in Krankenhäusern; keimtötende Reinigungsmittel" (Klasse 3) der angefochtenen Mar-ke mit den "hygienischen und kosmetischen Mittel zur Mund-, Haut-, Haar- und Zahnpflege; Arzneimittel für Menschen und Tiere" (Klasse 3) der Widerspruchsmarke als gleichartig zu werten. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Marken-schutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hin-terlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, 213).
Selbst wenn der Widerspruchsmarke – wie von der Widersprechenden geltend gemacht – aufgrund der Bekanntheit ein erweiterter Schutzumfang zukäme, könnte dieser die fehlende Warengleichartigkeit nicht kompensieren (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Mar-kenschutzgesetz, Zürich 2002, N 126 zu Art. 3).
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4. Die Gleichartigkeit ist somit bezüglich sämtlicher, den Widerspruch umfassenden Waren der angefochtenen Marke zu verneinen. Kann eine Gleichartigkeit zwischen den Waren der Wi-derspruchsmarke und den angefochtenen Waren ausgeschlossen werden, ist es nicht mehr nötig, die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr auf-grund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein ausgeschlossen ist (Richtlinien, 2008, Teil 5, Ziff. 7.3, mit weiteren Hinweisen). Das Widerspruchsverfahren Nr. 9207 wird folglich aufgrund fehlender Warengleichartigkeit abgewiesen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in ei-nem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfah-renskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Hat die Widerspruchsgegnerin keine Stellungnahme einge-reicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsie-gens grundsätzlich keine Parteientschädigung zugesprochen (Richtlinien, 2008, Teil 5, Ziff. 9.4).
Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kosten-pflichtig. Da die obsiegende Widerspruchsgegnerin jedoch vom Verfahren auszuschliessen ist, wird ihr keine Parteientschädigung zugesprochen. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1. Der Widerspruch Nr. 9207 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 6. August 2008
Markenabteilung
Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwal-tungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden.