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GALERIES LAFAYETTE

Die Beschwerdegegnerin hinterlegte am 6. Dezember 1993 eine Wort-/Bildmarke für "Schokoladewaren schweizerischer Herkunft", welche in Grossbuchstaben das Wort Lafayette und in zwei seitlich angebrachten Bändern die Inschrift Chocolatier en Suisse enthält. Am 14. Mai 1996 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gestützt auf ihre Marke "Galeries Lafayette", für welche sie notorische Bekanntheit geltend machte; diese wurde von der Beschwerdegegnerin sowohl generell als auch insbesondere im Zusammenhang mit Schokoladewaren bestritten. Das IGE anerkannte in seinem Entscheid vom 9. Juli 1998 eine Notorietät lediglich für die Dienstleistung "Detailhandel mit Modeartikeln und Schönheitsprodukten" und verneinte sowohl die Warengleichartigkeit als auch die Markenähnlichkeit.

Aus den Erwägungen:

2. (...) Zu prüfen ist, ob und in welchem Umfang die Marke "Galeries Lafayette" im Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke in der Schweiz im Sinne von Art. 6bis PVÜ

** sic! 1999 Seite 652 **

notorisch bekannt war (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG).

3. Unter Notorietät im Sinne dieser Bestimmung ist die allgemeine Kenntnis innerhalb der beteiligten Verkehrskreise zu verstehen, wonach die Marke bereits von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht wird (RKGE vom 10. Oktober 1997, sic! 1998, 50). Die Notorietät muss in der Schweiz bei den in Betracht fallenden Personenkreisen vorhanden sein. Dies setzt voraus, dass die betreffende Marke zumindest in einem Verbandsstaat intensiv gebraucht und beworben wird und dass die Kunde hiervon in die Schweiz gedrungen ist. Die Kenntnisnahme durch schweizerische Touristen im Ausland dürfte aber in der Regel kaum ausreichen (L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Basel 1994, MSchG 3 N 49).

4. Die Beschwerdeführerin verwendet die Bezeichnung "Galeries Lafayette" als Enseigne ihrer Warenhäuser. Sie führt solche Warenhäuser in grosser Zahl in Frankreich sowie auch in anderen Ländern, nicht aber in der Schweiz. Es ist unbestritten und wird auch durch die Akten bestätigt, dass diese Bezeichnung zumindest in Frankreich seit Jahrzehnten intensiv gebraucht und beworben wird. Angesichts der äusserst engen Geschäfts- und Tourismusbeziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich folgt hieraus ohne weiteres, dass die Warenhausbezeichnung "Galeries Lafayette" schon im Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke in weiten Kreisen des schweizerischen Publikums bekannt war. Eine hervorragende Rolle spielt insofern das zentrale Warenhaus der Beschwerdeführerin in Paris, welches kaum einem Besucher dieser Stadt unbekannt bleiben dürfte. Dazu kommt als weiter zu berücksichtigende Tatsache die weite Verbreitung französischer Zeitungen, Zeitschriften und anderer Medien in der Schweiz, in denen die Werbung der Beschwerdeführerin erscheint. Damit steht fest, dass der Bezeichnung "Galeries Lafayette", bezogen auf den Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke in der Schweiz, Notorietät zukommt. Auch die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Beschwerdeantwort die Notorietät dieser Bezeichnung grundsätzlich anerkannt, will diese aber, ähnlich wie das IGE, auf die Gebiete der Modeartikel und Schönheitspflegeprodukte beschränken.

5. Nach der Ansicht der Vorinstanz ist die Enseigne eines Warenhauses nicht unmittelbar als Marke der angebotenen Waren aufzufassen, sondern nur als Bezeichnung der allgemeinen Dienstleistung des Verkaufens. Aus der Notorietät des Namens eines Warenhauses könne daher nicht eine Notorietät als Marke für die im Warenhaus angebotenen Waren abgeleitet werden. Deshalb hat das IGE eine Notorietät der Widerspruchsmarke nur für die Dienstleistung "Detailhandel" anerkannt und ihren Schutzumfang mit der Begründung, die Warenhauskette der Beschwerdeführerin werde in der Schweiz nur mit dem Verkauf von Modeartikeln und Schönheitspflegeprodukten in Verbindung gebracht, auf "Detailhandel mit Modeartikeln und Schönheitspflegeprodukten" beschränkt.

Dieser Argumentation kann nicht beigepflichtet werden. Schon grundsätzlich erscheint es unzutreffend, den Detailhandel mit Waren als Dienstleistung aufzufassen. Dienstleistungen als ökonomische Güter werden ja gerade dadurch definiert, dass sie keine Sachgüter (d.h. Waren) sind (vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl., Stichwort "Dienstleistungsgesellschaft"). Das bis 1993 geltende Markenschutzgesetz kannte noch keine Dienstleistungsmarken, wohl aber Handelsmarken, was bestätigt, dass der Handel mit

** sic! 1999 Seite 653 **

Waren nicht als Dienstleistung aufgefasst wurde. Das geltende Recht unterscheidet nicht mehr zwischen Fabrikations- und Handelsmarken, sondern fasst diese Begriffe in der Kategorie der Warenmarke als Gegenstück zur Dienstleistungsmarke zusammen (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Dass der Gesetzgeber nicht etwa beabsichtigte, den Handel mit Waren bei den Dienstleistungen einzuordnen, ist u.a. aus Art. 13 Abs. 2 lit. b und c MSchG ersichtlich, wo klar zwischen dem Anbieten von Waren und demjenigen von Dienstleistungen unterschieden wird. Es ergibt sich somit, dass eine im Detailhandel mit Waren verwendete Marke nicht als Dienstleistungs-, sondern als Warenmarke aufzufassen ist. Dabei kann es keinen Unterschied ausmachen, ob ein solcher Detailhandel von einem Spezialgeschäft oder von einem Warenhaus betrieben wird.

Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Es wird also nicht mehr, wie unter dem früheren Markenschutzgesetz, verlangt, dass die Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung anzubringen ist. Damit ist klar, dass die Enseigne eines Detailhandelsgeschäftes in der Regel als Marke für die im Geschäft angebotenen Waren geschützt werden kann, denn der vom Gesetz geforderte Zusammenhang zwischen der Ware und dem Namen des Geschäftes, in welchem die Ware angeboten wird, ist für die Abnehmerschaft im Normalfall (bei persönlichem, schriftlichem oder elektronisch vermitteltem Einkauf) stets gegeben.

Aus der festgestellten Notorietät der Warenhaus-Enseigne "Galeries Lafayette" folgt somit, dass diese Bezeichnung auch als notorisch bekannte Warenmarke geschützt ist. Es bleibt zu prüfen, auf welche Waren sich dieser Schutz erstreckt.

Nach der Ansicht der Vorinstanz, welche von der Beschwerdegegnerin geteilt wird, ist die Marke der Beschwerdeführerin in der Schweiz (nur) für Modeartikel und Schönheitspflegeprodukte notorisch bekannt, nicht aber für Esswaren. Es trifft zu, dass sich die Mehrheit der von der Beschwerdeführerin zum Nachweis der Notorietät ihrer Marke eingereichten Unterlagen auf diese Warengruppen bezieht. Immerhin ist den Akten auch zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Warenhaus in Paris seit mindestens 1990 eine Gourmet-Abteilung führt, die auch eine Konfiserie umfasst. Es ist ferner eine Erfahrungstatsache, dass die grossen Warenhäuser bedeutende Lebensmittelabteilungen unterhalten und im Publikum für ihr weites Sortiment an gastronomischen Produkten bekannt sind. Ist die Bezeichnung "Galeries Lafayette" aber, wie oben festgestellt, als Name und Marke einer Warenhauskette notorisch bekannt, so muss sich der daraus abzuleitende Schutzumfang auf alle Waren erstrecken, welche vom Publikum dem üblichen Sortiment eines Warenhauses zugeschrieben werden, denn in diesem Umfang können sich, im Falle der Verwendung einer ähnlichen Marke durch einen Dritten, Fehlzurechnungen ergeben. Es besteht insbesondere kein Anlass, aus dem Sortiment dieses Warenhauses einzelne, wenn auch besonders wichtige Produktegruppen hervorzuheben und den Schutz der notorischen Marke auf diese Gruppen zu beschränken. Auf keinen Fall erscheint es gerechtfertigt, eine bei Warenhäusern bedeutende Produktegruppe wie die Lebensmittel- und Konfiserieabteilung vom Schutz der notorischen Marke auszuschliessen.

Die Beschwerdegegnerin vertritt demgegenüber die Meinung, es würde gegen das Prinzip der Spezialität des Markenrechts verstossen, wenn einem Warenhaus aufgrund

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der Notorietät seines Namens für alle denkbaren Waren Markenschutz gewährt würde. Der Spezialitätsgrundsatz besagt, dass eine Marke nicht abstrakt, d.h. ohne Bezug auf bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen geschützt werden darf, sondern nur im Gleichartigkeitsbereich mit den Waren und/oder Dienstleistungen, für welche sie eingetragen oder notorisch bekannt ist (DAVID, MSchG 28 N 14; E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 213). Der Spezialitätsgrundsatz verbietet es aber nicht, dass ein Unternehmen seine Marke für eine Vielzahl verschiedener Waren gebraucht und einträgt und die Marke in diesem Rahmen auch geschützt wird, was gerade bei Warenhausunternehmen von Bedeutung ist. Der eingetragenen ist die notorisch bekannte Marke gleichgestellt. Eine notorisch bekannte Marke eines Warenhauses kann deshalb im Umfang des ganzen Sortiments Schutz geniessen, ohne dass dadurch der Spezialitätsgrundsatz verletzt würde, wobei anzumerken bleibt, dass auch Warenhäuser nicht alle überhaupt denkbaren Waren anbieten.

6. Erstreckt sich somit der Schutz der notorischen Marke der Beschwerdeführerin auf Lebensmittel- und Konfiseriewaren, zu denen auch Schokoladewaren gehören, so ist die Gleichheit mit den Waren der angefochtenen Marke ohne weiteres zu bejahen. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz besteht auch Markenähnlichkeit. Wesentliches kennzeichnendes Element der Marke der Beschwerdeführerin ist das Wort " Lafayette", denn das Wort "Galeries" kommt als Bezeichnung von Ladenlokalen, wie von der Beschwerdeführerin nachgewiesen, im französischen Sprachgebiet häufig vor und ist daher wenig kennzeichnungskräftig. Aus der Tatsache, dass die angefochtene Marke als ihren einzigen wesentlichen Wortbestandteil ebenfalls das Wort " Lafayette", enthält, ergibt sich eine unmittelbare Übereinstimmung der charakteristischen Teile der beiden Marken und daher eine Verwechslungsgefahr. Die übrigen Bestandteile der angefochtenen Marke können diese Verwechslungsgefahr nicht beseitigen. Nach ständiger Praxis des BGer und der RKGE kann durch die Beifügung eines Bildelementes zu einer älteren Wortmarke nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt werden, wenn dieses Bildelement dominiert und gleichzeitig dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt ( BGE 93 II 427; 96 II 403; 96 II 248; RKGE, SMI 1996, 311 und sic! 1997, 176). Bei der angefochtenen Marke dominiert der Bildbestandteil zwar in räumlicher Hinsicht. Dennoch kommt dem Wortelement " Lafayette", keineswegs eine nur untergeordnete Bedeutung zu, bildet es doch den kennzeichnungskräftigsten und in phonetischer Hinsicht sogar den einzigen kennzeichnenden Teil der Marke, so dass es für den Gesamteindruck und das Erinnerungsbild entscheidend bleibt. Der schliesslich in der angefochtenen Marke enthaltenen Inschrift "Chocolatier en Suisse" fehlt jede Unterscheidungskraft, weshalb sie den Gesamteindruck kaum beeinflusst.

7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die sich gegenüberstehenden Marken einander ähnlich und für gleiche Waren bestimmt sind, so dass sich eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beschwerde erweist sich deshalb als begründet. Sie ist unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen.