decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

SMART

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Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 8932
in Sachen
smart gmbh
Leibnizstrasse 2
D-71032 Böblingen
Widersprechende
vertreten durch Meyer Marks AG, Antonigasse 4,
5620 Bremgarten
CH-Marke Nr. 434 230 "SMART"
gegen
Fridolin Stutz
Grosszelgstrasse 2
8426 Lufingen
Widerspruchsgegner
CH-Marke Nr. 554 941
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, AS 1997, S.2173 ff) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1.
Die angefochtene CH-Marke Nr. 554 941 "SMART Parking" (fig.) wurde im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) Nr. 30 vom 13. Februar 2007 publiziert. Sie ist u.a für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 37: Reparaturwesen.
Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.
2. Am 14. Mai 2007 reichte die Widersprechende gegen die unter Ziff. 1 genannten Dienstleistungen der Klassen 37 und 39 Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 434 230 "SMART", welche u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 12: Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten). Klasse 36: Vermittlung von Parkplätzen für Kraftfahrzeuge. Klasse 37: Wagenpflege, insbesondere Reinigung, Instandhaltung und Reparatur, einschliesslich des Ersatzes aller zur Erhaltung der Betriebsfähigkeit erforderlichen Teile und Zubehör. Klasse 39: Beförderung von Personen und Gütern und Kraftfahrzeugen, Veranstaltung und Vermittlung von Reisen.
4. Am 15. August 2007 reichte der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme ein und stellte den Antrag, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen.
5. Mit Verfügung vom 23. August 2007 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
6. Mit Verfügung vom 26. November 2007 wurde die Verfügung vom 23. August 2007 in Wiedererwägung gezogen und der Widersprechenden Zeit bis zum 28. Januar 2008 eingeräumt, um den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen.
7. Nach einmalig gewährter Fristverlängerung reichte die Widersprechende die Replik am 28. März 2008 ein.
8. Mit Verfügung vom 2. April 2008 wurde der Widerspruchsgegner ersucht, seine Duplik einzureichen.
9. Mit Verfügung vom 23. Juni 2008 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen, nachdem sich der Widerspruchsgegner nicht innert Frist vernehmen liess.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Widerspruchsparteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
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II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1.
Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
2.
Die Widerspruchsmarke wurde am 29. September 1995 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 31. März 1995, die angefochtene Marke am 18. September 2006 hinterlegt. Die Widerspruchsmarke ist somit älter als die angefochtene Marke. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3.
Für das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs massgebend. Mit Eingabe der Replik vom 28. März 2008 teilte die Widersprechende mit, dass sie mit Verschmelzungsvertrag vom 22. Juni 2007 in die DaimlerChrysler AG aufgenommen worden sei, welche in der Folge ihren Namen auf Daimler AG geändert habe. Die Widerspruchsmarke Nr. 434 230 “SMART“ ist damit an die Daimler AG übergegangen. Bei der Übertragung einer Marke während des Widerspruchsverfahrens ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer Markenübertragung während der Dauer des Widerspruchsverfahrens werden weder im MSchG noch im VwVG ausdrücklich geregelt. Es ist deshalb gemäss Art. 4 VwVG auf die Regeln des Bundeszivilprozesses zurückzugreifen. Laut Art. 21 Abs. 2 BZP bleibt die Veräusserung der im Streit liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache. Ein Parteiwechsel ist nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulässig (Art. 17 BZP). Fehlt die erforderliche Zustimmung wie in casu, wird das Widerspruchsverfahren nicht etwa gegenstandslos, sondern mit den ursprünglichen Parteien weitergeführt. Die Übertragung der Widerspruchsmarke oder der angefochtenen Marke während der Dauer des Widerspruchsverfahrens bleibt daher ohne Einfluss auf die Aktiv- bzw. Passivlegitimation (Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 2.4.5 unter http://www.ige.ch/d/jurinfo/documents/10102d.pdf).
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Gebrauch der Widerspruchsmarke
1.
Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums
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von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2.
Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Im Widerspruchsverfahren ist der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vom Widerspruchsgegner lediglich zu behaupten (Art. 32 MSchG) und nicht glaubhaft zu machen, wie es Art. 12 Abs. 3 MSchG für einen Zivilprozess voraussetzt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.2).
3.
Der Widerspruchsgegner erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in seiner ersten Stellungnahme vom 15. August 2007. Die Widerspruchsmarke wurde am 29. September 1995 hinterlegt. Folglich ist am 15. August 2007, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist bereits seit Längerem abgelaufen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1 mit weiteren Hinweisen). Die Marke “SMART“ der Widersprechenden ist geschützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. für den Zeitraum vom 15. August 2002 bis 15. August 2007.
4.
Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3 mit weiteren Hinweisen). Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
5.
Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zu Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4). An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4 mit Hinweisen).
6.
Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5 mit Hinweisen).
7.
Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der
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Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6 mit Hinweisen).
8.
Da der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtsgebrauch ausdrücklich erheben muss, gilt in Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime. Das bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).
9.
Die Widersprechende reichte mit der Replik mehrere Dokumente ein, die den Gebrauch der Marke für die Dienstleistungen „Vermittlung von Parkplätzen für Kraftfahrzeuge“ der Klasse 36 und „Beförderung von Personen und Gütern und Kraftfahrzeugen“ der Klasse 39 belegen sollen. Dabei handelt es sich um einen Leitfaden für die Einrichtung von kleineren Parklücken in Parkhäusern, welche es ermöglichen sollen, dass mehr Kleinwagen einen Parkplatz finden können. Dieser Leitfaden ist mittels „smart (fig.) – Leitfaden zur Einrichtung von 3m-Parkplätzen“ betitelt. Innerhalb des Leitfadens wird das Angebot als „smartmove Parking“ erklärt. Weiter reichte die Widersprechende eine Liste ein mit dem Titel „smartmove Parking CH“, auf welcher eine Reihe von Parkhäusern mit Adressen und Öffnungszeiten vermerkt sind. Als dritte Beilage wurde eine Präsentation mit dem Titel „Das Mobilitätskonzept von smart in der Schweiz smartmove (fig.)“ eingereicht. Hinsichtlich des Gebrauchs der Marke “SMART“ für „Kraftfahrzeuge und deren Teile“ der Klasse 12 sowie die Dienstleistungen der „Wagenreparatur, -wartung und –reinigung“ der Klasse 37 verwies die Widersprechende auf die Verkaufsstellen des Kleinwagens „SMART“ in der Schweiz, von welchen sie ausgehe, dass diese aufgrund ihrer eigenwilligen Architektur der Ausstellungsfläche der Fahrzeuge (SMART-Tower) amtsnotorisch bekannt seien, weshalb der Gebrauch für diese Waren und Dienstleistungen der Klassen 12 und 37 auf der Hand liege.
10.
Mit den ins Recht gelegten Gebrauchsbelegen verhält es sich wie folgt: Die Broschüre „smart (fig.) – Leitfaden zur Einrichtung von 3m-Parkplätzen“ gibt Hinweise darauf, wie ein Parkhaus seine Parklücken gestalten und beschriften kann, um eine bessere Nutzung des Raumangebots zu erreichen. Es fehlen darin jedoch Hinweise, dass die in Frage stehenden Dienstleistungen unter der Marke “SMART“ von der Widersprechenden selbst angeboten werden. Einzig im Titel erscheint die Widerspruchsmarke mit einem vorangestellten grafischen Zusatz. In der Broschüre werden hingegen die Ausdrücke „smartmove Parking“ und „smartmove Parking Parkfeld“ benutzt. Diese Ergänzungen, insbesondere die Wortkombination „smartmove“, müssen als Veränderung des kennzeichnungsmässigen Kerns respektive als von der Eintragung wesentlich abweichende Form der Widerspruchsmarke angesehen werden, da der Ausdruck “SMART“ nicht mehr in Alleinstellung verwendet wird, sondern in klang- und schriftbildlicher Hinsicht jeweils nur noch etwa einen Drittel des Gesamtbegriffs ausmacht. Der eingereichte Leitfaden „smart (fig.) – Leitfaden zur Einrichtung von 3m-Parkplätzen“ vermag aus diesen Gründen keinen Hinweis auf den Gebrauch der Widerspruchsmarke zu geben.
11.
Die beigelegte Liste mit Parkhäusern, ihren Adressen und deren Öffnungszeiten vermag ebenfalls keinen Aufschluss über den Gebrauch der Marke “SMART“ für die in Frage stehenden Dienstleistungen zu geben. Einzig im Titel taucht der Begriff „smart“ auf, jedoch wiederum nicht in Alleinstellung. In der Überschrift „smartmove Parking CH“ ist der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke ebenfalls zu stark verändert, als dass dies als Indiz für den Gebrauch von “SMART“ für die in Frage stehenden Dienstleistungen gewertet werden kann. Zudem geht aus der Liste kein klarer Hinweis hervor, für welche Dienstleistungen die Marke gebraucht wird. Da auch Hinweise fehlen, dass diese Tabelle extern zur Bezeichnung des Dienstleistungsangebots der Widersprechenden benutzt
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wurde, erscheint diese Tabelle als Zusammenstellung für den internen Gebrauch und ist nicht geeignet, den Gebrauch der Marke “SMART“ darzustellen. Auch die Präsentation mit dem Titel „Das Mobilitätskonzept von smart in der Schweiz smartmove (fig.)“ lässt keine genauen Schlüsse zu, wie diese verwendet wurde. Ob es sich um eine interne Präsentation handelt oder eine Broschüre, welche Dienstleistungen der Widersprechenden darstellen soll, geht nicht klar hervor. Die eingereichte Dokumentation vermag aus den genannten Gründen den Gebrauch der Marke “SMART“ für die in Frage stehenden Dienstleistungen nicht glaubhaft darzustellen.
12.
Die Widersprechende stellt sich daneben auf den Standpunkt, dass der Gebrauch der Marke “SMART“ für die Waren der Klasse 12 und die Dienstleistungen der Klasse 37 amtsnotorisch sei. Es trifft zu, dass die Marke “SMART“ im Zusammenhang mit Kleinfahrzeugen in der Schweiz sowohl in der Vergangenheit wie auch der Gegenwart hohe Aufmerksamkeit genoss respektive geniesst. Verschiedene Umstände wie die Tatsache, dass es ein in der Schweiz entwickeltes Auto ist und dass das Konzept des platz- und energiesparenden Fahrzeugs bei seiner Einführung in der präsentierten, konsequenten Art neuartig war sowie in der Folge die Probleme mit der Fahrzeugsicherheit und später dem schleppenden Absatz führten dazu, dass das Fahrzeug mit der Marke “SMART“ immer wieder in den Schlagzeilen stand. Aufgrund der Diskussionen rund um den Klimawandel gewannen die Kleinwagenkonzepte wieder an Bedeutung, weshalb sie sich heute sogar noch grösserer Beachtung erfreuen. Die Marke “SMART“ hat davon offensichtlich auch profitiert, denn das 10-jährige Bestehen des Fahrzeugs und seine erstmalige Rentabilität finden in der Presse Beachtung (vgl. http://facts.ch/articles/1277276-10-jahre-smart-von-stadt-autos-city-cars; www.nzz.ch/magazin/mobil/nach_zehn_jahren_in_der_zukunft_ 1.826836.html). Diese allgemein bekannten Tatsachen lassen die nicht weiter substanziierte Behauptung der Widersprechenden, die Marke “SMART“ sei für Fahrzeuge und Dienstleistungen der Wagenpflege bekannt, respektive den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für diese Waren und Dienstleistungen glaubhaft erscheinen. Der Widerspruchsgegner verweist darauf, dass die Marke nicht wie hinterlegt als Wortmarke, sondern jeweils mit einem grafischen Zusatz verwendet werde. Diese Grafik ist jedoch aufgrund ihrer Grösse und Ausgestaltung von untergeordneter Bedeutung. Der kennzeichnende Charakter der Marke ist nicht soweit verändert, als dies von der Annahme des Gebrauchs der Marke “SMART“ wegführen würde.
13.
Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass aufgrund der eingereichten Dokumentation und den allgemein bekannten Tatsachen der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 12 „Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten)“ und den damit in engem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen „Wagenpflege, insbesondere Reinigung, Instandhaltung und Reparatur“ der Klasse 37 glaubhaft ist. In der Folge ist die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und dem angefochtenen Zeichen auf der Basis der im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 12 und 37 zu prüfen.
B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1.
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
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2.
Da unter die Dienstleistung „Reparaturwesen“ des Widerspruchsgegners auch die Dienstleistungen „Wagenpflege, insbesondere Reinigung, Instandhaltung und Reparatur“ der Widersprechenden fallen, ist von Dienstleistungsgleichheit auszugehen, die nicht weiter erläutert werden muss. Anders verhält es sich zu den in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen“ des Widerspruchsgegners. Zwischen den Dienstleistungen der Wagenpflege und den genannten Dienstleistungen der Klasse 39 besteht wenn überhaupt, dann nur ein entfernter sachlicher Zusammenhang. Die Reinigung, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen verlangt ein anderes Know-how und wird über unterschiedliche Vertriebskanäle angeboten als das „Transportwesen“ und die „Veranstaltung von Reisen“. Zwar führen Garagen auch ein Ersatzteillager, doch lagern und verpacken sie keine Waren für Dritte. Die „Verpackung und Lagerung von Waren“ ist in diesem Sinne nur als Hilfsdienstleistung anzusehen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 37 der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen der Klasse 39 der angefochtenen Marke ist daher keine Gleichartigkeit anzunehmen.
3.
Daneben gilt es zu ermitteln, ob die Waren der Klasse 12 „Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten)“ der Widerspruchsmarke gleichartig zu den Dienstleistungen „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen“ der Klasse 39 des Widerspruchsgegners sind. Hinsichtlich der Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen gilt es zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.3). Gleichartigkeit wird angenommen, wenn aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.3). Nur solche Waren und Dienstleistungen sind dabei von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sogenannten Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.3).
4.
Als typische Anwendungsfälle von einer marktlogischen Folge zwischen Waren und Dienstleistungen werden unter anderem sogenannte "service après vente" oder Dienstleistungen zur Produkteimplementierung angesehen (Eugen MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, ZSR 120, Basel 2001, 267 f.). Die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) hat sich in diesem Zusammenhang schon mit der Frage der Gleichartigkeit zwischen Fahrzeugen und Reparaturdienstleistungen auseinander gesetzt. Sie hielt dabei fest, dass Geschäftsstellen, die Autos verkaufen, in der Regel auch die erforderlichen Service- und Reparaturarbeiten anbieten. Diese Dienstleistungen werden üblicherweise im Rahmen eines "service après-vente" erbracht und stehen daher in einem engen sachlogischen Zusammenhang zu den Waren der Klasse 12, weshalb Überschneidungen nicht ausgeschlossen werden können und somit die Gleichartigkeit zu bejahen ist (RKGE in sic! 2001, 412 ff. – TARGA / TARGA).
5.
Anders verhält es sich zu den Dienstleistungen der Klasse 39 der Widerspruchsmarke „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen“. Zwar wird der grösste Teil der Personen- und Warentransporte mittels Fahrzeugen erbracht. Dem Institut ist jedoch keine diesbezügliche Diversifikation eines Automobilherstellers bekannt, der neben der Produktion von Fahrzeugen auch die Dienstleistungen eines Fuhrunternehmens oder eines Reiseveranstalters anbietet. Hinsichtlich der „Verpackung und Lagerung von Waren“ kann zwar auch ein funktioneller Zusammenhang zu Fahrzeugen hergestellt werden. Indessen darf nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden (Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht,
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104). Für Fahrzeuge stellen die Dienstleistungen der „Verpackung und Lagerung von Waren“ höchstens Hilfsdienstleistungen dar. Die Annahme einer Gleichartigkeit der „Verpackung und Lagerung von Waren“ mit „Fahrzeugen und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten)“ der Widerspruchsmarke würde das Spezialitätenprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für welche das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, aus den Angeln heben (vgl. MARBACH, a.a.O., 213).
6.
Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produkte/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch für die Dienstleistungen „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen“ der Klasse 39 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Für die festgestellte Gleichartigkeit zwischen den Fahrzeugen und den Dienstleistungen der Wagenpflege, insbesondere Reinigung, Instandhaltung und Reparatur der Widersprechenden und den Dienstleistungen des Reparaturwesens des Widerspruchsgegners gilt es nachfolgend die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu prüfen.
C. Vergleich der Zeichen
1.
Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
2.
Vorliegend stehen sich die Wortmarke "SMART" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Marke "SMART Parking" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.3).
3. Anzumerken gilt, dass die Widerspruchsmarke "SMART" als Wortmarke im Register eingetragen wurde und damit grundsätzlich in jeglicher grafischen Gestaltung geschützt ist. Die angefochtene Marke besteht ihrerseits aus einem zweigeteilten Rechteck. Die linke Hälfte ist zu zwei Dritteln in weiss gehalten und weist einen grauen Rahmen auf. Im unteren Teil dieses Rechtecks ist der Wortbestandteil "SMART" platziert. Der rechte Teil des Rechtecks ist in Grau eingefärbt und ist mit dem Wortbestandteil "Parking" versehen. Der Buchstabe "P" des Wortes "Parking" ist als übliches Parking-Piktogramm ausgestaltet. Die grafischen Elemente verleihen der angefochtenen Marke zweifellos ein eigenes Gepräge und können bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird. Es ist somit beim Vergleich der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke auf die Wortelemente "SMART" und "SMART Parking" abzustellen.
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4. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge. Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).
5. Beide Marken stimmen im identischen Wortbestandteil "SMART" überein. Der Widerspruchsgegner übernimmt folglich die Widerspruchsmarke in unveränderter Form. Markante Abweichungen bestehen einzig im zusätzlichen Bestandteil "Parking" der angefochtenen Marke. Aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten besteht demzufolge eine Ähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zwischen den Vergleichszeichen.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).
7. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem englischen Begriff "SMART", der im Deutschen mit "schick; flott; gepflegt; klug, gewitzt; raffiniert; schnell, flink, fix" übersetzt werden kann (aus www.pons.de; vgl. auch Markenprüfungspraxis unter www.ige.ch/pool4s/marken/ mapraxisd.htm; RKGE in sic! 2003, 806 - SMArt). Die angefochtene Marke weist neben der Bezeichnung "SMART" zusätzlich den im Französischen als auch im Englischen vorkommenden Begriff "Parking" (Parkhaus, Parkplatz, Parken) auf. Im Gesamten kommt der angefochtenen Marke somit die Bedeutung von "raffiniertes Parkhaus" zu. Im Vergleich zur Widerspruchsmarke resultiert folglich eine Abweichung beim Sinngehalt. Da jedoch beide Zeichen einen Hinweis auf das Element "SMART" enthalten, ist die Abweichung zu wenig markant, als dass sie die festgestellte Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag.
D. Verwechslungsgefahr
1.
Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1 mit weiteren Hinweisen).
2.
Vorliegend gilt es zunächst die Frage der Kennzeichnungskraft des übernommenen Wortelements „smart“ zu klären. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Ohne Klärung des Schutzumfangs der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Für die vorliegend zu beurteilenden Fahrzeuge und damit
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zusammenhängende Wagenpflege ist die Hinterlegerin seit zehn Jahren im Markt vertreten. Die bei der Beurteilung des Gebrauchs bereits erwähnten allgemeinen Tatsachen sprechen dafür, dass die Marke “SMART“ als bekannt vorausgesetzt werden kann. Ihr eignet daher für Fahrzeuge und damit zusammenhängende Wagenpflege zumindest normale Kennzeichnungskraft.
3.
Die angefochtene Marke “SMART Parking“ (Fig.) übernimmt die Widerspruchsmarke vollständig. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
4.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen dem angefochtenen Zeichen und der Widerspruchsmarke gilt es sowohl die Wortelemente als auch die grafische Gestaltung der Marke des Widerspruchsgegners zu beachten. Die Widerspruchsmarke “SMART“ bleibt dabei in der Marke des Widerspruchsgegners als solche klar erkennbar. Weil das Adjektiv „smart“ verbunden mit dem Substantiv „Parking“ für Reparaturdienstleistungen keinen Sinn ergibt, wird “SMART“ als ein für sich stehender Markenbestandteil wahrgenommen. Diese Wahrnehmung wird durch die grafische Gestaltung noch unterstützt, weil das Adjektiv „smart“ durch die Verwendung des Piktogramms für ein Parkhaus vom Substantiv „Parking“ optisch getrennt wird. Auch wenn das Wortelement „Parking“ in seinem Verständnis als „Parkhaus“ für die Dienstleistungen des Reparaturwesens nicht unmittelbar beschreibend ist, so vermag dieser Zusatz den Gesamteindruck nicht dergestalt zu prägen, dass er den Abnehmer vom Eindruck der Übernahme der Widerspruchsmarke wegführen würde.
5.
Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2 mit Hinweisen).
6.
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). In Anbetracht der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke "SMART" in das jüngere Zeichen, besteht die Gefahr, dass die angefochtene CH-Marke “SMART Parking“ (fig.) für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten wird. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten und der bestehenden Dienstleistungsgleichheit falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2). Eine Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke für die Reparaturdienstleistungen der Klasse 37 zu widerrufen.
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IV. KOSTENVERTEILUNG
1.
Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2.
Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der Unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Praxisgemäss wird dabei pro Schriftenwechsel eine Entschädigung von 1000.00 Franken zugesprochen. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3.
Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Die Widersprechende ist vorliegend mit ihrem Begehren zur Hälfte durchgedrungen. Aus diesem Grund erachtet das Institut die Wettschlagung der entstandenen Parteikosten als angemessen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Die Verfahrenskosten von Fr. 800.00 (Widerspruchsgebühr) werden den Parteien je hälftig auferlegt. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die hälftige Widerspruchsgebühr von 400 Franken zu ersetzen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1.
Der Widerspruch Nr. 8932 wird teilweise gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 554 941 “SMART Parking“ (Fig.) wird im folgenden Umfang widerrufen: Kl. 37 Reparaturwesen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt beim Institut.
4.
Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden die hälftige Widerspruchsgebühr (CHF 400.00) zu ersetzen
5.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 16. Oktober 2008
Markenabteilung
Matthias Käch
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.