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VATIVIO

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9118
in Sachen
Novartis AG
4002 Basel
Widersprechende
vertreten durch Schneider Feldmann AG
Beethovenstrasse 49, 8022 Zürich
CH Nr. 539 984 „VATIVIO“
gegen
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
DE-68305 Mannheim
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Fuhrer, Marbach & Partner
Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern
IR Nr. 920 285 „VIVIO“
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Her-kunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-gentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I.
SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1.
Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 920 285 „VIVIO“ wurde in der Gazette des marques internationales 2007/18 vom 7. Juni 2007 publiziert. Sie beansprucht Waren und Dienstleistungen in den Kl. 5, 10 und 44, nämlich für
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits de diagnostic in vitro à usage médi-cal; bandelettes réactives de détection de la glycémie.
10 Instruments médicaux et chirurgicaux, appareils et dispositifs, y compris les accessoi-res compris dans cette classe; glycomètres dont les accessoires compris dans cette classe; lancettes et lancettes automatiques à usage médical; pompes à insuline et trousses à perfusion, y compris les accessoires compris dans cette classe
44 Services médicaux dans le domaine du diabète; mise à disposition d'informations dans le domaine du diabète par Internet.
2.
Am 29. August 2008 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Wi-derspruch und beantragte deren vollumfänglichen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH Marke Nr. 539 984 „VATIVIO“, welche für folgende Waren geschützt ist:
5 Pharmazeutische Präparate.
4. Mit Verfügung vom 28. November 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 17. Dezember 2007 beantragte die Widerspruchsgegnerin beim Deut-schen Patent- und Markenamt die Löschung der angefochtenen Marke hinsichtlich der Waren in Kl. 5. Diese Löschung wurde in der Gazette des marques internationales 2008/30 vom 28. August 2008 publiziert.
6. Am 24. Januar 2008 reichte die Widerspruchgegnerin eine Stellungnahme ein. Sie bean-tragte, den Widerspruch betreffend die Waren und Dienstleistungen hinsichtlich der Kl. 10 und 44 abzuweisen sowie den Widerspruch bezüglich der Waren der Kl. 5 als gegens-tandslos abzuschreiben.
7. Mit Verfügung vom 25. Januar 2008 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
8. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II.
SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
1.
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Mar-ke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Be-gründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezah-len (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
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2.
Die Widerspruchsmarke wurde am 2. November 2005, die angefochtene Marke am 14. Februar 2007 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert.
3.
Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der not-wendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. Gegenstandslosigkeit
Die angefochtene Marke wurde während des hängigen Widerspruchsverfahrens auf Antrag der Widerspruchsgegnerin teilweise gelöscht, nämlich für sämtliche in Kl. 5 beanspruchten Waren. Entsprechend kann das Widerspruchsverfahren bezüglich der angefochtenen Waren in Kl. 5 zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt am Protokoll abgeschrieben werden (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts, Teil 5, Ziff. 9.2.3).
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
1.
Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2.
Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1.
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kön-nen, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienst-leistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des ge-meinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Marken-praxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argu-ment für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts, 2008 [nachfolgend: Richtlinien] unter: http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf, Teil 5 Ziff. 7.6 mit weiteren Hinweisen).
Angefochtene Waren in Kl. 10
2.
Die von der angefochtenen Marke umfassten lancettes et lancettes automatiques à usage médical; pompes à insuline et trousses à perfusion, y compris les accessoires compris dans cette classe können in engem Zusammenhang mit Pharmazeutika für Diabetiker ste-hen. Die Widerspruchsmarke ist für den Oberbegriffe Pharmazeutische Präparate einge-tragen, welcher praxisgemäss sämtliche Medikamente umfasst, somit auch Diabetesprä-parate. Die lancettes und pompes können mit Insulin resp. Diabetespräparaten gefüllt sein. Sie dienen somit der Vermengung oder Portionierung der dafür vorgesehenen Pharmazeu-tika. Diese „pompes“ und „lancettes“ sind auf die physikalischen resp. medizinischen Ei-genschaften der Produkte abgestimmt und werden mit diesen zusammen (etwa als sog. funktionelle Verpackung) oft als Einheit verkauft. Die erforderlichen Berührungspunkte die-ser Systeme zu den (in Klasse 5 fallenden) Pharmazeutika liegen auf der Hand: Vom Her-steller der medizinischen Präparate wird durchaus erwartet, dass er auch die zu deren
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Anwendung unmittelbar notwendigen Vorrichtungen herstellt resp. deren Herstellung unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgt. Dies einerseits aus Haftungsgründen und andererseits, weil das bei der Herstellung der Pharmazeutika erforderliche fabrikationsspezifische Know-how auch bei der Abstimmung der Konditionierungssysteme auf die konkreten Produkte benötigt wird. Die Gleichartigkeit ist hier gegeben, nicht zuletzt da Zweck, Abnehmerkreise sowie Vertriebswege identisch sind.
3.
Das Gleiche gilt auch für die von der angefochtenen Marke beanspruchten instruments médicaux, appareils et dispositifs, y compris les accessoires compris dans cette classe; glycomètres dont les accessoires compris dans cette classe. Unter den Oberbegriff instru-ments médicaux fallen auch lancettes automatiques à usage médical sowie die pompes à insuline. Zwischen letzteren Waren und den von der Widerspruchsmarke umfassten Phar-mazeutika ist Warengleichartigkeit klar gegeben (siehe oben), somit gilt dies auch in Ver-bindung mit dem Oberbegriff instruments médicaux sowie die weiten Formulierungen ap-pareils et dispositifs [médicaux], y compris les accessoires compris dans cette classe. Alle diese Waren umfassen auch Insulinpumpen und –spritzen. Die glycomètres (Blutzucker-messgeräte) stehen in engem sachlogischen Zusammenhang mit Pharmazeutika. Damit die korrekte Dosis Insulin verabreicht werden kann, muss vorgängig der Blutzuckergehalt gemessen werden. Der Verbraucher erwartet denn auch, dass der Hersteller von Diabe-tesmedikamenten auch die zu deren Anwendung unmittelbar notwendigen Vorrichtungen herstellt resp. deren Herstellung unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgt.
4.
Nicht als gleichartig mit Pharmazeutischen Präparaten einzustufen sind hingegen die für die angefochtene Marke in Klasse 10 weiter beanspruchten Instruments chirurgicaux. Bei chirurgischen Instrumenten handelt es sich um medizinisch-technische Geräte, welche ty-pischerweise nicht von im Bereich der Herstellung von Pharmazeutika tätigen Unterneh-men, sondern von spezialisierten Unternehmen der Medizinaltechnik fabriziert und vertrie-ben werden. Weiter werden in der Chirurgie benötigte Instrumente auch nicht auf die Ver-abreichung eines bestimmten Pharmazeutikums ausgerichtet, sodass auch bezüglich des fabrikationsspezifischen Know-hows keine Berührungspunkte gegeben sind.
Angefochtene Dienstleistungen in Kl. 44
5.
Die angefochtene Marke umfasst weiter die Dienstleistungen mise à disposition d'informa-tions dans le domaine du diabète par Internet. Diese Dienstleistungen werden gemäss Praxis als gleichartig zu pharmazeutischen Präparaten in Kl. 5 der Widerspruchsmarke beurteilt. Zwar ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien wegen des unterschiedli-chen Charakters von Waren und Dienstleistungen erheblich relativiert. Es gilt zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Wa-renzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Ent-scheidend kann sein, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, in-dem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 7.6.3 mit weiteren Verweisen).
6.
Die angefochtenen Informationsdienstleistungen in Kl. 44 beziehen sich explizit auf den Diabetesbereich. Aufgrund der Wichtigkeit einer korrekten Dosierung resp. Anwendung von Diabetesmedikamenten erwartet der Verbraucher, dass auch die entsprechenden In-formationsdienstleistungen vom Medikamentenhersteller erfolgen. Der Widerspruchsgeg-nerin kann insofern nicht gefolgt werden, als sie davon ausgeht, dass die Widerspruchs-marke Schutz für nicht näher spezifizierte pharmazeutische Präparate beansprucht und deshalb nicht von einer Waren- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit ausgegangen werden könne. Unter den weiten Begriff pharmazeutische Präparate fallen auch Medikamente für die Behandlung von Diabetes. Zwischen Diabetesmedikamenten und Informationsdienst-
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leistungen betreffend Diabetes besteht denn auch ein enger sachlogischer Zusammen-hang, so dass die angesprochenen Verbraucherkreise die Informationsdienstleistung so-wie die Medikamente als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.
7.
Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen den von der angefochtenen Marke bean-spruchten services médicaux dans le domaine du diabète und den pharmazeutischen Prä-paraten in Kl. 5 der Widerspruchsmarke. Es besteht keine Marktüblichkeit, dass Pharma-hersteller medizinische Dienstleistungen erbringen. Unternehmen der Pharmaindustrie un-terhalten weder selber Arztpraxen noch betreiben sie Kliniken. Das erforderliche Fachwis-sen für die Herstellung, respektive Erbringung der jeweiligen Produkte unterscheidet sich erheblich und sowohl die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs-, respektive Erbringungsorte sind verschieden. Damit fehlt es auch in diesem Bereich an Gleichartig-keit.
8.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bezüglich Instruments chirurgicaux (Kl. 10) und services médicaux dans le domaine du diabète (Kl. 44) keine Gleichartigkeit zu den von der Widerspruchsmarke umfassten Waren besteht; entsprechend ist der Wi-derspruch abzuweisen. Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen besteht Waren- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit.
C. Vergleich der Zeichen
1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterschei-den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahr-nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zei-chen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrge-nommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvoll-kommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5 Ziff. 7.7).
2. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck den die Marken in der Erin-nerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 - Boss/Boks). Der Gesamteindruck wird dabei bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild, und ge-gebenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 - Securitas). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird. Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 - Securitas).
3. Bei den beiden Konfliktzeichen handelt es sich um Wortmarken, die aus sieben resp. fünf Buchstaben bestehen. Beide Marken enden mit den Buchstaben I, V, I, O, die in beiden Zeichen in gleicher Reihenfolge platziert sind. Weiter weisen beide Zeichen den gleichen Anfangsbuchstaben V auf. Die Widerspruchsmarke verfügt zudem über die zusätzlichen Buchstaben A und T. Dies hat zur Folge, dass der Zeichenbeginn, dem praxisgemäss eine nicht unwesentliche Bedeutung zukommt, unterschiedlich ausfällt. Die Unterschiede in den Buchstaben A und T der Widerspruchsmarke vermögen denn auch die festgestellten schriftbildlichen Übereinstimmungen im ersten und den letzten vier Buchstaben zu kom-pensieren.
4. Während die Widerspruchsmarke aus drei Silben besteht (va-ti-vio), enthält das angefoch-tene Zeichen nur zwei Silben (vi-vio). Einzig die letzte Silbe ist identisch. Die Vokalfolgen sind jeweils unterschiedlich (a-i-i-o // i-i-o). Bedingt durch die zusätzliche Silbe und die un-terschiedliche Vokalfolge besteht eine unterschiedliche Aussprachekadenz. Entsprechend
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bestehen insbesondere am für den Zeichenvergleich wichtigen Zeichenanfang gewichtige klangliche Unterschiede zwischen den Konfliktzeichen.
5. Ein Sinngehalt ist weder der Widerspruchsmarke noch der angefochten Marke zu entneh-men. Überschneidungen im Sinngehalt, welche den schriftbildlichen und klanglichen Zei-chenvergleich beeinflussen könnten, sind somit nicht auszumachen.
D. Verwechslungsgefahr
1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleis-tungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (Richtlinien, Ziff. 7.3, 164).
2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwa-che Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unter-scheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richt-linien, Teil 5 Ziff. 7.5).
3.
Der Widerspruchsmarke kommt kein die beanspruchten Dienstleistungen beschreibender Sinngehalt zu. Der Widerspruchsmarke kommt somit durchschnittliche Kennzeichnungs-kraft zu.
4.
Die angefochtene Marke umfasst insbesondere medizinische Apparate, die sich an Diabeti-ker richten (lancettes et lancettes automatiques à usage médical; pompes à insuline et trousses à perfusion, y compris les accessoires compris dans cette classe; aber die Instru-ments médicaux, soweit sie Insulinspritzen umfassen und die glycomètres) sowie Informa-tionsdienstleistungen für Diabetiker. Für Diabetiker kann es lebenswichtig sein, dass sie das für sie richtige Medikamente in der korrekten Dosierung zu sich nehmen. Anders als z.B. einfache Schmerzmittel, Schlaftabletten oder Medikamente zur Behandlung einer ein-fachen Entzündung werden Medikamente gegen Diabetes mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft. Bei der Beurteilung einer möglichen Verwechslungsgefahr ist somit auf die erhöhte Aufmerksamkeit eines Durchschnittsverbrauchers abzustellen. Folglich ist die Verwechs-lungsgefahr nicht leichthin anzunehmen.
5.
Die zwischen den Marken bestehenden Unterschiede am Zeichenanfang prägen den jewei-ligen Gesamteindruck der Konfliktzeichen. Die Anfangssilben sind unterschiedlich, was eine andere Vokalfolge und Ausspracherhythmus bedingt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass keine Warenidentität sondern einzig Waren- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit gege-ben ist und der erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verbraucher vermögen die festgestellten Unterschiede am Zeichenanfang das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Die Praxis hat denn auch regelmässig das Bestehen einer Verwechs-lungsgefahr bei Zeichenkonflikten betreffend Pharmazeutika verneint, wenn die Zeichen un-terschiedliche Anfangssilben aufwiesen (vgl. z.B. RKGE in sic! 2003, 973 – SEROPRAM // Citopram; RKGE in sic! 2000, 306 – NASOBOL // LYSOBOL). Die Gefahr von Fehlzurech-nungen ist in casu somit nicht gegeben. Der Widerspruch ist demnach abzuweisen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
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1.
Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2.
Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unter-liegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteient-schädigung zugesprochen. Für die Bemessung der Parteientschädigung ist Art. 8 der Ver-ordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV) sinngemäss anwendbar (Art. 24 Abs. 1 MSchV; vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 9.4).
3.
Betreffend die Waren in Kl. 5 kann der Widerspruch wegen Gegenstandslosigkeit als erle-digt abgeschrieben werden. Obwohl somit betreffend diese Waren über den Widerspruch nicht materiell entschieden werden muss, ist nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen gleichwohl eine Regelung betreffend die Parteikosten zu treffen (vgl. Richtlinien in Marken-sachen des Instituts, Teil 5, 9.5). Die Widersprechende behauptet in der Widerspruchs-schrift, dass sie die Inhaberin der angefochtenen Marke abgemahnt habe. Ein Abmahn-schreiben wurde dem Institut jedoch nicht eingereicht, sondern einzig dessen Einreichung angeboten. Da das Institut zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durchführt (siehe Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.5) und somit aus den Akten nicht ersichtlich ist, ob die Wider-spruchsgegnerin rechtzeitig abgemahnt wurde, rechtfertigt es sich nicht, der Widerspruchs-gegnerin Kosten aufzuerlegen.
4.
Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von CHF 1'000.00 zu (vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 9.4). Vor-liegend gibt es keinen Grund, von der Praxis abzuweichen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.00 als an-gemessen. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1.
Der Widerspruch Nr. 9118 wird bezüglich der angefochtenen Waren in Kl. 5 als gegens-tandslos abgeschrieben.
2.
Der Widerspruch Nr. 9118 wird bezüglich der angefochtenen Waren und Dienstleistungen in den Kl. 10 und 44 abgewiesen.
3.
Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 7. Oktober 2008
Markenabteilung
Marc Burki, Fürsprech
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesver-waltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.