decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
 

ISOTAN IV

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9222
in Sachen
Isabellenhütte Heusler GmbH KG
35664 Dillenburg
Deutschland
Widersprechende
vertreten durch R.A. Egli & Co, Patentanwälte
Horneggstrasse 4, 8008 Zürich
Internationale Registrierung Nr. 178 919 “Isotan”
gegen
ISO-Elektrodenfabrik AG
Hauptstrasse 23
5737 Menziken
Widerspruchsgegnerin
vertreten durch Rentsch & Partner,
Fraumünsterstrasse 9, Postfach 2441, 8022 Zürich
CH-Marke Nr. 560 024 “ISOTEC“
Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwägung gezogen:
I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF
1.
Die Schweizer Marke Nr. 560 024 “ISOTEC“ wurde am 24. Juli 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 141 publiziert. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Kl. 6 Schweissdraht aus Metall; Schweissstäbe aus Metall [Hart- und Weichlöten]; Lötstäbe aus Metall [Hartlöten], Lötstäbe aus Metall [Weichlöten]; Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall(nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Waren aus Metall, soweit nicht in anderen Klassen enthalten.
Kl. 9 Schweisselektroden; Lichtbogenschweissgeräte; Masken für Schweisser; Schweissgeräte [elektrisch];Schweissgeräte, elektrische, für Kunststoffverpackungen; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Datenverarbeitungsgeräte und Computer.
Kl. 35 E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Werbung via Computernetzwerke in Form von Daten, Text, Bild, Ton oder sämtlichen Kombinationen derselben für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen aller Art; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen von Produktinformation via Telekommunikationsnetzwerke zu Werbe- und Verkaufszwecken; Zusammenstellen von Dateien in Computerdatenbanken.
2.
Am 22. Oktober 2007 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke bezüglich aller Waren und Dienstleistungen Widerspruch.
3.
Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 178 919 “Isotan“, welche für die folgenden Waren Schutz geniesst:
Kl. 6 Alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de lingots, de plaques, de tôles, de barres, de rubans, de fils, de tuyaux, de petites plaques, de tissus métalliques.
Kl. 9 Résistances électriques, à l'exception des résistances pour appareils chauffés électriquement.
4.
Am 29. Oktober 2007 erliess das Institut eine Verfügung, worin die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Stellungnahme aufgefordert wurde, welcher sie mit Eingabe vom 21. Dezember 2007 nachkam.
5.
Am 27. Dezember 2007 erliess das Institut eine Verfügung, in welcher der Widersprechenden die Gelegenheit zur Replik geboten wurde, um sich zum seitens der Widerspruchsgegnerin behaupteten Nichtgebrauch der Marke zu äussern.
6.
Mit Schreiben vom 25. Februar 2008 reichte die Widersprechende die Replik ein.
7.
Mit Verfügung vom 6. März 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung ihrer Duplik aufgefordert.
8.
Nach zweimalig gewährter Fristverlängerung reichte die Widerspruchsgegnerin am 4. September 2008 die Duplik ein.
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9.
Mit Verfügung vom 15. September 2008 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
10.
Auf die einzelnen Ausführungen der Widerspruchsparteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.
II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN
Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
Die Widerspruchsmarke wurde am 14. August 1954 im internationalen Register eingetragen. Hinterlegungsdatum der angefochtenen CH-Marke ist der 13. Februar 2007. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
III. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgründe
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
B. Gebrauch der Widerspruchsmarke
1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2.
Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 21. Dezember 2007. Die Widerspruchsmarke wurde am 14. August 1954 international registriert. Folglich ist am 21. Dezember 2007, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist bereits seit Längerem abgelaufen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend: Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 6.3.1 mit weiteren Hinweisen unter www.ige.ch/d/jurinfo/
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documents/10102d.pdf). Die Marke “Isotan“ der Widersprechenden ist somit geschützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. für den Zeitraum vom 21. Dezember 2002 bis 21. Dezember 2007.
3.
Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3 mit weiteren Hinweisen). Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
4.
Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zu Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4). An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4 mit Hinweisen).
5.
Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5 mit Hinweisen).
6.
Da der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtsgebrauch ausdrücklich erheben muss, gilt in Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime. Das bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem als Urteilsgrundlage so hingenommen werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Die Widerspruchsgegnerin anerkannte in ihrer ersten Stellungnahme vom 21. Dezember 2007 ausdrücklich den Gebrauch für „Thermoelemente in Form von Drähten“. Diese fallen unter die „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de fils“ der Widerspruchsmarke, da ein Thermoelement aus zwei miteinander verbunden Drähten unterschiedlicher Legierungen besteht. Für die restlichen Waren bestritt die Widerspruchsgegnerin den Gebrauch jedoch.
7.
Die Widersprechende reichte mit der Replik mehrere Belege für den Gebrauch der Marke ein:
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Eine eidesstattliche Erklärung des Geschäftsführers der Widersprechenden, wonach in den Jahren 2005 und 2006 ein Umsatz von knapp 7 Mio. respektive 8 Mio. € mit Produkten unter der Bezeichnung „Isotan“ erwirtschaftet worden sei. Es handle sich dabei um „Draht, Flachdraht, Band, Litze, Stäbe etc.“ deren Vertrieb in der Schweiz über die Firma Restrade erfolgte.
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Eine Broschüre vom Januar 2000 mit dem Titel „ISABELLENHÜTTE Widerstandslegierungen“. In dieser Broschüre wird erklärt, dass es sich bei den unter
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der Marke „Isotan“ vertriebenen Waren um eine Legierung handle, welche sich unter anderem zur Herstellung von elektrischen Widerständen, Wärmekabeln oder Potentiometern eigne. Geliefert werde die Legierung namens „Isotan“ in Form von Drähten im Abmessungsbereich von 8 bis 0,22 mm, Blechen, Tafeln und Folien.
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Eine Broschüre aus dem Jahr 2002 mit dem Titel „ISABELLENHÜTTE Thermolegierungen“. Auch in dieser wird unter der Marke „Isotan“ auf eine Legierung verwiesen, welche in Form von Drähten im Abmessungsbereich von 0,03 bis 10 mm, Litzen, Bändern, Flachdrähten oder Stäben angeboten wird.
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Eine in englischer Sprache verfasste Broschüre vom November 2006 mit dem Titel „ISABELLENHÜTTE Resistance Alloys“, welche inhaltlich der Broschüre mit dem Titel „ISABELLENHÜTTE Widerstandslegierungen“ entspricht.
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Die Kopie einer Rechnung aus dem Jahr 2002 zur Erstellung einer Broschüre mit dem Titel „Thermolegierungen“, ausgestellt von der Firma „Maier & Partner Kommunikation“ aus Gladenbach (D).
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Die Kopie einer Rechnung aus dem Jahr 2000 zur Erstellung einer Broschüre mit dem Titel „Widerstandslegierungen“ in deutscher und englischer Sprache, ausgestellt von der Firma „Nickel GmbH“ aus Dietzhölztal (D).
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Ein Auszug der Homepage der Widersprechenden vom 28. Januar 2008, welcher beim Suchbegriff „Thermolegierungen“ unter dem Titel „Datenblätter“ unter anderem auch Hinweise auf physikalische Eigenschaften eines Materials namens „Isotan“ gibt.
8.
Mit den ins Recht gelegten Gebrauchsbelegen verhält es sich wie folgt: In Bezug auf eidesstattliche Erklärungen kann generell ausgeführt werden, dass diese gemäss deutschem Recht als Glaubhaftmachungsmittel zugelassen sind, um den Gebrauch der Marke zu belegen (Paul STRÖBELE / Franz HACKER, Markengesetz, Kommentar, 7. Auflage, Köln, Berlin, Bonn, München, 2003, N 85 zu § 43). Welche Handlungen in Deutschland als Gebrauch zu werten sind, beurteilt sich nach schweizerischem und nicht nach deutschem Recht (Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 36 zu Art. 11; BGE 110 II 230 – Mirocor). Das schweizerische Verfahrensrecht kennt eidesstattliche Erklärungen als Beweismittel nicht, weshalb ihnen im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, keine erhöhte Beweiskraft zukommen kann. Weil es sich aber um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist (vgl. STRÖBELE / HACKER, a.a.O., N 85 zu § 43), kann die eidesstattliche Erklärung nicht einfach als einfache Parteibehauptung ohne jegliche Beweiskraft qualifiziert werden (vgl. hierzu auch Entscheidung der 3. Beschwerdekammer des HABM vom 11. Juli 2001, R53/2000-3 – CONDOR / CONDOR). Sie stellt daher auch im schweizerischen Widerspruchsverfahren ein Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke dar und ist in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit den zusätzlich ins Recht gelegten Dokumenten, ebenfalls in Betracht zu ziehen.
9.
Die beiden Kopien der Rechnungen für die Erstellung der Broschüren sind nur soweit hilfreich, als sie einen Hinweis auf eine Verwendung im für den Gebrauch fraglichen Zeitraum darstellen. Die Anzahl von 1500 Broschüren lässt auf eine ernsthafte Marktbearbeitung der Hinterlegerin schliessen. Hinsichtlich des Gebrauchs der Marke „Isotan“ geben sie jedoch keine weiteren Anhaltspunkte. Da der Auszug der Homepage ausserhalb des Zeitraums datiert ist, für welchen der Gebrauch der Marke glaubhaft darzulegen ist, kann dieser ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Die Broschüre aus dem Jahr 2000 stammt ebenfalls aus einer Periode, welche vorliegend nicht relevant ist. Da jedoch weitere Broschüren mit gleichem oder sehr ähnlichem Inhalt
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eingereicht wurden, die den fraglichen Zeitraum abdecken, ist davon auszugehen, dass eine inhaltliche Übereinstimmung vorhanden ist. Für Hinweise, in welcher Form die Marke „Isotan“ gebraucht wurde, kann die Broschüre vom Januar 2000 „ISABELLENHÜTTE Widerstandslegierungen“ deshalb Indizien liefern. Unter der Marke „Isotan“ wird eine Legierung bezeichnet, welche unmagnetisch ist und sich durch einen besonders kleinen Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes sowie gute Zunder- und Korrosionsbeständigkeit auszeichnet. Sie eignet sich gemäss Broschüre zur Herstellung von elektrischen Widerständen, Wärmekabeln, Potentiometern und Heizdrähten sowie zur Herstellung von Thermoelementen und Ausgleichsleitungen. Die Legierung namens „Isotan“ wird in Form von Drähten, Blechen, Tafeln und Folien angeboten. Keine der eingereichten Broschüren lässt jedoch Rückschlüsse auf die Verbreitung respektive das Absatzgebiet zu. In seiner eidesstattlichen Erklärung verweist der Geschäftsführer der Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG darauf, dass der Umsatz unter der Marke „Isotan“ in Deutschland in den Jahren 2005 und 2006 etwa 6,8 Mio. € respektive leicht über 8 Mio. € betragen habe. Zwar ist grundsätzlich ein Gebrauch in der Schweiz notwendig, doch gilt gemäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend des gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutzes (SR 0.232.149.136) der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Aufgrund der respektablen Umsatzzahlen kann von einem ernsthaften Gebrauch ausgegangen werden.
10.
Aus der Gesamtheit der zu berücksichtigenden Belege wird glaubhaft, dass die Marke „Isotan“ für die Waren der Klasse 6 „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de tôles, de rubans, de fils, de tuyaux, de tissus métalliques“ gebraucht wurde. Die einzelnen Belege lassen zwar nicht eindeutig auf eine bestimmte Ware respektive einen Bezug zu einem bestimmten Abnehmerland schliessen, doch kann aus der Gesamtheit der eingereichten Belege darauf geschlossen werden, dass die Marke „Isotan“ für die genannten Waren der Klasse 6 über die massgebliche Zeitspanne hinweg ernsthaft gebraucht wurde. Dabei ist insbesondere auch der von der Widerspruchsgegnerin ausdrücklich anerkannte Gebrauch für „Thermoelemente in Form von Drähten“ zu berücksichtigen. Für die Waren „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de lingots, de plaques, de barres, de petites plaques“ der Klasse 6 sowie die Waren der Klasse 9 sind jedoch keine Belege vorhanden, welche den Gebrauch dafür glaubhaft erscheinen lassen. In der Folge ist die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und dem angefochtenen Zeichen auf der Basis der im Register eingetragenen Waren „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de tôles, de rubans, de fils, de tuyaux, de tissus métalliques“ der Klasse 6 und „Thermoelementen in Form von Drähten“ zu prüfen.
C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
1.
Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).
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2.
Die „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de tôles, de rubans, de fils, de tuyaux, de tissus métalliques“ der Klasse 6 der Widerspruchsmarke können als Rohwaren respektive Zwischenprodukte angesehen werden. Bei Legierungen handelt sich um Werkstoffe mit überwiegend metallischem Charakter aus zwei oder mehreren Elementen, von denen mindestens eines ein Metall sein muss (Online-Ausgabe Brockhaus - Die Enzyklopädie: in 30 Bänden. 21., neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Mannheim: F.A. Brockhaus 2005-07). Bei der Beurteilung der Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Waren ist festzuhalten, dass Rohstoffe und Zwischenprodukte in aller Regel nicht gleichartig zur Fertigware sind. Unter den Waren der Widerspruchsgegnerin finden sich jedoch auch Oberbegriffe, welche Rohwaren betreffen, nämlich „unedle Metalle und deren Legierungen“. Die „Legierungen“ der angefochtenen Marke und die „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de tôles, de rubans, de fils, de tuyaux, de tissus métalliques“ der Widerspruchsmarke unterscheiden sich nur soweit, als bei der Widerspruchsmarke zusätzlich die Form der Verarbeitung angegeben ist. Es kann daher von Warengleichheit ausgegangen werden. Hinsichtlich der „unedlen Metalle“ liegt Warengleichartigkeit vor. „Die Herstellung von Legierungen erfolgt u. a. durch Zusammenschmelzen und -gießen, durch Pressen oder Sintern, durch Eindiffundieren von Legierungszusätzen in das Grundmetall, seltener durch Zersetzen von Metallverbindungen“ (Online-Ausgabe Brockhaus, a.a.O.). Der Zusammenhang zwischen einer Legierung und einem unedlen Metall liegt daher auf der Hand.
3.
Die von der Widersprechenden hergestellten Legierungen werden in verschiedenen Formen angeboten. Der Gebrauch konnte unter anderem für Legierungen in Form von Drähten („alliages sous forme de fils“) glaubhaft gemacht werden. Bei einem Unternehmen, welches Legierungen in Form von Drähten anbietet, erscheint es nicht abwegig, dass es auch andere Waren in gleicher Form vertreibt. Der Arbeitsablauf der Herstellung von Drähten besteht aus Arbeitsgängen, die sich je nach dem Durchmesser von einmal bis dreimal wiederholen: 1) Metallwärmebehandlung, 2) Aufbearbeitung der Metalloberfläche zum Ziehen 3) Ziehen für vorgegebenen Durchmesser. Für die Versorgung der Sonderbeschaffenheiten des Drahtes werden diverse Beschichtungen und die Wärmebehandlung ergänzend durchgeführt. Die Wärmebehandlung des Drahtes wird in den Ofen mit wenig oxidierender Erwärmung durchgeführt. Beim Entzundern werden Lösungen der Schwefel- und Salzsäuren verwendet. Als Schmierschicht beim Ziehen werden Borax, Phosphat, Kalk, Kupfer gebraucht (vgl. zum Ganzen www.silur.com/de/production/steelwire/process.html). Auch zur Herstellung von Lötstäben werden je nach Verwendungszweck verschiedene Materialien eingesetzt. Zum Weichlöten setzt man Zinn-Blei-Legierungen ein. Beim Hartlöten werden u. a. Messing- und silberhaltige Lote verwendet (vgl. www.minisail.ch/de/werkkunde/loeten/loeten.htm). Bei einem Unternehmen, welches das Know-how besitzt, verschiedene Legierungen herzustellen und diese in Form von Drähten, Blechen und Bändern anbietet, kann durchaus angenommen werden, dass es auch weitere Waren, die aus Legierungen bestehen, wie Schweissdrähte und Lötstäbe, vertreibt. Das Herstellungsknow-how und die Vertriebskanäle sind die gleichen, weshalb eine Gleichartigkeit zwischen den „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de tôles, de rubans, de fils, de tuyaux, de tissus métalliques“ der Widerspruchsmarke und den Waren der angefochtenen Marke „Schweissdraht aus Metall; Schweissstäbe aus Metall [Hart- und Weichlöten]; Lötstäbe aus Metall [Hartlöten], Lötstäbe aus Metall [Weichlöten]; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke)“ besteht, auch wenn es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke um Rohprodukte handelt. Da die Formulierung „Waren aus Metall, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ der angefochtenen Marke den Oberbegriff für die als gleichartig beurteilten Schweiss- und Lötstäben sowie Drähten aus Metall darstellt, besteht auch diesbezüglich Warengleichheit respektive -gleichartigkeit.
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4.
Hinsichtlich der Waren „Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre“ der angefochtenen Marke bestehen jedoch grössere Unterschiede in der Herstellung und im Vertrieb, weshalb eine Ausdehnung der Gleichartigkeit auf diese Produkte nicht mehr dem Grundsatz des Spezialitätenprinzips entsprechen würde, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für welche das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). Gleiches gilt auch für die ebenfalls angefochtenen Waren der Klasse 9. Zwar werden zum Schweissen Metalldrähte und –stäbe verwendet, doch bilden diese einzig Hilfswaren, um den Vorgang des Schweissens zu ermöglichen. Bei den von der Widerspruchsgegnerin beanspruchten Waren der Klasse 9 handelt es sich um komplexe Geräte, die aus mehreren Bestandteilen bestehen. Dazu bedarf es eines völlig anderen Herstellungsknow-hows als für Legierungen. Zwischen Hilfswaren und den jeweiligen Hauptwaren besteht jedoch praxisgemäss keine Gleichartigkeit (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.2), was auch vorliegend der Fall ist.
5.
Bezüglich des von der Widerspruchsgegnerin anerkannten Gebrauchs für „Thermoelemente in Form von Drähten“ ist hinsichtlich des Vergleichs der sich gegenüberstehenden Waren Folgendes festzuhalten: Unter einem Thermoelement wird ein Messgrößenaufnehmer zur Temperaturmessung verstanden, wobei die unmittelbar gemessene Größe eine elektrische Spannung ist (Thermospannung, thermoelektrische Effekte). Sie entsteht, wenn zwei Drähte aus unterschiedlichen Metallen (Thermopaare) zu einem geschlossenen Kreis zusammengelötet werden und die beiden Kontaktstellen eine unterschiedliche Temperatur haben (Seebeck-Effekt). Für industrielle Anwendungen werden Thermoelemente in Schutzrohre eingebaut. Bei kleinen Bauformen ist das Thermopaar von einem hermetisch dichten, flexiblen Metallmantel elektrisch isoliert umschlossen (Online-Ausgabe Brockhaus, a.a.O.). Es handelt sich bei einem Thermoelement somit um eine kontrollierte Legierungszusammensetzung. Im Gegensatz zu den „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de tôles, de rubans, de fils, de tuyaux, de tissus métalliques“ handelt es sich dabei jedoch nicht mehr um Rohwaren sondern um ein verarbeitetes Produkt. Als Kombination von zwei Drähten mit verschiedenen Legierungen können die Thermoelemente jedoch unter die „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de fils“ subsumiert werden. Verschiedene Probleme müssen dabei bei der Herstellung eines Thermoelements gelöst werden, z.B. die Auswahl der jeweiligen Legierungen für die beiden Drähte sowie das exakte Zusammenlöten der beiden Drähte am Kontaktpunkt.
6.
Hinsichtlich der Waren der angefochtenen Marke „Schweissdraht aus Metall; Schweissstäbe aus Metall [Hart- und Weichlöten]; Lötstäbe aus Metall [Hartlöten], Lötstäbe aus Metall [Weichlöten]; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke)“ sowie „Waren aus Metall, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ besteht daher ein noch engerer Zusammenhang als bei den Rohwaren „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de tôles, de rubans, de fils, de tuyaux, de tissus métalliques“. Eine Gleichartigkeit zwischen den „Thermoelementen in Form von Drähten“ und den genannten Waren der Klasse 6 der Widerspruchsgegnerin ist daher vorhanden. Da Thermoelemente zusätzlich auch ummantelt werden und dazu Metallrohre verwendet werden, sind diese als ergänzendes Zubehör anzusehen. Die Metallrohre bilden eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, was ein Indiz für Gleichartigkeit ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.1). Aus diesem Grund ist Gleichartigkeit zwischen „Thermoelementen in Form von Drähten“ und den angefochtenen „Metallrohren“ gegeben.
7.
Hingegen besteht keine Gleichartigkeit zwischen „Baumaterialien aus Metall;
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Schlosserwaren und Kleineisenwaren“ der Klasse 6 und den angefochtenen Waren der Klasse 9 sowie „Thermoelementen in Form von Drähten“ der Widerspruchsmarke. Der Widerspruchsgegnerin ist hinsichtlich dieser Waren zu folgen, wenn sie als einzigen Berührungspunkt zwischen diesen Waren auf das mögliche Ausgangsmaterial „Metall“ verweist. Indessen darf nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden (Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 104). Eine Diversifizierung von Herstellern von Thermoelementen in den Bereich der Baumaterialien aus Metall sowie Schlosser- und Kleineisenwaren ist dem Institut nicht bekannt und konnte auch nicht nachgewiesen werden (vgl. etwa www.directindustry.de/industrie-hersteller/thermoelement-61240.html).
8.
Hinsichtlich der Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen gilt es zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.3). Gleichartigkeit wird angenommen, wenn aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.3). Nur solche Waren und Dienstleistungen sind dabei von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sogenannten Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6.3).
9.
Die von der Widersprechenden angefochtenen E-Commerce-Dienstleistungen der Widerspruchsgegnerin sind als klassische Hilfsdienstleistungen zur Förderung des Absatzes zu werten. Ein direkter Zusammenhang zu Legierungen oder Thermoelementen ist nicht ersichtlich. Zwar können die Waren der Widersprechenden durchaus auch Inhalt der dargebotenen Produkte darstellen. Über einen thematischen Berührungspunkt führt dieser Zusammenhang jedoch nicht hinaus, weshalb die Annahme einer Gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 6 der Widersprechenden und den E-Commerce-Dienstleistungen der Widerspruchsgegnerin den Rahmen des Spezialitätenprinzips sprengen würde.
10.
Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass die Waren „Schweissdraht aus Metall; Schweissstäbe aus Metall [Hart- und Weichlöten]; Lötstäbe aus Metall [Hartlöten], Lötstäbe aus Metall [Weichlöten]; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Metallrohre; Waren aus Metall, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ der Klasse 6 der angefochtenen Marke als gleich respektive gleichartig zu den „alliages contenant du cuivre, du nickel et du manganèse, ou consistant en ceux-ci, spécialement sous forme de tôles, de rubans, de fils, de tuyaux, de tissus métalliques“ und „Thermoelementen in Form von Drähten“ der Widersprechenden zu werten sind. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produkte/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch für die Waren „Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren“ der Klasse 6 sowie sämtliche angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 35 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen. Für die als gleichartig beurteilten Waren der Klasse 6 gilt es nachfolgend die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu prüfen.
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D. Vergleich der Zeichen
1.
Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
2.
Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1 mit Hinweisen).
3.
Vorliegend stehen sich die internationale Registrierung “Isotan“ und die angefochtene CH-Marke “ISOTEC“ gegenüber. Beide Marken bestehen aus zwei Silben (ISO-TAN / ISO-TEC) und stimmen in der ersten Silbe „Iso“ überein. Die sich gegenüberstehenden Zeichen besitzen gleich viele Buchstaben (sechs). Unterschiede sind einzig am Wortende auszumachen (AN / EC). Dies führt zu einer ähnlichen Vokalfolge (I-O-A / I-O-E). Auf der schriftbildlichen Ebene ist ebenfalls eine Ähnlichkeit aufgrund der gleichen Schriftlänge und der identischen Abfolge der ersten vier Buchstaben festzustellen.
4.
Auf der Ebene des Sinngehalts kann festgestellt werden, dass die Bildung der beiden Marken gleich ist. Der Abkürzung respektive dem Wortbildungselement „ISO“ folgt jeweils eine weitere Abkürzung („TAN“ respektive „TEC“). Die Widerspruchsgegnerin verweist auf den Entscheid „ISOVER / ISOCOVER“ der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE), in welchem festgehalten wurde, dass dem Wortbildungselement „iso“ die Bedeutung von „Isolation“ beziehungsweise „isoliert“ zukomme (RKGE in sic! 2001, 646 – ISOVER / ISOCOVER). Dies mag für die in diesem Entscheid strittigen Waren der Zwischenabdeckungen zutreffen, kann jedoch nicht auf sämtliche Waren und Dienstleistungen übertragen werden, da „ISO“ noch weitere Sinngehalte besitzt. Als Abkürzung bedeutet „ISO“ zum einen „International Organization for Standardization“ zum anderen „Infrared Space Observatory“ (Online-Ausgabe Brockhaus, a.a.O.). Als Wortbildungselement kommt „iso…“ die Bedeutung von „gleich“ zu, wobei vor allem in der Chemie „iso…“ als „Vorsatz, mit dem die Gleichheit einer Eigenschaft betont wird“ verwendet wird (Online-Ausgabe Brockhaus, a.a.O.). Bei der Widerspruchsmarke folgt dem Wortbildungselement „Iso“ der Ausdruck „TAN“, der in der deutschen Sprache als Abkürzung „Transaktionsnummer“ und als Funktionszeichen „Tangens“ bedeutet (Online-Ausgabe Brockhaus, a.a.O.). In der englischen Sprache wird „TAN“ als Abkürzung für „total acid number“ verwendet, während das Verb „to tan“ mit „gerben“ übersetzt wird und „tan“ zudem gleich wie im Deutschen auch als „tangent/Tangens“ gebraucht wird (vgl. ERNST Wörterbuch der industriellen Technik, Englisch-Deutsch, 6. Auflage, Wiesbaden, 2000, S. 1352). Im Französischen bedeutet „tan“ wiederum „Beize, Gerbebrühe“ (vgl. ERNST Wörterbuch der industriellen Technik, Französisch-Deutsch, 5. Auflage, 2003, S. 1518). Beim angefochtenen Zeichen folgt dem Wortbildungselement „Iso“ die geläufige Abkürzung „TEC“, die als „Technik“ respektive „Technologie“ verstanden wird (vgl. Prüfungspraxis des Instituts unter: www.ige.ch/pool4s/marken/mapraxisd.htm). In Bezug zu den in Frage stehenden Waren kann dem in beiden Marken verwendeten Wortbildungselemente „iso“
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sowie dem in der Widerspruchsmarke beigefügten Ausdruck „tan“ kein eindeutiger Sinngehalt zugesprochen werden. Keine der verschiedenen Bedeutungen steht hinsichtlich der vorliegend zu beurteilenden Waren im Vordergrund. Aus diesem Grund kommt weder der Widerspruchsmarke noch dem angefochtenen Zeichen ein klar erkennbarer Sinngehalt zu. Es sind daher keine dominanten Unterschiede auszumachen, welche die Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermöchten. Aufgrund der Übernahme der ersten vier Buchstaben und der daraus resultierenden Ähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene ist eine Zeichenähnlichkeit festzustellen, für welche nachfolgend zu prüfen ist, ob sie eine Verwechslungsgefahr zu bewirken vermag.
E. Verwechslungsgefahr
1.
Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1 mit weiteren Hinweisen).
2.
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Ohne Klärung des Schutzumfangs der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Die Widerspruchsgegnerin mahnt denn auch unter Verweis auf den Entscheid ISOVER / ISOCOVER der RKGE die schwache Kennzeichnungskraft des den gegenüberstehenden Marken gemeinsamen Zeichenelements „ISO“ an. Wie bereits beim Vergleich der Zeichen erwähnt, besitzt „ISO“ mehrere Bedeutungen, von welchen je nach Waren und/oder Dienstleistungen die eine oder andere oder keine im Vordergrund stehen kann. Dem Wortbildungselement „Iso“ kann daher in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren keine schwache Kennzeichnungskraft zugesprochen werden. Die beiden Marken bleiben zudem als einheitlicher Begriff im Gedächtnis haften. Dem Widerspruchszeichen “Isotan“ kann somit im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren kein konkreter und damit auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Es eignet ihm damit ein normaler Schutzumfang.
3.
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). In casu wurde festgestellt, dass die Zeichen unter anderem für gleiche respektive zum Teil gleichartige Waren beansprucht werden, weshalb sich die angefochtene Marke der Widerspruchsgegnerin klar vom Widerspruchszeichen zu unterscheiden hat, um keine Verwechslungsgefahr zu begründen.
4.
Der vorhandene Unterschied am Ende der angefochtenen Marke ist nicht derart, dass er das Gesamtbild dieses Zeichens wesentlich prägt und diesem eine eigene Individualität zu verleihen vermag. Aufgrund der Kürze der Wörter und der Übernahme der ersten vier Buchstaben besteht die Gefahr, dass die unterschiedlichen Endungen übersehen respektive überhört werden und damit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Da keine offensichtlichen Unterschiede im Sinngehalt auszumachen sind, wird ein Auseinanderhalten der beiden Marken zusätzlich erschwert. Aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten, ist deshalb die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu
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bejahen. Der Widerspruch ist daher hinsichtlich der Waren „Schweissdraht aus Metall; Schweissstäbe aus Metall [Hart- und Weichlöten]; Lötstäbe aus Metall [Hartlöten], Lötstäbe aus Metall [Weichlöten]; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Metallrohre; Waren aus Metall, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ der Klasse 6 gutzuheissen.
IV. KOSTENVERTEILUNG
1.
Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2.
Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der Unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Praxisgemäss wird dabei pro Schriftenwechsel eine Entschädigung von CHF 1000.00 zugesprochen. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur möglichst einfach, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll (RKGE in sic! 1998, 306 – Nina de Nina Ricci / Nina; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3.
Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Die Widersprechende ist vorliegend mit ihrem Begehren lediglich zu einem Drittel durchgedrungen. Aus diesem Grund erachtet das Institut die Wettschlagung der entstandenen Parteikosten als angemessen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Die Verfahrenskosten von CHF 800.00 (Widerspruchsgebühr) werden den Parteien je hälftig auferlegt. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die hälftige Widerspruchsgebühr von CHF 400.00 zu ersetzen.
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Aus diesen Gründen wird
verfügt:
1.
Der Widerspruch Nr. 9222 wird teilweise gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 560 024 “ISOTEC“ wird im folgenden Umfang widerrufen: Kl. 6 Schweissdraht aus Metall; Schweissstäbe aus Metall [Hart- und Weichlöten]; Lötstäbe aus Metall [Hartlöten], Lötstäbe aus Metall [Weichlöten]; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Metallrohre; Waren aus Metall, soweit nicht in anderen Klassen enthalten.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt beim Institut.
4.
Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die hälftige Widerspruchsgebühr (CHF 400.00) zu ersetzen.
5.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Bern, 5. November 2008
Markenabteilung
Matthias Käch
Widerspruchssektion
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.