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artprotect.ch

Gerichtskreis VIII Bern-Laupen vom 15. März 1999 (Massnahmeentscheid) Gerichtspräsidentin; Gutheissung des Massnahmebegehrens; Akten-Nr. Z 98 4596

Kennzeichenrecht.

Marken.

MSchG 13 Abs. 2. Die blosse Registrierung eines Domainnamens gilt nicht als ein das Markenrecht verletzender Gebrauch im Sinne von Art. 13 Abs. 2 MSchG (E. 7. 1).

UWG 2. Sofern die Deaktivierung eines Domainnamens bewirkt, dass die unter dieser Adresse abrufbare Datenbank für die bisherige Kundschaft nicht mehr erreichbar ist und eine Neuregistrierung des Domainnamens verhindert wird, liegt eine empfindliche Behinderung des Marktauftritts des betroffenen Datenbankinhabers vor; ein solches Verhalten ist unlauter im Sinne der Generalklausel (E. 7.2).

OR 363. Der Vertrag über die Planung und Realisierung einer Website ist als Werkvertrag zu qualifizieren (E. 7.3).

Droit des signes distinctifs.

Marques.

LPM 13 al. 2. Le simple enregistrement d'un nom de domaine ne compte pas comme une utilisation violant le droit à la marque au sens de l'art. 13 al. 2 LPM (consid. 7.1).

LCD 2. S'il résulte, par la désactivation du nom de domaine, que la banque de donnée qui pouvait être appelée sous cette adresse n'est plus accessible pour la clientèle déjà existante et qu'un nouvel enregistrement du nom de domaine est empêché, le titulaire de la banque de donnée est gravement entravé dans son accès au marché. Un tel comportement est déloyal au sens de la clause générale (consid. 7.2 ).

CO 363. Le contrat portant sur la planification et la réalisation d'un site internet est à qualifier de contrat d'entreprise (consid. 7. 3).

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A.T. schloss im März 1997 mit der B. GmbH, deren Inhaber R.S. ist, einen Vertrag über die Errichtung einer Datenbank für verlorene und gestohlene Kunst- und Wertgegenstände ab. Die B. GmbH liess den Domainnamen " artprotect.ch" am 2. Juni 1997 auf den Namen von R.S. registrieren. Am 3. Oktober 1997 hinterlegte A.T. die CH-Marke 448180 "Artprotect".

In der Folge entstehende Differenzen zwischen den Parteien betreffend die Bezahlung der Datenbank führten dazu, dass die B. GmbH bzw. R.S. am 12. November 1998 den Domainnamen " artprotect.ch" deaktivierten, womit die Datenbank durch die Kunden von A.T. nicht mehr abgerufen werden konnte. Daraufhin reichte A.T. ein Gesuch um Erlass einer einstweiligen Verfügung ein; in Gutheissung wird den Gesuchsgegnern verboten, den Domainnamen " artprotect.ch" zu führen, und sie werden verurteilt, den genannten Domainnamen auf den Gesuchsteller umregistrieren zu lassen.

Aus den Erwägungen:

7.1 Verfügungsanspruch aus Markenrecht?

Der Gesuchsteller macht geltend, durch die Registrierung des Domainnamens " artprotect.ch" unter dem Namen der Gesuchsgegner werde er in seinem Markenrecht verletzt.

(...)

Für den Schutz einer Marke gegen die Benützung eines Domainnamen müssen (...) folgende Voraussetzungen erfüllt sein (vgl. K. BÄHLER/H.P. LUBICH/M. SCHNEIDER/U. WIDMER, Internet Domainnamen, Zürich 1996, 92 ff.): (1) Der Domainname darf nicht bereits vor der Hinterlegung der Marke gebraucht worden sein (da sonst die (...) Ausnahme zugunsten vorbenützter Zeichen gilt, Art. 14 MSchG); (2) der Domainname

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muss im Geschäftsverkehr als Kennzeichen verwendet werden; (3) der Domainname muss zur Kennzeichnung von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen oder sonstwie in der Werbung oder im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit gleichartigen Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden, z.B. zur Kennzeichnung eines Unternehmens, welches gleiche oder gleichartige Dienstleistungen erbringt. Ausserhalb des Bereichs der gleichartigen Waren oder Dienstleistungen besteht -- mit Ausnahme der berühmten Marken (Art. 15 MSchG) -- grundsätzlich kein Markenschutz; (4) der Domainname muss mit der Marke identisch oder mit dieser verwechselbar sein.

Zu (1): Im vorliegenden Fall wurde die Registrierung des Domainnamens " artprotect.ch" durch die Gesuchsgegner am 2. Juni 1997 veranlasst, die Marke "Artprotect" wurde jedoch erst am 3. Oktober 1997 registriert. Es stellt sich daher die Frage, ob die Gesuchsgegner gestützt auf Art. 14 MSchG den bereits vor der Markenhinterlegung benutzten Domainnamen weiterhin im bisherigen Umfang gebrauchen können. Dies ist aus zwei Gründen zu verneinen: (a) Für die Ausnahme nach Art. 14 MSchG ist erforderlich, dass das betreffende Zeichen effektiv im Geschäftsverkehr verwendet worden ist. Zwar haben sich die Gesuchsgegner anlässlich der Anmeldung des Domainnamens " artprotect.ch" als Inhaber dieses Domainnamens registrieren lassen. Unter dieser Adresse wurde aber die Dienstleistung des Gesuchstellers (nämlich die Datenbank für verlorene oder gestohlene Kunst- oder Wertgegenstände) angeboten. Die Gesuchsgegner verwendeten mithin den Domainnamen nicht zur Kennzeichnung eigener Dienstleistungen und traten somit gegenüber niemandem im Geschäftsverkehr auf. Auch die blosse Reservierung eines Domainnamens vor der Hinterlegung vermag die Ausnahme nach Art. 14 MSchG nicht zu begründen (vgl. BÄHLER/LUBICH/SCHNEIDER/WIDMER, 126). (b) Abgesehen davon müsste der der Hinterlegung der Marke vorangehende Gebrauch im guten Glauben erfolgt sein. Wer den Gebrauch eines Zeichens im Wissen darum aufnimmt, dass ein anderer eine Marke einzutragen beabsichtigt (dies trifft im vorliegenden Fall zu: die Gesuchsgegner haben das Registrierungszeichen ((r)) eigens in der Website implementiert), kann sich nicht auf Art. 14 MSchG berufen (vgl. BÄHLER/LUBICH/SCHNEIDER/WIDMER, 126 f.). Die Gesuchsgegner können sich demzufolge nicht auf Art. 14 MSchG berufen.

Zu (2): Der Schutz des Domainnamens durch das Markenrecht scheitert jedoch im vorliegenden Fall an der zweiten Voraussetzung: Die blosse Registrierung eines Domainnamens gilt nicht als ein das Markenrecht verletzender Gebrauch im Sinne von Art. 13 MSchG. Solange daher die Gesuchsgegner lediglich den inaktiven Domainnamen registriert haben, verletzen sie das Markenrecht des Gesuchstellers nicht. Die Gefahr einer bevorstehenden Verletzung seines Markenrechts (z.B. die Befürchtung, die Gesuchsgegner würden in naher Zukunft hinter dem registrierten Domainnamen eine vergleichbare Dienstleistung anbieten), macht der Gesuchsteller nicht geltend. Einer solchen Gefahr könnte im übrigen nur durch ein Verbot, eine gleichartige oder identische Dienstleistung anzubieten, entgegnet werden; eine Umregistrierung des Domainnamens würde sich hingegen aus markenrechtlicher Sicht nicht rechtfertigen. Damit erübrigt sich eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen.

7.2 Verfügungsanspruch aus Wettbewerbsrecht?

Während das Markenrecht ausschliesslich durch kennzeichenmässigen

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Gebrauch eines registrierten Zeichens durch einen Unberechtigten im Geschäftsverkehr verletzt werden kann, bietet das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ( UWG) auch Schutz vor missbräuchlicher Verwendung von Domainnamen durch Privatpersonen (vgl. BÄHLER/LUBICH/SCHNEIDER/WIDMER, 102).

(...)

Die Behinderung eines Marktteilnehmers fällt -- wenn sie unlauter ist -- unter die Generalklausel gemäss Art. 2 UWG (vgl. J. MÜLLER, SIWR V/1, 2. Aufl., Basel 1998, 66). Als unlauter gilt z.B. die Beeinträchtigung des Mitbewerbers in seiner Beziehung zu den Lieferanten (sog. Bezugsbehinderung) sowie die Beeinträchtigung fremder Werbung (Werbebehinderung), aber auch sog. Betriebsstörungen, zu welchen in der Literatur und Rechtsprechung u.a. das Sperren durch Zeichenerwerb zählt.

Die Datenbank des Gesuchstellers war von Juni 1997 bis November 1997 über den Domainnamen " artprotect.ch" erreichbar. Mit der Deaktivierung des Domainnamens bewirken die Gesuchsgegner dass die bisherige Kundschaft die Datenbank nicht mehr unter der ihr bekannten Adresse erreichen kann. Ausserdem verunmöglichen die Gesuchsgegner durch ihr Festhalten am Domainnamen dem Gesuchsteller auch, in Zukunft wieder unter dieser Adresse im Internet erreichbar zu sein. Der Gesuchsteller wird mit anderen Worten durch das Verhalten der Gesuchsgegner in seinem Marktauftreten empfindlich behindert.

Gleichzeitig bestehen für die Gesuchsgegner keine rechtlich anerkennenswerten Gründe, um die Verwendung eines ausschliesslich aus der Marke des Gesuchstellers gebildeten Domainnamens für sich zu registrieren und die sich daraus ergebende Behinderung des Gesuchstellers zu rechtfertigen (vgl. auch Fallbeispiel bei BÄHLER/LUBICH/SCHNEIDER/WIDMER, 134). Der Tatbestand des Art. 2 UWG ist damit erfüllt und dem Gesuchsteller steht ein Anspruch auf Unterlassung der unlauteren Wettbewerbsbehinderung gegen die Gesuchsgegner zu.

7.3 Verfügungsanspruch aus Vertragsrecht?

a) Der Vertrag über die Planung und Realisierung einer Website wird von der Lehre als Werkvertrag qualifiziert, wird doch ein konkretes Ergebnis vereinbart (vgl. U. WIDMER/K. BÄHLER: Rechtsfragen beim Electronic Commerce, Zürich 1997, 93).

(...)

bb) Mit Abschluss des Werkvertrages verpflichteten sich die Gesuchsgegner, nebst der Herstellung der Datenbank auch die nötigen Anmeldungen bei der Registrierungsbehörde vorzunehmen. (...)

(...)

b) Der Gesuchsteller hat somit einen fälligen Anspruch darauf, dass die Gesuchsgegner ihn als Inhaber des Domainnamens " artprotect.ch" registrieren lassen.

7.4. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich ein Verfügungsanspruch sowohl aus Wettbewerbs- wie auch aus Vertragsrecht ergibt.

(...)

Anmerkung:

Mit Entscheid vom 7. Mai 1999 hat der Appellationshof Bern den Entscheid der Vorinstanz vollumfänglich geschützt (Akten-Nr. S-0142/I/99). Weil der Gesuchsgegner und Appellant der von der Vorinstanz auferlegten Verpflichtung zur Umregistrierung des Domainnamens " artprotect.ch" nicht nachgekommen ist, wurde dieser nun verpflichtet, " artprotect.ch" unter dem Namen des Gesuchstellers/Appellaten neu registrieren zu lassen.