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MARC JACOBS

Décision
Procédure d’opposition n° 9487
dans la cause
Marc Jacobs trademarks L.L.C.
72 Spring Street
New York (NY 100012)
Opposante
Etats-Unis d’Amérique
Représentée par Junod, Guyet, Muhlstein & Lévy
Avocats
17, rue Töpffer
1206 Genève
Marque suisse n° P-453 899 « MARC JACOBS »
Contre
Nikolai Atanasov Daskalov
j.k. Ovtcha kupel, bl. 422, vh. V, appart. 63
BG-1632 SOFIA (Bulgarie)
Défenderesse
Enregistrement international n° 938 760 « MARC JACOBS »
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), des art. 1 ss de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS 172.041.0)
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considérant:
I. FAITS ET PROCEDURE
1.
L’enregistrement international n° 938 760 « MARC JACOBS » a été publié dans la Ga-zette OMPI des marques internationales n° 41/2007 du 15 novembre 2007. Il revendique la protection en Suisse pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires com-merciales; administration commerciale; travaux de bureau; agences d'import-export; pro-motion des ventes (pour des tiers); organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises).» (classe 35).
2.
Par requête du 29 février 2008, l’opposante a formé opposition totale contre la protection en Suisse de cet enregistrement. L’opposition se fonde sur la marque suisse n° P-453 899 « MARC JACOBS » qui est enregistrée pour diverses classes de produits:
«Savons, parfums, eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, after-shave, denti-frices, déodorants, gels pour le bain et la douche, crèmes pour le corps, shampoings.» (classe 3).
« Lunettes et monocles, lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes, montures de lunettes. » (classe 9)
« Produits en métaux précieux, en alliages ou en plaqués à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, joaillerie et articles de bijouterie y compris bagues, anneaux clés, bou-cles, boucles d'oreille, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers, chaînes, épingles à cravate, médaillons; articles d'horlogerie et instruments chronométri-ques tels que bracelets de montres, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matin, écrins et étuis pour articles d'horlogerie. » (classe 14)
« Cuirs et imitations du cuir tels que sacs et trousses de voyage, malles et valises, mallet-tes, sacs-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-case", boîtes en cuir ou en carton-cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'épaule, attachés-cases, porte-documents, pochettes, sacs fourre-tout, cartables, sacs pour cosmétiques; articles de maroquinerie, notamment portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes; parapluies. » (classe 18)
« Vêtements, notamment sous-vêtements et bonneterie, ceintures, foulards, cravates, châles, chandails, chemises, corsages, costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, bretelles, gants, bas, collants, chaussettes, maillots, costumes et peignoirs de bain, shorts, tricots; fourrures; chaussures, bottes, bottines, pan-toufles, chapellerie, chapeaux. » (classe 25)
3.
Le 5 mars 2008, l’Institut a accusé réception de l’opposition.
4.
Le 1er juillet 2008, l’Institut a émis un refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l’encontre de l’enregistrement attaqué. Un délai de trois mois a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire, soit jusqu’au 1er octobre 2008. Aucun mandataire n’a été désigné dans le délai imparti.
5.
Le 24 octobre 2008, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.
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II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND
Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai.
L’enregistrement international attaqué a été enregistré au registre international le 2 août 2007 avec priorité CUP au 20 mars 2007. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 13 mars 1998. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.
III. EXAMEN MATERIEL
A. Motifs d’opposition
Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
B. Comparaison des produits et services
Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entre-prise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Lucas DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).
La marque attaquée revendique les services suivants en classe 35:
« Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; agences d'import-export; promotion des ventes (pour des tiers); organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de pro-duits et de services pour d'autres entreprises).».
La marque opposante est enregistrée pour divers produits :
«Savons, parfums, eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, after-shave, dentifrices, déodorants, gels pour le bain et la douche, crèmes pour le corps, shampoings.» (classe 3).
« Lunettes et monocles, lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes, montures de lunet-tes. » (classe 9)
« Produits en métaux précieux, en alliages ou en plaqués à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, joaillerie et articles de bijouterie y compris bagues, anneaux clés, boucles, boucles d'oreille, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers, chaînes, épingles à cravate, médaillons; articles d'horlogerie et instruments chronométriques tels que bracelets de montres, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matin, écrins et étuis pour articles d'horlogerie. » (classe 14)
« Cuirs et imitations du cuir tels que sacs et trousses de voyage, malles et valises, mallettes, sacs-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
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"vanity-case", boîtes en cuir ou en carton-cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'épaule, attachés-cases, porte-documents, pochettes, sacs fourre-tout, carta-bles, sacs pour cosmétiques; articles de maroquinerie, notamment portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes; parapluies. » (classe 18)
« Vêtements, notamment sous-vêtements et bonneterie, ceintures, foulards, cravates, châles, chandails, chemises, corsages, costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, bretelles, gants, bas, collants, chaussettes, maillots, costumes et pei-gnoirs de bain, shorts, tricots; fourrures; chaussures, bottes, bottines, pantoufles, chapellerie, chapeaux. » (classe 25)
La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité. Il convient de garder à l’esprit qu’une marque n’est en principe protégée que pour les produits et / ou services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité). La marque de haute re-nommée (art. 15 LPM) constitue une exception au principe de spécialité. On ne peut toutefois s’en prévaloir en procédure d’opposition, où le pouvoir de cognition est limité à l’art. 3 LPM (Di-rectives en matière de marques, état au 1er juillet 2008 [ci-après : Directives], Partie 5, ch. 7.6). Les indices en faveur de la similarité sont par exemple les suivants : la substituabilité, la même technologie de fabrication, le même but général, le produit principal / accessoire, les même ca-naux de distribution. Les indices en défaveur de la similarité sont par exemple les suivants : les destinataires différents, les canaux de distribution séparés, le produit principal et sa compo-sante, les matières premières / les produits semi-finis (Directives, Partie 5, ch. 7.6.3).
La similarité peut exister entre un produit et un service. Pour que celle-ci soit admise, il est tou-tefois déterminant que le consommateur considère qu’il existe une complémentarité logique entre l’offre de produits et les services. En fonction du caractère différent des produits et des services, les critères de distinction habituels sont à relativiser (Directives, Partie 5, ch. 7.6.3 et références jurisprudentielles et doctrinales citées). Seuls sont pertinents les produits et les ser-vices qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d’appui au produit principal ne sont pas à prendre en compte.
En l’espèce, l’Institut ne peut admettre de similarité entre les produits de l’opposante et les ser-vices de la défenderesse. En effet, il n’existe pas de complémentarité logique entre l’offre des-dits produits revendiqués en classes 3, 9, 14, 18 et 25 et les services de la classe 35 de la mar-que attaquée. Ces services ne sont pas d’une utilité particulière pour les produits en question. A titre d’exemple, des services d’administration commerciale, de travaux de bureau ou des servi-ces d’approvisionnement pour des tiers ne sauraient servir le produit, qu’il s’agisse de parfums, des lunettes, de vêtements ou autres. On ne peut pas non plus parler de services qui complè-tent l’offre de produits. Dès lors, les destinataires ne percevront pas ces produits et services comme une prestation formant un tout cohérent sur le plan économique et ne sauraient ainsi raisonnablement imaginer qu’ils proviennent de la même entreprise.
En outre, il n’est pas habituel, tant dans les faits que dans l’esprit du consommateur, que le titu-laire d’une marque visant ce type de services soit actif dans la fabrication ou la distribution des produits en cause ni, inversement, que le titulaire d’une marque pour ces produits offre ce genre de services en classe 35.
Enfin, on constatera que les services revendiqués par la marque attaquée ne sont logiquement pas offerts à titre professionnel par des fabricants de produits tels que ceux revendiqués par l’opposante. Ils peuvent tout au plus exister pour l’usage interne de ces entreprises. Une prati-que contraire n’est dans tous les cas pas usuelle dans le domaine commercial et constitue en-core moins un fait connu pour les consommateurs. L’Institut considère dès lors ces services comme auxiliaires et non similaires aux produits de l’opposante.
Au surplus, on rappellera que la pratique et la jurisprudence ne reconnaissent même pas la similarité entre des produits de consommation et des services de vente au détail en classe 35
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(cf. notamment CREPI, sic ! 2007, 39 – SUD EXPRESS /// EXPRESSFASHION).
Il n’y a pas lieu d’examiner si la marque opposante est connue en relation avec les produits qu’elle revendique, dès lors que même un champ de protection accru ne saurait suppléer à l’absence de similarité entre les produits et services en cause dans la mesure où ceux-ci sont de toute manière trop éloignés (cf. notamment ATAF B-8105/2007 du 17 novembre 2008, AC-TIVIA///ACTIVIA). Dans cette même décision, le Tribunal administratif fédéral a également rap-pelé que la haute force distinctive d’une marque opposante ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les produits et les services.
En conséquence et pour toutes ces raisons, l’Institut conclut à l’absence de similarité entre les produits de l’opposante et les services de la défenderesse.
C. Risque de confusion
Faute de similarité entre les produits et services à comparer, un risque de confusion tant direct qu’indirect doit être exclu sans qu’il soit besoin d’examiner la similarité des signes (cf. notam-ment ATAF B-8105/2007 du 17 novembre 2008, ACTIVIA///ACTIVIA ; Directives, Partie 5, ch. 7.3).
IV. REPARTITION DES FRAIS
En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en rela-tion avec l’art. 24 OPM, 8 OFIPA). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d’écriture (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).
La défenderesse n’ayant pas désigné de mandataire, respectivement n’ayant pas présenté de réponse, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs, l’Institut
décide:
1.
La défenderesse est exclue de la procédure.
2.
L’opposition n° 9487 contre l’enregistrement international n° 938 760 « MARC JACOBS » est rejetée.
3.
La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut.
4.
Aucuns dépens ne sont alloués aux parties.
5.
Quand la présente décision sera entrée en force, une déclaration d’acceptation de l’enregistrement international n° 938 760 « MARC JACOBS » sera émise.
6.
La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse.
Berne, le 23 février 2009
Division des marques
Steve Hauser
section des oppositions
Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette noti-fication, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente déci-sion est à joindre au mémoire de recours.