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VAGABOND

Décision
Procédure d’opposition n° 9538
dans la cause
Vagabond Skor Varberg AB
SE-S-432 19 Varberg
Opposante
Représenté par Kirker & Cie,
1201 Genève
Marque suisse n° 383 861 « VAGABOND »
contre
GIELLE S.R.L.
I-70051 Viale Ippocrate, 2, BARLETTA (BARI)
Défenderesse
Enregistrement international n° 941 207 « MONELLA VAGABONDA » (fig.)
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), des art. 1 ss de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS 172.041.0)
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considérant:
I. FAITS ET PROCEDURE
1.
L’enregistrement international n° 941 207 « MONELLA VAGABONDA » (fig.) a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 44/2007 du 6 décembre 2007. Il revendique la protection en Suisse pour les produits suivants :
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres clas-ses, produits imprimés, articles de reliure, photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes postales, calendriers, agendas, carnets de notes.
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières non compris dans d'au-tres classes, à savoir, sacs, sacs de voyage, porte-monnaie, étuis porte-clefs, para-pluies.
Classe 25 : Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, chemisettes, pantalons, jupes, jeans, vestes, maillots de bain, articles de chapellerie, articles chaussants.
2.
Par requête du 28 mars 2008, l’opposante a formé opposition totale contre la protection en Suisse de cet enregistrement. L’opposition se fonde sur la marque suisse n° 383 861 « VAGABOND », enregistrée notamment pour les produits suivants:
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25 : vêtements, chaussures et chapellerie.
3.
Le 6 août 2008, l’Institut a accusé réception de l’opposition.
4.
Le 6 août 2008, l’Institut a émis un refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l’encontre de l’enregistrement attaqué. Un délai de trois mois a été imparti à la défenderesse pour dési-gner un mandataire, soit jusqu’au 6 novembre 2008. Aucun mandataire n’a été désigné dans le délai imparti.
5.
Le 11 décembre 2008, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.
II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND
Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai.
L’enregistrement international attaqué a été enregistré le 5 avril 2007 au registre international. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée le 18 juillet 1990. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procé-dure.
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III. EXAMEN MATERIEL
A. Motifs d’opposition
Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
B. Comparaison des produits
Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entre-prise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques (Lucas DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).
La marque attaquée revendique les produits suivants :
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres clas-ses, produits imprimés, articles de reliure, photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes postales, calendriers, agendas, carnets de notes.
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières non compris dans d'au-tres classes, à savoir, sacs, sacs de voyage, porte-monnaie, étuis porte-clefs, para-pluies.
Classe 25 : Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, chemisettes, pantalons, jupes, jeans, vestes, maillots de bain, articles de chapellerie, articles chaussants.
La marque opposante revendique notamment les produits suivants :
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25 : vêtements, chaussures et chapellerie.
Les produits en cuir spécifiées de la classe 18 de la marque attaquée sont couverts par les inti-tulés généraux de la Classification de Nice de la marque opposante et sont ainsi identiques. En effet, les sacs, sacs de voyage, porte-monnaie, étuis porte-clefs, parapluies; tous en cuir et imi-tations de cuir (vu l'indication à savoir dans la liste des produits) tombent sous les produits en ces matières compris dans la classe 18 de la marque opposante.
De la même manière, en classe 25, les vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, chemisettes, pantalons, jupes, jeans, vestes, maillots de bain, de la marque attaquée sont couverts par l'inti-tulé général de la Classification de Nice vêtements de la marque opposante. Il y a donc identité des produits.
En ce qui concerne les articles de chapellerie de la marque attaquée, il faut admettre la similari-té avec la chapellerie de la marque opposante (cf. définition du Petit Robert : étym. 1268 de chapel → chapeau; 1. Fabrication et commerce des chapeaux d'hommes et de femmes (1. mode). 2. Magasin de vente des chapeaux). Il en est de même avec les articles chaussants de la marque attaquée, qui sont similaires aux chaussures de la marque opposante, ces pro-duits étant fréquemment fabriqués par les même entreprises et couramment vendus et exposés
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dans les rayons communs ou adjacents des magasins (voir dans ce sens TAF, sic! 2008, 365 - Salamander (fig.); Salamander (fig.) / Salamander (fig.)).
En ce qui concerne les produits de la classe 16 de la marque attaquée, tels que par exemple des produits en papier, articles de papeterie et adhésifs, il faut considérer qu'ils ne présentent pas de similarité avec les produits des classes 18 et 25 de la marque opposante. Ils servent notamment des buts différents et relèvent de canaux de distributions en principe séparés.
Il convient donc d’admettre la similarité voire l'identité pour tous les produits en classe 18 et 25 de la marque attaquée.
C. Comparaison des signes
Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à res-ter dans la mémoire du consommateur moyen (Directives, partie 5, ch. 7.7.). S’agissant des marques verbales, leur impression d’ensemble est déterminée en premier lieu par l’effet auditif et l’effet visuel. L’effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la diffé-rence des caractères. Le sens d’une marque verbale est également déterminant pour l’impression d’ensemble (Directives, partie 5, ch. 7.7.1).
La marque opposante est composée du terme français et anglais « VAGABOND » (selon le Petit Robert : Littér. Personne qui se déplace sans cesse, qui erre de par le monde. aventurier, voyageur. « La Vagabonde », roman de Colette. 2. Cour. Personne sans domicile fixe et sans ressources avouables, qui erre, traîne à l'aventure).
La marque attaquée consiste dans les deux termes italiens « MONELLA » (signifiant chipie) et « VAGABONDA » (signifiant vagabonde) dans une écriture légèrement stylisée en lettres ma-juscules de couleur noire. Au-dessus de ces derniers figure une image représentant une gre-nouille accroupie stylisée (dans un genre proche de la bande dessinée), de couleur verte, avec une fleur rouge disposée sur sa tête.
En confrontant les deux signes « VAGABOND » et « MONELLA VAGABONDA » (fig.), on cons-tate qu'ils concordent dans le radical « VAGABOND » tant sur le plan auditif que visuel. Ce der-nier constitue l'élément essentiel et unique de la marque opposante. Comme la reprise com-plète d’une marque ou la reprise d’un élément essentiel est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple CREPI, sic ! 1998, 194 – Secret Pleasures / Private Pleasures), il s’agit de déterminer si la concordance dans le terme « VAGABOND » est de nature à fonder un risque de confusion.
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D. Risque de confusion
L’appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu’elles sont inscri-tes au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prê-ter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou servi-ces sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). Plus les produits ou les services pour lesquels les mar-ques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d’une marque se détermine par son ca-ractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.).
Pour déterminer si le terme «VAGABOND » est de nature à fonder un risque de confusion, il convient d’examiner sa force distinctive et par conséquent son champ de protection en rapport avec les produits sur lesquels se fonde l’opposition. En l’occurrence, il s’agit d’un substantif ou adjectif, en français et en anglais, qui évoque un style de personnage ou de vie, tout au plus allusif pour un genre de vêtements. Le signe ne possède pas de signification descriptive en rapport avec les produits concernés. Ce mot dispose dès lors d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux et, en tant qu’une partie essentielle des deux signes, il est de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques et/ou similaires, ce qui est le cas en l’espèce.
Un risque de confusion peut résulter de trois éléments: de l’effet sonore, de l’aspect graphique ou de la signification des marques. Il suffit qu’il y ait similitude des signes sous l’angle d’un seul de ces éléments.
Dans le cas présent, force est de constater que les signes sont similaires. Ils diffèrent certes dans leur longueur et dans leur partie initiale, mais sont identiques dans leur seconde moitié tant au plan auditif que visuel (avec une reprise des 8 lettres du signe opposant dans les 9 let-tres constituant l'élément « VAGABONDA »). La reprise de l'élément essentiel « VAGABOND » est susceptible de créer un risque de confusion.
Il s’agit toutefois d’examiner si les différences que la marque attaquée comporte seraient aptes à distinguer les signes et exclure un risque de confusion. Le fait d’ajouter des éléments à l’élément distinctif principal d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments es-sentiels (Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2ème éd., Bâle, 1999, n. 11 ad art. 3; Directives, Partie 5, ch. 7.7.), ce qui est le cas en l’espèce.
En l'occurrence, la présence de la terminaison avec la lettre A et de l'écriture stylisée dans la marque attaquée n’est pas de nature à occulter la présence de l'élément essentiel « VAGA-BOND » de la marque opposante, notamment sur le plan phonétique. Au contraire, pour une partie des destinataires suisses des produits concernés, à savoir le public italophone, le terme sera immédiatement compris comme version féminine de « VAGABOND », pour évoquer un style de personnage ou de vie. Les destinataires tessinois pourront donc associer les deux signes également sur le plan de leur signification. L'adjonction du terme « MONELLA » (chipie) ne change en rien cette perception, puisque ce dernier sera avant tout perçu comme un adjectif complétant le terme « VAGABOND(E) ». Enfin, la présence du graphisme représentant une
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grenouille ne confère pas non plus au signe attaqué une impression d’ensemble totalement différente de la marque opposante. En effet, l'adjonction d'un élément graphique ne peut pallier le risque de confusion créé sur le plan visuel et phonétique (voire conceptuel pour les italopho-nes) par la reprise de la marque d'un tiers. Ainsi, les éléments additionnels de la marque atta-quée ne sont pas aptes à occulter la présence du radical « VAGABOND(E) », bien perceptible dans les deux signes (qui englobe la totalité de la marque verbale attaquée). Ceci d'autant plus qu'au vue de la longueur des signes concernés, le risque que le public ne retienne pas de diffé-rences est bien présent (voir dans ce sens Directives, Partie 5, ch. 7.7.1.).
Dans ces circonstances, un consommateur potentiel ne pourra pas véritablement distinguer les marques de manière à ce qu’un risque de confusion soit exclu. Il est certes possible qu’il per-çoive des divergences, mais il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu’il s’agit du même titulaire que l’opposante ou d’un titulaire qui lui est lié. Les conditions de ce qu’il est communé-ment appelé un risque de confusion indirect sont donc aussi remplies (Directives, Partie 5, ch. 7.2.2.). Ainsi, compte tenu de la forte similarité voire l'identité des produits en classe 18 et 25, il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée pour ces produits. Elle doit par contre être rejetée pour les produits de la classe 16 de la marque attaquée.
IV. REPARTITION DES FRAIS
En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en rela-tion avec l’art. 24 OPM, 8 OFIPA, 1 ss Tarif TF). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d’opposition ainsi que les frais de représentation de l’autre partie. En prenant en compte que la procédure d’opposition doit être avantageuse, la pratique est d’allouer une indemnité de CHF 1000.- par échange d’écritures (voir Directives, ch. 9.4.).
La procédure n'a pas nécessité d'échange d’écriture. L'opposante a présenté un mémoire d'op-position. Compte tenu du fait que l’opposition est partiellement admise dans une proportion équivalent environ aux deux tiers des produits attaqués, les dépens sont à compenser. Il est ainsi à mettre à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 400.- correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d’opposition suite à la compen-sation des frais.
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Par ces motifs, l’Institut
décide:
1.
L’opposition n° 9538 contre l’enregistrement international n° 941 207 « MONELLA VAGA-BONDA » (fig.) est partiellement admise. Elle est admise pour tous les produits en classes 18 et 25.
2.
La taxe d’opposition de CHF 800.- reste acquise à l’Institut.
3.
Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante d’une somme de CHF 400.- correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d’opposition suite à la com-pensation des frais.
4.
Quand la présente décision sera entrée en force, il sera émis une déclaration de refus par-tiel définitif à l’encontre de l’enregistrement international n° 941 207 « MONELLA VAGA-BONDA » (fig.). Seuls les produits suivants en classe 16 seront admis à la protection en Suisse : « Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, produits imprimés, articles de reliure, photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes postales, calendriers, agendas, carnets de notes. ». Les produits restants, à savoir ceux cités sous chiffre 1, seront définitivement refusés à la protection en Suisse.
5.
La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse.
Berne, le 4 mai 2009
Division des marques
Eric Rojas
Chef de section
Voies de droit
Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.