decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen verneint      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
Ecomedia AG / echomedia.ch Kl.9, Drucker, Kopierer, Faxgeräte, Scanner und Multifunktionsgeräte (Kl.9) / Software (Kl.9) WIPO

Die Gesuchstellerin 2 ist Eigentümerin der folgenden schweizerischen Markenregistrierungen:

  • Marke ECOMEDIA Nr. P-499914, in den Klassen 16 und 42, seit dem 21. Mai 2002
  • Marke E-SUPPLIES E-BUSINESS BY ECOMEDIA Nr. P-477097, in den Klassen 16 und 42, seit dem 4. September 2000.

Die Gesuchsgegnerin ist seit dem 30. Juli 2002 unter dem Namen Echomedia GmbH im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Der Zweck der Gesellschaft ist insbesondere "die Erbringung von mobilen, digitalen und multimedialen Mehrwertdienstleistungen, Einkauf, Aufbereitung und Einbindung von jedwelchen digitalen Content als Content Service Provider".

Die Gesuchsgegnerin registrierte den streitigen Domainnamen am 19. Juni 2009 und betreibt unter diesem Domainnamen eine Webseite in der sie ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich Mobile- und Webdienstleistungen anbietet.

Auf Grund der vorhandenen Unterlagen stellt der Experte fest, dass der Firmenname der Gesuchsgegnerin 2002 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen wurde. Der streitige Domainname wurde 2009 registriert. Die Gesuchstellerinen besitzen frühere Kennzeichenrechte über den Namen "ECOMEDIA", der dem Namen "Echo Media" eindeutig ähnlich ist, machten diese Kennzeichenrechte über "ECOMEDIA" jedoch erst 2017 geltend.

Es stellt sich deshalb die Frage der Verwirkung der Rechte der Gesuchstellerinnen, wobei diese Frage sich von Amts wegen stellt (S. Brauchbar, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Basel, 2001, S. 49).

[...]

Die Gesuchstellerinen weisen vor, dass sie erst 2017, d.h. 15 Jahre nach Registrierung des Firmennamens Echo Media GmbH der Gesuchsgegnerin und 8 Jahre nach Registrierung des streitigen Domainnamens <echomedia.ch> von diesen erfahren haben.

Es stimmt, dass die Länge des Unwissens allein nicht zutreffend ist, um den Schluss zu ziehen, ob es zu einer Verwirkung gekommen ist oder nicht. Der Experte bemerkt jedoch in dieser Sache, dass alle Parteien ihren Sitz im selben geographischen Raum haben: die Gesuchstellerinen im Kanton Zürich und die Gesuchsgegenerin im Kanton Zug.

Ausserdem besitzt die Gesuchstellerin 1 seit langen Jahren einen im Handelsregister eingetragenen Firmennamen und die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin einer registrierten Marke. Aus diesen Gründen könnte man davon ausgehen, dass den Gesuchstellerinen eine gewisse Überwachungspflicht über ihre geschützten Kennzeichenrechte zusteht. Ob eine solche Überwachung existiert kommt aus den vorliegenden Akten nicht hervor.

In diesem Zusammenhang stellt der Experte weiter fest, dass der streitige Domainname mit einer aktiven Webseite verbunden ist, die die Dienstleistungen der Gesuchsgegnerin promoviert. Die Gesuchsgegnerin ist also unter ihrem Firmennamen und dem streitigen Domainnamen tätig, in deutscher Sprache, d.h. in derselben Sprache wie diejenige der Gesuchstellerinen. Die Frage stellt sich daher wirklich, ob die Gesuchsstellerinen die nötigen Überwachungsmassnahmen ihrer Kennzeichenrechte vorgenommen haben und die Verletzung rechtzeitig festgestellt haben. Ausserdem hat die Gesuchsgegnerin in diesem langen Zeitraum von über 8 Jahren anscheinend einen Besitzstand aufgebaut, dessen Umfang jedoch in diesem schnellen Verfahren und auf Grund der vorliegenden Unterlagen vom Experten nicht beurteilt werden kann.

[In der Folge wird das Gesuch abgewiesen.]

Kommentare (0)
WIPO vom 13.10.2017, DCH2017-0012
DOÑA ESPERANZA / ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA Wein (Kl.33) / Wein (Kl.33) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutgeheissen. Das BVGer lehnt ihn ab:]

In casu liegen eine Warenidentität und eine Zeichenähnlichkeit vor. Zwar gilt der Grundsatz, dass je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen sind, desto strengere Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen sind, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"). Allerdings führen Warenidentität und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zu einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr (Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 7.4 "F1 [fig.]/FiOne [fig.]"). Ebenso wenig kann allein aus der Tatsache, dass beide Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, zwingend geschlossen werden, es liege eine Verwechslungsgefahr vor (...).

Auch wenn die angefochtene Marke den Bestandteil "Esperanza" der Widerspruchsmarke übernimmt, bestehen - insbesondere in Bezug auf den Klang sowie den Sinngehalt - deutliche Unterschiede zwischen den Marken (vgl. E. 6.2 f.). So setzt sich die Widerspruchsmarke aus der weiblichen Anrede und damit dem Vornamen Esperanza zusammen, während in der angefochtenen Marke der männliche Name "Alejandro Fernandez", getrennt durch ein Komma, vom Substantiv "Esperanza" gefolgt wird. Einzig in der Widerspruchsmarke ist ohne Gedankenaufwand aufgrund der weiblichen Anrede "Doña" klargestellt, dass der Begriff "Esperanza" als weiblicher Vorname zu verstehen ist. Auf diese Weise wird die Widerspruchsmarke auch als Einheit gelesen. Dieses klare Verständnis und diese Einheit bezüglich des Begriffs "Esperanza" fehlen der angefochtenen Marke. Gerade weil dem Begriff "Esperanza" ein in sich geschlossener männliche Name vorangestellt ist, wird der Begriff dort eher als Zusatz verstanden. Dabei kann offengelassen werden, inwiefern der in der angefochtenen Marke verwendete Name "Alejandro Fernandez" ein - wie die Beschwerdeführerin angibt (Beschwerde, S. 12, Rz. 38) - unter Weinkonsumenten bekannter spanischer Winzer sei. Es ist der Beschwerdeführerin jedenfalls zuzustimmen, dass dieser Name in der angefochtenen Marke als deren Kern erkannt wird (Beschwerde, S. 12 f., Rz. 38). Damit unterscheidet sich der Zeichenanfang bzw. der Kern der angefochtenen Marke, "Alejandro Fernandez", deutlich vom Anfang der Widerspruchsmarke bzw. der Widerspruchsmarke überhaupt, sodass die Abnehmer in der angefochtenen Marke "Alejandro Fernandez, Esperanza" trotz Übernahme des Begriffs "Esperanza" keine Verbindung zur Widerspruchsmarke erkennen. Der Kern der angefochtenen Marke ist deutlich unterscheidbar von der Widerspruchsmarke und das übernommene Zeichenelement erscheint in der angefochtenen Marke unbestimmt und dermassen als Zusatz, dass keine wirtschaftlichen Verbindungen zwischen diesen Marken vermutet würden. In diesem Zusammenhang ist im Übrigen - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Replik, S. 4) - unbeachtlich zu welchen Preisen die derart gekennzeichneten Weinen angeboten werden (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 124). Es erscheint daher nicht als wahrscheinlich, dass die Verkehrskreise, welche die beanspruchten Weine zumindest mit einem normalen Aufmerksamkeitsgrad erwerben (vgl. E. 4 hiervor), die Marken "Doña Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" mittelbar oder gar unmittelbar verwechseln (Urteil des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 11.3.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]").

Kommentare (0)
BVGer vom 13.09.2017, B-362/2016
Apfel Logo / Adamis Group Kleider (Kl.25), Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Kl.35), wissenschaftliche und industrielle Forschung (Kl.42) / Kleider (Kl.25), Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Kl.35), wissenschaftliche und industrielle Forschung (Kl.42) BVGer

Am 20. September 2016 wies die Vorinstanz beide Widersprüche ab. Zur Begründung bejahte sie zwar die Gleichheit der Waren/Dienstleistungen im Umfang der Widersprüche. Aufgrund der Ausgestaltung des Bildelements und der verbalen Elemente der angefochtenen Marke sei indessen lediglich von einer entfernten Zeichenähnlichkeit auszugehen. Im Zusammenhang mit den massgeblichen Waren und Dienstleistungen sei die Widerspruchsmarke nur durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Eine Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, zumal die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen mit einer leicht erhöhten (Waren) bzw. erhöhten Aufmerksamkeit (Dienstleistungen) erworben würden.

[Das BVGer bestätigt vollumfänglich.]

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke können nach dem Gesagten allenfalls im Zusammenhang mit den von der Klasse 9 erfassten Waren bejaht werden, sind mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 35, 42 und 45 jedoch nicht belegt (...). Im Widerspruchsverfahren kann zudem der Schutz der berühmten Marke nicht angerufen werden, da Art. 31MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG nicht erwähnt und damit als Prüfungsgegenstand ausklammert (...). Eine erhöhte Kennzeichnungskraft in einer Waren- oder Dienstleistungsklasse beeinflusst darum im Widerspruchsverfahren die Klassengrenzen nicht. An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, dass allenfalls von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Computerdienstleistungen in Klasse 42 auszugehen ist. Bei diesem Beurteilungsmassstab erscheint es auf Grund der ausgeprägten konzeptionellen Unterschiede im Bildmotiv und der zusätzlichen verbalen Elemente der angegriffenen Marke unwahrscheinlich, dass diese von den massgebenden Verkehrskreisen als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke angesehen wird. Es besteht keine Verwechslungsgefahr.

Kommentare (0)
BVGer vom 29.06.2017, B-6573/2016
MYPIZZA / my-pizza.ch Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Kl.35), Werbung (Kl.35), Transportwesen (Kl.39), Veranstaltung von Reisen (Kl.39), Verpackung und Lagerung von Waren (Kl.39), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Online-Übermittlung von Informationen (Kl.38) WIPO

Die Gesuchstellerin stützt ihre Argumentation vor allem auf ihre langjährige Benützung des Domain-Namens <mypizza.ch>, welche, laut der Meinung des Experten, ausreichend glaubhaft gemacht wurde. Als solches ist aber ein Domain-Name kein absolutes Kennzeichenrecht. Dass der Domain-Name <mypizza.ch> durch seine langjährige Benutzung bekannt geworden ist, wurde in den Augen des Experten nicht bewiesen.

Indes fällt auf, dass der Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen 2015, d.h. vor der Registrierung der genannten Marke registriert hat, und dieser tatsächlich bereits im Mai 2010 von Milaim Djemaili ebenfalls im Zusammenhang mit My-Pizza Sejdini registriert wurde. Der Gesuchsgegner verwendet den streitigen Domain-Namen <my-pizza.ch>, indem er ihn für und im Auftrag von My-Pizza Sejdini hält.

Diesen Umständen ist Rechnung zu tragen.

Die Gesuchstellerin rügt ein täuschendes und treuwidriges Verhalten des Gesuchsgegners in Verletzung der Art. 2 und 3 lit. d des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (nachfolgend “UWG”). Sie stützt ihre Argumentation vor allem auf die Generalklausel des Art. 2 UWG, obwohl diese gegenüber den spezifischen Vorschriften des UWG und insbesondere von Art. 3 lit d UWG subsidiär anzuwenden ist.

Um der Gesetzeslogik zu folgen ist der Fall zuerst unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG zu analysieren, erst danach unter Art. 2 UWG.

Der Tatbestand des Art. 3 lit. d UWG setzt voraus, dass durch die beanstandete Massnahme eine Verwechslungsgefahr mit den im weiten Sinne zu verstehenden Leistungen eines anderen Mitbewerbers entsteht (...). Unlauter handelt nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für den ganzen Bereich des Kennzeichenrechts einheitlich (BGE 126 II 315 E. 7b).

Die Gesuchstellerin betreibt eine Internetplattform rund um die Vermittlung von Gastronomieangeboten. Auf ihrer Webseite sind nicht nur, aber vor allem, Pizzerias zu finden. Der Gesuchgegner nutzt indessen (indirekt) den streitigen Domain-Namen im Zusammenhang mit einer Pizzeria, welche auch Grill-Spezialitäten und Speisen aus dem Balkan verkauft.

Eine Ähnlichkeit der Internet-Aktivitäten der Gesuchstellerin und des Gesuchgegner kann nicht verneint werden. Gleichzeitig muss aber auch annerkannt sein, das es hunderte von Pizzerias in der Schweiz gibt, sowie mehrere Vermittlungsplatformen im Food-Bereich.

Die Begriffe „my“ und „pizza” sind aber generische Begriffe, die selbst in Kombination nur schwach kennzeichnend wirken und somit keine Unterscheidungskraft im Sinne eines individualisierenden Mitteilungsinhaltes haben, womit ein Domainname gemäss Judikatur keinen Kennzeichenschutz geniesst und damit keine Verwechslungsgefahr vorliegt (...).

Entsprechend ist davon auszugehen, dass weder der Gesuchsgegner noch My-Pizza Sejdini von einem durch die Gesuchsstellerin geschaffenen, und überdies bestrittenen, „Goodwill” profitieren wollten oder konnten. Vielmehr hat der Gesuchsgegner sein legitimes Interesse an der bereits vor der Markenregistrierung erfolgten Verwendung des streitigen Domain-Namens nachgewiesen (...).

Im Weiteren gibt es auch keinen Hinweis in den Eingaben darauf, dass der streitige Domain-Name des Gesuchsgegners als “Lockvogel” dient, indem die Erwartungen eines Suchenden zwecks Kundenfang ausgenützt werden (...).

Kommentare (0)
WIPO vom 16.06.2017, DCH2017-0004
JEAN LEON / Don Leone Wein (Kl.33) / alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutgeheissen. Das BVGer heisst die dagegen gerichtete Beschwerde gut und weist den Widerspruch ab:]

En l'espèce, bien que les produits en cause soient en partie identiques (cf. consid. 5.3.1) et que la marque opposante "JEAN LEON" soit dotée d'une force distinctive normale (cf. consid. 10.3), il n'existe pas de risque de confusion entre la marque opposante "JEAN LEON" et la marque attaquée "Don Leone (fig.)". Vu la similarité restreinte entre les signes (cf. consid. 9.4), il est en effet guère probable que le grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen (même s'il est plutôt superficiel [cf. consid. 4.3]), associe - à tort - le signe "Don Leone (fig.)" à l'intimée, titulaire de la marque opposante "JEAN LEON". Ces signes présentent notamment une structure suffisamment différente : alors que le signe "JEAN LEON" se compose d'un prénom suivi d'un nom de famille (cf. consid. 7.2.1.3), le signe "Don Leone (fig.)" est formé d'un titre d'honneur suivi d'un prénom, éventuellement d'un nom de famille (cf. consid. 7.2.2.3).

Quant aux points communs entre les signes, ils ne suffisent pas à créer un risque de confusion, qu'il soit direct ou indirect. L'intimée ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle considère que le public pourrait être amené à penser (ce d'autant que les vins commercialisés sous la marque opposante "JEAN LEON" sont tous d'origine espagnole) que la marque attaquée "Don Leone (fig.)" renvoie à "Monsieur JEAN LEON" (réponse de l'intimée, p. 6-7). Il convient en effet de retenir que le consommateur qui ferait preuve de suffisamment d'attention pour faire un tel raisonnement remarquerait nécessairement la différence entre l'élément "LEON" et l'élément "Leone".

Il faut par ailleurs relever que le signe "Don Leone (fig.)" renvoie à un environnement italophone et/ou hispanophone (cf. consid. 7.2.2.1-7.2.2.3). De son côté, le signe "JEAN LEON" évoque, pour les francophones, un environnement francophone, en raison de la présence de l'élément "JEAN" (cf. consid. 7.3.1.1) ; rien n'indique qu'il doive en aller autrement pour les germanophones et les italophones (même s'ils ont tendance à prononcer le signe différemment des francophones [cf. consid. 7.3.1.2]). Le fait que les signes en cause renvoient à des cultures différentes contribue à écarter un risque de confusion. En effet, en lien avec des produits tels que ceux de la classe 33, la provenance géographique joue souvent un rôle important sur le marché (cf. recours, p. 7-8 et p. 14-15).

Enfin, si l'association du titre d'honneur "Don" à l'élément "Leone" peut suggérer un certain prestige (cf. consid. 7.2.2.3), une telle idée n'est guère présente dans le signe "JEAN LEON" (cf. recours, p. 12-13).

Kommentare (0)
BVGer vom 17.05.2017, B-3824/2015
F1 / fione Software (Kl.9), Werbung (Kl.35), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Software (Kl.9), Werbung (Kl.35), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) BVGer

[Wie bereits das IGE weist auch das BVGer den Widerspruch ab:]

Der Schutzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"). Die Kombination eines Buchstabens mit einer Zahl ist als Marke zwar eintragungsfähig, jedoch ist die Rechtsprechung zur Bemessung der Kennzeichnungskraft bei Kurzwörtern und Akronymmarken in Teilen uneinheitlich (...). Ungeachtet der Beurteilung dieser Frage liegt aus Verkehrssicht zumindest im Verwendungszusammenhang mit den beanspruchten programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels (programmes enregistrés) der Klasse 9 sowie conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) des logiciels; mise en oeuvre et maintenance de logiciels d'ordinateur (Klasse 42) die Bedeutung "Funktionstaste 1" (F1) nahe. Das Zeichen "F1" weist mit diesen Kennzeichnungsobjekten einen hinreichend engen Sachzusammenhang auf, der es den massgeblichen Verkehrskreisen ermöglicht, ohne besonderen Aufwand an Gedanken oder Fantasie im Zeichen einen beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 zu erkennen. Für diese Waren und Dienstleistungen kann der Widerspruchsmarke "F1" damit nur ein geringer Kennzeichnungsgrad zuerkannt werden und für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit von einem verminderten Schutzumfang auszugehen (...).

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Wortmarke "F1" verfüge durch ihren intensiven Gebrauch über eine hohe Bekanntheit. Infolgedessen sei ihr ein überdurchschnittlicher Schutzumfang zuzumessen. Der Beschwerdeführerin ist darin zu folgen, dass eine durch intensive und dauerhafte Benutzung der Marke erworbene Bekanntheit einem originär kennzeichnungsschwachen Markenzeichen eine erhebliche Individualisierungskraft verleiht und dadurch den geschützten Ähnlichkeitsbereich erweitern kann (BGE 122 III 382 E. 2b "Kamillosan/Kamillan"). Die Beschwerdeführerin reicht allerdings keine Gebrauchsbelege ein, welche die intensive Benutzung der Marke in der Schweiz für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nachweisen und dadurch den geltend gemachten Bekanntheitsschutz rechtfertigen.

Die Beschwerdeführerin legt stattdessen dar, die Abkürzung "F1" stehe in mehreren Sprachen für die "Formel 1", die als Königsklasse des Automobilrennsports gelte. Das hierfür bekannte Logo werde prominent eingesetzt. Die Beschwerdeführerin kopierte an dieser Stelle folgende Abbildung in ihre Beschwerdeschrift (S. 6):

Ungeachtet der als erheblich einzustufenden Abweichung zum Widerspruchszeichen reicht die Beschwerdeführerin auch in Bezug auf dieses "Logo" keine Gebrauchsbelege ein, die u.a. die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer der Benutzung im Zusammenhang mit den vorliegend massgeblichen Waren und Dienstleistungen aus dem Computerbereich und der Werbung nachweisen.

Die Beschwerdeführerin legt weiter eine im Jahr 2012 in Deutschland erstellte Umfrage ins Recht. Ohne jegliche Einschränkung auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen sei die Marke bei 49, %  [sic!] der befragten Durchschnittskonsumenten bekannt. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin habe die Markenbekanntheit wegen der grossen Medienpräsenz von Themen und Protagonisten aus dem Bereich der Formel 1 seither weiter zugenommen.

Die Umfrage belegt eine relativ hohe Markenbekanntheit des Zeichens "F1" für den Formel-1-Rennsport in Deutschland. Das Beweisthema umfasst indessen nicht die Bekanntheit der Marke "F1" für den Bereich Automobilrennsport, sondern für die in der Klasse 9 beanspruchten programmes d'ordinateurs ...", die Dienstleistung publicité der Klasse 35 sowie conception et développement d'ordinateurs et de logiciel ... der Klasse 42 (...). Die vorgelegte Verkehrsbefragung ist damit nicht geeignet, die behauptete Steigerung der Kennzeichnungskraft des Zeichens "F1" für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen.

Im Ergebnis gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, einen durch den produktbezogenen Gebrauch vermittelten hohen Bekanntheitsgrad, der die Kennzeichnungskraft des Zeichens insgesamt erhöhen könnte, hinreichend substantiiert darzulegen.

[Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr wird in der Folge verneint. Zur mittelbaren Verwechslungsgefahr:]

Die Beschwerdeführerin macht weiter eine mittelbare Verwechslungsgefahr geltend. Das jüngere Zeichen übernehme das ältere Zeichen (praktisch) integral und kombiniere den gemeinsamen Bestandteil lediglich mit dem kennzeichnungsschwachen Element "One". Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin wird der Bestandteil "Fi" weder akustisch noch visuell als "FI" oder "F1" aufgefasst (E. 6.1.2 und E. 6.2.1). Aufgrund des Eintragungsprinzips ist die Marke so geschützt, wie sie eingetragen wurde (...). Der Verwechslungsschutz erfasst damit ausschliesslich die abgebildete Zeichenfolge und nicht davon abweichende, neue Zeichenkombinationen, die eine grössere Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke indizieren. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn die Abnehmer die Zeichen zwar auseinanderhalten können, sie jedoch aufgrund von Übereinstimmungen - wie der konzeptionellen Ähnlichkeit oder der vollständigen oder teilweisen Übernahme der älteren Marke in die jüngere Marke - annehmen, die Waren oder Dienstleistungen stammten vom gleichen Unternehmen (...). Indessen liegt weder eine vollständige Übernahme des älteren Zeichens "F1" in das jüngere Zeichen "FiOne (fig.) vor, noch kann eine konzeptionelle Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen festgestellt werden. Aus diesen Gründen ist nicht zu erwarten, dass die massgeblichen Verkehrsteilnehmer wegen des gemeinsamen Anfangsbuchstabens "F" und des übereinstimmenden numerischen Wertes in der Ziffer und im Zahlwort eine Markenserie für wahrscheinlich erachten. Sie werden auch keine anderen sortiments- oder unternehmensbezogene Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht zutreffen. Die Voraussetzungen für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sind damit nicht erfüllt.

Kommentare (0)
BVGer vom 24.04.2017, B-7106/2014
ALLIANZ / Allianz TGA Bauarbeiten (Kl.37), Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (Kl.37), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42), technische Beratungsdienstleistungen (Kl.42), wissenschaftliche und industrielle Forschung (Kl.42) / Bauwesen (Kl.37), Intsallationsarbeiten (Kl.37), Entwurf und Entwicklung von Computerhardware (Kl.42), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42), technische Beratungsdienstleistungen (Kl.42), wissenschaftliche und industrielle Forschung (Kl.42) BVGer

[Wie bereits das IGE lehnt auch das BVGer den Widerspruch ab:]

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke kann nach dem Gesagten allenfalls im Zusammenhang mit den von der Klasse 36 erfassten Dienstleistungen bejaht werden, wird für diejenigen der Klassen 37 und 42 jedoch nicht belegt. Im Widerspruchsverfahren kann zudem der Schutz der berühmten Marke nicht angerufen werden, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG als Prüfungsgegenstand nicht vorsieht (vgl. E. 3.5 hiervor). Auch hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft in einer Klasse keine Überdehnung der Klassengrenzen zur Folge. Da "Allianz" für die Waren 37 und 42 direkt beschreibend ist, ist von einer schwachen Kennzeichnungskraft des Zeichens auszugehen.

Bei den zu vergleichenden Marken besteht Übereinstimmung lediglich im gemeinfreien Element "Allianz". Wenn Marken jedoch nur in an sich nicht eintragungsfähigen Elementen übereinstimmen, liegt keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor (Urteil des BVGer B-4026/ 2015 vom 19. Juli 2016 E. 5.5 "HEIMAT ONLINE" und "DH DIE HEIMAT.CH" / "die Heimat - eine Publikation der LZ Medien [fig.]"). Deshalb schadet es der angefochtenen Marke im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auch nicht, wenn sowohl der Bildbestandteil, die Typographie der A, sowie der Schriftzug unter dem Wort Allianz ("technische Gebäudeausrüstung") eher belanglos und beschreibend sind.

Kommentare (0)
BVGer vom 29.03.2017, B-2354/2016
SENSOREADY / SENSIGO Selbstinjektoren für die Verabreichung von pharmazeutischen Präparaten (Kl.10) / Selbstinjektoren für die Verabreichung von pharmazeutischen Präparaten (Kl.10) BVGer

Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist, wie bereits erwähnt (vgl. E. 4.6 f.), kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (...). Als ganz oder partiell kennzeichnungsschwach gilt eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (...). Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (...). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind.

Vielmehr ist die Auffassung der Vorinstanz zutreffend, wonach ein wesentlicher Teil des Publikums in der Widerspruchsmarke die Elemente "SENSOR" und "READY" erkennt. (...) Dem Zeichen kommt damit im Sinn von "SENSOR READY" nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu, handelt es sich doch bei "SENSOR" und "READY" um Sachbezeichnungen bzw. Eigenschaften der beanspruchten Waren: "SENSOR" als möglicher integraler Bestandteil und "READY" als Ausdruck der sofortigen Einsatzbereitschaft.

Vorliegend stimmen die zwei Marken in den ersten vier Buchstaben überein und weisen den gleichen Sinngehalt auf. Allerdings ist die Übereinstimmung im Sinngehalt nicht offensichtlich, sondern sie ergibt sich nur mittels Analyse des konzeptionellen Aufbaus der Marken. Darüber hinaus fehlt es auch an der Eindeutigkeit, da die Auffassung der Vorinstanz, "Sensigo" sei ein Fantasiezeichen, wie bereits erwähnt, vertretbar ist, gleich wie auch die Widerspruchsmarke vom massgeblichen Verkehrskreis als "SENSOR" "READY" und nicht als "SENSO" "READY" verstanden wird. Im Übrigen führen die Unterschiede sowohl auf phonetischer als auch auf Ebene des Schriftbilds zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen, so dass sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr als gebannt betrachtet werden kann und zu verneinen ist.

Kommentare (0)
BVGer vom 08.12.2016, B-6927/2015
Stone Lounge / st-one.ch Baumaterialien (Kl.19), Bauwesen (Kl.37), Planung im Bereich des Ingenieur- und Architekturwesens (Kl.42) / Bauwesen (Kl.37) WIPO

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin den Schweizer Wort-/Bildmarken „STONE - Stone Group AG“ und „STONE LOUNGE“ (Priorität: 17. April 2012), die u.a. für Waren und Dienstleistungen mit Natursteinen in den Klassen 19, 37 und 42 eingetragen sind.

Die Gesuchstellerin vermarktet ihre Produkte und Dienstleistungen über die Website „www.stone.ch“, welche mit ihrer Haupt-Website „www.stonegroup.ch“ verlinkt ist. Der entsprechende Domainname <stone.ch> wurde am 15. Januar 1998 registriert und gemäss Angaben der Gesuchstellerin am 10. Juni 2009 von dieser übernommen.

Die Gesuchsgegnerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, die seit 1988 im Handelsregister eingetragen ist, mit dem Zweck der „Herstellung, Montage und Verkauf von Küchen sowie allen dazugehörigen Apparaten und Zubehörteilen“ sowie „Bearbeitung, Montage und Handel von Natursteinen“.

Die Gesuchsgegnerin verfügt über ein Nutzungsrecht (von Strasser Steine GmbH; Anhang 3 zur Gesuchserwiderung) an der Schweizer Wortmarke Nr. 691947 „ST-ONE“ (Priorität: 10. August 2016), die u.a. für Küchenmöbel und die Installation von Kücheneinrichtungen in den Klassen 20, 37 und 42 eingetragen ist.

Der streitige Domainname wurde erstmals am 1. März 2001 registriert und gemäss Behauptung der Gesuchstellerin am 2. Februar 2016 von der Gesuchsgegnerin übernommen. Der Domainname ist verlinkt mit der Website „www.eisenring-kuechenbau.ch“ der Gesuchsgegnerin, über welche Naturstein-Kücheninseln „ST-ONE“ angeboten werden.

Der Begriff „stone“ ist für die Waren und Dienstleistungen der Gesuchstellerin (Naturstein) direkt beschreibend und verfügt deshalb über keinerlei Kennzeichenkraft. Auch die Wort-/Bildmarken der Gesuchstellerin beschreiben im Wesentlichen die Produkte und Dienstleistungen der Gesuchstellerin und verfügen deshalb über eine sehr geringe Kennzeichenkraft.

Demgegenüber zeichnet sich die Marke ST-ONE der Gesuchsgegnerin durch eine gewisse Originalität aus, indem das Wort „stone“ in einzelne Bestandteile zerlegt wird („st“ und „one“), die vom durchschnittlich aufmerksamen Internetnutzer wohl durchaus als solche erkannt werden dürften. Dementsprechend hat das IGE auch eine Eintragung der entsprechenden Marke grundsätzlich zugelassen.1

Internetnutzer sollten mit anderen Worten in der Lage sein, die Marke der Gesuchsgegnerin und den streitigen Domainnamen von den (gemeinfreien bzw. schwachen) Kennzeichen der Gesuchstellerin zu unterscheiden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in einem kurzen Wort wie „stone“ der Bindestrich ungewöhnlich ist und die Verkehrskreise schon aus diesem Grund sich (mit entsprechender Aufmerksamkeit) fragen dürften, weshalb der Bindestrich gesetzt wurde.

In der Rechtsprechung ist noch nicht eindeutig geklärt (und in der Doktrin umstritten), ob für die Verwechselbarkeit eines Kennzeichens mit einem Domainnamen einzig und allein auf den Wortlaut des Domainnamens abzustellen ist oder auch auf den Inhalt der jeweiligen Website und die darauf angebotenen Dienstleistungen (...). Der Sachverhalt Im vorliegenden Fall rechtfertigt es nach Ansicht des Experten jedenfalls, den Inhalt der Website der Gesuchstellerin bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr heran zu ziehen, denn niemand, der die Gesuchstellerin in Internet sucht, käme auf die Idee, einen Bindestrich innerhalb des Worts „stone“ einzusetzen. Mit anderen Worten müsste von durchschnittlich aufmerksamen Internutzern erwartet werden, dass sie bei einem so ungewöhnlichen Domainnamen wie <st-one.ch> kurz auf der Website nachschauen, welches Unternehmen sich dahinter verbirgt. Sobald Internetnutzer sich jedoch auf die Website des Gesuchsgegnerin begeben, sind Verwechslungen ausgeschlossen: Schon auf der Einstiegsseite der Gesuchsgegnerin erscheint ein klarer Hinweis auf die Firma der Gesuchsgegnerin (Hans Eisenring Küchenbau), und auch das Design der Website unterscheidet sich ganz deutlich von der Website der Gesuchstellerin.

Somit ist es nach Ansicht des Experten äusserst unwahrscheinlich, dass es im Internet (oder aufgrund von Anzeigen beider Gesellschaften in Magazinen) zu Fehlzurechnungen kommen könnte. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist somit ebenfalls nicht gegeben, weil der relevante Verkehrskreis die beiden Unternehmen Stone Group AG und Hans Eisenring AG genügend unterscheiden kann.

Kommentare (0)
WIPO vom 05.12.2016, DCH2016-0023
chinesische Schriftzeichen / ENAGHR (fig.) Uhren (Kl.14) / Uhren (Kl.14) BVGer

[Wie das IGE verneint das BVGer eine Verwechslungsgefahr:]

En l'espèce, du fait que les cercles de consommateurs déterminants n'ont pas les connaissances linguistiques nécessaires à son déchiffrage et, notamment, à la perception de sa signification (cf. consid. 3.3.1.2), la marque opposante reste largement hermétique (cf. consid. 6.3.2.1). Les cercles de consommateurs déterminants ne perçoivent en définitive rien de plus que la présence de (trois) caractères asiatiques, qu'ils n'ont pas les moyens d'analyser plus en profondeur. Pour eux, c'est du chinois - avant tout au sens figuré (...).

Sachant que ce sont les caractéristiques susceptibles de subsister dans la mémoire imprécise du consommateur qui sont déterminantes (...), il s'agit de relever que les consommateurs concernés par les marques en cause ne sont en particulier pas en mesure de se souvenir des détails des caractères utilisés, ce d'autant que les caractères en cause ne présentent pas de particularités frappantes susceptibles de rester en mémoire (...).

La recourante ne saurait donc être suivie lorsqu'elle se fonde sur l'identité ou la similarité des deuxièmes et troisièmes caractères de l'ensemble de trois caractères asiatiques présent dans chacun des signes (cf. consid. 7.1.2). Les cercles de consommateurs déterminants ne sont en effet pas capables de remarquer de tels points communs. Seul le fait que le style (plus fin) des caractères utilisés dans le signe "(fig.)" n'est pas le même que le style (plus épais) des caractères utilisés dans le signe "ENAGHR (fig.)" est éventuellement susceptible d'être retenu (cf. recours, p. 4) ; une telle différence contribue toutefois à réduire la similarité qui existe entre les signes en cause.

En définitive, en lien avec les trois caractères asiatiques qui figurent dans chacun des signes en cause, les cercles de consommateurs déterminants ne perçoivent que l'utilisation d'un style d'écriture asiatique.

Or, le périmètre de protection d'une marque (opposante) ne saurait s'étendre à une simple idée ou à un style d'écriture, par exemple au fait qu'un signe prend la forme d'un monogramme (...).

La protection accordée à la marque opposante "(fig.)" ne permet dès lors pas d'empêcher le recours à trois caractères asiatiques dans la marque attaquée "ENAGHR (fig.)", ce d'autant que, contrairement à ce qu'affirme la recourante (recours, p. 5), ils n'y jouent qu'un rôle secondaire (cf. consid. 6.4.2.2).

Kommentare (0)
BVGer vom 31.10.2016, B-2326/2014
BLACKSTONE / blackstoneresources.ch Finanzdienstleistungen (Kl.36), Immobilienwesen (Kl.36), Versicherungswesen (Kl.36) / Bergbau (Kl.42) WIPO

Die Gesuchsgegnerin hält gemäss plausibler Darstellung den streitigen Domainnamen für die Blackstone Resources AG, die mit dem gleichen Verwaltungsratspräsidenten wie die Gesuchsgegnerin seit dem 7. Juli 1995 im Handelsregister eingetragen ist. Die Gesuchsgegnerin selbst ist seit dem 27. Oktober 1997 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen.

Die Blackstone Resources AG war anfangs eine Beteiligungsgesellschaft und verfügt nach einer Kapitalerhöhung vom 15. Juli 2014 über ein Aktienkapital von CHF 21'350'000. Gemäss Angaben auf der mit dem streitigen Domainnamen verbundenen Website verfügt die Blackstone Resources AG über eine Mehrheitsbeteiligung an drei Lizenzen zum Abbau von Molybdän und Kupfer in der Mongolei, wo sie auch eine Büroadresse angibt. Weitere Aktivitäten des Unternehmens gemäss Website sind die Förderung und Verarbeitung von Gold in Peru und von Molybdän in Kolumbien.

Die Gesuchstellerin Blackstone geniesst demgegenüber als eine der weltweit grössten Investment- und Immobiliengesellschaften in der Schweizer Finanzwelt wohl eine recht grosse Bekanntheit. Sie ist jedoch nicht zu verwechseln mit der Investmentgesellschaft BlackRock, die aus einer Abspaltung von Blackstone im Jahre 1992 hervorging (und für welche der ehemalige Präsident der Schweizer Nationalbank, Philipp Hildebrand, seit einigen Jahren tätig ist).

Als eine gewisse Besonderheit in diesem Fall ist eingangs festzuhalten, dass beide Parteien über eingetragene Kennzeichenrechte verfügen. Während die Gesuchstellerin seit dem August 1994 eine Schweizer Marke BLACKSTONE eingetragen hat, verfügt das mit der Gesuchsgegnerin verbundene Unternehmen Blackstone Resources AG seit dem Juli 1995 über einen (unangefochtenen) Handelsregistereintrag und ein entsprechendes Firmenrecht.

Während der Begriff BLACKSTONE für Finanzdienstleistungen nicht direkt beschreibend ist, handelt es sich um einen zusammengesetzten Begriff, der auf Englisch einen schwarzen Stein beschreibt und sich damit an Begriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnt, die in Finanzkreisen ohne Probleme verstanden werden (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin-Joller, Art. 3 N 90). Die Kombination "schwarzer Stein" kommt zudem in der Natur häufig vor und ist daher nicht besonders kennzeichenkräftig.

Ferner ist zu untersuchen, ob die Marke BLACKSTONE, wie von der Gesuchstellerin behauptet, durch Benutzung in der Schweiz eine hohe Bekanntheit und dadurch eine gesteigerte Kennzeichenkraft erlangt hat (...). In diesem Zusammenhang hat die Gesuchstellerin dargelegt, dass sie ihre Dienstleistungen international über die Website "www.blackstone.com" und insbesondere in Europa auch über Niederlassungen u.a. in England, Deutschland, Frankreich und Irland vermarktet sowie regelmässig Gegenstand der Finanz-Berichterstattung auch in deutscher Sprache ist.

Obschon Blackstone wie erwähnt in Finanzkreisen sicher eine erhebliche Bekanntheit geniesst, ist der Experte nicht überzeugt, dass die Kennzeichenkraft der Marke wesentlich gesteigert ist. Es sind wohl vor allem institutionelle Investoren, denen die Marke BLACKSTONE geläufig ist, und auch unter den grossen weltweiten Investmentgesellschaften dürfte BlackRock (wegen Philipp Hildebrand) in der Schweiz einiges bekannter sein. Bei professionellen institutionellen Investoren wiederum darf man davon ausgehen, dass deren Aufmerksamkeit erhöht ist und es nicht zu Verwechslungen der hier zu vergleichenden Kennzeichen kommen dürfte. Die Gesuchstellerin hat denn auch nicht dargelegt, dass es jemals zu konkreten Verwechslungen gekommen ist.

Selbst wenn man die Dienstleistungen der Parteien als gleichartige Finanzdienstleistungen qualifizieren wollte, bestünde nach Ansicht des Experten unter den Voraussetzungen des Verfahrensreglements aus den oben geschilderten Gründen (keine besondere Kennzeichenkraft der Marke BLACKSTONE und keine starke Zeichenähnlichkeit) keine Verwechslungsgefahr.

Kommentare (0)
WIPO vom 25.10.2016, DCH2016-0019
Tudor Wappen / Wappen HB Schmuck (Kl.14), Uhren (Kl.14) / Uhren (Kl.14), Schmuck (Kl.14) BVGer

Le risque de confusion a pu être nié dans la jurisprudence entre marques figuratives en raison du manque de force distinctive de la marque antérieure (...). La jurisprudence a rejeté un risque de confusion entre deux marques figuratives quand bien même la marque antérieure, disposant pourtant d'une force de distinction accrue, présentait une lettre avec une terminaison caractéristique (...). La présente cause peut aussi être rapprochée d'une autre dans laquelle deux bonshommes stylisés n'avaient pas été considérés comme similaires au point de susciter un risque de confusion (...).

Dès lors que le Tribunal a qualifié de banal le signe opposant (...), force est de constater qu'hormis l'idée de blason aucune des deux marques n'est porteuse d'une signification particulière (...). La proximité sémantique n'est donc clairement pas suffisamment proche pour susciter le moindre risque de confusion (...). Admettre le recours, et donc l'opposition, reviendrait à empêcher à l'avenir toute utilisation d'un blason, du moins pour les produits revendiqués par la marque opposante en classe 14.

Par conséquent, compte tenu de l'attention moyenne et, dans certains cas, accrue dont font preuve les consommateurs (...) de la force distinctive normale, voire faible, de la marque opposante (...), les maigres éléments similaires (...) ne permettent pas de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques opposées.

Kommentare (0)
BVGer vom 20.10.2016, B-4908/2014
MECO / Meso Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14) / Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14) BVGer

Selon l'autorité inférieure, les produits de la marque attaquée se retrouvant dans le libellé de la marque opposante, les produits en cause sont identiques. Procédant à la comparaison des signes, l'autorité inférieure exclut la similitude sur le plan visuel du fait que la présentation de la marque attaquée serait très différente d'un mot écrit dans une police ordinaire. Sur le plan phonétique, s'il devait être retenu que le consommateur distingue les lettres de la marque attaquée, l'autorité inférieure considère que les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres "M E . O" et dans la mesure du son des consonnes "C" et "S". Si aucune lettre n'est perçue par le consommateur dans la marque attaquée, les deux signes ne seraient alors pas similaires sur ce plan. Aucune des deux marques n'aurait de signification directement compréhensible, de sorte que les deux marques ne présenteraient donc aucune similitude sur le plan sémantique. Compte tenu de l'absence de similitude visuelle et conceptuelle, les possibles et vagues similitudes phonétiques ne seraient pas aptes à fonder un risque de confusion même en présence de produits identiques.

[Das BVGer bestätigt.]

Kommentare (0)
BVGer vom 07.10.2016, B-1185/2014
HAVANA CLUB / Cana Club alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33) / alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33) BVGer

[Sowohl IGE wie BVGer halten die Marke HAVANA CLUB für ursprünglich derart schwach, dass keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr mit Cana Club bestehe. Die Widersprechende machte eine gesteigerte Bekanntheit (nicht Verkehrsdurchsetzung - die Marke war urprünglich unterscheidungskräftig, aber schwach) der Marke HAVANA CLUB geltend und stützte sich unter anderem auf eine "Brand Tracker" Umfrage. Das BVGer ist nicht überzeugt:]

Die Beschwerdeführerin reicht als Beweismittel ein Management-Summary einer quantitativen Online-Umfrage (brand tracker) aus dem Jahr 2014 ein. Die ins Recht gelegte Umfrage bildet die Sprachregionen und das Geschlechterverhältnis repräsentativ ab (Beilage 5, GfK Study 2014, S. 7). Total wurden 2012 Personen online befragt. Die eingereichte Zusammenfassung enthält allerdings nur unzureichende Erläuterungen zum Studienapparat. Der Umfrage ist zu entnehmen, dass die Gruppe der über 55 Jährigen ausgeklammert wurde, was einem Anteil von 34,88 Prozent der erwachsenen inländischen Bevölkerung über 18 Jahren entspricht (...). Überdies ist die Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen statistisch übervertreten (...). Durch die vorgenommene Gewichtung nach Hauptkundengruppen ergeben sich bereits so erhebliche Abweichungen zu den in E. 4.1 definierten Verkehrskreisen, dass die vorliegende Marktbefragung als Beweismittel insgesamt nicht verwertbar ist.

Im Übrigen ist anzumerken, dass sich das beigebrachte Beweismittel aus weiteren Gründen nicht eignet, valide Aussagen über die derivativ erworbene Kennzeichnungskraft zu liefern. In der einleitenden Frage stellten die Interviewer sicher, dass sie denjenigen Teil der Bevölkerung erreichen, der tatsächlich Getränke aus der Produktpalette der Beschwerdeführerin konsumiert.

Die Fragestellung lautet wie folgt:

  • Parmi les boissons alcoolisées suivantes, veuillez indiquer, pour chacune d'elles, la dernière fois que vous l'avez consommée quel que soit le lieu: chez vous, chez des amis, dans un bar, un restaurant...
  • [Antwortauswahl: Rhum, Vin mousseux, Vodka, Apéritif amer, Whisky, Liqueur, Spiritueux anisés, Champagne].

(...). Der Frage nach der Bekanntheit wurde damit eine Selektionsfrage vorgelagert, die eine Filterung nach Rumkonsumenten erlaubt (....). Im Anschluss daran wurde die Markenbekanntheit ausschliesslich aus der Rum konsumierenden Teilgruppe errechnet, die lediglich 44 Prozent (n=711) der identifizierten consommateurs [18-55 ans] de boissons alcoolisées der letzten zwölf Monate umfasst (n=1634). Bei der Ermittlung der Kennzeichnungskraft darf indessen kein Basiswechsel auftreten. Der Kennzeichnungsgrad ist als Prozentanteil aller befragten Personen auszuweisen und nicht nur der kleineren Filtergruppe, die eine Vorfrage positiv beantwortet hat. Die für die Bestimmung der derivativen Kennzeichnungskraft massgeblichen Verkehrskreise setzen sich nicht nur aus den effektiven Rumkonsumenten zusammen, sondern sie umfassen auch die potenziellen Nachfrager (...).

Die daran anschliessenden Fragen zur aktiven Markenbekanntheit lauten wie folgt:

  • Lorsque vous pensez à des marques de rhum, quel est le premier nom de marque qui vous vient à l'esprit?
  • Quelles autres marques de rhum connaissez-vous, ne serait-ce que de nom?

11 Prozent aus der Rum konsumierenden Teilgruppe gaben die Marke HAVANA CLUB als Erstnennung an, weitere 17 Prozent konnten die Widerspruchsmarke ohne Unterstützung anführen (GfK Study 2014, S. 16 [n=711]). Allerdings setzt die Fragestellung den zu ermittelnden Markencharakter bereits voraus. Dieses methodische Vorgehen führt im vorliegenden Beweiszusammenhang ebenfalls zur Unbeachtlichkeit des Parteigutachtens, da die befragten Personen sich nicht zum Kennzeichnungsgrad äussern konnten, der eigentlich zu ermitteln gewesen wäre. Auch die nachfolgenden Fragen thematisieren weder die Wahrnehmung des Zeichens als Herstellerhinweis noch dessen Zuordnung zu einem Unternehmen (...).

8.5 Dem Gutachten ist weiter zu entnehmen, dass den Umfrageteilnehmern bei gewissen Fragen Bildvorlagen gezeigt wurden (...). Allerdings wird nicht offengelegt, ob und wenn ja, welche Abbildungen für die gestützte Frage zum Bekanntheitswert (47%; ...) tatsächlich verwendet wurden. Somit ist für das Bundesverwaltungsgericht nicht nachprüfbar, ob diese Vorlagen einen Herstellerhinweis enthielten und/oder, ob der produktbezogene Gebrauch und die Markenbekanntheit tatsächlich das strittige Wort-/Bildzeichen HAVANA CLUB [fig.] und nicht eine andere registrierte Bild- oder dreidimensionale Marke (Nr. 660280 oder Nr. 603612) der Markeninhaberin betrifft, die im Gesamtbild wesentlich vom strittigen Zeichen abweicht. Das Umfragegutachten kann folglich auch den Nachweis nicht erbringen, dass die strittige Marke als Zeichen tatsächlich so wahrgenommen und erinnert wird, wie sie eingetragen ist.

8.6 Weil der Beweiswert einer demoskopischen Befragung wesentlich davon abhängt, ob sich diese hinreichend auf das Beweisthema bezieht, ist unter Würdigung der vorgenannten Gesichtspunkte festzustellen, dass dem beigebrachten Beweismittel insgesamt die Eignung fehlt, einen hohen derivativen Kennzeichnungsgrad der Marke HAVANA CLUB [fig.] glaubhaft zu machen.

Die mit einer Privaturkunde ausgewiesenen Umsatzzahlen für den Markt Schweiz zeigen für den Zeitraum 2009 - 2013 ein Verkaufsvolumen, das sich zwischen (...) und (...) Litern pro Jahr bewegt (Beilage 2). Die Beschwerdeführerin argumentiert nicht mit einem daraus ermittelten Marktanteil in der Schweiz, sondern sie rechnet den Pro-Kopf-Konsum hoch. Unter der Annahme, dass rund 50 Prozent der schweizerischen Bevölkerung Rum konsumieren (vgl. E. 7.4.3), entspräche dies einem Jahreskonsum von rund (...) pro Kopf.

Der inländische Absatz ist grundsätzlich geeignet, als Indiztatsache für die Markenbekanntheit in die Beweiswürdigung miteinzufliessen. Das zwischen 2009 - 2013 erzielte Verkaufsvolumen lässt darauf schliessen, dass die zur Rede stehende Spirituose mindestens bei einem Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. In zeitlicher Hinsicht wird in der Regel ein belegbarer Markengebrauch während zehn Jahren erwartet (...). In besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (...). Eine nachgewiesene Nutzung während fünf Jahren genügt den Anforderungen an den Nachweis eines intensiven Gebrauchs nicht, zumal die Beschwerdeführerin auch keine besonderen Umstände geltend macht, die eine andere Beurteilung nahelegen. Im Übrigen lassen die beigebrachten Umsatzzahlen keinen Rückschluss auf den tatsächlichen markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke zu. Aus der Zahlenaufstellung wird nicht erkennbar, ob die Widerspruchsmarke produktbezogen am entsprechenden Markt verwendet oder rein unternehmensbezogen, ausschliesslich firmenmässig, dekorativ oder auf eine andere Weise produktunabhängig benutzt wird 

Kommentare (1)
BVGer vom 14.09.2016, B-5653/2015
Farmer Soft Choc Apfel / Country Soft Apfel Getreidestengel (Kl.30) / Getreidestengel (Kl.30) HG AG

[Massnahmeentscheid!]

Sowohl das Zeichen FARMER als auch die obere grüne Hälfte der FARMER-Verpackung mit gelbgrüner Ähre allerdings ohne das Zeichen FARMER sind im Markenregister eingetragen (...). FARMER­ Produkte werden seit Jahren intensiv beworben, typisch ist dabei jeweils die grüne Farbansprache (...). FARMER-Getreideriegel haben gemäss einer vom Gesuchsteller eingereichten Studie einen hohen Marktanteil am Getreideriegelmarkt in der Schweiz zwischen 70 % (Wert) und 75 % (Menge). Ebenfalls vom Gesuchsteller eingereichte Umfragen ergaben ferner eine Bekanntheit von FARMER in der Schweiz von unge­ stützt 61 % bzw. gestützt 95% (...).

Wesentlich [für die Kennzeichnungskraft] ist der Gesamteindruck der zur Diskussion stehenden Ausstattung. Das Herausgreifen einzelner Elemente, d.h. die Zerlegung und isolierte Betrachtung einzelner Zeichen und Elemente, verbietet sich. Einer Ausstattung fehlt die erforderliche Kennzeichnungskraft insbesondere dann, wenn alle Waren oder Dienstleistungen der betreffenden Art vollständig oder annähernd gleich aussehen und deshalb dem Abnehmer mangels Originalität keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware bzw. Dienstleistung vermitteln kann. Allerdings kann die Kombination von einfachen Zeichen, Grundformen und -angaben und/oder beschreibenden Angaben unter Umstanden selbst wieder fantasievoll bzw. originell und damit aufgrund Kennzeichnungskraft in ihrer Gesamtheit dennoch schutzfähig sein.

Damit ist aber nicht gesagt, dass die Gesuchsgegnerin 2 die für Lebens­ mittel gemeinfreie Farbe Grün oder die Abbildung eines Getreideriegels sowie der Zutaten auf der Ausstattung ihrer Country-Getreideriegelverpackungen nicht benutzen darf. Um eine rechtliche Verwechslungsgefahr zu vermeiden, ist jedoch erforderlich, dass sich die Ausstattung der Getreideriegelverpackungen der Gesuchsgegnerin 2 genügend deutlich von der älteren Ausstattung der FARMER-Verpackungen unterscheiden. Dies ist bei der Ausstattung der gesuchsgegnerischen Verpackung für die Country-Getreideriegelsorte "Choco-Apfel" der Fall: lm Gegensatz zum entsprechenden FARMER-Produkt des Gesuchstellers ist hier bloss ein Schnitz eines grünen Apfels im Gegensatz zu einem ganzen roten Apfel und einem zusätzlichem roten Apfelschnitz abgebildet. Zudem weicht die im unteren Teil der Verpackung verwendete zweiteilige grüne Hintergrundfarbe sehr deutlich von der vom Gesuchsteller verwendeten, stark prägenden rosa Hintergrundfarbe ab. Der Gesamteindruck der Verpackung "Choco-Apfel" des Country-Getreideriegels der Gesuchsgegnerin 2 unterscheidet sich daher im Erinnerungsbild des Durchschnittskonsumenten genügend stark von der Verpackung des entsprechenden FARMER-Getreideriegel des Gesuchstellers.

Kommentare (1)
HG AG vom 08.09.2016, HSU.2016.63
HEIMAT ONLINE / Die Heimat Druckereierzeugnisse (Kl.16), Zeitungen (Kl.16) / Druckereierzeugnisse (Kl.16), Zeitungen (Kl.16) BVGer

Die Rechtsprechung pflegt Marken für Zeitschriften, Datenträger und andere Medien eher streng zu beurteilen. Sie verneint deren Unterscheidungskraft nicht nur bei einem unmittelbaren Hinweis auf eine bekannte Geschichte oder das darin behandelte Thema (...). Eine Registrierung wird auch dann verweigert, wenn das Wort ein behandeltes Thema ohne gedanklichen Aufwand, wiewohl indirekt über einen mehrdeutigen Sinngehalt nahelegt (...). Erst ein im Vergleich zu einem möglicherweise damit bezeichneten Inhalt thematisch fernliegender Wortsinn wurde bisher als abstrakt genug angesehen, um für inhaltsbezogene Waren unterscheidungskräftig zu wirken (...). Im vorliegenden Fall bezeichnet der in allen drei Marken hervortretende Bestandteil "Heimat" ein für aktuelle Tages- und Wocheninformationen einer Wohnregion typisches Medienthema, das als Oberbegriff oder inhaltsbezogene Umschreibung der enthaltenen Mitteilungen verstanden wird und deshalb für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen keine unterscheidungskräftige Wirkung entfaltet.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei den zu vergleichenden Marken die grösste Übereinstimmung lediglich im gemeinfreien Element "Heimat" besteht. Wenn Marken jedoch nur in an sich nicht eintragungsfähigen Elementen übereinstimmen, liegt keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor. Abschliessend ist noch zu bemerken, dass die cyanblauen Elemente in der angefochtenen Marke den Gesamteindruck der angefochtenen Marke doch etwas prägen. Diese grafische Gestaltung ist geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken in relevanter Weise herabzusetzen oder auszuschliessen (...).

Kommentare (0)
BVGer vom 19.07.2016, B-4026/2015
CADDY / Top Caddy Autos und Autobestandteile (Kl.12) / Fahrzeuge und Fahrzeugbestandteile (Kl.12) BVGer

[Das IGE weist den Widerspruch ab:]

Mit Entscheid vom 22. Oktober 2015 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab.

Mit Bezug auf die identischen bzw. gleichartigen Waren verneinte die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Sie hielt fest, dass die angefochtene Marke ihre Unterscheidungskraft nicht aus den Begriffen "TOP" als Qualitätsangabe und "CADDY" beziehe, sondern aus der grafischen Gestaltung. Das gemeinsame Wortelement "CADDY" bezeichne nicht nur die Person, die für den Golfspieler die Schlägertasche trage, sondern werde üblicherweise auch als Bezeichnung für Golfwagen verwendet, und zwar auch für solche mit Strassenzulassung. Dies sei auch der Grund, weshalb die ursprünglich als reine Wortmarke hinterlegte angefochtene Marke als beschreibend beanstandet und zurückgewiesen worden sei. Angesichts des direkt beschreibenden Charakters des Wortelements "CADDY" könne sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf diesen Wortbestandteil beziehen. Um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, müssten besondere Voraussetzungen vorliegen. In casu seien für die Vorinstanz aber keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach die Widerspruchsmarke in der Schweiz erhöhte Bekanntheit erlangt habe. Ohne den Zusatz "VW" stelle "CADDY" für den hier interessierenden Warenbereich der angefochtenen Marke eine Sachbezeichnung dar. Somit genügten bereits geringfügige Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit herbeizuführen. Dies sei bei der angefochtenen Marke durch die graphische Ausgestaltung mit dem Bildelement der Fall.

[Das BVGer bestätigt.]

Kommentare (0)
BVGer vom 10.06.2016, B-7536/2015
KALISAN / KALISIL Farben (Kl.2) / Farben (Kl.2), Lacke (Kl.2) BVGer

[Wie das IGE weist das BVGer den Widerspruch grössenteils ab wegen der Schwäche des gemeinsamen Bestandteils "KALI":]

Mineralfarben enthalten als Bindemittel entweder Kalk oder Kaliumsilikat, auch Kaliwasserglas genannt. Die Fachleute unter den Verkehrskreisen werden dem Bindemittel eine grosse Aufmerksamkeit widmen, da die Art des Bindemittels dem Füllstoff bestimmte Verarbeitungs- und Materialeigenschaften verleiht. [...] In Verbindung mit den beanspruchten Waren überwiegt aus Sicht wenigstens eines Teils der Verkehrskreise die Bedeutung von "Kali" als Kurzform für Kalium, während die Bedeutung als Name einer indischen Göttin in den Hintergrund tritt.

Da Farben mit Kaliwasserglas als Bindemittel qualitativ hochwertiger sind als Farben mit künstlichen Bindemitteln, wirkt der Bestandteil "Kali" als bestimmter, spezifischer und zudem anpreisender Hinweis. Für diese Waren verfügt der Bestandteil "Kali" über eine geringe Kennzeichnungskraft, ist jedoch entgegen Ansicht der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin nicht gleichzeitig gemeinfrei.

Die Endsilbe "San" der Widerspruchsmarke weist, auf gesundheitlich positive Eigenschaften der Waren hin (vgl. E. 5.3.4 hievor). [...] Gemäss ständiger Rechtsprechung gehört der Begriff "San" bei gegebenem thematischen Zusammenhang zum Gemeingut.

Mit "Kali" und "San" ist die Widerspruchsmarke aus einem schwachen und einem gemeinfreien Bestandteil zusammengesetzt und verfügt damit insgesamt über einen geringen Schutzumfang für die in Klasse 2 beanspruchten Waren [Farben, Lacke und andere, die Kaliumverbindungen enthalten können, weshalb der Widerspruch für diese Waren abgewiesen wird.]

[Hingegen wurde der Widerspruch gutgeheissen für Waren, die keine Kaliumverbindungen enthalten können.]

Kommentare (0)
BVGer vom 09.06.2016, B-626/2015
VOGUE / VOGUE DE TRINITY Zeitschriften (Kl.16) / Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3) OG AR

Zwischen den vornehmlich für Druckereierzeugnisse (Klasse 16) geschützten und gebrauchten Marken VOGUE und der für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege registrierten und gebrauchten Marke VOGUE DE TRINITY besteht weder marken- noch lauterkeitsrechtlich Verwechslungsgefahr.

Aufgrund der vorgelegten Beweismittel kann nicht davon ausgegangen werden, dass VOGUE eine berühmte Marke nach MSchG 15 ist. Auf Ergebnisse einer bereits vor sieben Jahren durchgeführten Repräsentativumfrage kann vorliegend nur beschränkt abgestellt werden. Sieben Jahre sind "– gemessen am Alter der Marke – zwar kein allzu langer Zeitraum. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Printmedien nach allgemeiner Erfahrung in den letzten Jahren mit dem Aufkommen der digitalen Medien wie Smartphone, Internet etc., insbesondere bei der jüngeren Generation, stark an Bedeutung eingebüsst haben und deren Stellenwert in der Gesellschaft einem rasanten Wandel unterworfen ist. Nach Auffassung des Obergerichts ist also keineswegs gesagt, dass die Ergebnisse der Umfrage aus dem Jahre 2009 heute noch als repräsentativ angeschaut werden können." Die Berühmtheit einer Marke kann ausnahmsweise auch als notorische Tatsache festgestellt werden, wie dies das Bundesgericht etwa in Bezug auf die Marke Nestlé (BGE 130 III 748) machte.

Gemäss dem Obergericht "kommt der Marke NESTLE, mit deren grosser Produktepalette fast jede Bewohnerin und jeder Bewohner der Schweiz beinahe täglich in Berührung kommt, indessen eine ungleich grössere 'Strahlkraft' zu als der Marke VOGUE, unter deren Namen ein Hochglanzmagazin für eine speziell interessierte, gutsituierte Käuferschaft vertrieben wird." Wird eine Marke im Register mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" eingetragen, so verleiht dies "der Marke (...) weder im Zivil- noch im Widerspruchsverfahren eine besondere Schutzvermutung, da der Richter nicht an die vorläufige Würdigung des (...) IGE (...) gebunden ist und diese aufgrund von erheblichen Beweiserleichterungen zu Stande kommt. Wird darum eine Verkehrsdurchsetzung der Marke im Kollisionsfall bestritten, hat sie der Inhaber im späteren Urteilszeitpunkt von neuem nachzuweisen."

"Es wird nicht ernsthaft bestritten (...), dass VOGUE in der Schweiz ein durchgesetztes Zeichen für Modezeitschriften (...) ist."

Kommentare (0)
OG AR vom 07.06.2016, D1Z 12 2
ELUAGE / YALUAGE Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3) / Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3) BVGer

[Die Widerspruchsgegnerin hatte rechtzeitig mangelnden rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke geltend gemacht. Das IGE erkannte zuerst auf mangelnden Gebrauch, nachdem die Widersprechende zusätzliche Belege eingereicht hatte, zog es den Entscheid in Wiedererwägung und hiess den Widerspruch teilweise gut. Das BVGer weist ihn wegen Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vollumfänglich ab:]

Wird die Marke ausschliesslich zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften gebraucht, die in einem engen rechtlichen Verhältnis zueinander stehen, wie dies bei einem Konzern der Fall ist, genügt dies nicht, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen. Die mit der Marke versehenen Produkte müssen dafür vielmehr mit den Produkten eines oder mehrerer Dritten in Konkurrenz gesetzt werden (...). In einem patentrechtlichen Fall hat das Bundesgericht festgehalten, dass eine "Änderung der Verfügungsgewalt" vorliegen muss, um von Inverkehrsetzung sprechen zu können. Eine solche liege nicht vor, wenn die Ware bloss einem neuen Spediteur anvertraut werde, ohne dass sich gleichzeitig ein Veräusserungsgeschäft verwirkliche (vgl. BGE 115 II 279 ff. E. 4.b mit Hinweisen). Mit anderen Worten hat die mit der Marke versehene Ware die innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers zu verlassen bzw. liegt ein rechtserhaltender Markengebrauch in der Regel nur vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen auch ausserhalb der Konzerngesellschaften erhältlich sind und die Sphäre der Konzerntochter verlassen (...).

Den Ausschlag für die teilweise positive Beurteilung der Belege durch die Vorinstanz gaben die Rechnungskopien der Sammelbeilagen 1-25 mit einer Auflistung der einzelnen verkauften Waren inkl. Artikelnummern und entsprechenden Preisen in Verbindung mit der Produktliste (Beschwerde­beilage 6). Inwiefern diese einen rechtserhaltenden Gebrauch gegenüber den relevanten Verkehrskreisen darstellen, hat die Beschwerdegegnerin nicht dargelegt. Der Verkauf der Waren der Beschwerdegegnerin an ihre Tochtergesellschaft führt gestützt auf die bereits vorne zitierte Doktrin und Rechtsprechung zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, also nicht zu einem Wirtschaftsverkehr mit Dritten (...). Aus den entsprechenden Belegen wird nicht ersichtlich, dass die in die Schweiz gelieferten Produkte effektiv die wirtschaftliche Sphäre der Tochtergesellschaft verlassen haben. Die Rechnungsbelege belegen die Lieferung von durch die Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren an die Astreos CH Sàrl. Gemäss der oben zitierten Rechtsprechung des Bun­desgerichts liegt jedoch keine Änderung der Verfügungsgewalt vor, wenn die Waren einer konzernexternen Logistikfirma oder einem konzernexter­nen Lagerhalter bloss anvertraut werden, ohne dass sich gleichzeitig ein Veräusserungsgeschäft verwirklicht (vgl. BGE 115 II 279 ff. E. 4 b). Der Umstand allein, dass die Zweckbestimmung der Astreos CH Sàrl eine kon­zernexterne Weiterveräusserung an Detaillisten, namentlich Schweizer Kosmetikläden und Apotheken, nicht ausschliesst, vermag einen Beleg, welcher die Inverkehrsetzung der Waren glaubhaft macht, nicht zu erset­zen.

[Daher scheitert der Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs.]

Kommentare (1)
BVGer vom 02.06.2016, B-6986/2014