decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen verneint      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
BOTOX / Boto Care Pharmazeutika für die therapeutische Behandlung von neurologischen Erkrankungen und Muskel-Dystonien. (Kl.5) / Haarpflegemittel (Kl.3), Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3), pharmazeutische Produkte (Kl.5) HG ZH

Das US-Unternehmen Allergan Inc. ist Inhaberin diverser BOTOX-Marken, die für pharmazeutische Produkte (Klasse 5) sowie für Körper- und Schönheitspflegemittel (Klasse 3) eingetragen sind. Da in der Schweiz Kosmetika, die den gleichen Wirkstoff wie ein Arzneimittel enthalten, nicht unter dem Namen des Arzneimittels vertrieben werden dürfen, werden die Kosmetikprodukte von Allergan in der Schweiz nicht unter BOTOX, sondern unter dem Zeichen VISTABEL vertrieben. Allergan klagte gegen ein Schweizer Unternehmen, welches unter der Bezeichnung BOTOCARE Kosmetika vertreibt, auf Unterlassung und auf Löschung der Marke "Cellcare Botocare". Das Handelsgericht Zürich weist ab.

Die Marke BOTOX ist rechtsbeständig, da BOTOX originär keine Sachbezeichnung war und die Bezeichnung (noch) nicht zum Freizeichen degeneriert ist. BOTOX ist jedoch keine berühmte Marke. Der Schutzumfang der Marke beschränkt sich daher auf den Bereich des tatsächlichen Gebrauchs, welcher in casu nur für die in der Klasse 5 geschützten Produkte vorliegt, jedoch nicht für die Produkte der Klasse 3.

Das Handelsgericht weist darauf hin, dass weder die allgemeine, generische Verwendung des Begriffs BOTOX für die Bezeichnung des Produkts VISTABEL noch ein "Off-label Use" für den rechtserhaltenden Gebrauch einer Marke zu berücksichtigen ist. Zwischen BOTOX und "Cellcare Botocare" besteht keine Verwechslungsgefahr. Zur vorgeworfenen UWG-Verletzung, insbesondere wegen Verwendung des Begriffs BOTOCARE, führt das Handelsgericht aus, es sei weder eine Verwechslungsgefahr noch eine produktbezogene Rufausbeutung ersichtlich.

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HG ZH vom 08.07.2014, HG120071-O
SWISSPRIMBEEF / Appenzeller Prim(e) Beef Fleisch (Kl.29) / Fleisch (Kl.29) BVGer

Zwischen den für Fleisch (Klasse 29) beanspruchten Marken SWISSPRIMBEEF und "APPENZELLER PRIMe BEef (fig.)" besteht keine Verwechslungsgefahr, da die Marken bloss in beschreibenden Elementen übereinstimmen.

[Weil die Widersprechende auch die Marken SWISSPRIMLAMB, SWISSPRIMPORC und SWISSPRIMGOURMET hält, beanspruchte sie einen gesteigerten Schutzumfang für ihre Widerspruchsmarke SWISSPRIMBEEF. Das Bundesverwaltungsgericht widerspricht:]

Freilich setzt die Erlan-gung eines gesteigerten Schutzumfanges durch Seriennutzung voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen sind, sondern dem Publikum auf-grund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (...). Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt sein, bzw. muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Marken benützt (...).

[Da die Widersprechende lediglich Registerauszüge weiterer Marken ins Recht gelegt und nicht nachgewiesen hat, dass die von ihr genannten Marken auch tatsächlich in Gebrauch stehen, ist ein gesteigerter Schutzumfang nicht nachgewiesen.]

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BVGer vom 12.06.2014, B-3119/2013
Artic / ARCTIC VELVET Wodka (Kl.33) / Wodka (Kl.33) BVGer

[Die Widerspruchsgegnerin machte mangelnden rechtserhaltenden Gebrauch geltend:]

The trade mark have been used in Switzerland for spirits (vodka) in a slightly different graphic form (without the graphic element of the polar bear, depicted below).The Federal Institute of Intellectual Property held that the use in the different form did not amount to genuine use of the registered marks and dismissed the opposition.

On appeal the Federal Administrative Court confirmed that the older trade mark had only been used in a significantly different form than registered, leading to the conclusion that the registered mark had not been genuinely used and was unenforceable. The court considered that the term ARTIC was weakly distinctive for the goods in question. While not identical with the Italian word „artico“, which means “arctic”, the Italian speaking consumers would still associate “ice cold” or the “North Pole” with the term when seeing the term ARTIC in connection with (alcoholic) beverages, and “ice cold” was descriptive for the state beverages such as vodka are best served. Such understanding in just one language of Switzerland is sufficient to weaken the distinctive character of a trademark. Additionally, German and French speaking customers in Switzerland might understand the allusion. The allusion to “cold” is further supported by the stylized polar bear.

At the same time the court holds that the graphical element of the polar bear complements the comparative lack of distinctiveness of the word element, which means that the word element and the graphical element together establish the trademark’s distinctiveness.

Consequently, the court stated that the use of a sign without one of these elements leads to a different overall impression. The owner of the older mark could only demonstrate use of the word element “ARTIC” and hence was not able to prove the trade mark’s genuine use. The owner of the older mark could also demonstrate that on bottles that have been sold in Switzerland, a drawing of a polar bear had been placed next the word element ARTIC. According to the court, this was still insufficient to amount to genuine use of the mark as registered. 

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BVGer vom 04.06.2014, B-3056/2012
STONE / CONTIMILESTONE Pneus für Motorfahrzeuge (Kl.12) / Pneus für Motorfahrzeuge (Kl.12) BVGer

Mit Entscheid vom 27. Juni 2013 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. In ihrer Begründung führte sie aus, dass die Widerspruchsmarke zwar durchschnittlich kennzeichnungskräftig für Reifen und in Bezug auf die Waren mit der angefochtenen Marke identisch sei, der Gesamteindruck der angefochtenen Marke jedoch durch die Elemente "Conti" und "Mile" verändert werde. Der übereinstimmende Begriff "Stone" werde nicht isoliert wahrgenommen, weshalb keine Verwechslungsgefahr bestehe.

[Das BVGer bestätigt.]

Der Einwand der Beschwerdeführerin, mangels einer entsprechenden Beanstandung durch die Vorinstanz im Eintragungsverfahren sei davon auszugehen, dass es sich um keinen beschreibenden Ausdruck handle, ist nicht stichhaltig, da die Eintragungsfähigkeit der Widerspruchsmarke im Widerspruchsverfahren nicht zu prüfen ist. Soweit die Widerspruchsmarke aber als Beschreibung des Verwendungszwecks der damit beanspruchten Waren, insbesondere als Hinweis auf eine besondere Eignung der gekennzeichneten Reifen für das Fahren auf steinigem Grund, wie Pflastersteinen, Schotter, Fels oder Kies verstanden wird, ist ihr eine entsprechend stark reduzierte Kennzeichnungskraft zuzumessen.

In einem wertenden Gesamtblick besteht keine Gefahr, dass die Verkehrskreise zwischen den Zeichen falsche Zusammenhänge vermuten oder an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen, und ist mithin keine Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken anzunehmen, da deren Unterschiede in Aussprache und Wortlänge auffällig sind, die Unterschiede in den Sinngehalten sich auch den Verkehrskreisen mit nur rudimentären Englischkenntnissen erschliessen und der Widerspruchsmarke nur ein bescheidener Schutzumfang zuzubilligen ist.

Die Beschwerdeführerin vergleicht die vorliegende Konstellation mit den Urteilen des BVGer B-4753/2012 "Connect/Citroën Business Connected", B-3050/2011 vom 4. September 2012 "Seven (fig.)/Room Seven", B-1009/2010 vom 14. März 2011 "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank (fig.)", B-8055/2008 vom 8. September 2010 "Red Bull/Dancing Bull" sowie B-7500/2006 vom 21. Dezember 2007 "Diva Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.)". Dabei verkennt sie, dass sich in diesen Urteilen jeweils ganz oder teilweise übereinstimmende und deutlich abgesetzte Markenbestandteile gegenüberstehen. Im Gegensatz dazu erscheint das übereinstimmende Element vorliegend nur als untergeordneter Bestandteil der angefochtenen Marke (Urteile B-4753/2012 E. 7.1 "Connect/Citroën Business Connected"; B-38, 39, 40/2011 E. 7.1.1 "IKB/ICB [fig.]").

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BVGer vom 08.05.2014, B-4664/2013
Koala / Koala's M;arch Brot, Biskuits (Kl.30) / Brot, Biskuits (Kl.30) BVGer

[Die Widerspruchsgegnerin macht erfolgreich mangelnden rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke geltend:]

Nestlé Schöller GmbH & Co. KG opposed the "Koala March" trade mark based on its older "Koala" (with device) mark. Both marks were registered for biscuits.

According to the Federal Administrative Court, Nestlé Schöller had failed to prove the genuine use of its mark in the five years before the objection of non-use was raised. It left open the question whether the actually used form was close enough to the registered mark to count as use (the Court noted that the mark contained three repetitions of "Koala", which the actual packaging did not), because it came to the conclusion that in any case, the proven average annual revenue of EUR 8,000 did not amount to "genuine" use for a everyday consumer goods such as biscuits

The Court requires very detailed evidence regarding actual use. It criticized that most of the sales figures could not be attributed to specific goods or packaging and therefore failed to prove actual revenues. It also held, once again, that affidavits under German law ("eidesstattliche Erklärungen") did not have any special status under Swiss law and were, per se, not sufficient evidence. They do, however, carry some weight if the person signing the affidavit is also offered as a witness.

The decision is a reminder that the Federal Administrative Court is ratcheting up the requirements for proof of genuine use. The requirements have reached a degree that is hard to meet even for sophisticated trade mark owners such as Nestlé Schöller.

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BVGer vom 01.04.2014, B-3294/2013
TUPPERWARE / popperware.ch Spielwaren (Kl.28) / Spielwaren (Kl.28) BVGer

[Wie das IGE weist das BVGer den Widerspruch bezüglich "Spielzeug" ab:]

Hinsichtlich der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit führt das BVGer aus, dass weder Wort- noch Bildelementen grundsätzlicher Vorrang zukomme. Es sei die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente und deren Einfluss auf den Gesamteindruck zu prüfen. Insbesondere unter Einbezug der Elemente „.ch“ und „the adult’s playground“ der angefochtenen Marke müsse aufgrund des Gesamteindrucks zumindest hinsichtlich der ersten Silbe ein gewisser klanglicher Unterschied bejaht werden.Das BVGer kommt zum Schluss, dass höchstens entfernte Zeichenähnlichkeit vorliege. Die Vorinstanz hätte sich bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Wesentlichen nur auf den Vergleich von „Tupperware“ mit Popperware“ beschränkt, es ginge aber um den Gesamteindruck. Die anderen Elemente der angefochtenen Marke wären daher auch in den Vergleich miteinzubeziehen gewesen.

Das BVGer merkt an, dass, entgegen den Ausführungen der Vorinstanz, zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und nicht die der angefochtenen Marke entscheidend ist. Denn diese bestimme den Schutzumfang, den die Widerspruchsmarke in Anspruch nehmen kann. Für Spiele und Spielzeug komme der Marke „Tupperware“ ein normaler Schutzumfang zu.

Abschliessend verneint es, auch aufgrund des Bildelementes der angefochtenen Marke, die Verwechslungsgefahr. Denn auch wenn das vorliegende Bildelement nur schwach prägend sei, trage es doch wesentlich zur unterschiedlichen Wahrnehmung der Zeichen bei. 

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BVGer vom 01.04.2014, B-2886/2012
MR. PROPER / mrpropre.ch Putzmittel (Kl.3) / Reinigungsdienstleistungen (Kl.37) WIPO

[Die Gesuchstellerin stützt sich auf ihre für Putzmittel bekannte Marke MR. PROPER. Die Gesuchsgegnerin bietet unter dem Domainnamen mrpropre.ch Reinigungsdienstleistungen an.]

L’Expert relève par ailleurs que la Partie adverse a exposé avoir lancé ses activités en lien avec le Nom de Domaine dès mai 2011, activités qui se sont matérialisées et ont fait l’objet de campagnes de promotion également en dehors de l’environnement en ligne (le Nom de Domaine figurant en particulier de manière visible sur des véhicules professionnels exploités par la Partie adverse pour les services de nettoyage offerts et ayant fait l’objet de campagnes publicitaires dans des médias non électroniques), et que le Requérant n’a réagi qu’en date du 30 octobre 2013, soit environ deux ans et demi plus tard.

L’Expert relève dans ce contexte, pour ce qui concerne la question de la connaissance réelle ou supposée par le Requérant du Nom de Domaine et des activités conduites par la Partie adverse en lien avec ce dernier, que la jurisprudence a pu estimer qu’il est exclu d’imputer à une demanderesse titulaire de droits une ignorance fautive de la violation de ses droits causée par l’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine “.ch” au motif que l’enregistrement des noms de domaine “.ch” ne ferait pas l’objet d’une publication officielle (TF, sic! 2002, 766 c. 5.3 et TF, sic! 2002, p. 860 c. 8). Force est toutefois de constater que les données pertinentes concernant les noms de domaine “.ch” figurent dans une base de données centralisée publique qui garantit à toute personne intéressée un accès en temps réel aux données relatives aux titulaires de noms de domaines (...) et que, depuis le 1er juillet 2008, les modifications et les enregistrements de marques, de brevets, de designs et de topographies sont publiés exclusivement par voie électronique sur le site “www.swissreg.ch”. Dans cette mesure, le statut de publication d’un nom de domaine “.ch” se rapproche fortement de celui d’une marque suisse.

La Partie adverse a en outre exposé avoir investi dans la création et la promotion du Nom de Domaine et des services offerts en relation avec le Nom de Domaine, acquérant ainsi une certaine position commerciale avantageuse sur le marché des services de nettoyage (sur lequel le Requérant n’est au demeurant pas actif) et avoir également augmenté son chiffre d’affaires sur le fondement du Nom de Domaine. La Partie adverse a ainsi exposé avoir acquis une position sur le marché sous le nom associé au Nom de Domaine qui a pour effet que le fait d’y renoncer entraînerait pour lui des désavantages importants, une telle position ayant au demeurant été acquise de bonne foi, soit que la Partie adverse ait pu considérer que son comportement était permis soit qu’elle se soit fondée sur l’apparence de tolérance créée par l’inactivité du Requérant à son encontre. A cet égard, l’Expert constate que le Nom de Domaine comporte un terme (soit le mot “propre”) qui est descriptif des services de nettoyage offerts sur le site associé au Nom de Domaine et qu’il est associé étroitement à un autre Nom de Domaine “mmemenage.ch” qui se réfère également de manière directe à la nature des services offerts (les deux noms de domaine renvoyant à des sites matériellement identiques), les deux sites formant ensemble des sites parallèles, l’un masculin (“mrpropre.ch”) et l’autre féminin (“mmemenage”), ce qui peut contribuer à expliquer le choix du Nom de Domaine dans le contexte d’une appréciation de la bonne foi de la Partie adverse.

Dans ces circonstances, l’Expert estime qu’au vu des éléments qui figurent au dossier, il n’est pas possible de conclure que l’enregistrement ou l’utilisation du Nom de Domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Requérant selon le droit suisse.

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WIPO vom 11.03.2014, DCH2014-0001
CONVERSE / CONVERSE Schuhwaren (Kl.25) / Schuhwaren (Kl.25) HG BE

[Massnahmeverfahren. Natürlich geht es hier nicht um Verwechslungsgefahr, sondern Erschöpfung.]

Eine Sportartikelanbieterin verlangte mittels Massnahmegesuchs, dem Discounter OTTO's sei zu verbieten, diverse vermeintlich gefälschte Markenturnschuhe zu vertreiben. OTTO's machte geltend, bei den streitgegenständlichen Schuhen handle es sich um Original-Parallelimportware. Das Handelsgericht Bern erachtet den Fälschungsvorwurf als nicht genügend glaubhaft und weist das Gesuch ab.

Solange nicht glaubhaft ist, dass eine Markenverletzung vorliegt, überwiegt das Interesse von OTTO's an der Geheimhaltung seiner Bezugsquellen gegenüber den Interessen der Sportartikelanbieterin. Aus dem Erschöpfungsgrundsatz lässt sich nicht ableiten, dass OTTO's die Pflicht trifft, die korrekte Inverkehrbringung der Schuhe glaubhaft zu machen, bevor überhaupt das Vorliegen einer Markenverletzung glaubhaft gemacht wurde. Es obliegt somit der Sportartikelanbieterin, in einem ersten Schritt glaubhaft darzulegen, dass es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen um Warenfälschungen handelt bzw. um Schuhe, die ohne ihre Zustimmung in Verkehr gebracht wurden.

Die Tatsache allein, dass die streitgegenständlichen Turnschuhe eine Seriennummer aufweisen, die nicht im Datenbanksystem der Sportartikelanbieterin enthalten ist, macht das Vorliegen einer Warenfälschung noch nicht glaubhaft. Der Fälschungsvorwurf ist vielmehr anhand von produktspezifischen Eigenschaften glaubhaft zu machen. Sofern Seriennummern nur zu Kontrolle eines Vertriebssystems dienen, ist deren Abänderung markenrechtlich nicht zu beanstanden.

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HG BE vom 28.02.2014, HG 13 116
G5 / G5 Silicium organique pharmazeutische Produkte (Kl.5) / Nahrungsergänzungsmittel (Kl.5) BGer

[Eine Markeninhaberin hinterlegte im Jahre 2006 eine Marke unter Beanspruchung aller Nizza-Oberbegriffe der Klasse 5.  Im Jahre 2013 wurde die Nizza-Klassifikation u.a. insoweit  geändert, als der Oberbegriff "Nahrungsergänzungsmittel" neu in die Klasse 5 eingefügt wurde. Die Markeninhaberin macht nun geltend, ihre Marke sei auch für Nahrungsergänzungsmittel geschützt, da sie im Jahre 2006 für die gesamte Nizza-Klasse 5 Schutz beansprucht habe. Das Bundesgericht widerspricht diesem Vorbringen.]

Eine automatische Schutzausdehnung auf später in einer Klasse hinzukommende Oberbegriffe kann nicht Platz greifen, wenn der Hinterleger alle im Hinterlegungszeitpunkt in der betroffenen Klasse vorgesehenen Waren oder Dienstleistungen aufgeführt hat. "Denn ungeachtet dessen, ob 'Nahrungsergänzungsmittel' erst in der 10. Ausgabe (2013) in die Klasse 5 der Nizza-Klassifikation aufgenommen wurden, waren diese Produkte im Zeitpunkt der Markenhinter- legung (2006) als Waren bereits bekannt und hätten (...) beansprucht werden können. Ihre Existenz ergab sich nicht etwa erst aufgrund einer technischen Fortentwicklung eines im Warenverzeichnis aufgeführten Produkts. Es ist daher keine Abweichung vom Registerprinzip angezeigt (...)."

[Nahrungsergänzungsmittel sind nicht gleichartig zu "pharmazeutischen Erzeugnissen"].

[Ferner äussert sich das BGer zu den Voraussetzung des Weiterbenützungsrechts nach Art. 14 MSchG:]

Gesetzliche Voraussetzung eines Weiterbenützungsrechts ist der Gebrauch des (identischen oder eines verwechselbar ähnlichen) Zeichens vor der Hinterlegung. Der Gebrauch muss in der Schweiz erfolgt sein. Ein Gebrauch im Ausland vermag aufgrund des Territorialitätsprinzips keine Rechtswirkungen in der Schweiz zu entfalten. Eine bloss lokale Benutzung reicht indessen aus, um ein lokal beschränktes Weiterbenutzungsrecht zu begründen. Verlangt wird ein Gebrauch im Geschäftsverkehr, also ein Gebrauch, der auf den Markt bezogen ist und dort wahrgenommen werden kann; ein bloss unternehmensinterner oder privater Gebrauch genügt nicht. Die Verwendung des Zeichens im Geschäftsverkehr muss tatsächlich erfolgt sein; blosse Vorbereitungshandlungen genügen nicht. Der Gebrauch des Zeichens muss ernsthaft erfolgt sein, nicht aber zu einer notorischen Bekanntheit des Zeichens geführt haben (...). Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass allerdings ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss. Er muss wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (...).

[Der einmalige Gebrauch des Zeichens auf einer einzigen Rechnung genügt nicht als Nachweis eines ernsthaften Gebrauchs im Sinne von Art. 14 MSchG.]

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BGer vom 05.02.2014, 4A_444/2013
ARTELIER / ARTELIER Herausgabe von Publikationen (Kl.41), organisations d'événements culturels (Kl.41), Schönheitspflege (Kl.44) / Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Kl.40, Kl.41 BVGer

[Sowohl IGE wie BVGer weisen den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ab:]

Undatierte Webseiten-Auszüge wie die Replikbeilage Nr. 10 aus dem vorinstanzlichen Verfahren fallen aufgrund der zeitlichen Anforderungen an den rechtserhaltenden Gebrauch ausser Betracht. Die blosse Registratur [sic] eines Domainnamens, der mit einer registrierten Marke (quasi-)identisch ist, stellt als solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Webseite keinen rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Webseite von den Verkehrskreisen konsultiert und entsprechende Waren und Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind (...).

Der am 14. Oktober 2011 geltende Zustand einer Webseite vermag über die Beschaffenheit der Webseite im vorliegend massgeblichen Zeitraum nichts auszusagen. Indem die Vorinstanz auf den Beweisantrag der Beschwerdeführerin, eine Webseite zu einem Zeitpunkt ausserhalb des vorliegend massgeblichen Zeitraums zu konsultieren, nicht stattgegeben hat, hat sie eine sog. vorweggenommene Beweiswürdigung vollzogen, mit der das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin in keiner Weise verletzt wurde.

Einzig in der Replikbeilage Nr. 28 ist [Künstlername] insoweit in einen Zusammenhang mit "Artelier, 63109 Allenwinden" in einen Kontext gestellt als dort zu lesen steht: "[Künstlername] Berufliche Tätigkeit: Angewandte Kunst und Visagistik Studio: Artelier, 6319 Allenwinden". Dies vermag aber einen rechtserhaltenden Markengebrauch nicht zu belegen, weil "Artelier" dort im Kontext mit "Studio" und "6319 Allenwinden" nicht als Marke, sondern als Adressbestandteil wahrgenommen wird (kein markenmässiger Gebrauch).

Im Zusammenhang mit Telefonbucheinträgen von "Artelier" ist zu betonen, dass ein Telefonbucheintrag als solcher entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keinen markenmässigen Gebrauch einer Marke darstellt, da jedenfalls der redaktionelle Teil eines Telefonbuchs dem Zweck dient, die Teilnehmer des Telefonnetzes in einem bestimmten Gebiet aufzulisten und ihre Erreichbarkeit unter einer bestimmten Nummer zu ermöglichen. Diese Belege vermögen daher keinen (markenmässigen) Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

[Das Urteil enthält eingehende Würdigungen zahlreicher Beweismittel. Zum Verhängnis geworden ist der Bfin v.a., dass zahlreiche Beilagen undatiert waren und daher nicht dem massgeblichen Zeitraum zugeordnet werden konnten.]

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BVGer vom 29.01.2014, B-2910/2012
VZ / SVZ Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl.36) / Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl.36) BVGer

Die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Dienstleistungen, die normale Kennzeichnungskraft und die entfernte Ähnlichkeit der Zeichen deuten grundsätzlich auf eine Verwechslungsgefahr der konfligierenden Marken hin. Es muss vorliegend allerdings beachtet werden, dass die strittigen Zeichen Akronyme sind. Die Rechtsprechung hat diesbezüglich festgehalten, dass solche Kurzwörter akustisch und optisch leichter erfasst werden und sich leichter einprägen als längere Wörter, wodurch Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens seltener vorkommen (...). Weiter muss berücksichtigt werden, dass die vorliegend strittigen Zeichen mit zwei bzw. drei Buchstaben wohl die kürzeste Form von Akronymen oder Kurzzeichen überhaupt darstellen und diese daher umso einprägsamer sind. Da die strittigen Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen leichter erfasst werden und sich einfacher einprägen und zudem der Aufmerksamkeitsgrad ebendieser Verkehrskreise leicht erhöht ist, fallen auch bei gleichartigen Dienstleistungen nur schon geringe Abweichungen in den Zeichen stärker ins Gewicht. Zusätzlich muss bedacht werden, dass vorliegend die Zeichen lediglich entfernt ähnlich sind; insbesondere verfügt die Widerspruchsmarke über ein Bildelement, welches zwar nur schwach prägend ist, aber dennoch zur unterschiedlichen Wahrnehmung der Zeichen beiträgt. Es rechtfertigt sich daher, die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zwischen den strittigen Marken zu verneinen

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BVGer vom 20.12.2013, B-6426/2012
CC / GG Guépard Kosmetika (Kl.3) / Kosmetika (Kl.3), Seifen (Kl.3), Wasch- und Putzmittel (Kl.3), Zahnputzmittel (Kl.3) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch teilweise, für die Waren der Klasse 3, zugelassen. Das BVGer korrigiert und weist den Widerspruch insgesamt ab:

Die Marken weisen nur eine geringfügige Ähnlichkeit auf.

Die ältere Marke weist einen normalen Schutzumfang auf. CHANEL mag eine erhöhte Bekanntheit geniessen, aber das bedeutet nicht, dass auch CC eine erhöhte Bekanntheit geniesst.]

Comme nous l'avons vu ci-dessus (...), les marques en présence n'ont en commun que le fait qu'elles sont toutes formées d'un monogramme constitué d'arcs de cercle à trois quarts fermés et entrelacés dans leur partie arrondie. Cela ne suffit toutefois pas à créer un risque de confusion entre les marques opposées, en dépit de l'identité, respectivement la similarité, des produits en cause. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, une différence portant sur une seule lettre suffit en règle générale à écarter un risque de confusion avec une marque formée d'une abréviation (...). Or, en l'espèce, ce qui est déterminant n'est pas tant le fait que les lettres constituant les monogrammes des marques opposées sont distinctes (en soi, les lettres "C" et "G" sont en effet relativement proches), mais bien plutôt le fait que, contrairement aux lettres des marques opposantes "CC (fig.)", les lettres formant le monogramme de la marque attaquée sont stylisées. A cela s'ajoutent les autres importantes différences constatées entre les marques opposées sur les plans visuel, phonétique et sémantique (...), de sorte qu'un risque de confusion direct doit être nié, ce même si un périmètre de protection accru devait être reconnu aux marques opposantes.

Un risque de confusion indirect (...) doit également être nié. 

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BVGer vom 06.12.2013, B-332/2013
AIR-FLOW / AIR FLOSS pharmazeutische, tiermedizinische und hygienische Produkte für Zahnärzte und Zahntechniker, insbesondere Scheuerpulver zur Plaqueentfernung und Kariesprophylaxe (Kl.5), elektro-medizinische Apparate, nämlich Pulverstrahlgeräte (Kl.10) / elektrische Zahnbürsten (Kl.21), Geräte mit Wasser und Luft für die Zahnreinigung (Kl.21) BVGer

[Zwischen den beanspruchten Produkten besteht höchstens eine sehr entfernte Gleichartigkeit.]

Für die Widerspruchsmarke ist von einer hohen Aufmerksamkeit der fachkundigen Nachfrager auszugehen. Demgegenüber werden die Waren der angefochtene Marke vor allem von Endverbrauchern nachgefragt. Hier handelt es sich um preisgünstige, privat verwendete Zahnpflegegeräte, die vor allem von Erwachsenen erworben werden. (...) Als Gegenstände des täglichen Gebrauchs werden solche Waren mit durchschnittlicher, beziehungsweise eher flüchtiger, Aufmerksamkeit erworben.

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Bekanntheit ihrer Marke, die diese ursprüngliche Schwäche überwunden habe. Durch Gebrauch habe sie eine hohe Kennzeichnungskraft, mindestens aber einen normalen Schutzumfang erlangt. Ein grosser Teil der zur Glaubhaftmachung dieser Bekanntheit ins Recht gelegten Belege, namentlich Produktbeschriebe, Kataloge, Promotionsbroschüren, Produktfotos, Rechnungen, Häufigkeitslisten von Wörtern, Bildschirm- und Websiteausdrucke, Prospekte von Wiederverkäufern sowie eine Literaturliste, eine Schulungsliste und die Ausstellerliste der "Dental 2012", enthalten indessen keine Angaben zur Wahrnehmung der Marke durch die Verkehrskreise und indizieren eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke darum nur teilweise.

Die von der Beschwerdeführerin eingereichte Statistik der Zahl der Zahnarztpraxen der Schweiz zeigt 4'123 Zahnarztpraxen für das Jahr 2011. Der schweizerische Markt für Zahnarztgeräte ist damit verhältnismässig klein. Nach der Zusammenstellung "Turnover EMS Nyon with Air-Flow Products (CHF)" hat die Beschwerdeführerin bis 2013 insgesamt 1'865 Geräte in der Schweiz verkauft. Angesichts des kleinen Marktes ist das eine beachtliche Anzahl von Geräten, wobei aber aus der Statistik nicht hervorgeht, ob allenfalls in Schweizer Franken verkaufte Geräte exportiert oder bestehende Geräte ersetzt wurden. Die Anzahl in der Schweiz verkaufter Geräte lässt sich somit nicht ohne Weiteres ins Verhältnis mit der Anzahl Schweizer Zahnarztpraxen stellen. Weiter ist nicht erstellt, ob die Käufer "Air-Flow" als Marke wiedererkennen oder ob sie den Ausdruck zum Beispiel als Warnhinweis verstehen und auch zur Bezeichnung von Pulverstrahlgeräten anderer Hersteller verwendenDie Beschwerdeführerin führt zur Bekanntheit der Marke überdies an, dass die damit versehenen Erzeugnisse in den Jahren 2003, 2004, 2007 und 2008 mit Designpreisen ausgezeichnet worden seien. Dazu legt sie den Red Dot Award (2003) und den Good Design Award (2004) ins Recht. Die Auszeichnung mit Designpreisen führt jedoch allenfalls zur Erhöhung der Bekanntheit bei Designern, jedoch nicht bei den relevanten Verkehrskreisen. In Würdigung all dieser Tatsachen ist der Widerspruchsmarke somit eine gewisse Bekanntheit zuzugestehen, welche die von Hause aus stark reduzierte Kennzeichnungskraft der Marke allerdings nicht wesentlich zu heben vermag.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist mit zu berücksichtigen, dass die gegenüberstehenden Waren nur sehr entfernt gleichartig sind (E. 4). Der Widerspruchsmarke, die die Funktionsweise der damit versehenen Waren beschreibt, kommt nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (E. 5). Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bleibt somit trotz Bekanntheit bescheiden. Angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit, mit welcher die mit der Widerspruchsmarke versehenen Waren gemeinhin gekauft werden (E. 3.2), genügen geringe Unterschiede, um einen ausreichenden Markenabstand zu schaffen. Die Ähnlichkeiten der Marken im Schriftbild werden angesichts dieses strengen Massstabs durch die Unterschiede in den Sinngehalten ausgeglichen (E. 6). Zwischen den Marken besteht daher keine Verwechslungsgefahr.

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BVGer vom 02.12.2013, B-1493/2013
MOROCCANOIL / MOROCCANOIL Haarpflegemittel (Kl.3) / Haarpflegemittel (Kl.3) HG ZH (ER)

[Die Klägerin vertreibt ihre Produkte einzig über selektiven Vertrieb in Coiffeursalons. Sie verlangt, einem Detailhändler sei zu verbieten, parallel importierte Ware in seinen Ladengeschäften zu verkaufen. Auf der Rückseite der Produkte bzw. der Verpackung war jeweils ein weisser Aufkleber mit Gebrauchshinweisen angebracht. Bei den Texten auf den Aufklebern handelte es sich um Übersetzungen der Originalhinweise.]

[Es gilt internationale Erschöpfung.]

Im vorliegenden Fall sei der Kaufhausbetreiber vor dem Problem gestanden, dass die parallelimportierten Haarpflegemittel keine Angaben in deutscher Sprache enthielten. Dieses Problem sei ein ernsthaftes, weil damit zu rechnen war, dass nicht alle Kunden die aufgedruckten fremdsprachigen Texte lesen können. Zur Lösung dieses Problems habe eine andere als die Textform nicht nahegelegen. Praktikabel sei die Lösung mit einem Aufkleber, der eine Übersetzung des Originaltextes enthielt. Dieses Vorgehen des Beklagten erachtete das Gericht daher als sachlich geboten und deshalb auch vertretbar (die Qualität der Übersetzung wurde vom Hersteller nicht kritisiert).

Die Aufkleber befanden sich ferner jeweils auf der Rückseite der Produkte bzw. der Verpackung. Die Vorder- oder Hauptseite werde nicht tangiert. Daher seien die Vorwürfe des Herstellers betreffende Rufschädigung, Verunstaltung, Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion und Schaffung eines minderwertigen Erscheinungsbildes haltlos.

Zudem werde die Parfümerieabteilung der Beklagten, immerhin ein führendes schweizerisches Kaufhaus, mindestens so gepflegt geführt wie ein Coiffeur-Salon. Schliesslich sei auch nicht ersichtlich, inwiefern der Beklagte eine Geschäftsbeziehung mit dem Hersteller vortäusche. Es liege weder eine Herabsetzung noch die Schaffung einer Verwechslungsgefahr vor (Art. 3 Abs. 1 lit. a und b UWG). Wer nach erlaubtem Import fehlende deutschsprachige Hinweise durch entsprechende Aufkleber liefert, verstosse jedenfalls nicht gegen Treu und Glauben im Wettbewerb und handle damit auch nicht unlauter (Art. 2 UWG). Gesamthaft bestehe offensichtlich weder im Markenrecht noch im Lauterkeitsrecht eine Grundlage für das beantragte Vertriebsverbot.

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HG ZH (ER) vom 14.11.2013, HE130318-O
EGATROL / EGATROL Kl.7, Kl.9, Kl.11 / Kl.7, Kl.9, Kl.11 BVGer

Die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin hatte mit Vertrag vom 10. Juni 1999 ihren Geschäftsteil "Kraftwerkautomatisierung" mit allen Aktiven und Passiven an die Rechtsvorgängerin der Beschwerdegegnerin verkauft. In der Folge war strittig, ob bestimmte Marken zum verkauften Geschäftsteil gehörten. Ein Wechsel der Inhaberschaft besagter Marken wurde im Markenregister nicht vermerkt. 

[Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs, sowohl IGE wie auch BVGer schützen diese:]

Auf die Rüge des Rechtsmissbrauchs ist nicht einzutreten, soweit sie sich aus Argumenten ableitet, die im Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren nicht zur Verfügung stehen.

Der Gebrauch einer Marke durch einen Dritten wird dem Markeninhaber im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG als "stellvertretender Gebrauch" rechtserhaltend zugerechnet, wenn der Inhaber dem Gebrauch zugestimmt und der Dritte die Marke mit einem Fremdbenutzungswillen gebraucht hat.

Die Zustimmung des Markeninhabers hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt (...). Sie wirkt damit ex nunc (...). Andernfalls würde das Gebrauchserfordernis seiner Substanz entleert, indem beispielsweise der Markeninhaber seinen eigenen Nichtgebrauch durch die nachträgliche Genehmigung einer Verletzerhandlung heilen könnte (...). An die Form der Zustimmung stellt das Gesetz allerdings keine besonderen Anforderungen. In diesem Sinne kann die Zustimmung auch stillschweigend erteilt werden (...). Ein blosses Dulden des Drittgebrauchs genügt zur Begründung eines stellvertretenden Markengebrauchs hingegen nicht (...).

Beim stellvertretenden Markengebrauch gebraucht der Dritte die Marke für den Markeninhaber; das heisst, er ist mit einem Fremdbenutzungswillen tätig (...). An den Fremdbenützungswillen sind keine hohen Anforderungen zu stellen (...). Ein solcher Wille fehlt aber insbesondere dem Markenverletzer (...).

Ein stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer und Wiederverkäufer statt (...). Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Importeure und so weiter betrauen (...).

Als stellvertretenden Markengebrauch macht die Beschwerdeführerin eine stillschweigende Lizenz an die Beschwerdegegnerin und einen Gebrauch durch diese geltend. (...) Das von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Memorandum of Understanding vom 5. Februar 1999 und der Co-operation Contract vom 9. März 2000 deuten darauf hin, dass eine gewisse Zusammenarbeit beabsichtigt war, beziehungsweise stattfand. Eine Regelung betreffend den Gebrauch der Widerspruchsmarke in einem Stellvertretungsverhältnis findet sich in diesen Dokumenten aber nicht. Die Beschwerdeführerin kann aus der Existenz solcher Vereinbarungen nichts für eine stillschweigende Markenlizenzierung ableiten. Auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben nie gegen den ihr bekannten Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin interveniert habe, macht das Bestehen eines Lizenzvertrags zwischen den Parteien nicht glaubhaft. Auch aus einem gemeinsamen Gebrauch der Marke vermöchte die Beschwerdeführerin, solange ihr Eigengebrauch nicht ausreicht und kein Fremdbenutzungswille der Beschwerdegegnerin dargetan ist, nichts für sich geltend zu machen.

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BVGer vom 21.10.2013, B-40/2013
CIZELLO / SCIELO pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) BVGer

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Entscheid vom 23. Januar 2013 ab. Sie begründete dies damit, dass sich die Zeichen im Silbenmass, der Aussprachekadenz, dem Schriftbild und den Konsonanten unterschieden. Auffällig seien insbesondere das zusätzliche "Z" und das Doppel-L der Widerspruchsmarke sowie die unterschiedlichen Wortanfänge. Aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise und der geringen Zeichenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

[Das BVGer bestätigt. Interessante sprachwissenschaftliche Ausführungen in E. 5.4.]

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BVGer vom 15.10.2013, B-953/2013
XS / EXCESS Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) / Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutgeheissen. Das BVGer weist ihn ab:]

La marque opposante est composée du seul élément verbal "XS". Ainsi qu'il a été relevé plus haut (...), ce signe "XS" est notamment connu des consommateurs en cause comme l'abréviation de l'expression anglaise "extra small", qui désigne une - très petite - taille de vêtements.

Bien qu'il soit fréquemment utilisé en lien avec des vêtements, le signe "XS" (de même d'ailleurs que d'autres lettres ou d'autres combinaisons de lettres telles que "S" ["small"], "M" ["medium"], "L" ["large"] ou "XL" ["extra large"]) apparaît pour indiquer la taille de produits les plus divers. Il est également utilisé pour qualifier des prix (...) ou encore pour définir l'étendue de services (...). Le consommateur suisse est donc habitué à rencontrer des indications telles que "XS" dans des contextes variés et à les comprendre en particulier comme des références à la taille de produits.

Vu l'existence, sur le marché, de cigarettes plus longues et plus fines que les cigarettes ordinaires (...), un caractère descriptif doit être reconnu au signe "XS" utilisé en lien avec des "cigarettes" (classe 34). Le consommateur confronté à des cigarettes désignées par l'élément "XS" est en effet amené à penser, sans effort de réflexion particulier, que ces cigarettes ont quelque chose de plus petit que les cigarettes ordinaires.

En dépit de l'identité, respectivement la très grande similarité, entre les produits de la classe 34 revendiqués par les marques en cause, il n'y a pas de risque de confusion entre la marque opposante "XS" et la marque attaquée "Excess". (...) Au surplus, vu le périmètre de protection relativement faible dont jouit la marque opposante "XS", les différences que présente la marque attaquée "Excess" sont suffisantes pour exclure un risque de confusion - direct ou indirect.

A noter enfin que, selon la jurisprudence et la doctrine, une différence portant sur une seule lettre suffit en règle générale à écarter un risque de confusion avec une marque formée d'une abréviation (...). Sous cet angle également, un risque de confusion doit être nié entre les marques en cause.

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BVGer vom 08.10.2013, B-4360/2012
NAFA / NOVA Beleuchtungsgeräte (Kl.11) / Beleuchtungsgeräte (Kl.11) BGer

Die Vorinstanz stellte zunächst fest, dass die Parteien dieselben Waren an denselben Kundenkreis vertreiben. Es sei daher ein besonders strenger Massstab anzulegen. Davon ging die Vorinstanz zutreffend aus, und der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe keinen strengen Massstab angelegt, entbehrt der Grundlage.

Andererseits berücksichtigte die Vorinstanz zutreffend, dass es sich um Spezialprodukte handelt, die ausschliesslich für Fachkreise angeboten werden, weshalb von einer höheren Aufmerksamkeit und einem besseren Unterscheidungsvermögen der Abnehmer ausgegangen werden darf.

Die Vorinstanz verglich sodann das Schriftbild der beiden Zeichen. Sie führte dazu aus, sowohl der erste als auch der letzte Buchstabe seien identisch. Es handle sich um sehr kurze Begriffe, was zu einer besseren Merkbarkeit führe und Unterschiede besser erkennen lasse. Beide Begriffe würden in Grossbuchstaben verwendet. Als zweite Buchstaben stünden sich A und O gegenüber. Diese unterschieden sich bei Grossschreibung im Schriftbild deutlich voneinander: das nach oben spitzige, dreieckförmige A weise mit dem runden O keinerlei Ähnlichkeit auf. Auch in der Aussprache unterschieden sie sich deutlich: So werde bei "NAFA" das erste A eher kurz ausgesprochen und bei "NOVA" das O eher lang. An dritter Stelle stünden sich F und V gegenüber. Auch diese beiden Buchstaben differierten bei Grossschreibung deutlich. Das rechtwinklig angeordnete F sei auch bei schnellem und flüchtigem Lesen nicht mit dem auf seiner Spitze stehenden V verwechselbar. Phonetisch hingegen stünden sie sich näher als optisch. In gewissen Worten werde V wie F ausgesprochen, in anderen Worten jedoch wie W, wie dies auch bei "NOVA" der Fall sei, und zwar sowohl im schweizerisch geprägten Hochdeutsch als auch im Dialekt. Im hier interessierenden Zusammenhang klinge daher die Aussprache unterschiedlich. Obwohl die beiden Begriffe den gleichen Anfangs- und Endbuchstaben, die gleiche Anzahl Buchstaben - Vokale und Konsonanten - hätten, unterschieden sie sich sowohl im Schriftbild wie auch in der Aussprache erheblich voneinander.

Wesentlich sei auch, dass "NAFA" ein Fantasiebegriff sei, "NOVA" hingegen ein bekanntes, in der Schweiz gut verstandenes Wort mit vielfacher Bedeutung, insbesondere "neuer Stern", "Neuerscheinungen im Buchhandel" oder als Plural von Novum, was "absolute Neuheit", "noch nie Dagewesenes" bedeute, zudem auch als Vor- und Familienname. Konkret gehe es zudem um die Anschaffung von Speziallampen für die Fleischbranche, bei der vom Adressatenkreis eine höhere Aufmerksamkeit erwartet werden dürfe, als bei der breiten Konsumentenmasse in einem Supermarkt. Vor diesem Hintergrund scheine eine Verwechslung der beiden kurzen Begriffe "NAFA" und "NOVA" ausgeschlossen.

7.4. Diesen Ausführungen der Vorinstanz kann im Lichte der oben dargestellten Grundsätze der Rechtsprechung, die von der Vorinstanz korrekt angewendet wurden, gefolgt werden

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BGer vom 02.10.2013, 4A_300/2013
GESUNDHEITSCOACH / ihr-gesundheitscoach.ch Kl.3, Kl.5, Kl.9, Kl.10, Kl.35, Kl.36, Kl.42 / Erziehung und Ausbildung (Kl.41) WIPO

Die Gesuchsgegnerin beantragt, das von der Gesuchstellerin erhobene Rechtsbegehren abzuweisen. Dabei bestreitet die Gesuchsgegnerin nicht, dass die Gesuchstellerin Inhaberin der Marke GESUNDHEITSCOACH ist. Sie verweist jedoch darauf, dass die eigenen angebotenen Dienstleistungen Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen im Gesundheitsumfeld darstellen und damit unter die Klasse 41 fallen. Für diese Klasse sei das Kennzeichen der Gesuchstellerin nicht geschützt.

[Der Experte meint:]

Ob die von den Parteien angebotenen Beratungs- sowie Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen für Apotheken und Apotheker gemäss Nizza-Klassifikation unter die Klassen 35 und/oder 42 fallen, kann offen bleiben. Aus den Eingaben der Parteien ergibt sich nämlich, dass sich die Geschäftsfelder beider Parteien hinsichtlich Dienstleistungs- und Produktangebot überschneiden, sodass sie als Mitbewerberinnen anzusehen sind. Eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke in den geschützten Waren- und Dienstleistungsklassen (insbesondere Klasse 35) und des streitgegenständlichen Domain-Namens kann somit nicht ausgeschlossen werden 

[GESUNDSHEITSCOACH ist schwach kennzeichnungskräftig für die strittigen DL. Eine gesteigerte Verkehrsgeltung wurde nicht belegt. Zudem:]

Die Marke der Gesuchstellerin wurde am 9. Juni 2011 beim IGE hinterlegt, jedoch erst am 19. Dezember 2011 veröffentlicht. Die Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens erfolgte demgegenüber bereits am 18. September 2011 und somit vor der Veröffentlichung der Marke. Aufgrund der zeitlichen Verhältnisse gilt somit als erstellt, dass die Gesuchsgegnerin bei der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens die Verletzung bzw. Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr mit der Marke der Gesuchstellerin nicht beabsichtigt hat.

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WIPO vom 26.09.2013, DCH2013-0010
FUCIDIN / FUSIDERM verschreibungspflichtige Dermatika (Kl.5) / Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception de ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyarthrite psoriasique et de la maladie de Crohn (Kl.5) BVGer

Vorliegend ist insbesondere strittig, ob der von der Beschwerdeführerin glaubhaft gemachte Gebrauch für "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen" auch dem von ihr beanspruchten Oberbegriff "Pharmazeutische Produkte" zugerechnet werden kann. Dieser Oberbegriff ist verhältnismässig breit und beinhaltet verschiedenste Unterbegriffe (...).

Aus den zu berücksichtigenden Belegen ist ersichtlich, dass die mit "FUCIDIN" gekennzeichneten Waren Antibiotika zur Behandlung von bakteriellen Hautinfektionen sind ...). Es sind demnach Dermatika, d.h. Medikamente zur Behandlung der Haut (...). Innerhalb dieser Arzneimittelgruppe sind sie jedoch nur für verschreibungspflichte Hautmittel typisch, und vermögen daher keinen zukünftigen Gebrauch der Marke für alle Arten von Dermatika oder gar weitere pharmazeutische Produkte nahezulegen. Die massgeblichen Verkehrskreise (= medizinisch fachkundige Personen) werden aufgrund dessen nicht erwarten, dass die Widerspruchsmarke in Zukunft für mehr als nur verschreibungspflichtige Dermatika gebraucht wird. Damit kann die Beschwerdeführerin eine rechtserhaltende Wirkung immerhin für den Unterbegriff "verschreibungspflichtige Dermatika" geltend machen, nicht aber für den gesamten Oberbegriff "pharmazeutische Produkte".

Der in der Widerspruchsmarke enthaltene Begriff "FUCIDIN" ist - wie von der Vorinstanz festgestellt - als solcher lexikografisch nicht nachweisbar. Dennoch werden die hier als Verkehrskreis im Vordergrund stehenden Ärzte (...) in diesem Begriff ohne nennenswerten Gedankenaufwand einen Sinngehalt erkennen, da sich das Zeichen stark an den medizinischen Begriff "Fusidinsäure" anlehnt (...). Der Begriff "Fusidinsäure" bzw. "acide fusidique" stellt einen International Nonproprietary Name dar (...).

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (...). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Sil­ben oder hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und da­rum nur schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben von der angegriffenen Marke übernommen wurden (...).

Die vorliegend je dreisilbigen Marken stimmen klanglich und schriftbildlich bezüglich der ersten zwei Silben überein. Insofern unterscheiden sie sich lediglich in der Endsilbe voneinander, was gemäss dem vorher gesagten für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr ausreichen könnte. Ausserdem legt die Bejahung der Warengleichartigkeit (...) einen strengen Beurteilungs­massstab nahe. Allerdings ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Widerspruchsmarke eine grosse Nähe zur im Gemeingut stehenden INN "Fusidinsäure" aufweist (...). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren liegt dieser Sinngehalt auf der Hand und ist ausserdem - unabhängig von seiner Qualität als INN - beschreibend, weil damit ein möglicher Inhaltsstoff der gebrauchten Waren bezeichnet wird. Dies schwächt den Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Wohl ist auch das Zeichenelement "Derm" der angefochtenen Marke im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten kennzeichnungsschwach (...). Doch angesichts der Tatsache, dass die Abnehmer die beanspruchten Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit kaufen (...), genügen bereits kleinere Unterschiede um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen (...). Vor diesem Hintergrund vermag die Endung "DERM" der angefochtenen Marke, welche in der Widerspruchsmarke nicht enthalten ist, eine Verwechslungsgefahr zu bannen, auch wenn sie selber nicht über eine starke Kennzeichnungskraft verfügt (...). Dies trifft im Übrigen selbst dann zu, wenn die massgebenden Verkehrskreise (...) auch die Silbe "Fusi" allein entgegen der vorgenommen Beurteilung (...) als einen Hinweis auf "Fusidinsäure" verstehen, und damit beide Zeichenelemente der angefochtenen Marke schwach sind.

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BVGer vom 12.08.2013, B-6375/2011