decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen verneint      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
EGATROL / EGATROL Kl.7, Kl.9, Kl.11 / Kl.7, Kl.9, Kl.11 BVGer

Die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin hatte mit Vertrag vom 10. Juni 1999 ihren Geschäftsteil "Kraftwerkautomatisierung" mit allen Aktiven und Passiven an die Rechtsvorgängerin der Beschwerdegegnerin verkauft. In der Folge war strittig, ob bestimmte Marken zum verkauften Geschäftsteil gehörten. Ein Wechsel der Inhaberschaft besagter Marken wurde im Markenregister nicht vermerkt. 

[Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs, sowohl IGE wie auch BVGer schützen diese:]

Auf die Rüge des Rechtsmissbrauchs ist nicht einzutreten, soweit sie sich aus Argumenten ableitet, die im Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren nicht zur Verfügung stehen.

Der Gebrauch einer Marke durch einen Dritten wird dem Markeninhaber im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG als "stellvertretender Gebrauch" rechtserhaltend zugerechnet, wenn der Inhaber dem Gebrauch zugestimmt und der Dritte die Marke mit einem Fremdbenutzungswillen gebraucht hat.

Die Zustimmung des Markeninhabers hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt (...). Sie wirkt damit ex nunc (...). Andernfalls würde das Gebrauchserfordernis seiner Substanz entleert, indem beispielsweise der Markeninhaber seinen eigenen Nichtgebrauch durch die nachträgliche Genehmigung einer Verletzerhandlung heilen könnte (...). An die Form der Zustimmung stellt das Gesetz allerdings keine besonderen Anforderungen. In diesem Sinne kann die Zustimmung auch stillschweigend erteilt werden (...). Ein blosses Dulden des Drittgebrauchs genügt zur Begründung eines stellvertretenden Markengebrauchs hingegen nicht (...).

Beim stellvertretenden Markengebrauch gebraucht der Dritte die Marke für den Markeninhaber; das heisst, er ist mit einem Fremdbenutzungswillen tätig (...). An den Fremdbenützungswillen sind keine hohen Anforderungen zu stellen (...). Ein solcher Wille fehlt aber insbesondere dem Markenverletzer (...).

Ein stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer und Wiederverkäufer statt (...). Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Importeure und so weiter betrauen (...).

Als stellvertretenden Markengebrauch macht die Beschwerdeführerin eine stillschweigende Lizenz an die Beschwerdegegnerin und einen Gebrauch durch diese geltend. (...) Das von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Memorandum of Understanding vom 5. Februar 1999 und der Co-operation Contract vom 9. März 2000 deuten darauf hin, dass eine gewisse Zusammenarbeit beabsichtigt war, beziehungsweise stattfand. Eine Regelung betreffend den Gebrauch der Widerspruchsmarke in einem Stellvertretungsverhältnis findet sich in diesen Dokumenten aber nicht. Die Beschwerdeführerin kann aus der Existenz solcher Vereinbarungen nichts für eine stillschweigende Markenlizenzierung ableiten. Auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben nie gegen den ihr bekannten Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin interveniert habe, macht das Bestehen eines Lizenzvertrags zwischen den Parteien nicht glaubhaft. Auch aus einem gemeinsamen Gebrauch der Marke vermöchte die Beschwerdeführerin, solange ihr Eigengebrauch nicht ausreicht und kein Fremdbenutzungswille der Beschwerdegegnerin dargetan ist, nichts für sich geltend zu machen.

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BVGer vom 21.10.2013, B-40/2013
CIZELLO / SCIELO pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) BVGer

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Entscheid vom 23. Januar 2013 ab. Sie begründete dies damit, dass sich die Zeichen im Silbenmass, der Aussprachekadenz, dem Schriftbild und den Konsonanten unterschieden. Auffällig seien insbesondere das zusätzliche "Z" und das Doppel-L der Widerspruchsmarke sowie die unterschiedlichen Wortanfänge. Aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise und der geringen Zeichenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

[Das BVGer bestätigt. Interessante sprachwissenschaftliche Ausführungen in E. 5.4.]

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BVGer vom 15.10.2013, B-953/2013
XS / EXCESS Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) / Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutgeheissen. Das BVGer weist ihn ab:]

La marque opposante est composée du seul élément verbal "XS". Ainsi qu'il a été relevé plus haut (...), ce signe "XS" est notamment connu des consommateurs en cause comme l'abréviation de l'expression anglaise "extra small", qui désigne une - très petite - taille de vêtements.

Bien qu'il soit fréquemment utilisé en lien avec des vêtements, le signe "XS" (de même d'ailleurs que d'autres lettres ou d'autres combinaisons de lettres telles que "S" ["small"], "M" ["medium"], "L" ["large"] ou "XL" ["extra large"]) apparaît pour indiquer la taille de produits les plus divers. Il est également utilisé pour qualifier des prix (...) ou encore pour définir l'étendue de services (...). Le consommateur suisse est donc habitué à rencontrer des indications telles que "XS" dans des contextes variés et à les comprendre en particulier comme des références à la taille de produits.

Vu l'existence, sur le marché, de cigarettes plus longues et plus fines que les cigarettes ordinaires (...), un caractère descriptif doit être reconnu au signe "XS" utilisé en lien avec des "cigarettes" (classe 34). Le consommateur confronté à des cigarettes désignées par l'élément "XS" est en effet amené à penser, sans effort de réflexion particulier, que ces cigarettes ont quelque chose de plus petit que les cigarettes ordinaires.

En dépit de l'identité, respectivement la très grande similarité, entre les produits de la classe 34 revendiqués par les marques en cause, il n'y a pas de risque de confusion entre la marque opposante "XS" et la marque attaquée "Excess". (...) Au surplus, vu le périmètre de protection relativement faible dont jouit la marque opposante "XS", les différences que présente la marque attaquée "Excess" sont suffisantes pour exclure un risque de confusion - direct ou indirect.

A noter enfin que, selon la jurisprudence et la doctrine, une différence portant sur une seule lettre suffit en règle générale à écarter un risque de confusion avec une marque formée d'une abréviation (...). Sous cet angle également, un risque de confusion doit être nié entre les marques en cause.

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BVGer vom 08.10.2013, B-4360/2012
NAFA / NOVA Beleuchtungsgeräte (Kl.11) / Beleuchtungsgeräte (Kl.11) BGer

Die Vorinstanz stellte zunächst fest, dass die Parteien dieselben Waren an denselben Kundenkreis vertreiben. Es sei daher ein besonders strenger Massstab anzulegen. Davon ging die Vorinstanz zutreffend aus, und der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe keinen strengen Massstab angelegt, entbehrt der Grundlage.

Andererseits berücksichtigte die Vorinstanz zutreffend, dass es sich um Spezialprodukte handelt, die ausschliesslich für Fachkreise angeboten werden, weshalb von einer höheren Aufmerksamkeit und einem besseren Unterscheidungsvermögen der Abnehmer ausgegangen werden darf.

Die Vorinstanz verglich sodann das Schriftbild der beiden Zeichen. Sie führte dazu aus, sowohl der erste als auch der letzte Buchstabe seien identisch. Es handle sich um sehr kurze Begriffe, was zu einer besseren Merkbarkeit führe und Unterschiede besser erkennen lasse. Beide Begriffe würden in Grossbuchstaben verwendet. Als zweite Buchstaben stünden sich A und O gegenüber. Diese unterschieden sich bei Grossschreibung im Schriftbild deutlich voneinander: das nach oben spitzige, dreieckförmige A weise mit dem runden O keinerlei Ähnlichkeit auf. Auch in der Aussprache unterschieden sie sich deutlich: So werde bei "NAFA" das erste A eher kurz ausgesprochen und bei "NOVA" das O eher lang. An dritter Stelle stünden sich F und V gegenüber. Auch diese beiden Buchstaben differierten bei Grossschreibung deutlich. Das rechtwinklig angeordnete F sei auch bei schnellem und flüchtigem Lesen nicht mit dem auf seiner Spitze stehenden V verwechselbar. Phonetisch hingegen stünden sie sich näher als optisch. In gewissen Worten werde V wie F ausgesprochen, in anderen Worten jedoch wie W, wie dies auch bei "NOVA" der Fall sei, und zwar sowohl im schweizerisch geprägten Hochdeutsch als auch im Dialekt. Im hier interessierenden Zusammenhang klinge daher die Aussprache unterschiedlich. Obwohl die beiden Begriffe den gleichen Anfangs- und Endbuchstaben, die gleiche Anzahl Buchstaben - Vokale und Konsonanten - hätten, unterschieden sie sich sowohl im Schriftbild wie auch in der Aussprache erheblich voneinander.

Wesentlich sei auch, dass "NAFA" ein Fantasiebegriff sei, "NOVA" hingegen ein bekanntes, in der Schweiz gut verstandenes Wort mit vielfacher Bedeutung, insbesondere "neuer Stern", "Neuerscheinungen im Buchhandel" oder als Plural von Novum, was "absolute Neuheit", "noch nie Dagewesenes" bedeute, zudem auch als Vor- und Familienname. Konkret gehe es zudem um die Anschaffung von Speziallampen für die Fleischbranche, bei der vom Adressatenkreis eine höhere Aufmerksamkeit erwartet werden dürfe, als bei der breiten Konsumentenmasse in einem Supermarkt. Vor diesem Hintergrund scheine eine Verwechslung der beiden kurzen Begriffe "NAFA" und "NOVA" ausgeschlossen.

7.4. Diesen Ausführungen der Vorinstanz kann im Lichte der oben dargestellten Grundsätze der Rechtsprechung, die von der Vorinstanz korrekt angewendet wurden, gefolgt werden

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BGer vom 02.10.2013, 4A_300/2013
GESUNDHEITSCOACH / ihr-gesundheitscoach.ch Kl.3, Kl.5, Kl.9, Kl.10, Kl.35, Kl.36, Kl.42 / Erziehung und Ausbildung (Kl.41) WIPO

Die Gesuchsgegnerin beantragt, das von der Gesuchstellerin erhobene Rechtsbegehren abzuweisen. Dabei bestreitet die Gesuchsgegnerin nicht, dass die Gesuchstellerin Inhaberin der Marke GESUNDHEITSCOACH ist. Sie verweist jedoch darauf, dass die eigenen angebotenen Dienstleistungen Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen im Gesundheitsumfeld darstellen und damit unter die Klasse 41 fallen. Für diese Klasse sei das Kennzeichen der Gesuchstellerin nicht geschützt.

[Der Experte meint:]

Ob die von den Parteien angebotenen Beratungs- sowie Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen für Apotheken und Apotheker gemäss Nizza-Klassifikation unter die Klassen 35 und/oder 42 fallen, kann offen bleiben. Aus den Eingaben der Parteien ergibt sich nämlich, dass sich die Geschäftsfelder beider Parteien hinsichtlich Dienstleistungs- und Produktangebot überschneiden, sodass sie als Mitbewerberinnen anzusehen sind. Eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke in den geschützten Waren- und Dienstleistungsklassen (insbesondere Klasse 35) und des streitgegenständlichen Domain-Namens kann somit nicht ausgeschlossen werden 

[GESUNDSHEITSCOACH ist schwach kennzeichnungskräftig für die strittigen DL. Eine gesteigerte Verkehrsgeltung wurde nicht belegt. Zudem:]

Die Marke der Gesuchstellerin wurde am 9. Juni 2011 beim IGE hinterlegt, jedoch erst am 19. Dezember 2011 veröffentlicht. Die Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens erfolgte demgegenüber bereits am 18. September 2011 und somit vor der Veröffentlichung der Marke. Aufgrund der zeitlichen Verhältnisse gilt somit als erstellt, dass die Gesuchsgegnerin bei der Registrierung des streitgegenständlichen Domain-Namens die Verletzung bzw. Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr mit der Marke der Gesuchstellerin nicht beabsichtigt hat.

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WIPO vom 26.09.2013, DCH2013-0010
FUCIDIN / FUSIDERM verschreibungspflichtige Dermatika (Kl.5) / Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception de ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyarthrite psoriasique et de la maladie de Crohn (Kl.5) BVGer

Vorliegend ist insbesondere strittig, ob der von der Beschwerdeführerin glaubhaft gemachte Gebrauch für "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen" auch dem von ihr beanspruchten Oberbegriff "Pharmazeutische Produkte" zugerechnet werden kann. Dieser Oberbegriff ist verhältnismässig breit und beinhaltet verschiedenste Unterbegriffe (...).

Aus den zu berücksichtigenden Belegen ist ersichtlich, dass die mit "FUCIDIN" gekennzeichneten Waren Antibiotika zur Behandlung von bakteriellen Hautinfektionen sind ...). Es sind demnach Dermatika, d.h. Medikamente zur Behandlung der Haut (...). Innerhalb dieser Arzneimittelgruppe sind sie jedoch nur für verschreibungspflichte Hautmittel typisch, und vermögen daher keinen zukünftigen Gebrauch der Marke für alle Arten von Dermatika oder gar weitere pharmazeutische Produkte nahezulegen. Die massgeblichen Verkehrskreise (= medizinisch fachkundige Personen) werden aufgrund dessen nicht erwarten, dass die Widerspruchsmarke in Zukunft für mehr als nur verschreibungspflichtige Dermatika gebraucht wird. Damit kann die Beschwerdeführerin eine rechtserhaltende Wirkung immerhin für den Unterbegriff "verschreibungspflichtige Dermatika" geltend machen, nicht aber für den gesamten Oberbegriff "pharmazeutische Produkte".

Der in der Widerspruchsmarke enthaltene Begriff "FUCIDIN" ist - wie von der Vorinstanz festgestellt - als solcher lexikografisch nicht nachweisbar. Dennoch werden die hier als Verkehrskreis im Vordergrund stehenden Ärzte (...) in diesem Begriff ohne nennenswerten Gedankenaufwand einen Sinngehalt erkennen, da sich das Zeichen stark an den medizinischen Begriff "Fusidinsäure" anlehnt (...). Der Begriff "Fusidinsäure" bzw. "acide fusidique" stellt einen International Nonproprietary Name dar (...).

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (...). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Sil­ben oder hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und da­rum nur schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben von der angegriffenen Marke übernommen wurden (...).

Die vorliegend je dreisilbigen Marken stimmen klanglich und schriftbildlich bezüglich der ersten zwei Silben überein. Insofern unterscheiden sie sich lediglich in der Endsilbe voneinander, was gemäss dem vorher gesagten für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr ausreichen könnte. Ausserdem legt die Bejahung der Warengleichartigkeit (...) einen strengen Beurteilungs­massstab nahe. Allerdings ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Widerspruchsmarke eine grosse Nähe zur im Gemeingut stehenden INN "Fusidinsäure" aufweist (...). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren liegt dieser Sinngehalt auf der Hand und ist ausserdem - unabhängig von seiner Qualität als INN - beschreibend, weil damit ein möglicher Inhaltsstoff der gebrauchten Waren bezeichnet wird. Dies schwächt den Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Wohl ist auch das Zeichenelement "Derm" der angefochtenen Marke im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten kennzeichnungsschwach (...). Doch angesichts der Tatsache, dass die Abnehmer die beanspruchten Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit kaufen (...), genügen bereits kleinere Unterschiede um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen (...). Vor diesem Hintergrund vermag die Endung "DERM" der angefochtenen Marke, welche in der Widerspruchsmarke nicht enthalten ist, eine Verwechslungsgefahr zu bannen, auch wenn sie selber nicht über eine starke Kennzeichnungskraft verfügt (...). Dies trifft im Übrigen selbst dann zu, wenn die massgebenden Verkehrskreise (...) auch die Silbe "Fusi" allein entgegen der vorgenommen Beurteilung (...) als einen Hinweis auf "Fusidinsäure" verstehen, und damit beide Zeichenelemente der angefochtenen Marke schwach sind.

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BVGer vom 12.08.2013, B-6375/2011
LIFE / LIFE TECHNOLOGIES Kl.9, Kl.38, Kl.42 / Kl.9 BVGer

[Strittig war, ob die Marken LIFE und LIFETEC rechtserhaltend gebraucht wurden. Das BVGer verneinte dies für LIFE:]

Die Marke muss so, wie sie eingetragen ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abweichenden Form gebraucht worden sein, sofern keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (...). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 272 E. 4 Tripp Trapp). Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich für den rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem "Zeichenwald" verschwindet, noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert oder gänzlich als Nebenbedeutung verblassen lässt.

Das BVGer hielt fest, dass die Kennzeichnungskraft der Marke LIFE beschränkt sei. Der beschreibende Sinngehalt des einsilbigen Wortes "Life" wird in den zu prüfenden Gebrauchsbelegen besonders in Kombination mit dem vorangestellten, dreisilbigen und zum Teil fett geschriebenen Wort "Medion" deutlich. Das dominierende und fantasievollere Element lässt das dünn geschriebene "Life" im semantischen Zusammenspiel, wie in den parallel verwendeten Zeichen "Medion Mobile" und "Medion Akoya", als Linien- und Variantenzusatz oder als Typenbezeichnung erscheinen. Eine solche Wirkung kann zwar gleichwohl kennzeichnend und damit markenmässig wirken. Sie verändert den Gesamteindruck des Zeichens aber, trotz ®-Markierungen, zu einer sinngehaltlich zusammengehörenden Wortgruppe.

Das kurze "Life" stellt darum nach dem dominanten Wort "Medion" keinen kennzeichnungsmässigen und somit keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke LIFE dar.

Für die Marke LIFETEC erscheine ein Gebrauch für Heimcomputer glaubhaft. Da die Vorinstanz die Verwechslungsgefahr nicht geprüft habe, sei die Sache zur Prüfung an das IGE zurückzuweisen. Die Beschwerde sei daher teilweise gutzuheissen. Da die Widersprechende erst nach doppeltem Schriftenwechsel anlässlich der mündlichen Verhandlung die Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmake LIFETEC eingereicht habe, seien ihr sowohl die Kosten als auch die Parteientschädigungen aufzuerlegen. 

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BVGer vom 11.06.2013, B-4465/2012
Nespresso-Kapsel / Denner-Kapsel Kaffee (Kl.30) / Kaffee (Kl.30) HG SG

[Massnahmeverfahren; Urteil wurde nicht ans BGer weitergezogen. Zusammenfassung gemäss Regeste HG SG:]

Im vom Bundesgericht aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 hielt der Handelsgerichtspräsident fest, die Form der dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 sei technisch notwendig, damit die Denner-Kapseln in Nespresso-Maschinen funktionieren. Die Würdigung des gemäss Bundesgerichtsentscheid vom 28. Juni 2012 eingeholten technischen Gutachtens ergibt jedoch, dass in Bezug auf die Formgebung nur der Flansch technisch notwendig ist.

Da sich der Handelsgerichtspräsident im aufgehobenen Entscheid vom 4. März 2011 auf die Prüfung der technischen Notwendigkeit der Form beschränkte, ist über die übrigen Ausschlussgründe noch nicht entschieden. Es gilt somit weiter zu prüfen, ob die Form das Wesen der Ware ausmacht (Art. 2 Abs. 1 lit. b MSchG) bzw. die Ähnlichkeit der Formen zu einer Verwechslungsgefahr führt (Art. 13 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

An der Form des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch besteht kein Exklusivrecht, da es sich um eine einfache Grundform handle, die grundsätzlich nicht monopolisierbar ist. Ein solches Exklusivrecht ist auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung begründet worden. Zum einen ist die CH-Marke Nr. P-486889 kein blosser Kegelstumpf mit Flansch. Zum anderen wird die Grundform des einfachen Kegelstumpfes mit Flansch von zahlreichen anderen Herstellern von Kaffeekapseln ebenfalls verwendet. Die Gesuchstellerinnen können die Gesuchsgegnerinnen deshalb nicht gestützt auf das Markenrecht verpflichten, eine andere für Kaffeekapseln ungewöhnliche Form zu verwenden, selbst wenn solche Formen technisch möglich sind.

Eine Prüfung der Denner-Kapsel unter diesem Blickwinkel ergibt, dass sie sich von der dreidimensionalen CH-Marke Nr. P-486889 genügend unterscheidet, damit eine Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft erscheint.

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HG SG vom 21.05.2013, HG.2011.199
WeightWatchers / WatchWT Waagen (Kl.9), medizinische Diagnosegeräte (Kl.10), Lehr- und Unterrichtsmittel (Kl.16), Zeitschriften (Kl.16), Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle (Kl.44), Gesundheitspflege durch Fitnessprogramme (Kl.44) / Waagen (Kl.9), Beratung im Bereich der Gewichtskontrolle (Kl.44) BVGer

Zwischen den Marken "WeightWatchers (fig.)" und "WatchWT (fig.)" besteht trotz der Bekanntheit von "WeightWachters" und trotz Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -gleichartigkeit (z.B. Waagen [Klasse 9] und Beratungen im Bereich der Gewichtskontrolle [Klasse 44]) keine Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke verwendet das Markenelement "Watch" anders als die Widerspruchsmarke nicht in Nachstellung. Das Markenelement "WT" kann zwar als Abkürzung des Wortes "Weight" aufgefasst werden, dies bedarf jedoch einer Interpretation der beiden Buchstaben und damit eines gewissen Gedankenaufwands. Auch die unterschiedlichen grafischen Gestaltungen der Wortelemente und der angefügten Logos wirken einer Verwechslungsgefahr entgegen.

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BVGer vom 12.04.2013, B-3757/2011
COMPARIS / comparez.ch Werbung (Kl.35), Beratung im Finanzbereich (Kl.36), Versicherungswesen (Kl.36), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Online-Übermittlung von Informationen (Kl.38), Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Offertenvergleich von Versicherungen (Kl.36) HG ZH

[Die Inhaberin der Marke COMPARIS war im Streitbeilegungsverfahren der SWITCH erfolgreich. Die Gesuchsgegnerin reichte beim Handelsgericht Zürich Klage auf Feststellung ein, dass das Gesuch zu Unrecht gutgeheissen wurde und der Domainname comparez.ch keine Rechte an der Marke COMPARIS verletzt. Das HG ZH heisst die Klage gut.

Der gemeinsame Bestandteil COMPAR der beiden Zeichen ist für die fraglichen Dienstleistungen (Offertenvergleich im Internet) absolut freihaltebedürftig. Übereinstimmungen im freihaltebedürftigen Teil dürfen keine Verwechslungsgefahr begründen. Die Unterschiede zwischen IS und EZ sind ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

Die Gerichtsgebühr wurde auf CHF 20'000 festgesetzt, die Parteientschädigung auf CHF 26'000.]

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HG ZH vom 10.04.2013, HG-110066-O
FOCUS / ABAFOCUS Magnetaufzeichnungsträger (Kl.9) / Magnetaufzeichnungsträger (Kl.9) BVGer

Zwischen den Marken FOCUS und "AbaFocus" besteht nur in Bezug auf die identisch beanspruchten "Magnetaufzeichnungsträger" (Klasse 9) eine Verwechslungsgefahr. Keine Verwechslungsgefahr besteht in Bezug auf Waren und Dienstleistungen wie Computerhardware, Software und Computersoftware-Entwicklung, weil die Bezeichnung "Focus" für diese Bereiche nur schwach kennzeichnungskräftig ist. So weist "Focus" im Sinne von "Schärfe" und "scharfstellen" hinsichtlich Computerhardware, welche auch optische Darstellungsmittel wie Bildschirme umfasst, einen beschreibenden Charakter auf. In Bezug auf Software ist "Focus" im Sinne einer Programmiertechnik, eines Interessenschwerpunkts, einer Bündelung sowie des Scharfstellens von Bildern oder Objektiven mehrfach beschreibend. 

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BVGer vom 27.03.2013, B-259/2012
ZURCAL / ZORCALA pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) BVGer

Kurzzeichen und Akronyme werden nach übereinstimmender Judikatur sowie Doktrin leichter erfasst und prägen sich besser ein als längere Wörter.

Was ein Kurzzeichen ist, wurde bisher nicht klar definiert (...). Angesichts des Umstandes, dass nach dem Gesagten nur mit Zurückhaltung ein leicht erfassbares sowie einprägsames Kurzwort im Sinne von Judikatur sowie Doktrin anerkannt wird und sich in der Literatur keine Belege für ein extensives Verständnis des Kurzwortes finden, drängt es sich auf, eine Wortmarke mit zwei Silben jedenfalls nicht per se als Kurzzeichen zu behandeln.

Die beiden Zeichen sind lexikalisch nicht erfasst. Zwar verweist die Endung "-AL", welche Teil der Endsilbe der Widerspruchsmarke bildet, wie erwähnt auf die Qualität der damit gekennzeichneten medizinischen Produkte (vgl. vorn E. 6.2). Freilich verleiht dieser Umstand für sich allein der Widerspruchsmarke keinen unterschiedlichen Sinngehalt, welcher sich den Wahrnehmenden sofort sowie unwillkürlich aufdrängt und damit die vorliegend vor allem beim Klangbild bestehende Ähnlichkeit wettzumachen vermöchte.

Wie bereits erwähnt, kommt vorliegend der Umstand, dass Kurzwörter optisch sowie akustisch leichter einprägsam sind als längere Wörter, nicht zum Tragen, so dass geringfügige Unterschiede zwischen den streitigen Zeichen eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen vermögen (vgl. vorn E. 7.1 f.). Zudem bestehen in Bezug auf Wortklang und Schriftbild verschiedene übereinstimmende oder ähnliche Elemente (vgl. vorn E. 7.3-7.5). Freilich vermag vorliegend namentlich die Übereinstimmung in der Konsonantenfolge für sich allein - wie dies häufig der Fall ist (...) - keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Ebenso wenig ergibt sich daraus auch in Verbindung mit den weiteren Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten keine Verwechslungsgefahr. Denn zu Ungunsten der Beschwerdeführerin ist in Rechnung zu stellen, dass sich die beiden Zeichen insgesamt doch erheblich unterscheiden, indem sie hinsichtlich ihres ersten Vokales sowie der Endung nicht übereinstimmen und nicht die gleiche Silbenzahl aufweisen (vgl. vorn E. 7.3). Da die Endung "-AL" der Widerspruchsmarke bei pharmazeutischen Produkten - wie ausgeführt (vorn E. 6.2) - stereotyp geworden ist, verleiht sie dem Zeichen keine irgendwie erhebliche individualisierende Bezeichnungskraft, weshalb die erste Silbe und der diesbezüglich im Vergleich zur angefochtenen Marke bestehende Unterschied zwischen den Vokalen ("U" bzw. "O") um so grössere Bedeutung erlangen und schärfer hervortreten (...). Aufgrund der namentlich vor diesem Hintergrund nicht unbedeutenden unterschiedlichen Vokalabfolge und mit Blick auf die nicht identische Silbenzahl der beiden Zeichen ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Dies gilt umso mehr, als beim Kauf der in Frage stehenden Produkte durch das allgemeine Publikum - wie ausgeführt (vorn E. 4.2) - mit einer erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu rechnen ist. 

Am hier gezogenen Schluss würde sich auch dann nichts ändern, wenn zugunsten der Beschwerdeführerin statt von einer hochgradigen Warengleichartigkeit (vgl. vorn E. 5.2) von Warenidentität ausgegangen und ein entsprechend strengerer Massstab an die geforderte Verschiedenheit der Zeichen angelegt würde (vgl. vorn E. 3.1).

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BVGer vom 11.03.2013, B-1760/2012
Raute Umbro / Raute unlimited Kleider (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) / Kleider (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) BVGer

Mangels Markenähnlichkeit erübrigt es sich, auf die Frage der Verwechslungsgefahr einzugehen:

Angesichts des Umstandes, dass sich die Widerspruchsmarke in einer bloss schwach kennzeichnungskräftigen Kombination geometrischer Grundformen erschöpft, ist vielmehr ausschlaggebend, dass diese Marke lediglich aus einem Bildelement besteht und die angefochtene Marke demgegenüber zusätzlich auch einen Wortbestandteil aufweist, welcher - wie ausgeführt (...) - die Wahrnehmung des Zeichens prägt. Diesem Unterschied zwischen den beiden in Frage stehenden Marken kommt bei einer Gesamtbetrachtung ein so grosses Gewicht zu, dass die Zeichenähnlichkeit zu verneinen ist.

Soweit sich die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang ergänzend auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 in Sachen Converse All Star [Stern] (fig.)/Army tex [Stern] (fig.) beruft (...), stösst sie ins Leere. Zwar hat das Gericht in diesem Urteil unter anderem festgehalten, dass Schuhe die Schuhmarke meistens derart klein zeigen, "dass zwar das Vorhandensein und die Position eines Textes wahrgenommen wird, die einzelnen Wörter aber nicht immer gelesen werden können" (E. 8). Dies vermag aber nichts daran zu ändern, dass bei der vorliegend angefochtenen Marke der Wortbestandteil des Zeichens gegenüber dem Bildbestandteil dominiert. Auch lässt sich gestützt auf das erwähnte Urteil nicht mit Erfolg behaupten, der Text "UNLIMITED" werde als "weisser Fleck" in der Mitte des doppelten Rhombus wahrgenommen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die angefochtene Marke - insbesondere aufgrund des nur bei ihr vorhandenen und prägenden Wortelementes - einen anderen Eindruck als die Widerspruchsmarke hinterlässt. Damit fehlt es vorliegend an der Zeichenähnlichkeit.

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BVGer vom 01.02.2013, B-5076/2011
M CLASSIC / M24 Möbel (Kl.20) / Möbel (Kl.20) IGE

Sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke wurden im Eintragungsverfahren lediglich aufgrund der im Gesamteindruck jeweils unbestimmten Kombination des Buchstabens "M" mit weiteren Elementen als originär unterscheidungskräftig erachtet. Bezüglich der Widerspruchsmarke kann somit festgestellt werden, dass der Einzelbuchstabe "M" originär nicht unterscheidungskräftig ist (...).

Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Markenbestandteil, in casu der Einzelbuchstaben "M", am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen (...).

Der Widersprechende [Migros Genossenschafts-Bund] beruft sich diesbezüglich auf die Bekanntheit seiner Schweizer Marke Nr. 369 547 "M" (fig.). Diese als durchgesetzte Marke eingetragene kombinierte Wort-/Bildmarke, bei welcher der Buchstabe "M" in einem bestimmten Schrifttypus gehalten ist, ist jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und schon aus diesem Grund nicht in die Beurteilung des Schutzumfangs der vorliegenden Widerspruchsmarke miteinzubeziehen.

Unter Berücksichtigung, dass sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf die Verwendung des grundsätzlich gemeinfreien Buchstabens "M" in der kombinierten Wort-/Bildmarke erstrecken kann, würde sich eine Verwechslungsgefahr höchstens bei Vorliegen einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Warenbereich unter gleichzeitiger Teilnahme des gemeinfreien Markenbestandteils am erweiterten Schutz ergeben. Das Institut hat aufgrund der geschilderten Aktenlage keine Anhaltspunkte zur Annahme eines solchen Sachverhalts. Folglich rechtfertigt sich keine andere Beurteilung. Im Übrigen bewirkt die konkrete Ausgestaltung der jüngeren Marke (trotz grundsätzlicher Banalität der einzelnen Gestaltungselemente), dass die Verbindung des Einzelbuchstabens mit einer Zahl (ohne Abstand resp. Leerschlag) als Einheit wahrgenommen wird, was einen von der Widerspruchsmarke abweichenden Gesamteindruck ergibt und zu einem rechtsgenüglichen Abstand der Vergleichszeichen führt.

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IGE vom 31.12.2012, Nr. 12469
T Touch / touched by... Uhren (Kl.14) / Uhren (Kl.14) IGE

En relation avec les « Montres en tous genres et leurs parties » de la marque opposante de même qu’en relation avec les produits identiques respectivement fortement similaires « Montres et horloges, coffrets pour montres et horloges » de la marque attaquée, l’indication « TOUCH » constitue un renvoi directement descriptif quant aux caractéristiques de ces produits et appartient donc au domaine public. En effet, le terme « TOUCH », signifiant notamment « toucher » en anglais, est usuellement employé pour désigner la fonction tactile notamment de montres (...)

Pour qu’un risque de confusion existe en cas de reprise d’éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l’intensité de la publicité et l’élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi. D’autres circonstances peuvent être prises en considération, comme l’utilisation comme marque de série de la partie de la marque appartenant au domaine public (voir notamment Directives, Partie 5, ch. 7.5 et références jurisprudentielles citées). En l’espèce, ces dites conditions ne sont pas ou pas suffisamment remplies au vu des pièces au dossier.

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IGE vom 27.12.2012, n° 12395
tausche / tausche.ch Kunststoff (Kl.17), Taschen, Handtaschen, Koffer (Kl.18), Kl.24 / Dienstleistungen einer Internet-Suchmaschine (Kl.38) WIPO

Die Gesuchstellerin betreibt die Internetseite „www.tausche.de“, über welche insbesondere Taschen angeboten werden. Über Läden von Vertragspartnern vertreibt die Gesuchstellerin ihre Produkte in verschiedenen deutschen Städten und in Tokyo. Die Gesuchstellerin ist seit dem 29. August 2007 Inhaberin einer IR-Wort-/Bild-Marke TAUSCHE (Nr. 941962), deren Schutzbereich sich u.a. auf die Schweiz erstreckt. Die Marke ist für die Klassen 17, 18 und 22 eingetragen. Der streitige Domainname tausche.ch zeigt auf die Domain suche.ch, ein Suchportal.

Soweit ersichtlich bietet die Beschwerdegegnerin über ihr Webportal jedoch keine Produkte an, die mit jenen der Beschwerdeführerin verwechselt werden könnten. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass die Beschwerdegegnerin die Wort-/Bildmarke der Gesuchstellerin kopiert hat. Somit besteht keine Gleichartigkeit der Waren, und ein Markenschutz gemäss Art. 13 i.V.m. Art. 3 MSchG fällt in dieser Hinsicht ausser Betracht.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass auch in Deutschland erst seit dem 30. November 2004 ein Schutz für die Wort-/Bildmarke TAUSCHE der Gesuchstellerin besteht. Demgegenüber behauptet die Gesuchsgegnerin, dass der streitige Domainname seit über 10 Jahren auf das Portal „www.suche.ch“ führt. Diese Behauptung der Beschwerdegegnerin ist plausibel, zumal die in der Schweiz bekannte Website www.suche.ch nach Kenntnis des Experten schon seit langen Jahren im schweizerischen Markt für Suchmaschinen tätig und auch anzunehmen ist, dass die Betreiber von „www.suche.ch “ zu Beginn der Geschäftstätigkeit andere ähnliche Begriffe (wie z.B. "tausche") als Domainnamen registriert haben. Somit ist davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin in Bezug auf das Kennzeichen TAUSCHE ein Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 MSchG geltend machen und sich auf das Prinzip "first come, first served" berufen könnte.

 

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WIPO vom 17.12.2012, DCH2012-0029
NEORAL / NEOMIL pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

Bei der Widerspruchsmarke „NEORAL“ handelt es sich um eine Fantasiebezeichnung. Der Widerspruchmarke eignet daher als Ganzes durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang. Da die Vorsilbe „NEO“ dem Schweizer Abnehmer bekannt ist, ist es sehr wahrscheinlich ist, dass die Abnehmer die Zeichen gedanklich in die Bestandteile „NEO“ und „RAL“ resp. „NEO“ und „MIL“ zerlegen.Das übernommene Zeichenelement „NEO“ ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kennzeichnungsschwach, da es einen Hinweis auf neue Formen oder Stoffe darstellt (vgl. Ziffer C.5. hiervor).

Eine Google-Recherche hat zudem ergeben, dass die Kombination „NEO + xy“ bei Medikamentennamen üblich ist. Daher ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke in Bezug auf das kennzeichnungsschwache Zeichenelement „NEO“ eingeschränkt.

Die nicht übereinstimmenden Zeichenbestandteile „RAL“ und „MIL“, welche die Hälfte der Zeichen ausmachen, unterscheiden sich deutlich.

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IGE vom 10.12.2012, Nr. 12556
VICTORINOX / MILTRORINOX Computer (Kl.9), Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild (Kl.9), Mobiltelefone (Kl.9), Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14), Lederwaren (Kl.18), Taschen, Handtaschen, Koffer (Kl.18) / Kl.9, Kl.14, Kl.18 IGE

Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination eines Vornamens und einer, zumindest für einen Teil der Waren, beschreibenden Angabe, „INOX“. Der Schutzumfang einer Marke, die auch gemeinfreie Bestandteile enthält, ist im Wesentlichen auf die Markenelemente beschränkt, welche die Marke eintragungsfähig gemacht haben. Vorliegend ist dies der Vorname „VICTOR“ welcher der Widerspruchsmarke zudem einen Sinngehalt verleiht, der in der angefochtenen Marke nicht vorhanden ist. Der unterschiedliche, in der Regel besonders prägende Wortanfang, fällt auch vor allem visuell sofort auf.

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IGE vom 05.12.2012, Nr. 12542
ELLE / elle-agency.ch Kl.9, Kl.16, Zeitschriften (Kl.16), Kl.35, Kl.38, Kl.39, Kl.41, Kl.42 / Escort-Service (Kl.45) WIPO

The Claimant is the owner of the trademark ELLE which is used by Claimant in connection with the publication of a widely known French fashion magazine “ELLE”, existing since 1945. The Respondent registered the disputed domain name on June 24, 2010. It is linked to the website “www.lady-escort.ch” which contains adult content and escort-girl services in Lausanne, Switzerland.

The disputed domain name contains the Claimant's trademark ELLE in its entirety. It is clear that neither the component "agency" (a generic and descriptive term), nor the hyphen between ELLE and “agency”, are sufficient to distinguish this domain name from the trademark ELLE. The component “elle” clearly seems to be the dominant part of both signs. Thus, the first question which arises is whether the mere registration of the domain name constitutes an infringement of the Claimants’ right in the trademark ELLE under Swiss trademark law.

According to article 3, combined with article 13 paragraph 1 TMA, a trademark right affords its owner the exclusive right to use the trademark in relation to goods and services for which it has been registered. In general under Swiss law, the content of the website linked to the domain name is decisive when examining violations. However, the Swiss Federal Tribunal (the highest court in Switzerland) has decided that if a trademark is famous, a misleading domain name alone may be sufficient to establish a violation (BGer 4C.31/2004, 08.11.2004, = sic! 2005, 200, "RIESEN").

Thus, the second question which now arises is whether the ELLE trademark is famous and enjoys the wider protection under article 15 of the Swiss Trademark Act.

[The expert concludes that the Claimant has not shown that ELLE is a famous mark in the sense of art. 15 TMA.]

Having concluded that ELLE has not been proven to be a famous trademark in Switzerland, the third question to be examined is whether the use of the disputed domain name constitutes an infringement of the Claimant’s right under the Swiss law, and whether in this regard, the Respondent offers on its website a similar or identical category of goods or services for which the Claimant trademarks are registered.

In this connection, it is relevant that the Claimant itself acknowledges that the goods and services for which it claims trademark protection are completely different from the services offered through Respondent's website. Respondent runs an escort-girl agency. Such services may be registered under Nice class 45 (dating services) for which the ELLE trademark has no registration. Furthermore, the customers that the Claimant addresses with its publications are mostly women (77%, see annex 3 to the Request). Respondent, on the other hand, is targeting primarily men. 

[Hence, no likelihood of confusion.]

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WIPO vom 09.11.2012, DCH2012-0023
VZ / SVZ Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl.36) / Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl.36) IGE

Die im Abkürzungsnachschlagewerk genannten Bedeutungen des Akronyms "VZ" der Widerspruchsmarke stellen im hier relevanten Dienstleistungsbereich der Klasse 36 keine Sachbezeichnungen dar (...).

Die widersprechende Partei bringt vor, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich Belege einzureichen. Verfügt das Institut – wie vorliegend – über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten (...).

Die Widerspruchsgegnerin hat das Akronym "VZ" der Widerspruchsmarke übernommen und diesem den Buchstaben "S" vorangestellt (vgl. III. C. 4 hiervor). Die Buchstabenfolge "VZ" ist zwar normal kennzeichnungskräftig. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke wird jedoch durch den zusätzlichen Buchstaben "S" am Zeichenanfang wesentlich verändert und führt dazu, dass die angefochtene Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke aus einer dreistelligen Buchstabenfolge besteht. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass sich das Publikum Akronyme gut einprägt, was eine Verwechslungsgefahr mindert (...).

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IGE vom 08.11.2012, Nr. 12056