decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen verneint      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
SPEEDMASTER / SPEEDPILOT Uhren (Kl.14) / Uhren (Kl.14) IGE

Dans ces conditions, on ne saurait admettre un risque de confusion basé uniquement sur la reprise de l’élément faiblement distinctif « speed » alors que la partie restante et importante des signes présente une différence marquante. L’impression d’ensemble des signes est ainsi suffisamment différente pour qu’un risque de confusion même indirect soit écarté et ce, malgré l’identité des produits.

[Die RKGE hatte 2006 die Verwechslungsgefahr zwischen SPEEDMASTER und SPEEDCHAMP bejaht; das IGE kommt hier in Kenntnis dieser Rsp. zu einem anderen Resultat.]

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IGE vom 23.05.2012, n° 11636
LOMBARD ODIER & CIE / Lombard Network Finanzdienstleistungen (Kl.36) / Finanzdienstleistungen (Kl.36) BVGer

Die Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte" in Klasse 36 richten sich an Fachleute der Finanzbranche, aber auch an Durchschnittsverbraucher (...). Spricht eine Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs bereits, wenn eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (...).

Die Bekanntheit von "Lombard Odier & Cie" ist im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen gerichtsnotorisch. (...). Auf Grund dieser Umstände müsste der Widerspruchsmarke als Gesamtes ein erweiterter Schutzumfang zugestanden werden.

Zu beachten ist allerdings, dass der Schutzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. Denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (...).

Wie bereits ausgeführt, bedeutet der Wortbestandteil "Lombard" in der angefochtenen Marke auch eine gleichnamige Kreditform beziehungsweise ein Adjektiv, nämlich "lombardisch". Zumindest von den angesprochenen Fachleuten der Finanzbranche kann "Lombard" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen "Finanzwesen; Geldgeschäfte" im Sinne eines speziellen Kredits und daher als beschreibend verstanden werden. Insofern erstreckt sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf das Element "Lombard". Dabei handelt es sich aber um das einzige Markenelement, hinsichtlich dessen sich die gegenüberstehenden Marken ähneln beziehungsweise gleich sind. In den übrigen Elementen unterscheiden sich die Marken deutlich: So wirkt die angegriffene Marke auf Grund des englischen Begriffes "Network" und der schräg gestellten Ellipse insgesamt modern, während die Widerspruchsmarke angesichts des Zusatzes "& Cie" ein altehrwürdiges Flair verbreitet. Die Widerspruchsmarke enthält zudem das Element "Odier". Angesichts dieser Umstände ist trotz der festgestellten Dienstleistungsidentität eine Verwechslungsgefahr im Ergebnis zu verneinen.

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BVGer vom 22.05.2012, B-8242/2010
Heritage Bank & Trust / Marcuard Heritage Immobilienwesen (Kl.36), Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl.36) / Immobilienwesen (Kl.36), Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl.36) BVGer

Selon une pratique constante, les désignations décrivant la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece). En l'occurrence, le terme "HERITAGE", dont les sens propre et figuré ont été rappelés au considérant 5.1 ci-dessus, sera compris sans difficulté par le cercle des consommateurs concernés. Au sens propre, hériter signifie devenir propriétaire par succession d'un bien ou titulaire d'un droit. On hérite d'un patrimoine, d'un immeuble ou encore d'une fortune (cf. Le Petit Robert de la langue française 2012 précité). Il apparaît ainsi que, mis en relation avec des services tels que "affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires", les destinataires y verront un renvoi direct quant au contenu et à leur destination, c'est-à-dire des services consacrés à l'héritage, comme l'administration financière d'un héritage ou l'administration d'un héritage reçu sous la forme d'un bien immobilier. (…) Il s'ensuit que, même au sens figuré, le terme "HERITAGE" est de nature à susciter immédiatement et sans effort d'imagination particulier auprès du public concerné, un rapprochement avec la qualité des services offerts et que le terme est alors qualitatif (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.2 Masterpiece).

Il a été établi au considérant 5.1 ci-dessus que le logo figurant dans les marques opposantes se compose des quatre lettres "H" dont la juxtaposition met en évidence une croix dont les branches sont de longueurs égales et rappelle la croix suisse. L'intimée relève certes que le fait que certaines personnes puissent voir une croix ressemblant à la croix suisse au coeur du logo de "BANQUE HERITAGE" n'évitera jamais que d'autres personnes ne le voient pas et que ces dernières ne verront que la partie foncée du logo, soit sa partie positive constituée de la juxtaposition des quatre lettres "H" et reconnaîtront ainsi à cet élément figuratif un caractère distinctif entier. Cet argument n'est toutefois pas d'un grand secours à l'intimée dans la mesure où elle admet ainsi elle-même que, parmi les consommateurs concernés, certains y verront précisément une croix suisse peu stylisée et que, pour ces consommateurs-là, le signe ne sera guère propre à individualiser l'entreprise. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce logo ne paraît au demeurant pas particulièrement élaboré et la présence d'une croix en son centre contribue à l'affaiblir dès lors que les croix appartiennent au domaine public (…).

Il convient finalement de constater que, dans une impression d'ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments verbaux, lesquels se résument aux termes génériques "BANQUE" et "BANK & TRUST" accompagnés du terme faible "HERITAGE". Force est dès lors d'admettre avec la recourante que les marques opposantes ne sont dotées que d'une faible force distinctive. Il convient dès lors d'admettre que la présence du terme verbal "MARCUARD" dans la marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques opposantes et à exclure par là un risque de confusion, qu'il soit direct ou indirect.

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BVGer vom 02.05.2012, B-1494/2011
SDV Schweizer Dialogmarketing Verband / sdv.ch Kl.35 / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

Der Verband tritt unter dem Namen SDV auf (Abkürzung für Schweizer Dialogmarketing Verband) und ist Inhaber mehrerer Domainnamen, insbesondere <sdv-asmd.ch>, <sdv-robinsonliste.ch>, <sdv-dialogmarketing.ch> und <sdvdialogmarketing.ch>. Eine Marke SDV hat der Gs nicht registriert.

Der Domainname <sdv.ch> wurde am 14. April 1997 registriert. Dieser Domainname ist zur Zeit nicht in Betrieb.

Ist ein Zeichen namensrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Webseite dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C. 141/2002 in sic! 2003 438ff.). Dabei muss eine Interessenabwägung vorgenommen werden, und zum Beispiel geprüft werden, ob nicht andere Domainnamen zum gewünschten Erfolg verhelfen (sic! 2001 818, frick.ch).

Diesbezüglich ist zu bemerken, dass eine solche Interessenabwägung in diesem Fall nicht leicht ist, (i) weil der Gesuchsteller kein Beweismaterial über die Schaffung und Benutzung seiner Namensrechte betreffend "SDV" nachgewiesen hat und (ii) weil der Gesuchsgegner keine Stellung genommen hat. Hier ist auch noch zu bemerken, dass das Zentrum den Gesuchsteller gebeten hat, seinen Antrag eingehender zu begründen. Er wurde trotzdem sehr wenig substanziiert.

Auf Grund der vorliegenden Unterlagen kann die Expertin nicht feststellen, ob der Gesuchsteller frühere Rechte über den Namen "SDV" hat oder nicht, was für die Interessenabwägung selbstverständlich von Bedeutung wäre.

Der Gesuchsteller bringt auch keine Beweise darüber, inwiefern diese Registrierung böswillig erfolgte und eine Verwechslungsgefahr schafft, wobei zu bemerken ist, dass der Gesuchsteller im Marketingbereich tätig ist und der Gesuchsgegner im Konstruktionsbereich (siehe die Webseite des Gesuchsgegners unter„www.kaempfer.ch“). Eine Koexistenz ist also nicht ausgeschlossen, da die Tätigkeit beider Parteien sehr verschieden ist.

Weiter ist zu bemerken, dass der streitige Domainname inaktiv ist. Es ist daher schwer nachzuvollziehen, wie eine Verwechslungsgefahr entstehen sollte, gerade auch deshalb, weil der Gesuchsteller schon einen eigenen Internetauftritt unter dem Namen <sdv-dialogmarketing.ch> hat. Das inaktive Halten des streitigen Domainnamens kann in dieser Sache auch nicht die Generalklausel von Art. 2 UWG verletzen, weil keine Behinderung der Tätigkeit des Gesuchstellers ersichtlich ist.

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WIPO vom 25.04.2012, DCH2012-0005
APRIL / APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer Versicherungswesen (Kl.36) / Versicherungswesen (Kl.36) IGE

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff "APRIL", der im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 als nicht direkt beschreibend einzustufen ist. Dieser eignet mithin ein normaler Schutzumfang. Obwohl bei der angefochtenen Marke das Augenmerk aufgrund des gemeinfreien Charakters des Elementes "Assurance Pour Impayés de Loyer" auch auf dem Bestandteil "APIL" liegt und somit in phonetischer und schriftbildlicher Hinsicht eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen auszumachen ist, sind die Zeichen im jeweiligen Gesamteindruck aufgrund der markanten Divergenz im Sinngehalt als klar unterschiedlich einzustufen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass jede Marke als Ganzes zu würdigen ist und nicht in ihre Einzelelemente zergliedert werden darf. Bei der Beurteilung dieses Gesamteindrucks dürfen schwache oder gemeinfreie Zeichenelemente nicht von vornherein ausgeblendet werden, weil sie das Markenbild ungeachtet ihrer Schwäche beeinflussen können. Der im angefochtenen Zeichen enthaltene Zusatz "Assurance Pour Impayés de Loyer" ist zwar für sich genommen gemeinfrei, vermag indessen dem vorangestellten Begriff resp. Akronym "APIL" einen Sinngehalt zu verleihen, der sich klar von demjenigen der Widerspruchsmarke abhebt (...) Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein unbefangener Konsument in einer Bezeichnung immer einen bekannten Bedeutungsgehalt sucht (vgl. BVGer B-4854/2010, E. 5.2 – Silacryl).

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IGE vom 13.04.2012, Nr. 11915
Sonnenschein (fig.) / Solar-Europe (fig.) Kl.9 / Kl.9 BVGer

Die Angabe eines falschen Markeninhabers in der Widerspruchseingabe ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist grundsätzlich nicht mehr zu berichtigen und führt zur Abweisung des Widerspruchs mangels Aktivlegitimation des Widersprechenden:

Die Beschwerdeführerin 2 (Exide Technologies SAS) erklärte mit Eingabe vom 24. Juni 2011, der Widerspruch sei irrtümlicherweise in ihrem Namen eingereicht worden, weil die Widerspruchsmarke auf sie hätte übertragen werden sollen. Dies sei jedoch bis anhin nicht erfolgt. Inhaberin der Widerspruchsmarke sei nach wie vor die Beschwerdeführerin 1 (Exide Technologies GmbH). In der Beilage wurde eine korrigierte Fassung des Widerspruchs eingereicht, auf welcher die Beschwerdeführerin 1 als Widersprechende aufgeführt ist.

Mit Schreiben vom 27. Juni 2011 wies die Vorinstanz der Beschwerdeführerin 2 darauf hin, dass die Bedingungen der Aktivlegitimation im Moment des Ablaufs der Widerspruchsfrist erfüllt sein müssten, ansonsten nicht auf den Widerspruch eingetreten werden könne. Die nachträglich eingereichte, korrigierte erste Seite der Widerspruchsschrift sei per se nicht rechtsgenüglich, damit von der Aktivlegitimation der Widersprechenden im Moment des Ablaufs der Widerspruchsfrist ausgegangen werden könnte.

[In der Folge tritt das IGE auf den Widerspruch nicht ein. Das BVGer bestätigt:]

Soweit die Beschwerdeführerinnen mit dem Hinweis auf die konzernrechtlichen Umstände geltend machen wollen, die Widerspruchsmarke sei eine Konzernmarke, und die Muttergesellschaft daher berechtigt, gestützt auf diese Marke Widerspruch einzureichen, ist festzuhalten, dass die Konzernmarke ein Konstrukt des alten Markenrechts darstellt und in rechtlicher Hinsicht mit dem Markenschutzgesetz von 1992 seine wesentliche Bedeutung verloren hat (...).

Schliesslich weisen die Beschwerdeführerinnen auf den Grundsatz hin, wonach kein Parteiwechsel vorliege, wenn bloss eine fehlerhafte Parteibezeichnung berichtigt wird (...). Dies müsse analog bei der Einreichung einer verwaltungsrechtlichen Eingabe gelten: Die Identität der Widersprechenden (Beschwerdeführerin 1) sei im vorliegenden Fall gewahrt geblieben; berichtigt sei einzig die einmalig erfolgte falsche Erwähnung der Firma einer anderen "Exide Technologies"-Tochtergesellschaft.

Selbst wenn der vorgenannte Grundsatz auf verwaltungsrechtliche Eingaben übertragen werden könnte, ist den Beschwerdeführerinnen entgegen zu halten, dass im vorliegenden Fall die Identität der Widersprechenden nicht gewahrt bliebe, da die Beschwerdeführerin 2 als Widersprechende und insofern eine nicht mit der Beschwerdeführerin 1 identische Partei angegeben wurde.

Selbst wenn die Beschwerdeführerin 2 daher eine Vollmacht vorweisen könnte, die sie berechtigt, im Namen der Beschwerdeführerin 1 Widerspruch zu erheben, könnte sie aus diesem Umstand nichts zu ihren Gunsten ableiten, da sie - wie die Beschwerdeführerin im vorgenannten Urteil B-6608/2009 - nicht angegeben hat, dass sie im Namen der Beschwerdeführerin 1 Widerspruch erhebt.

[Das Nichteintreten stellt keinen überspitzten Formalismus dar.]

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BVGer vom 22.03.2012, B-5165/2011
Covidien / BoneWelding Kl.5, pharmazeutische Produkte (Kl.5), chirurgische und ärztliche Instrumente (Kl.10), ärztliche Dienstleistungen (Kl.44) / Knochenzement, künstliche Gelenke, chirurgische Instrumente (Kl.10), zahnärztliche Apparate und Instrumente (Kl.10), ärztliche Dienstleistungen (Kl.44) BVGer

[Einmal mehr weist das BVGer einen Widerspruch ab, den das IGE gutgeheissen hatte:]

Im Erinnerungsbild der Abnehmer bleibt das Bildelement der Widerspruchsmarke als viereckige Einheit, das ein gleichschenkliges Kreuz beinhaltet, haften. Im Bildelement des angefochtenen Zeichens kann zwar auch ein Kreuz erkannt werden (vgl. E. 7.2). Dennoch prägt nicht dieses Kreuz das Erinnerungsbild, sondern die beiden "Klammern", die ungleich dicker sind als das Kreuz, das sie zusammen bilden. Sie prägen sich als zwei abgerundete Elemente mit je einem Einschnitt in der Mitte ein. Im Gesamteindruck besteht die Widerspruchsmarke aus einem eckigen Bildelement mit deutlichem Kreuzmotiv und einem kennzeichnungskräftigen Wortelement, das angefochtene Zeichen dagegen aus einem abgerundeten, zweigeteilten Bildelement, welches ein unter Umständen nicht sofort erkennbares liegendes Kreuz bildet, und einem zwar kennzeichnungskräftigen, aber klein gehaltenen Wortelement.

Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungsbildes und des deutlich unterschiedlichen Wortelements besteht trotz der festgestellten Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit respektive -identität keine Verwechslungsgefahr, zumal die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit der nötigen Aufmerksamkeit erworben werden.

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BVGer vom 09.03.2012, B-2261/2011
COMPARIS / comparer.ch Werbung (Kl.35), Beratung im Finanzbereich (Kl.36), Versicherungswesen (Kl.36), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Online-Übermittlung von Informationen (Kl.38), Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Offertenvergleich von Versicherungen (Kl.36), Dienstleistungen einer Internet-Suchmaschine (Kl.38), Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38) WIPO

Unter dem Domain-Namen , deren Inhaber der Gesuchsteller seit 1996 ist, bietet die Gesuchstellerin online Vergleichsdienstleistungen in verschiedenen Bereichen an, z.B. Versicherungen, Telekommunikation, Immobilien, etc.

Die Gesuchsgegnerin hat am 6. Juni 2011 den Domain-Namen eingetragen und betreibt unter diesem Domain-Namen eine Webseite mit einem ähnlichen, wenn auch – soweit ersichtlich – auf Krankenkassen, Hypotheken und Bankkredite beschränkten.

Wohl wurde die Kennzeichnungskraft der Marke COMPARIS durch Gebrauch und Werbung gesteigert. Dennoch kann dieser Schutz nicht zur Monopolisierung der im Zusammenhang mit online Vergleichsdiensten gemeinfreien Wortfamilie „comparer“, und insbesondere des französischen Verbs „comparer“ führen:

Das übereinstimmende Zeichenelement „compar“ ist, wie wir gesehen haben, für die relevanten Dienstleistungen rein beschreibend, genauso wie der Domain-Name der Gesuchsgegnerin. Gemäss Lehre und Rechtsprechung liegt keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor, wenn die sich gegenüberstehenden Kennzeichen nur in an sich nicht eintragungsfähigen Elementen übereinstimmen (...). Die Verwendung des beschreibenden Wortstammes „compar“ sowie des französischen Verbs „comparer“ ist somit frei und kann durch die Gesuchstellerin trotz der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit nicht verhindert werden. Wie das Bundesgericht in BGE 80 II 174 hervorhob, muss jeder Wettbewerber die Möglichkeit haben, im Geschäftsverkehr für die Bezeichnung seiner Waren (oder Dienstleistungen) diejenigen Ausdrücke zu verwenden, die ihre Beschaffenheit, ihre Eigenschaften, ihren Verwendungszweck beschreiben, ohne darin durch die Marke eines Konkurrenten behindert zu werden.

Diese Regel käme nicht zum Zuge, wenn die Beziehung des ins Gemeingut fallenden Kennzeichens zur Ware/Dienstleistung erst unter Zuhilfenahme der Fantasie erkennbar wäre. Dass dem vorliegend nicht so ist geht allein schon aus der Tatsache hervor, dass die Gesuchsgegnerin auf ihrer Webseite das Wort „Vergleichsdienst“ respektive „Comparateur“ („comparis.ch est le comparateur sur Internet n°1 en Suisse“), und somit Wörter aus der Wortfamilie „vergleichen“ („comparer“) zur Beschreibung ihrer Dienstleistung verwendet. Auch in der Beschreibung der unter Klasse 35 durch die Marke Nr. 556320 beanspruchten Waren ist das Wort „Vergleich“ dreizehnmal enthalten. Dies ist kein Zufall, denn tatsächlich ist es nicht leicht vorstellbar, wie eine Beschreibung der fraglichen Dienstleistung überhaupt ohne Vertreter der Wortfamilie „vergleichen“ auskommen sollte

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WIPO vom 29.02.2012, DCH2011-0040
ZURCAL / ZORCALA pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

Gemäss Lehre sind zweisilbige Wörter mit maximal vier ausgesprochenen Buchstaben als Kurzzeichen zu qualifizieren (...). Das Widerspruchszeichen „ZURCAL“ besteht zwar aus sechs ausgesprochenen Buchstaben bildet aber ein zweisilbiges Wort und ist somit ebenfalls als Kurzzeichen zu bezeichnen. Die Vergleichszeichen sind fast gleich lang (6 bzw. 7 Buchstaben), bestehen aber dennoch aus einer unterschiedlichen Silbenzahl (2 bzw. 3 Silben) und sind klanglich aufgrund der unterschiedlichen Vokalfolge sehr unterschiedlich. Der unterschiedliche Vokal in der ersten Silbe „-U-„ gegenüber dem „-O-„ und der zusätzliche Endvokal „-A“ der angefochtenen Marke werden vom Publikum aufgrund der Kürze des Widerspruchswortes nicht überhört oder überlesen, denn Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen (...). Schliesslich ist in Bezug auf die hier massgeblichen Pharmazeutika von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise auszugehen und mit einem entsprechend erhöhten Unterscheidungsvermögen dieser zu rechnen (...). In der Gesamtwürdigung reichen die festgestellte Ähnlichkeit der Vergleichszeichen und die Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

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IGE vom 27.02.2012, Nr. 11805
YELLO / YALLO Kl.35, Kl.36, Kl.38, Kl.42 / Kl.9, Kl.16, Kl.35, Kl.36, Kl.38, Kl.42 BGer

The Swiss Federal Supreme Court has affirmed a decision of the Commercial Court of Zurich in which the latter had invalidated several YELLO marks on the grounds that the owner had essentially tried to "block" the use of the sign for all goods and services. Since this is a common practice among trademark owners, the decision may have farreaching consequences.

Yello Strom GmbH is a German energy company which uses its YELLO mark for energy-related services (ie, the supply of electricity). It is not (yet) active in Switzerland, but has registered a number of YELLO marks claiming protection in Switzerland for a vast list of goods and services, most of which having nothing to do with its business model.

Sunrise AG, a Swiss telecom operator, has used the YALLO mark for telecommunication services (ie, prepaid mobile phone services) since May 2005. It applied for the registration of its YALLO mark in September 2005, claiming protection for telecommunication services. Yello Strom objected in writing to Sunrise's use of the YALLO mark, but never filed suit.

However, Sunrise filed for the cancellation of the YELLO marks on the grounds of non-use (except by the music band Yello for music-related goods and services; this was undisputed and was not addressed). Sunrise argued that:

 

  • Yello Strom had no real intention of using the marks for the majority of the products covered by the registration; and
  • the YELLO marks were 'defensive marks' and, therefore, were null and void.

The Commercial Court agreed, and the Federal Supreme Court affirmed. If an applicant files for trademark protection outside of its core business area, and has no tangible plan to offer the goods and services claimed, then it can be inferred that the trademark owner merely seeks to prevent others from using the mark - which is not an interest that is worth protecting. The court pointed out that the invalidation of a mark affects the mark as a whole, and also applies to the products within the owner's core business area "if the trademark is not actually used for these products" (here, Yello Strom could not use its mark in Switzerland because of the regulatory environment, which is not favourable to private energy distributors). In cases involving 'defensive' marks, it is irrelevant whether the five-year grace period to start using the mark has expired (the owner is protected by the five-year grace period only if it has a genuine interest in using the mark).

Although the Supreme Court pointed out that the mark was not invalidated merely because the owner claimed protection for a large list of goods, in effect the decision is doing exactly that. This new approach is comparable to the US doctrine, whereby filing a trademark application with fraudulent intent (not) to use will lead to the invalidation of the mark.

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BGer vom 23.02.2012, 4A_429/2011
LIFE / mylife (fig.) Kl.9, Kl.38, Kl.42 / Kl.9, Kl.38, Kl.42 BVGer

[Die Widerspruchsgegnerin macht erfolgreich den mangelnden rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke geltend:]

Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (...). Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (...). Ein funktionsgerechter, markenmässiger Ge­brauch ist dabei vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen.

3.5. Grundsätzlich muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein. Vom Territorialitätsprinzip sind zwei Ausnahmen zulässig (...), zum einen der Gebrauch für den Export und zum anderen Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136), der den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt. ..... Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können zum Vornherein nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in einer der beiden Vertragsstaaten beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 283 mit weiteren Hinweisen; ...).

3.6. Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c, 88 I 11 E. 5a, 30 III 321 E. 3.3). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (...).

3.7. Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Entsprechend wirkt die Kombination einer Marke mit rein beschreibenden Zusätzen in der Regel nicht gebrauchsschädigend, solange die Marke noch als solche erkannt wird (..). Wird die Marke mit anderen selbständigen Kennzeichen kombiniert, wird der Gebrauch in der Regel nicht verändert, solange die Marke auch innerhalb der Kombination als eigenständiges Element erkennbar bleibt und der Gesamteindruck des Zeichens nicht beeinflusst wird. Rückt aber der eigenständige Gehalt der Marke in Kombination mit anderen Elementen in den Hintergrund und erscheint sie als blosser Bestandteil einer eigenständigen kombinierten Marke, ist das Gebrauchserfordernis zu verneinen (...).


4.1. Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz können keine Zeugen einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren hingegen ist dies grundsätzlich möglich (...).

4.2. Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (...).

4.3. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (...). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein.

[In der Folge scheitert die Widersprechende an der Glaubhaftmachung des Gebrauchs v.a. wegen der mangelnden Datierung der eingereichten Belege. Zur Kombination von "LIFE" mit "MEDION" führt das BVGer aus:]

Das Element "MEDION" stellt keinen beschreibenden Zusatz dar. Die beiden Marken "MEDION" und "LIFE" stehen mit gleichem Schriftbild direkt nacheinander, nach jeder Marke wurde das ®-Zeichen eingesetzt. Der Versuch die beiden Zeichen als unabhängige Marken wirken zu lassen vermag dennoch nicht zu überzeugen, die Marke "LIFE" droht hinter dem ungleich kennzeichnungskräftigeren Zeichen "MEDION" zu verschwinden und als Typenbezeichnung wahrgenommen zu werden. Es erübrigt sich jedoch auf eine genauere Beurteilung der kombinierten Marken näher einzugehen, da die Höhe der Auflage und geografische Streuung der Prospekte nicht belegt wurde - was für den Beschwerdeführer nicht mit grossem Aufwand verbunden gewesen wäre. Zumal die Beilagen 8, 11 und 13 als mögliche Belege den rechtserhaltenden Gebrauch insgesamt nicht glaubhaft machen.

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BVGer vom 17.02.2012, B-3416/2011
gezeichneter Stern / walliser Stern Personen- u. Warentransport (Kl.39), Veranstaltung von Reisen (Kl.39), Verpackung und Lagerung von Waren (Kl.39) / Transportwesen (Kl.39), Veranstaltung von Reisen (Kl.39), Verpackung und Lagerung von Waren (Kl.39) IGE

Die Widerspruchsmarke ist eine reine Bildmarke, bestehend aus der grafischen Darstellung eines Sterns. In Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 39 kann dieser Grafik kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Reine Beherbergungsdienstleistungen (Kl. 43) sind vorliegend nicht beansprucht, womit dem Stern auch keine qualitative Bedeutung zukommt (vgl. BGE 4a_385/2010 vom 12.01.2011 i.S. „Hotel-Sterne“). Der Widerspruchsmarke eignet somit durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Es stehen sich vorliegend zwei reine Bildmarken gegenüber, die beide ein Sternmotiv mit je zwei längeren Zacken darstellen. Während der Stern der Widerspruchsmarke jedoch den Charakter einer Zeichnung aufweist und eine gewisse Dynamik propagiert, erscheint der Stern der angefochtenen Marke im Vergleich eher als eine starre Fläche und wie eine gedruckte Grafik.

Aufgrund der Bildmotive, nämlich zwei Sterne, werden die Abnehmer im vorliegenden Fall wohl ähnliche Assoziationen haben, alleine daraus kann aber keine Verwechslungsgefahr abgeleitet werden. Der Schutzbereich einer (Bild)Marke erstreckt sich nicht auf die Übernahme eines allgemeinen Motivs, wie dies ein Stern darstellt. Die konkrete Ausgestaltung und damit die einhergehende Typisierung des Motivs ist auffallend andersartig. Weder eine mittelbare noch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist damit gegeben.

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IGE vom 15.02.2012, Nr. 11717
adidas Lilie / Lilie dreiblätttrig Kl.18, Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) / Kl.18, Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) IGE

Lediglich die Übereinstimmung in den Markenumrissen bzw. in der Anordnung von drei Blättern reicht noch nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Bei der angefochtenen Marke handelt es sich um eine ei-genständige Gestaltung eines Dreiblattes, welche sich zwar desselben Motivs bedient, je-doch gänzlich unterschiedlich ausgestaltet ist. Der Gesamteindruck der Vergleichszeichen sowie die prägenden Bestandteile derselben (bei der angefochtenen Marke sind dies die Lilie, welche das mittlere Blatt fast ausfüllt sowie drei naturgetreue Blätter; bei der Widerspruchsmarke die drei Streifen, welche sich über das halbe Zeichen erstrecken sowie die drei dunklen geometrischen Figuren) sind jeweils gänzlich verschieden. Es besteht – ausser in der Anordnung der drei Blätter zu einem Dreiblatt – keine Übereinstimmung in den wesentlichen Elementen der beiden Bildzeichen. Die Widerspruchsmarke wird von der angefochtenen Marke nicht einfach übernommen. Die angefochtene Marke wird auch nicht lediglich als Variation der Widerspruchsmarke wahrgenommen, denn die grafischen Ausgestaltungen sind stark unterschiedlich.

 

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IGE vom 08.02.2012, Nr. 11683
SKINCODE / SWISSCODE Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3), Seifen (Kl.3) / Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3), Seifen (Kl.3), Wasch- und Putzmittel (Kl.3), Zahnputzmittel (Kl.3) BVGer

Wie bereits festgestellt, unterscheiden sich die Vergleichszeichen im Sinngehalt. Sowohl in der Literatur wie in der Rechtsprechung sind die Bedingungen, unter denen eine Verwechslungsgefahr bei verschiedenem Sinngehalt der Marken entfällt, streng formuliert. Es wird verlangt, dass die Wahrnehmung einer Marke sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirkt respektive dass sich die Sinngehalte beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen. Ausserdem müssen die unterschiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich sein. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken so gross sein kann, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht und der verschiedene Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt.

Während die angesprochenen Verkehrskreise beim Widerspruchszeichen sofort erkennen, dass dieses aus einer Kombination von Anwendungsbereich der beanspruchten Waren (Haut) und "Code" besteht, sehen sie in der angefochtenen Marke "Swiss Code" eine Kombination von geografischer Herkunftsangabe (schweizerisch) und "Code". Durch den Umstand, dass die Vergleichszeichen aus englischen Wörtern des Grundwortschatzes zusammengesetzt sind, und ein englischer Grundwortschatz als allgemein bekannt vorausgesetzt werden darf (vgl. Marbach, SIWR III/1, N. 286), sind die Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich. Bei den Elementen "Skin" und "Swiss" handelt es sich zwar um schwache respektive gemeinfreie Bestandteile. Dennoch beeinflussen sie angesichts der Schwäche des gemeinsamen Worts "Code" den Gesamteindruck der strittigen Marke. Somit ist ein prägnanter Unterschied zwischen den Sinngehalten der Vergleichszeichen feststellbar.

Hinzu kommt, dass die strittigen Marken zwar im zweiten Wortelement "Code" identisch sind, sich aber im ersten Wortelement ("Swiss" respektive "SKIN") in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden. Dies ist insofern von Bedeutung, als Abweichungen im Wortanfang oft besonderes Gewicht haben.

Dagegen ist zu prüfen, ob wegen des gemeinsamen Bestandteils "Code" Fehlzurechnungen und damit eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu erwarten seien. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum zwei Marken zwar zu unterscheiden vermag, aber auf Grund eines gemeinsamen Bestandteils einen wirtschaftlichen Zusammenhang vermutet. Eine solche Vermutung setzt voraus, dass der betreffende Bestandteil der jüngeren Marke eine Gedankenverbindung zu der älteren Marke auslöst. Hat dieser Bestandteil keine oder nur eine schwache Kennzeichnungskraft, so wird sich eine solche Gedankenverbindung nicht einstellen (...).

Als Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs ist "Code" nur schwach kennzeichnend. Es ist deshalb nicht anzunehmen, dass die Konsumenten auf eine übereinstimmende Herkunft der entsprechend gekennzeichneten Waren schliessen werden. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist daher zu verneinen.

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BVGer vom 30.01.2012, B-2996/2011
DNAge / CMAge Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3) / Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3) IGE

Da im Kosmetikbereich altersabgestimmte Pflegelinien üblich sind resp. Anti-AgeingProdukte sowohl für Frauen als auch für Männer ein essentielles Verkaufssegment darstellen, ist das in die angefochtene Marke übernommene Element "Age" als äusserst schwach einzustufen. Folglich konnte die Widerspruchsmarke namentlich wegen den beiden zusätzlich vorhandenen Einzelbuchstaben "DN" zum Markenschutz zugelassen werden. (...) Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke kann sich somit nicht auf den als äusserst schwach einzustufenden Bestandteil "Age" der angefochtenen Marke erstrecken. Insgesamt führt der unterschiedliche, den Gesamteindruck prägende Wortanfang ("DN-" / "CM-") trotz vorliegender Warengleichheit zu einer rechtsgenüglichen Abweichung der Vergleichszeichen.

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IGE vom 19.12.2011, Nr. 11573
tea amo / ti amo Brotwaren (Kl.30), Speiseeis (Kl.30), Tee (Kl.30) / Brotwaren (Kl.30), Mehl, Hefe (Kl.30), Speiseeis (Kl.30) IGE

Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke kann sich mithin nicht auf den als gemeinfrei einzustufenden Bestandteil "TI AMO" der angefochtenen Marke erstrecken. Mit dem zusätzlich vorhandenen Wortelement "TEA" der Widerspruchmarke sowie den unterschiedlichen grafischen Elementen (Blätter / stilisiertes Herz) sind genügend Abweichungen vorhanden, um zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen zu führen. Das jüngere Zeichen unterscheidet sich mithin trotz vorliegender Warengleichheit resp. –gleichartigkeit rechtsgenüglich von der Widerspruchsmarke, weshalb das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. 4. Zudem ist die mittelbare Verwechslungsgefahr in Bezug auf kennzeichnungsschwache bzw. zum Gemeingut gehörende Markenbestandteile auszuschliessen (RKGE in sic! 2000, 379 – Assura (fig.) / Assurpoint). Da der Markenbestandteil "TI AMO" der angefochtenen Marke im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 30 als gemeinfrei eingestuft wurde, kann in Bezug auf die angefochtene Marke auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr ausgemacht werden. Der Widerspruch Nr. 11600 ist folglich abzuweisen. 

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IGE vom 07.12.2011, Nr. 11600
cc / o omega Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14) / Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14) IGE

En l’espèce, l’identité, respectivement la similarité, des produits a été admise (para. B). Au niveau des signes, une certaine similitude a été admise, cette similitude étant toutefois limitée au « concept » utilisé, les aspects sonore, visuel et sémantique de ces signes étant cependant bien différents (para. C). En relation avec une marque disposant d’un champ de protection normal et de produits achetés avec un degré d’attention moyen (classe 14), cette similitude limitée à l’idée d’entrecroiser deux lettres ou signes ne suffit pas à admettre le risque de confusion. L’opposition est donc rejetée.

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IGE vom 14.11.2011, n° 11423
grüne Figur / grüne Figur 2 Zur Verfügung stellen von Informationen, nämlich Neuigkeiten und Einzelheiten von Interesse betreffend respiratorischen und pulmonalen Krankheiten, via ein globales Computernetzwerk (Kl.44) / Bücher (Kl.16), Broschüren (Kl.16) IGE

Die Widerspruchsgegnerin führt aus, dass in der Werbung Monsterfiguren oft als symbolische Hinweise auf Krankheiterreger verwendet würden. Für die symbolische Darstellung von störendem Atemwegsschleim sei ein grünes Schleimmonster naheliegend, was mit Kopien von Internet Seiten untermauert wird. Tatsächlich werden etwa in der Werbung Krankheitserreger oft mittels Monster/Ungeheuer satirisch überzeichnet dargestellt. Es kann durchaus von einer gewissen Gewöhnung des Abnehmers an diese Symbolik ausgegangen werden. Doch selbst wenn der Widerspruchsmarke ein durchschnittlicher Schutzumfang zuerkannt würde, ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Beide Figuren sind unansehnliche Gestalten, die einerseits abstossend und andererseits auch belustigend auf den Betrachter wirken. In der konkreten Ausgestaltung unterscheiden sie sich dagegen nicht unwesentlich. Die Gestalt der Widerspruchsmarke hat mit ihrem Gesicht, der Kleidung und dem Koffer in der Hand menschenähnliche Züge, was beim einäugigen „glitschig“ wirkenden Geschöpf der angefochtenen Marke nicht der Fall ist. Dieses gemahnt am ehesten noch an einen Frosch. Das Monster der Widerspruchsmarke wirkt arglistig und verschlagen, das der angefochtenen Marke ungestüm und eher tumb. Auf Grund der Bildmotive, zwei grünliche Ungeheuer, werden die Abnehmer im vorliegenden Fall wohl ähnliche Assoziationen haben, alleine daraus kann aber keine Verwechslungsgefahr abgeleitet werden.

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IGE vom 08.11.2011, Nr. 11354
FUCIDIN / FUSIDERM pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

Die angefochtene internationale Registrierung „Fusiderm“ weist aufgrund des ähnlichen Zeichenanfangs eine gewisse Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke auf. Die Wortendung, welche gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ebenso Beachtung findet, wie der Wortanfang, insbesondere wenn sie, wie in casu, betont wird (BGE 122 III 384 – Kamillosan/Kamillan), ist aber klar unterschiedlich: Die Anzahl und Art der verwendeten Buchstaben wie auch der Sinngehalt ist klar unterschiedlich, zudem führen sie zu einer anderen Vokal- und Konsonantenfolge der Zeichen. Das Zeichen „FUCIDIN“ wird demnach von den Durchschnittsabnehmern zwar als Fantasiebezeichnung wahrgenommen, löst jedoch bei den Fachleuten sofort und unwillkürlich eine Assoziation zum Fachbegriff und Inhaltsstoff „Fusidinsäure“ aus. Bei der angefochtenen Marke „Fusiderm“ wird demgegen- über sowohl von den Durchschnittsabnehmern als auch von den Fachleuten die Silbe „- DERM“ als Hinweis auf „Haut“ erkannt, was die Unterschiede am Zeichenende bewusst macht und zu einem anderen Gesamteindruck der Zeichen führt.

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IGE vom 20.10.2011, Nr. 11231
APPENZELLER / APPENBERGER Käse (Kl.29) / Milchprodukte (Kl.29) BGer

Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 96 E. 2a, 441 E. 3.1). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 128 III 96 E. 2a S. 98; 122 III 382 E. 1 S. 385). Je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist sein Schutzumfang und je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 446; 122 III 382 E. 2a und E. 3a S. 387). Ob eine solche Gefahr besteht, prüft das Bundesgericht im Beschwerdeverfahren als Rechtsfrage (vgl. BGE 126 III 315 E. 4b S. 317 mit Hinweisen).

Die Beschwerdeführerin weist zwar zutreffend darauf hin, dass es sich bei Käse um Waren des täglichen Bedarfs handelt, bei denen grundsätzlich mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis beschränkt bleibt (vgl. BGE 126 III 315 E. 6b/bb; 122 III 382 E. 3a S. 388). Es ist daher fraglich, ob die Vorinstanz dem Durchschnittskonsumenten nicht eine zu hohe Aufmerksamkeit zuerkennt, wenn sie dafür hält, Käse sei "in der heutigen Konsumgesellschaft nicht mehr nur ein alltägliches Lebensmittel, sondern vielmehr ein geschätztes Naturprodukt mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen" und damit Käse in die Nähe eines Spezialprodukts rückt, das von Fachkreisen mit besonderer Aufmerksamkeit nachgefragt wird. Angesichts des erheblichen Zeichenabstands ist jedoch bundesrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz erwog, die Unterschiede der beiden Marken würden auch von Käsekonsumenten wahrgenommen, die ihre Einkäufe in Grossverteilern tätigen. Die Unterschiede sind aus Sicht des Durchschnittspublikums genügend ausgeprägt, um eine unmittelbare oder mittelbare Verwechslungsgefahr selbst bei Identität der Waren auszuschliessen.

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BGer vom 26.09.2011, Urteil 4A_281/2011