decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen verneint      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
FLUORON / PERFLUORON pharmazeutische Produkte (Kl.5) / chirurgische und ärztliche Instrumente (Kl.10) IGE

[Die Widerspruchsgegnerin bringt den Einwand mangelnden rechtserhaltenden Gebrauchs vor.]

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder Dienstleistungen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke fehlen. Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschäftsbezeichnung stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein Unternehmen dar.

Die Widersprechende legt zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs Rechnungen und Lieferscheine ("Delivery Notes") ins Recht (...)

Die Frage, ob es sich beim auf den Rechnungen ersichtlichen, grafisch ausgestalteten Zeichen um eine zulässige Abweichung von der registrierten Form der Widerspruchsmarke (Art. 11 Abs. 2 MSchG) handelt, kann offen bleiben, da das Zeichen jeweils ohnehin ausschliesslich im Briefkopf und in der Art einer Firmenbezeichnung (gefolgt von der Anschrift der Widersprechenden) erscheint. Entscheidend für das Vorliegen eines markenmässigen Gebrauchs ist zwar nicht die Platzierung des Zeichens, sondern ob die Konsumenten im fraglichen Zeichen den Bezug zu den von diesem gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen erkennen (...). Dies muss vorliegend verneint werden: Gegen eine markenmässige Verwendung des Zeichens "FLUORON" spricht insbesondere der Umstand, dass dieses in den einzelnen Lieferresp. Rechnungspositionen nie erscheint, sondern durchwegs andere Produktebezeichnungen aufgeführt werden, z.B. "Densiron", "F-Octane", "Brilliant Peel", Siluron", "FDecalin" usw.

Bei den in den Replik-Text eingefügten Fotos (vgl. Replik, S. 3 ff., Ziff. 1.3) ist zwar am unteren Rand der abgebildeten Verpackungen jeweils die (kombinierte) Marke "FLUORON" ersichtlich; es handelt sich hierbei jedoch um rein betriebsinterne Abbildungen, auf welchen weder eine Datierung noch ein Hinweis auf eine geografische Verbreitung ersichtlich ist. Die abgebildeten Verpackungen sind zudem (soweit überhaupt lesbar) mit englischsprachigen Slogans (z.B. "staining solution for intraocular use [sterile]", "now even more brilliant") versehen, was gegen einen Gebrauch in der Schweiz resp. in Deutschland spricht.

Kommentare (0)
IGE vom 14.09.2012, Nr. 11422
LAND ROVER / LAND GLIDER Motorfahrzeuge (Kl.12) / Motorfahrzeuge (Kl.12) IGE

Die angefochtene Marke „Land Glider“ weist zwar aufgrund des übereinstimmenden Anfangsbegriffs „Land“ eine gewisse visuelle und phonetische Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke „LAND ROVER“ auf. Die Unterschiede beim zweiten Wortelement („ROVER vs. Glider“) fallen jedoch sofort auf und werden vom Publikum ohne weiteres wahrgenommen. Da die vorliegenden Waren mit zumindest normaler Aufmerksamkeit gekauft werden, verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen, zusätzlich. Auch unter Berücksichtigung, dass die Widerspruchsmarke in Klasse 12 für „Kraftfahrzeuge“ erhöhte Bekanntheit geniesst, sind die schriftbildlichen, phonetischen als auch sinngehaltlichen Unterschiede zu gross, zumal die erhöhe Bekanntheit das Zeichen „LAND ROVER“ als Ganzes resp. den serienmässig verwendeten Zeichenteil „ROVER“ (vgl. die Marken „LAND ROVER“, „RANGE ROVER“, „ROVER) betrifft, nicht jedoch den von der angefochtenen Marke übernommenen Zeichenbestandteil „LAND“ als solchen.

Kommentare (0)
IGE vom 06.08.2012, Nr. 10924
Medidata / medidata Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches. (Kl.42) / Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in online Datenbanken, im Bereich von klinischen Forschungen. (Kl.35) BVGer

Mit Entscheid vom 19. Mai 2011 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut. Die Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke seien gleichartig mit denjenigen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke und die Dienstleistungen der Klasse 38 beider Marken seien gleich. Beide Zeichen enthielten als einziges und klar erkennbares Wortelement "medidata", weshalb schriftliche und klangbildliche Zeichenähnlichkeit bestehe. Das Wort "medidata" werde als "medizinische Daten" verstanden, was Inhalt und Zweck der in Klasse 35 belegten Dienstleistungen beschreibe. Die Marke sei in diesem Zusammenhang Gemeingut und der Widerspruch dafür abzuweisen. Daran ändere auch nichts, dass die Verkehrsdurchsetzung und erhöhte Bekanntheit der Marke geltend gemacht wurden, weil die eingereichten Belege zur Verkehrsdurchsetzung nur bis 2005 reichten, während der Widerspruch 2007 geltend gemacht worden sei, ein mehrheitlich firmenmässiger Gebrauch vorliege und die Produkte der Beschwerdeführerin unter anderen Marken kommerzialisiert würden. Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 38 sei die Marke nicht beschreibend, da es sich um technische Aspekte der Telekommunikation handle. Es bestehe hier eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Der Widerspruch werde bezüglich Dienstleistungen der Klasse 38 gutgeheissen.

[Das BVGer bestätigt vollumfänglich. "medidata" ist für medizinische Datenbanken beschreibend und daher Gemeingut. Die behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gestützt auf Verkehrsgeltung ist nicht rechtsgenügend nachgewiesen.]

Kommentare (0)
BVGer vom 14.07.2012, B-3536/2011
ACADEMIA SPRACH- UND LERNZENTRUM / academia.ch Kl.41 / Finanzdienstleistungen (Kl.36), Herausgabe von Publikationen (Kl.41) WIPO

According to the case record before the Expert, the Claimant has a trademark application for registration of ACADEMIA and ACADEMIA SPRACH- UND LERNZENTRUM. However, contrary to the Claimant’s contention, the Claimant’s applications for the said trademarks are not granted, but still pending (status July 10, 2012).

According to the Swiss Trademark Protection Act (“MSchG”), the first person to file for the trademark will be the owner of that trademark (“principle of priority”), but such trademark right will only vest at the time it is entered in the trademark register (articles 5 and 6 MSchG). Hence, the filing of the trademark does not administer the possibility to enforce the trademark (...).

Further, it has to be noted that the Claimant applied for the registration of said trademarks on November 4, 2011, which means over six years after its registration in the commercial registry and more than eight years after the Respondent’s registration of the Domain Name. From this, the Expert finds that the Claimant was not in need of the requested trademarks and the Domain Name, assuming that it would have verified already at the time of the choice of its business name whether there was a possibility of obtaining a respective trademark or the Domain Name.

Kommentare (0)
WIPO vom 10.07.2012, DCH2012-0007
Ubisoft AG / ubisoft.ch Brillen (Kl.9), Sonnenbrillen (Kl.9) / Software (Kl.9) WIPO

Le Requérant est une société anonyme qui a été inscrite au registre du commerce du canton de Bâle-Campagne le 18 avril 1988. La société a pour but social notamment le développement, la fabrication et la commercialisation de produits en caoutchouc de silicone et la vente et la commercialisation de lunettes, de parties de lunettes, de verres et de lentilles.

Le Défendeur est la société Ubi Games SA dont le but social est la représentation dans le domaine de l’informatique contre qui la demande a été dirigée par le Requérant selon amendement de la demande notifié le 4 mai 20121.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 14 novembre 2001. Le Défendeur l’utilise dans le cadre de son activité commerciale pour la vente de jeux vidéo, [...].

[Die Muttergesellschaft der Gesuchsgegnerin ist Inhaberin von UBISOFT Marken, die 1996 im Markenregister eingetragen wurden.]

Le Défendeur a changé sa raison sociale de “Ubi Soft Entertainment SA” en “Ubi Games SA” par décision de son assemblée générale tenue le 8 septembre 2004, suite à la demande du Requérant, ce dernier ayant déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans ce but en date du 6 septembre 2004, cette requête ayant été retirée ultérieurement suite au changement de raison sociale opéré par le Défendeur.

[Der Experte weist das Gesuch um Übertragung des Domainnamens ab:]

Etant donnée l’exigence posée dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature des Dispositions laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux.

Dans une telle situation, par analogie avec le raisonnement adopté par le Tribunal fédéral dans l’affaire Rytz qui concernait également un conflit entre une marque et une raison sociale (ATF 125 III 91 consid. 3 c p. 93 s.), force est de constater que le Défendeur n’a manifestement pas choisi la désignation “Ubisoft” dans une volonté d’appropriation de la raison sociale du Requérant, cette désignation étant au contraire fondée sur des raisons objectives, liées à l’existence d’une marque (soit la Marque) enregistrée et utilisée par le groupe Ubisoft avant l’enregistrement du Nom de Domaine, le Défendeur n’apparaissant dès lors pas comme un nouveau concurrent du Requérant qui chercherait, par l’ouverture d’un site et l’enregistrement du Nom de Domaine, à profiter de la désignation “Ubisoft” correspondant à la raison sociale du Requérant.

Dans ces circonstances, l’intérêt du Défendeur à utiliser le Nom de Domaine (qui correspond à la Marque) pour désigner son site Internet l’emporte sur l’intérêt du Requérant à se prévaloir de son hypothétique droit à la raison sociale de sorte que le conflit entre le droit à la raison sociale du Requérant et le droit à la marque dont peut se prévaloir le Défendeur doit être tranché en faveur de ce dernier.

Kommentare (0)
WIPO vom 02.07.2012, DCH2012-0011
DROSSADIN / DROSIELLE pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

Die Widersprechende bringt vor, dass sie Inhaberin einer aus neun Voreintragungen bestehenden Markenserie mit dem Bestandteil „DROSSA“ sei. Diese Fantasiebezeichnung besitze einen starken Wiedererkennungswert. Durch den gemeinsamen Bestandteil „DROS“ sei es naheliegend, dass das Publikum die angefochtene Marke „DROSIELLE“ ebenfalls der Widersprechenden zuordnet.

Dass noch weitere Marken der Widersprechenden den Zeichenbestandteil "DROSSA" aufweisen, könnte als Markenserie im Verfahren berücksichtigt werden. Dies setzt aber voraus, dass die Serienmarken dem Publikum bekannt sind (...), was nicht dargetan wurde. Ein Registereintrag sagt noch nichts über den tatsächlichen Gebrauch von Marken auf dem Markt aus.

Die Widerspruchsmarke, „DROSSADIN“, verfügt im Zusammenhang mit den relevanten Waren, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüber stehenden Zeichen „DROSSADIN“ und „DROSIELLE“ unterscheiden sich jedoch rechtsgenügend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Die festgestellten Ähnlichkeiten auf der schriftbildlichen und phonetischen Ebene sind zu schwach, als dass damit eine Verwechslungsgefahr begründet werden könnte. Dies umso mehr, als gemäss ständiger Rechtsprechung Pharmazeutika in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.6). Der Widerspruch Nr. 12042 ist folglich abzuweisen.

Kommentare (1)
IGE vom 27.06.2012, Nr. 12042
SANOFI / SANAPHYT Babynahrung (Kl.5), dietätische Produkte zur medizinischen Anwendung (Kl.5), pharmazeutische Produkte (Kl.5), veterinärmedizinische Erzeugnisse (Kl.5) / veterinärmedizinische Erzeugnisse (Kl.5), pharmazeutische Produkte (Kl.5), dietätische Produkte zur medizinischen Anwendung (Kl.5), Babynahrung (Kl.5) IGE

Toutefois, comme relevé ci-avant (supra let. C ch. 5), l’élément parfaitement individualisé de la marque attaquée « SANA » est à considérer comme descriptif. Dès lors, le champ de protection de la marque opposante ne saurait étendre sa protection à cet élément du domaine public (voir dans ce sens également, CREPI, sic ! 199, 420 - COMPAQ / CompactFlash, consid. 3). En effet, le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un mot du domaine public peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes.

Kommentare (0)
IGE vom 27.06.2012, n° 616 821
L&M / fx Verpackung Tabakwaren (Kl.34) / Tabakwaren (Kl.34) IGE

Bei den Vergleichszeichen liegt der Fokus jeweils auf den Buchstabenkombinationen "L&M" und "FX", welche den Gesamteindruck aufgrund ihrer Positionierung und Grösse dominieren. Da die jeweiligen Buchstabenelemente jeweils unterschiedlich sind und ausserdem genügend Abweichungen zu den weiteren Zeichenelementen (Wappen / zusätzliche Wortelemente "BLUE" und "STYLE EFFECTS", Graphik eines Vogels, Kreis in Form einer Weltkugel) vorhanden sind, führen diese zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen. Das jüngere Zeichen unterscheidet sich mithin trotz vorliegender Warengleichheit rechtsgenüglich von der Widerspruchsmarke, weshalb das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. 

Kommentare (0)
IGE vom 29.05.2012, Nr. 12121
ANNE FRANK / Das Tagebuch der Anne Frank CD-ROMSs (Kl.9), Datenträger (Kl.9) / Datenträger (Kl.9), Filme (Kl.9), Druckereierzeugnisse (Kl.16), Zeitschriften (Kl.16), Zeitungen (Kl.16), Unterhaltungsdienstleistungen (Kl.41) IGE

[Die Widerspruchsgegnerin macht erfolgreich mangelnden rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke geltend:]

Zur Nutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz führte die Widersprechende aus, dass monatlich ungefähr 1‘000 Benutzer mit Sitz in der Schweiz die Homepage www.annefrank.org der Widersprechenden besuchen würden, welche neben der niederländischen Version auch in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar sei (...).

Die Bewerbung von Dienstleistungen im Internet reicht als solche nicht aus, um einen inländischen Gebrauch zu erstellen, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (wie vorliegend .org) abrufbar sind. Zudem geht aus den genannten Belegen kein markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke hervor und es ist auch keinerlei Bezug zur Hinterlegerin oder zu den beanspruchten Dienstleistungen ersichtlich. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Tatsache alleine, dass eine in der Schweiz ansässige Person eine im Ausland angebotene Ware oder Dienstleistung über das Internet beziehen kann, keinen (markenmässigen) Gebrauch in der Schweiz zu begründen vermag. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz wurde folglich nicht glaubhaft gemacht.

Kommentare (0)
IGE vom 29.05.2012, Nr. 11646
SPEEDMASTER / SPEEDPILOT Uhren (Kl.14) / Uhren (Kl.14) IGE

Dans ces conditions, on ne saurait admettre un risque de confusion basé uniquement sur la reprise de l’élément faiblement distinctif « speed » alors que la partie restante et importante des signes présente une différence marquante. L’impression d’ensemble des signes est ainsi suffisamment différente pour qu’un risque de confusion même indirect soit écarté et ce, malgré l’identité des produits.

[Die RKGE hatte 2006 die Verwechslungsgefahr zwischen SPEEDMASTER und SPEEDCHAMP bejaht; das IGE kommt hier in Kenntnis dieser Rsp. zu einem anderen Resultat.]

Kommentare (0)
IGE vom 23.05.2012, n° 11636
LOMBARD ODIER & CIE / Lombard Network Finanzdienstleistungen (Kl.36) / Finanzdienstleistungen (Kl.36) BVGer

Die Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte" in Klasse 36 richten sich an Fachleute der Finanzbranche, aber auch an Durchschnittsverbraucher (...). Spricht eine Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs bereits, wenn eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (...).

Die Bekanntheit von "Lombard Odier & Cie" ist im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen gerichtsnotorisch. (...). Auf Grund dieser Umstände müsste der Widerspruchsmarke als Gesamtes ein erweiterter Schutzumfang zugestanden werden.

Zu beachten ist allerdings, dass der Schutzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. Denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (...).

Wie bereits ausgeführt, bedeutet der Wortbestandteil "Lombard" in der angefochtenen Marke auch eine gleichnamige Kreditform beziehungsweise ein Adjektiv, nämlich "lombardisch". Zumindest von den angesprochenen Fachleuten der Finanzbranche kann "Lombard" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen "Finanzwesen; Geldgeschäfte" im Sinne eines speziellen Kredits und daher als beschreibend verstanden werden. Insofern erstreckt sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf das Element "Lombard". Dabei handelt es sich aber um das einzige Markenelement, hinsichtlich dessen sich die gegenüberstehenden Marken ähneln beziehungsweise gleich sind. In den übrigen Elementen unterscheiden sich die Marken deutlich: So wirkt die angegriffene Marke auf Grund des englischen Begriffes "Network" und der schräg gestellten Ellipse insgesamt modern, während die Widerspruchsmarke angesichts des Zusatzes "& Cie" ein altehrwürdiges Flair verbreitet. Die Widerspruchsmarke enthält zudem das Element "Odier". Angesichts dieser Umstände ist trotz der festgestellten Dienstleistungsidentität eine Verwechslungsgefahr im Ergebnis zu verneinen.

Kommentare (0)
BVGer vom 22.05.2012, B-8242/2010
Heritage Bank & Trust / Marcuard Heritage Immobilienwesen (Kl.36), Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl.36) / Immobilienwesen (Kl.36), Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl.36) BVGer

Selon une pratique constante, les désignations décrivant la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece). En l'occurrence, le terme "HERITAGE", dont les sens propre et figuré ont été rappelés au considérant 5.1 ci-dessus, sera compris sans difficulté par le cercle des consommateurs concernés. Au sens propre, hériter signifie devenir propriétaire par succession d'un bien ou titulaire d'un droit. On hérite d'un patrimoine, d'un immeuble ou encore d'une fortune (cf. Le Petit Robert de la langue française 2012 précité). Il apparaît ainsi que, mis en relation avec des services tels que "affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires", les destinataires y verront un renvoi direct quant au contenu et à leur destination, c'est-à-dire des services consacrés à l'héritage, comme l'administration financière d'un héritage ou l'administration d'un héritage reçu sous la forme d'un bien immobilier. (…) Il s'ensuit que, même au sens figuré, le terme "HERITAGE" est de nature à susciter immédiatement et sans effort d'imagination particulier auprès du public concerné, un rapprochement avec la qualité des services offerts et que le terme est alors qualitatif (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.2 Masterpiece).

Il a été établi au considérant 5.1 ci-dessus que le logo figurant dans les marques opposantes se compose des quatre lettres "H" dont la juxtaposition met en évidence une croix dont les branches sont de longueurs égales et rappelle la croix suisse. L'intimée relève certes que le fait que certaines personnes puissent voir une croix ressemblant à la croix suisse au coeur du logo de "BANQUE HERITAGE" n'évitera jamais que d'autres personnes ne le voient pas et que ces dernières ne verront que la partie foncée du logo, soit sa partie positive constituée de la juxtaposition des quatre lettres "H" et reconnaîtront ainsi à cet élément figuratif un caractère distinctif entier. Cet argument n'est toutefois pas d'un grand secours à l'intimée dans la mesure où elle admet ainsi elle-même que, parmi les consommateurs concernés, certains y verront précisément une croix suisse peu stylisée et que, pour ces consommateurs-là, le signe ne sera guère propre à individualiser l'entreprise. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce logo ne paraît au demeurant pas particulièrement élaboré et la présence d'une croix en son centre contribue à l'affaiblir dès lors que les croix appartiennent au domaine public (…).

Il convient finalement de constater que, dans une impression d'ensemble, les marques opposantes sont dominées par les éléments verbaux, lesquels se résument aux termes génériques "BANQUE" et "BANK & TRUST" accompagnés du terme faible "HERITAGE". Force est dès lors d'admettre avec la recourante que les marques opposantes ne sont dotées que d'une faible force distinctive. Il convient dès lors d'admettre que la présence du terme verbal "MARCUARD" dans la marque attaquée suffit à la distinguer suffisamment des marques opposantes et à exclure par là un risque de confusion, qu'il soit direct ou indirect.

Kommentare (1)
BVGer vom 02.05.2012, B-1494/2011
SDV Schweizer Dialogmarketing Verband / sdv.ch Kl.35 / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

Der Verband tritt unter dem Namen SDV auf (Abkürzung für Schweizer Dialogmarketing Verband) und ist Inhaber mehrerer Domainnamen, insbesondere <sdv-asmd.ch>, <sdv-robinsonliste.ch>, <sdv-dialogmarketing.ch> und <sdvdialogmarketing.ch>. Eine Marke SDV hat der Gs nicht registriert.

Der Domainname <sdv.ch> wurde am 14. April 1997 registriert. Dieser Domainname ist zur Zeit nicht in Betrieb.

Ist ein Zeichen namensrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domainnamen verbieten, sofern die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Webseite dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C. 141/2002 in sic! 2003 438ff.). Dabei muss eine Interessenabwägung vorgenommen werden, und zum Beispiel geprüft werden, ob nicht andere Domainnamen zum gewünschten Erfolg verhelfen (sic! 2001 818, frick.ch).

Diesbezüglich ist zu bemerken, dass eine solche Interessenabwägung in diesem Fall nicht leicht ist, (i) weil der Gesuchsteller kein Beweismaterial über die Schaffung und Benutzung seiner Namensrechte betreffend "SDV" nachgewiesen hat und (ii) weil der Gesuchsgegner keine Stellung genommen hat. Hier ist auch noch zu bemerken, dass das Zentrum den Gesuchsteller gebeten hat, seinen Antrag eingehender zu begründen. Er wurde trotzdem sehr wenig substanziiert.

Auf Grund der vorliegenden Unterlagen kann die Expertin nicht feststellen, ob der Gesuchsteller frühere Rechte über den Namen "SDV" hat oder nicht, was für die Interessenabwägung selbstverständlich von Bedeutung wäre.

Der Gesuchsteller bringt auch keine Beweise darüber, inwiefern diese Registrierung böswillig erfolgte und eine Verwechslungsgefahr schafft, wobei zu bemerken ist, dass der Gesuchsteller im Marketingbereich tätig ist und der Gesuchsgegner im Konstruktionsbereich (siehe die Webseite des Gesuchsgegners unter„www.kaempfer.ch“). Eine Koexistenz ist also nicht ausgeschlossen, da die Tätigkeit beider Parteien sehr verschieden ist.

Weiter ist zu bemerken, dass der streitige Domainname inaktiv ist. Es ist daher schwer nachzuvollziehen, wie eine Verwechslungsgefahr entstehen sollte, gerade auch deshalb, weil der Gesuchsteller schon einen eigenen Internetauftritt unter dem Namen <sdv-dialogmarketing.ch> hat. Das inaktive Halten des streitigen Domainnamens kann in dieser Sache auch nicht die Generalklausel von Art. 2 UWG verletzen, weil keine Behinderung der Tätigkeit des Gesuchstellers ersichtlich ist.

Kommentare (0)
WIPO vom 25.04.2012, DCH2012-0005
APRIL / APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer Versicherungswesen (Kl.36) / Versicherungswesen (Kl.36) IGE

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff "APRIL", der im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 als nicht direkt beschreibend einzustufen ist. Dieser eignet mithin ein normaler Schutzumfang. Obwohl bei der angefochtenen Marke das Augenmerk aufgrund des gemeinfreien Charakters des Elementes "Assurance Pour Impayés de Loyer" auch auf dem Bestandteil "APIL" liegt und somit in phonetischer und schriftbildlicher Hinsicht eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen auszumachen ist, sind die Zeichen im jeweiligen Gesamteindruck aufgrund der markanten Divergenz im Sinngehalt als klar unterschiedlich einzustufen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass jede Marke als Ganzes zu würdigen ist und nicht in ihre Einzelelemente zergliedert werden darf. Bei der Beurteilung dieses Gesamteindrucks dürfen schwache oder gemeinfreie Zeichenelemente nicht von vornherein ausgeblendet werden, weil sie das Markenbild ungeachtet ihrer Schwäche beeinflussen können. Der im angefochtenen Zeichen enthaltene Zusatz "Assurance Pour Impayés de Loyer" ist zwar für sich genommen gemeinfrei, vermag indessen dem vorangestellten Begriff resp. Akronym "APIL" einen Sinngehalt zu verleihen, der sich klar von demjenigen der Widerspruchsmarke abhebt (...) Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein unbefangener Konsument in einer Bezeichnung immer einen bekannten Bedeutungsgehalt sucht (vgl. BVGer B-4854/2010, E. 5.2 – Silacryl).

Kommentare (0)
IGE vom 13.04.2012, Nr. 11915
Sonnenschein (fig.) / Solar-Europe (fig.) Kl.9 / Kl.9 BVGer

Die Angabe eines falschen Markeninhabers in der Widerspruchseingabe ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist grundsätzlich nicht mehr zu berichtigen und führt zur Abweisung des Widerspruchs mangels Aktivlegitimation des Widersprechenden:

Die Beschwerdeführerin 2 (Exide Technologies SAS) erklärte mit Eingabe vom 24. Juni 2011, der Widerspruch sei irrtümlicherweise in ihrem Namen eingereicht worden, weil die Widerspruchsmarke auf sie hätte übertragen werden sollen. Dies sei jedoch bis anhin nicht erfolgt. Inhaberin der Widerspruchsmarke sei nach wie vor die Beschwerdeführerin 1 (Exide Technologies GmbH). In der Beilage wurde eine korrigierte Fassung des Widerspruchs eingereicht, auf welcher die Beschwerdeführerin 1 als Widersprechende aufgeführt ist.

Mit Schreiben vom 27. Juni 2011 wies die Vorinstanz der Beschwerdeführerin 2 darauf hin, dass die Bedingungen der Aktivlegitimation im Moment des Ablaufs der Widerspruchsfrist erfüllt sein müssten, ansonsten nicht auf den Widerspruch eingetreten werden könne. Die nachträglich eingereichte, korrigierte erste Seite der Widerspruchsschrift sei per se nicht rechtsgenüglich, damit von der Aktivlegitimation der Widersprechenden im Moment des Ablaufs der Widerspruchsfrist ausgegangen werden könnte.

[In der Folge tritt das IGE auf den Widerspruch nicht ein. Das BVGer bestätigt:]

Soweit die Beschwerdeführerinnen mit dem Hinweis auf die konzernrechtlichen Umstände geltend machen wollen, die Widerspruchsmarke sei eine Konzernmarke, und die Muttergesellschaft daher berechtigt, gestützt auf diese Marke Widerspruch einzureichen, ist festzuhalten, dass die Konzernmarke ein Konstrukt des alten Markenrechts darstellt und in rechtlicher Hinsicht mit dem Markenschutzgesetz von 1992 seine wesentliche Bedeutung verloren hat (...).

Schliesslich weisen die Beschwerdeführerinnen auf den Grundsatz hin, wonach kein Parteiwechsel vorliege, wenn bloss eine fehlerhafte Parteibezeichnung berichtigt wird (...). Dies müsse analog bei der Einreichung einer verwaltungsrechtlichen Eingabe gelten: Die Identität der Widersprechenden (Beschwerdeführerin 1) sei im vorliegenden Fall gewahrt geblieben; berichtigt sei einzig die einmalig erfolgte falsche Erwähnung der Firma einer anderen "Exide Technologies"-Tochtergesellschaft.

Selbst wenn der vorgenannte Grundsatz auf verwaltungsrechtliche Eingaben übertragen werden könnte, ist den Beschwerdeführerinnen entgegen zu halten, dass im vorliegenden Fall die Identität der Widersprechenden nicht gewahrt bliebe, da die Beschwerdeführerin 2 als Widersprechende und insofern eine nicht mit der Beschwerdeführerin 1 identische Partei angegeben wurde.

Selbst wenn die Beschwerdeführerin 2 daher eine Vollmacht vorweisen könnte, die sie berechtigt, im Namen der Beschwerdeführerin 1 Widerspruch zu erheben, könnte sie aus diesem Umstand nichts zu ihren Gunsten ableiten, da sie - wie die Beschwerdeführerin im vorgenannten Urteil B-6608/2009 - nicht angegeben hat, dass sie im Namen der Beschwerdeführerin 1 Widerspruch erhebt.

[Das Nichteintreten stellt keinen überspitzten Formalismus dar.]

Kommentare (0)
BVGer vom 22.03.2012, B-5165/2011
Covidien / BoneWelding Kl.5, pharmazeutische Produkte (Kl.5), chirurgische und ärztliche Instrumente (Kl.10), ärztliche Dienstleistungen (Kl.44) / Knochenzement, künstliche Gelenke, chirurgische Instrumente (Kl.10), zahnärztliche Apparate und Instrumente (Kl.10), ärztliche Dienstleistungen (Kl.44) BVGer

[Einmal mehr weist das BVGer einen Widerspruch ab, den das IGE gutgeheissen hatte:]

Im Erinnerungsbild der Abnehmer bleibt das Bildelement der Widerspruchsmarke als viereckige Einheit, das ein gleichschenkliges Kreuz beinhaltet, haften. Im Bildelement des angefochtenen Zeichens kann zwar auch ein Kreuz erkannt werden (vgl. E. 7.2). Dennoch prägt nicht dieses Kreuz das Erinnerungsbild, sondern die beiden "Klammern", die ungleich dicker sind als das Kreuz, das sie zusammen bilden. Sie prägen sich als zwei abgerundete Elemente mit je einem Einschnitt in der Mitte ein. Im Gesamteindruck besteht die Widerspruchsmarke aus einem eckigen Bildelement mit deutlichem Kreuzmotiv und einem kennzeichnungskräftigen Wortelement, das angefochtene Zeichen dagegen aus einem abgerundeten, zweigeteilten Bildelement, welches ein unter Umständen nicht sofort erkennbares liegendes Kreuz bildet, und einem zwar kennzeichnungskräftigen, aber klein gehaltenen Wortelement.

Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungsbildes und des deutlich unterschiedlichen Wortelements besteht trotz der festgestellten Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit respektive -identität keine Verwechslungsgefahr, zumal die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit der nötigen Aufmerksamkeit erworben werden.

Kommentare (0)
BVGer vom 09.03.2012, B-2261/2011
COMPARIS / comparer.ch Werbung (Kl.35), Beratung im Finanzbereich (Kl.36), Versicherungswesen (Kl.36), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Online-Übermittlung von Informationen (Kl.38), Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Offertenvergleich von Versicherungen (Kl.36), Dienstleistungen einer Internet-Suchmaschine (Kl.38), Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38) WIPO

Unter dem Domain-Namen , deren Inhaber der Gesuchsteller seit 1996 ist, bietet die Gesuchstellerin online Vergleichsdienstleistungen in verschiedenen Bereichen an, z.B. Versicherungen, Telekommunikation, Immobilien, etc.

Die Gesuchsgegnerin hat am 6. Juni 2011 den Domain-Namen eingetragen und betreibt unter diesem Domain-Namen eine Webseite mit einem ähnlichen, wenn auch – soweit ersichtlich – auf Krankenkassen, Hypotheken und Bankkredite beschränkten.

Wohl wurde die Kennzeichnungskraft der Marke COMPARIS durch Gebrauch und Werbung gesteigert. Dennoch kann dieser Schutz nicht zur Monopolisierung der im Zusammenhang mit online Vergleichsdiensten gemeinfreien Wortfamilie „comparer“, und insbesondere des französischen Verbs „comparer“ führen:

Das übereinstimmende Zeichenelement „compar“ ist, wie wir gesehen haben, für die relevanten Dienstleistungen rein beschreibend, genauso wie der Domain-Name der Gesuchsgegnerin. Gemäss Lehre und Rechtsprechung liegt keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr vor, wenn die sich gegenüberstehenden Kennzeichen nur in an sich nicht eintragungsfähigen Elementen übereinstimmen (...). Die Verwendung des beschreibenden Wortstammes „compar“ sowie des französischen Verbs „comparer“ ist somit frei und kann durch die Gesuchstellerin trotz der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit nicht verhindert werden. Wie das Bundesgericht in BGE 80 II 174 hervorhob, muss jeder Wettbewerber die Möglichkeit haben, im Geschäftsverkehr für die Bezeichnung seiner Waren (oder Dienstleistungen) diejenigen Ausdrücke zu verwenden, die ihre Beschaffenheit, ihre Eigenschaften, ihren Verwendungszweck beschreiben, ohne darin durch die Marke eines Konkurrenten behindert zu werden.

Diese Regel käme nicht zum Zuge, wenn die Beziehung des ins Gemeingut fallenden Kennzeichens zur Ware/Dienstleistung erst unter Zuhilfenahme der Fantasie erkennbar wäre. Dass dem vorliegend nicht so ist geht allein schon aus der Tatsache hervor, dass die Gesuchsgegnerin auf ihrer Webseite das Wort „Vergleichsdienst“ respektive „Comparateur“ („comparis.ch est le comparateur sur Internet n°1 en Suisse“), und somit Wörter aus der Wortfamilie „vergleichen“ („comparer“) zur Beschreibung ihrer Dienstleistung verwendet. Auch in der Beschreibung der unter Klasse 35 durch die Marke Nr. 556320 beanspruchten Waren ist das Wort „Vergleich“ dreizehnmal enthalten. Dies ist kein Zufall, denn tatsächlich ist es nicht leicht vorstellbar, wie eine Beschreibung der fraglichen Dienstleistung überhaupt ohne Vertreter der Wortfamilie „vergleichen“ auskommen sollte

Kommentare (1)
WIPO vom 29.02.2012, DCH2011-0040
ZURCAL / ZORCALA pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

Gemäss Lehre sind zweisilbige Wörter mit maximal vier ausgesprochenen Buchstaben als Kurzzeichen zu qualifizieren (...). Das Widerspruchszeichen „ZURCAL“ besteht zwar aus sechs ausgesprochenen Buchstaben bildet aber ein zweisilbiges Wort und ist somit ebenfalls als Kurzzeichen zu bezeichnen. Die Vergleichszeichen sind fast gleich lang (6 bzw. 7 Buchstaben), bestehen aber dennoch aus einer unterschiedlichen Silbenzahl (2 bzw. 3 Silben) und sind klanglich aufgrund der unterschiedlichen Vokalfolge sehr unterschiedlich. Der unterschiedliche Vokal in der ersten Silbe „-U-„ gegenüber dem „-O-„ und der zusätzliche Endvokal „-A“ der angefochtenen Marke werden vom Publikum aufgrund der Kürze des Widerspruchswortes nicht überhört oder überlesen, denn Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen (...). Schliesslich ist in Bezug auf die hier massgeblichen Pharmazeutika von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise auszugehen und mit einem entsprechend erhöhten Unterscheidungsvermögen dieser zu rechnen (...). In der Gesamtwürdigung reichen die festgestellte Ähnlichkeit der Vergleichszeichen und die Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Kommentare (1)
IGE vom 27.02.2012, Nr. 11805
YELLO / YALLO Kl.35, Kl.36, Kl.38, Kl.42 / Kl.9, Kl.16, Kl.35, Kl.36, Kl.38, Kl.42 BGer

The Swiss Federal Supreme Court has affirmed a decision of the Commercial Court of Zurich in which the latter had invalidated several YELLO marks on the grounds that the owner had essentially tried to "block" the use of the sign for all goods and services. Since this is a common practice among trademark owners, the decision may have farreaching consequences.

Yello Strom GmbH is a German energy company which uses its YELLO mark for energy-related services (ie, the supply of electricity). It is not (yet) active in Switzerland, but has registered a number of YELLO marks claiming protection in Switzerland for a vast list of goods and services, most of which having nothing to do with its business model.

Sunrise AG, a Swiss telecom operator, has used the YALLO mark for telecommunication services (ie, prepaid mobile phone services) since May 2005. It applied for the registration of its YALLO mark in September 2005, claiming protection for telecommunication services. Yello Strom objected in writing to Sunrise's use of the YALLO mark, but never filed suit.

However, Sunrise filed for the cancellation of the YELLO marks on the grounds of non-use (except by the music band Yello for music-related goods and services; this was undisputed and was not addressed). Sunrise argued that:

 

  • Yello Strom had no real intention of using the marks for the majority of the products covered by the registration; and
  • the YELLO marks were 'defensive marks' and, therefore, were null and void.

The Commercial Court agreed, and the Federal Supreme Court affirmed. If an applicant files for trademark protection outside of its core business area, and has no tangible plan to offer the goods and services claimed, then it can be inferred that the trademark owner merely seeks to prevent others from using the mark - which is not an interest that is worth protecting. The court pointed out that the invalidation of a mark affects the mark as a whole, and also applies to the products within the owner's core business area "if the trademark is not actually used for these products" (here, Yello Strom could not use its mark in Switzerland because of the regulatory environment, which is not favourable to private energy distributors). In cases involving 'defensive' marks, it is irrelevant whether the five-year grace period to start using the mark has expired (the owner is protected by the five-year grace period only if it has a genuine interest in using the mark).

Although the Supreme Court pointed out that the mark was not invalidated merely because the owner claimed protection for a large list of goods, in effect the decision is doing exactly that. This new approach is comparable to the US doctrine, whereby filing a trademark application with fraudulent intent (not) to use will lead to the invalidation of the mark.

Kommentare (0)
BGer vom 23.02.2012, 4A_429/2011
LIFE / mylife (fig.) Kl.9, Kl.38, Kl.42 / Kl.9, Kl.38, Kl.42 BVGer

[Die Widerspruchsgegnerin macht erfolgreich den mangelnden rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke geltend:]

Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (...). Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (...). Ein funktionsgerechter, markenmässiger Ge­brauch ist dabei vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen.

3.5. Grundsätzlich muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein. Vom Territorialitätsprinzip sind zwei Ausnahmen zulässig (...), zum einen der Gebrauch für den Export und zum anderen Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136), der den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt. ..... Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können zum Vornherein nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in einer der beiden Vertragsstaaten beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 283 mit weiteren Hinweisen; ...).

3.6. Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c, 88 I 11 E. 5a, 30 III 321 E. 3.3). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (...).

3.7. Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Entsprechend wirkt die Kombination einer Marke mit rein beschreibenden Zusätzen in der Regel nicht gebrauchsschädigend, solange die Marke noch als solche erkannt wird (..). Wird die Marke mit anderen selbständigen Kennzeichen kombiniert, wird der Gebrauch in der Regel nicht verändert, solange die Marke auch innerhalb der Kombination als eigenständiges Element erkennbar bleibt und der Gesamteindruck des Zeichens nicht beeinflusst wird. Rückt aber der eigenständige Gehalt der Marke in Kombination mit anderen Elementen in den Hintergrund und erscheint sie als blosser Bestandteil einer eigenständigen kombinierten Marke, ist das Gebrauchserfordernis zu verneinen (...).


4.1. Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz können keine Zeugen einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren hingegen ist dies grundsätzlich möglich (...).

4.2. Alle Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (...).

4.3. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (...). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein.

[In der Folge scheitert die Widersprechende an der Glaubhaftmachung des Gebrauchs v.a. wegen der mangelnden Datierung der eingereichten Belege. Zur Kombination von "LIFE" mit "MEDION" führt das BVGer aus:]

Das Element "MEDION" stellt keinen beschreibenden Zusatz dar. Die beiden Marken "MEDION" und "LIFE" stehen mit gleichem Schriftbild direkt nacheinander, nach jeder Marke wurde das ®-Zeichen eingesetzt. Der Versuch die beiden Zeichen als unabhängige Marken wirken zu lassen vermag dennoch nicht zu überzeugen, die Marke "LIFE" droht hinter dem ungleich kennzeichnungskräftigeren Zeichen "MEDION" zu verschwinden und als Typenbezeichnung wahrgenommen zu werden. Es erübrigt sich jedoch auf eine genauere Beurteilung der kombinierten Marken näher einzugehen, da die Höhe der Auflage und geografische Streuung der Prospekte nicht belegt wurde - was für den Beschwerdeführer nicht mit grossem Aufwand verbunden gewesen wäre. Zumal die Beilagen 8, 11 und 13 als mögliche Belege den rechtserhaltenden Gebrauch insgesamt nicht glaubhaft machen.

Kommentare (1)
BVGer vom 17.02.2012, B-3416/2011