decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen verneint      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
D-FI / d-fi.ch Online-Übermittlung von Informationen (Kl.38) / WIPO

Die behauptete Ersteintragung des Domain Namens erfolgte am 21. Dezember 2000 durch die D&FI S.A. Diese Behauptung kann durch den aktuellen WHOIS Auszug nicht belegt werden. SWITCH hat auf Anfrage des Experten die bisherigen Registrierungsdaten im Zusammenhang mit dem Domain Namen offengelegt. Diese besagen, dass der Domain Name tatsächlich erstmals am 21. Dezember 2000 registriert wurde. Die Erstregistrierende Infolearn SA hat laut Handelsregisterauszug am 10. Juli 2001 ihren Namen in „Développement & Formation Informatique SA“, oder kurz D&FI S.A geändert. Die D&FI S.A. wiederum wurde gemäss Handelsregisterauszug der Schwestergesellschaft der Gesuchsgegnerin, Digicomp Academy Suisse Romande SA, von derselben am 14. September 2005 übernommen. Damit ist der Domain Name seit seiner erstmaligen Registrierung am 21. Dezember 2000 bis zum heutigen Datum lückenlos zusammen mit der jeweils registrierten Halterin übernommen worden; letztmalig durch die Schwestergesellschaft der Gesuchsgegnerin.

Zudem blieb der Inhalt der unter dem DomainNamen aufgeschalteten Website über die Jahre beinahe gleich.

Daher kann die Gesuchstellerin und Markeninhaberin gemäss Art. 14 MSchG der Gesuchsgegnerin nicht verbieten, das bereits vor der Markenhinterlegung (1. Februar 2002) gebrauchte Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.

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WIPO vom 05.12.2006, DCH2006-0024
Davidoff Swiss Indoors / Davideath Swiss Indoors produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3), Tabakwaren (Kl.34), sportliche und kulturelle Aktivitäten (Kl.41) / Kl.41 ZG BS

Die Gesuchstellerin ist Veranstalterin des Tennisturniers Swissindoors Basel und Inhaberin der abgebildeten Wort-/Bildmarke Davidoff Swiss Indoors. Die Gessuchsgegnerin ist ein Verein, der sich der Bekämpfung des Tabakkonsums widmet und der die unter dem Domainnamen davideathswissindoors.ch zugängliche Website betreibt, auf der unter anderem nebst Berichten zum Thema der Gefahren des Tabakkonsums kritisiert wird, dass das Tennisturnier in Basel von der Gesuchstellerin als Marketingmittel missbraucht werde. In unmittelbarer Nähe der entsprechenden Textpassagen befindet sich das abgebildete Logo.

Die Gesuchstellerin stellt ein superprovisorisches Gesuch, der Gesuchsgegnerin sei die Benutzung des Domainnamens und Logos zu verbieten, vorwiegend gestützt auf UWG (unnötige Herabsetzung, Art. 3 lit. a UWG) und Persönlichkeitsrecht. Dieses wird gewährt, nach der anschliessenden Anhörung im Massnahmeverfahren aber aufgehoben:

Nach Art. 3 lit. a UWG handelt insbesondere derjenige unlauter, der andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Nach Art. 28 ZGB kann der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich Verletzte zu seinem Schutz das Gericht anrufen. Widerrechtlich ist jede Verletzung, die nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch das Gesetz gerechtfertigt ist. Beide Bestimmungen sind nach den gleichen Grundsätzen zu beurteilen. Es wird im Folgenden denn auch nicht konsequent zwischen der Persönlichkeitsverletzung und der Unlauterkeit unterschieden.

Bei der Anwendung beider Bestimmungen ist zu berücksichtigen, dass sie gesetzliche Grundlagen für eine Einschränkung des Grundrechts der Meinungsäusserungsfreiheit (bzw. Medienfreiheit) darstellen, das von der Bundesverfassung (Art. 16 bzw. 17BV) und der EMRK (Art. 10) garantiert wird. Der Begriff der Meinung wird weit verstanden; so fallen etwa auch eher emotional geprägte Äusserungen darunter. Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen und, soweit sie sich eignen, auch zwischen Privaten wirksam werden (Art. 35 BV). In diesem Sinne sind Art. 3 lit. a UWG und Art. 28 ZGB grundrechtskonform auszulegen (indirekte Drittwirkung).

Für die Anwendung des UWG ist kein Wettbewerbsverhältnis vorausgesetzt. Unlauter kann daher auch das Verhalten eines Dritten sein, vorausgesetzt, es handelt sich dabei um ein Verhalten, das objektiv zur Beeinflussung des Wettbewerbs geeignet ist (BGE 120 II 76 E. 3a). Dass das Verhalten der Gesuchsbeklagten objektiv geeignet ist, den Wettbewerb zu beeinflussen, ist unbestritten. Der Kritik, wonach das UWG damit zu weit greife, kann bei der Interessenabwägung und der Würdigung der Gesamtumstände Rechnung getragen werden.

Im vorliegenden Fall liegt keine Irreführung durch sog. Exemplifizierung vor. Diese wäre dann gegeben, wenn negative Eigenschaften in unzutreffender Weise so dargestellt würden, dass sie als spezifische Merkmale eines einzigen Produkts bzw. eines einzigen Wettbewerbsteilnehmers erscheinen würden. Es darf nicht ein Einzelner herausgegriffen werden, wenn sich eine Kritik gegen einen ganzen Herstellungszweig richtet. Allerdings liegt auch in einem solchen Fall dann keine Irreführung vor, wenn den Adressaten ohnehin klar ist, dass z.B. eine Gefahr, auf die hingewiesen wird, nicht herstellerabhängig ist. Soweit die Äusserungen als Hinweis auf die schädlichen und sogar tödlichen Folgen des Rauchens verstanden werden, ist den Adressaten klar, dass diese Gefahr für die Gesundheit auch bei Tabakprodukten anderer Hersteller besteht. Dass die Gesuchsgegnerin ihre Kritik einzig mit der Gesuchstellerin in Verbindung bringt, ist aber aus einem weiteren Grund nicht irreführend: Die Meinung der Gesuchsgegnerin beinhaltet nämlich in erster Linie eine Kritik am Umstand, dass die Gesuchstellerin es erreicht, als Sponsor einer Sportveranstaltung, die insbesondere auch bei einem jungen Publikum grosse Beachtung findet, das Zeichen Davidoff immer wieder in den Blick des Zuschauers zu bringen. Sie greift somit nicht einen beliebigen Hersteller von Tabakwaren heraus, sondern genau denjenigen, der sich auf die von ihr kritisierte Weise ins Bild setzt.

Zu prüfen bleibt, ob die Kritik unnötig verletzend ist. Als unnötig verletzend gelten Äusserungen, wenn sie angesichts des Sachverhalts, der damit beschrieben oder bewertet werden soll, weit über das Ziel hinausschiessen, völlig sachfremd oder unsachlich, mithin unhaltbar sind. Unter Berücksichtigung der Forderung nach einer grundrechtskonformen Auslegung kann es der Gesuchsgegnerin nicht verwehrt sein, wenn sie ihre Meinung mit vergleichbaren Mitteln ins Bild setzt wie die Gesuchstellerin ihr Zeichen und ihre Kritik anders als in blossen Worten anbringt. Die Kritik darf auch überaus pointiert zum Ausdruck gebracht werden. Verzerrungen und Übertreibungen wären erst dort unzulässig, wo nicht vorhandene Zusammenhänge suggeriert werden. Vorliegend besteht aber zwischen Tabak und Tod ein genügender, ja sogar offensichtlicher Zusammenhang, der auch auf allen Zigarettenpackungen klar und deutlich veranschaulicht wird.

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ZG BS vom 13.11.2009, sic! 2010, 375
Dawa Ausstattung / Dr. Oetker Ausstattung Lebensmittel (Kl.29) / Lebensmittel (Kl.29) HG AG

Die Herstellerin von Caramelköpfli-Pulver klagte gestützt auf Lauterkeitsrecht gegen eine Konkurrentin, welche ihr Pulver in einer angeblich verwechselbar ähnlichen Verpackung anbietet. Das Handelsgericht Aargau weist die Klage ab.

An die originäre Kennzeichnungskraft einer Ausstattung sind hohe Anforderungen zu stellen, da andernfalls der Grundsatz der Nachahmungsfreiheit unterlaufen würde: "Originär kennzeichnungskräftig ist eine Ausstattung nur dann, wenn dem Durchschnittsabnehmer die nicht tech-nisch bedingte Ausstattung selbst als unterscheidungsfähig, ungewöhnlich oder eigenartig auffällt. Das ist (...) zu verneinen, wenn die Ausstattung nicht zu Verwechslungen mit den Waren des Konkurrenten führen kann, weil alle Erzeugnisse der betreffenden Art (...) vollständig oder annä-hernd gleich aussehen (...). Die nachgemachte Ware kann diesfalls mit allen Waren der gleichen Art verwechselt wer-den, aber verletzt ist keiner der Mitbewerber, weil keiner einen Anspruch darauf hat, Waren allgemein üblicher Ausgestaltung allein herzustellen."

Sämtliche von der Klägerin geltend gemachten Ausstattungselemente (Form, Mass, Produktbezeichnung, Produktabbildung, Farbe etc.) sind "in Alleinstellung nicht originell, weil sie technisch bedingt oder vorwiegend beschreibend sind oder aus nicht monopolisierbaren Elementarfarben bestehen. (...) Auch die Kombination dieser Ausstattungselemente macht die klägerische Detailhandels-Packung weder besonders unterscheidbar, noch einprägsam oder eigenartig (...). Sie weicht einzig in kleinen, im Erinnerungsbild nicht haften bleibenden Details von der Verpackung der Konkurrenzprodukte ab."

Zur Begründung von Unlauterkeit nach UWG 2 ist es nicht ausreichend, dass bei einer nicht kennzeichnungskräftigen Ausstattung für Konkurrenten die Wahl anderer Gestaltungen möglich und zumutbar wäre. "Es schiene sinnwidrig, dass unter dem anerkannten Grundsatz der Nachahmungsfreiheit (...) UWG 3 d Kennzeichnungskraft und Verwechslungsgefahr voraussetzt und gleichzeitig die Generalklausel jede Nachahmung einer Ware ohne Kennzeichnungskraft nur schon deshalb für unlauter erklärt, weil eine andere Gestaltung möglich und zumutbar wäre. (...) Der Vorwurf eines Verstosses gegen Treu und Glauben muss dem Nachahmer mit anderen Worten auch unabhängig davon gemacht werden können, z.B. wegen eines systematischen Vorgehens." Ein solches ist vorliegend nicht nachgewiesen.

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HG AG vom 16.06.2009, HOR.2007.33, INGRES-News 10/2009
Dekoline / Decoline Kl.6, Kl.20, Kl.24 / Kl.6, Kl.20, Kl.24 IGE

Wie dargetan, kommt den Zeichen die Bedeutung von Dekorationslinie bzw. dekorative Linie zu (...). Gemäss Markenprüfungspraxis wird der Begriff "Line" zurückgewiesen, wenn der beschreibende Sinn als "Produktelinie" aufgrund der Kombination mit weiteren Zeichenelementen in Bezug auf die Warenliste – wie vorliegend – im Vordergrund steht (...). Die Begriffe "DEKO LINE" bzw. "DECO LINE" äusseren sich direkt über die Art der beanspruchten Waren der Klassen 6, 20 und 24: Es handelt sich dabei allesamt um Produkte, welche in einem Dekorations-, Inneneinrichtungs- bzw. Innenarchitekturgeschäft zum Verkauf angeboten werden. Die genannten Wortelemente sind in der genannten Bedeutung somit direkt beschreibend und gehören dem Gemeingut an. Somit ergibt sich die Kennzeichnungskraft der Marken in erster Linie aus der Kombination mit den grafi-schen Elementen. Damit kann sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf den Ausdruck "DECO LINE" erstrecken. In einem solchen Fall entfällt jegliche Verwechs-lungsgefahr (...).

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IGE vom 17.12.2008, Nr. 9818
DELIZIO / Delizia Lebensmittel (Kl.30) / Lebensmittel (Kl.30) IGE

In Zusammenhang mit den Produkten der Klasse 30 hebt sie sich – da der Widerspruchsmarke wie dargetan insoweit lediglich ein geringer Schutzumfang eignet – genügend von der Widerspruchsmarke ab. Auch ihr Wortbestandteil ist für diese Produkte als Qualitätsangabe zu werten und somit schwach. Die Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke besteht insoweit im (quasi identischen) gemeinfreien Wortelement. Durch die Kombination mit der Grafik unterscheidet sie sich jedoch genügend vom älteren Zeichen. [Gutgeheissen wurde der Widerspruch jedoch für die Waren der Klasse 21.]

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IGE vom 25.01.2006, Nr. 7027
Delta / Delta alternative management Finanzdienstleistungen (Kl.36) / Finanzdienstleistungen (Kl.36) IGE

Die Widerspruchsmarke „Δ“ wird vom Durchschnittsabnehmer, an welchen sich die Dienst-leistungen u.a. richten, wohl einfach als Dreieck aufgefasst, bei welchem eine Seite dicker ist als die anderen beiden. Ein banales Dreieck ist eine geometrische Figur, welche als zum Gemeingut gehörig grundsätzlich vom Markenschutz ausgeschlossen ist (...). Die leichte Stilisierung des Widerspruchszeichens im Verhältnis zu einem banalen Dreieck reichte zwar aus, um das Zeichen zum Markenschutz zuzulassen, doch vermag sie dem Zeichen lediglich geringe Kennzeichnungskraft zu verleihen. (...) Aufgrund des beschränkten Schutzumfanges der Widerspruchsmarke ist mithin eine Verwechslungsgefahr trotz grosser Dienstleistungsnähe zu verneinen.

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IGE vom 20.10.2005, Nr. 7753
DERMOXANE / DERMASAN Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), Kosmetika (Kl.3) / pharmazeutische Produkte (Kl.5), Kosmetika (Kl.3) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch für die Waren der Kl. 3 gutgeheissen und für Klasse 5 abgewiesen, weil der Gebrauch nur für Waren der Kl. 3 glaubhaft gemacht worden sei. Das BVGer weist für alle Waren ab:]

Die Marke DERMOXANE wird durch das Element "Derm" bzw. "Dermo" (griechisch = Haut) geprägt. Dieses wird vom Durchschnittskonsumenten auch als in diesem Sinne beschreibend verstanden, weshalb es von vornherein nicht denselben Schutzumfang geniesst wie beispielsweise eine Fantasiebezeichnung (...). Dementsprechend hat das Bundesgericht im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe festgehalten, es bedürfe keines Fantasieaufwandes, um im Zeichen "Bioderma" ein biologisches Produkt, das zur Pflege der Haut bestimmt ist, zu erkennen. (...)  Entgegen der Ansicht der Vorinstanz führt die Kombination aus der kennzeichnungsschwachen Silbe DERM und der unbestimmten und daher gewöhnlich kennzeichnungskräftigen Buchstabenfolge -OXANE nicht zu einer insgesamt kennzeichnungsschwachen Marke. Im Zusammenhang mit Hautpflegemitteln fällt DERM genauso wenig ins Auge, wie z.B. die Silbe DENT im Bereich der Zahnpflege, so dass bei der Unterscheidung von Waren die volle Aufmerksamkeit der Konsumenten dem jeweils anderen Bestandteil gilt. Das kennzeichnungsschwache DERM als gewohnter Hinweis auf die Haut prägt das Zeichen nicht. Vielmehr wird den übrigen Bestandteilen grössere Aufmerksamkeit geschenkt, so dass diese die Marke in ihrer Gesamtheit eher prägen. In diesem Zusammenhang ist denn auch festzuhalten, dass unter der Verwendung von DERM im Segment von Hautpflegeprodukten zahlreiche Ausweichmöglichkeiten bestehen, was als Indiz für einen gewöhnlichen Schutzumfang gilt (...). Wollte man mit der Vorinstanz die Widerspruchsmarke schon wegen des Bestandteiles DERM als schwach ansehen, müsste dies für zahlreiche andere Marken, die DERM mit einem Fantasiebestandteil verbinden, ebenfalls gelten, was indessen kaum sachgerecht erschiene. Da demnach vorliegend dem sinngehaltsmässig unbestimmten und kennzeichnungskräftigen Bestandteil -OXANE mit dem auffälligen und einprägsamen Buchstaben "x" die zentrale Bedeutung zukommt, ist dem Zeichen in seiner Gesamtheit eine gewöhnliche Unterscheidungskraft zuzuerkennen.

Festzustellen ist, dass die Worte nicht gleich lang sind, wobei dieser Unterschied akustisch wohl nicht ins Gewicht fällt. Von grösserer Bedeutung in Bezug auf den Wortklang ist die Vokalfolge. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht betont, ist diese (...), abweichend, "e-o-a-e" für DERMOXANE gegenüber "e-a-a" für DERMASAN. Insbesondere das "O" führt eine ganz andere Klangfarbe ein. Insoweit fehlt es mit der ähnlichen Vokalfolge schon an einem der wichtigsten Indizien für die Zeichenähnlichkeit.

Als prägendes Merkmal des ebenfalls zu berücksichtigenden Schriftbildes sticht der Konsonant X aufgrund seiner selteneren Verwendung als prägendes Element hervor.

Die angefochtene Marke besteht im Wesentlichen aus den kennzeichnungsschwachen Elementen DERM und SAN, welches zusammengenommen den Sinngehalt "gesunde Haut" oder "für eine gesunde Haut" vermittelt. Eine Übereinstimmung im Sinngehalt lässt sich mithin allein in Bezug auf den nicht prägenden Bestandteil DERM feststellen, während die Zeichen im Ganzen betrachtet keinen übereinstimmenden Sinngehalt aufweisen.

Der unterschiedliche Wortklang, das im Schriftbild auffällige X und die fehlende Übereinstimmung im Sinngehalt im einprägsameren Mittel- und Schlussteil der Zeichen führen daher zur Verneinung der Verwechslungsgefahr.
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BVGer vom 02.03.2010, B-2235/2008
Deutsche Telekom Quadrate / kleine Quadrate Kl.9, Kl.16, Kl.41 / Kl.9, Kl.16, Kl.41 BVGer

Das menschliche Hirn geht bei der Unterscheidung von geometrischen Formen grundlegend weniger spezifisch vor als bei Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht. Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen daher weniger stark in der Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern. In der Erinnerung wird bei beiden Marken nur ein gleichmässiges und spielerisches Muster zurückbleiben, das im Fall der Widerspruchsmarke vor allem von der Farbkombination (magentarot hervorgehobene Mitte in Kombination mit unterschiedlichen Grautönen) geprägt wird. Diese Farbgebung übernimmt die angefochtene Marke nicht. Sie erschöpft sich im Erinnerungsbild daher in einem indifferenten und kaum mehr kennzeichnungskräftigen Muster aus gleichmässigen dunklen Flächen und parallelen Linien, das vor allem dekorativ wirkt und daher "keinen näheren Bezug zur Widerspruchsmarke nimmt als eine banale Form des Gemeinguts."

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BVGer vom 21.03.2007, sic! 2007, 736
Digestorodon / Digestovit pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

Im Zusammenhang mit Arzneimitteln zur Behandlung von Verdauungstraktbeschwerden verweist der Zeichenbestandteil "Digest(o)-" ohne weiteres auf die gestörte Organfunktion. Die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke konnten somit nur aufgrund der zusätzlich vorhandenen, unbestimmten Endung "-doron" resp. dem mutilierten Zusatz "-vit" zum Markenschutz zugelassen werden. Der Schutz der Widerspruchsmarke kann sich folglich nicht auf Waren der angefochtenen Marke beziehen, für welche die Bezeichnung "Di-gest(o)-" als gemeinfrei zu beurteilen ist. Bei schwachen Marken reichen bereits bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Folglich führt vorliegend ins-besondere der Zeichenbestandteil "-vit" der angefochtenen Marke auf visueller als auch klanglicher Ebene zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen.

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IGE vom 01.10.2009, Nr. 10366
DNAge / CMAge Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3) / Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3) IGE

Da im Kosmetikbereich altersabgestimmte Pflegelinien üblich sind resp. Anti-AgeingProdukte sowohl für Frauen als auch für Männer ein essentielles Verkaufssegment darstellen, ist das in die angefochtene Marke übernommene Element "Age" als äusserst schwach einzustufen. Folglich konnte die Widerspruchsmarke namentlich wegen den beiden zusätzlich vorhandenen Einzelbuchstaben "DN" zum Markenschutz zugelassen werden. (...) Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke kann sich somit nicht auf den als äusserst schwach einzustufenden Bestandteil "Age" der angefochtenen Marke erstrecken. Insgesamt führt der unterschiedliche, den Gesamteindruck prägende Wortanfang ("DN-" / "CM-") trotz vorliegender Warengleichheit zu einer rechtsgenüglichen Abweichung der Vergleichszeichen.

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IGE vom 19.12.2011, Nr. 11573
DOÑA ESPERANZA / ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA Wein (Kl.33) / Wein (Kl.33) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutgeheissen. Das BVGer lehnt ihn ab:]

In casu liegen eine Warenidentität und eine Zeichenähnlichkeit vor. Zwar gilt der Grundsatz, dass je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen sind, desto strengere Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen sind, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"). Allerdings führen Warenidentität und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zu einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr (Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 7.4 "F1 [fig.]/FiOne [fig.]"). Ebenso wenig kann allein aus der Tatsache, dass beide Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, zwingend geschlossen werden, es liege eine Verwechslungsgefahr vor (...).

Auch wenn die angefochtene Marke den Bestandteil "Esperanza" der Widerspruchsmarke übernimmt, bestehen - insbesondere in Bezug auf den Klang sowie den Sinngehalt - deutliche Unterschiede zwischen den Marken (vgl. E. 6.2 f.). So setzt sich die Widerspruchsmarke aus der weiblichen Anrede und damit dem Vornamen Esperanza zusammen, während in der angefochtenen Marke der männliche Name "Alejandro Fernandez", getrennt durch ein Komma, vom Substantiv "Esperanza" gefolgt wird. Einzig in der Widerspruchsmarke ist ohne Gedankenaufwand aufgrund der weiblichen Anrede "Doña" klargestellt, dass der Begriff "Esperanza" als weiblicher Vorname zu verstehen ist. Auf diese Weise wird die Widerspruchsmarke auch als Einheit gelesen. Dieses klare Verständnis und diese Einheit bezüglich des Begriffs "Esperanza" fehlen der angefochtenen Marke. Gerade weil dem Begriff "Esperanza" ein in sich geschlossener männliche Name vorangestellt ist, wird der Begriff dort eher als Zusatz verstanden. Dabei kann offengelassen werden, inwiefern der in der angefochtenen Marke verwendete Name "Alejandro Fernandez" ein - wie die Beschwerdeführerin angibt (Beschwerde, S. 12, Rz. 38) - unter Weinkonsumenten bekannter spanischer Winzer sei. Es ist der Beschwerdeführerin jedenfalls zuzustimmen, dass dieser Name in der angefochtenen Marke als deren Kern erkannt wird (Beschwerde, S. 12 f., Rz. 38). Damit unterscheidet sich der Zeichenanfang bzw. der Kern der angefochtenen Marke, "Alejandro Fernandez", deutlich vom Anfang der Widerspruchsmarke bzw. der Widerspruchsmarke überhaupt, sodass die Abnehmer in der angefochtenen Marke "Alejandro Fernandez, Esperanza" trotz Übernahme des Begriffs "Esperanza" keine Verbindung zur Widerspruchsmarke erkennen. Der Kern der angefochtenen Marke ist deutlich unterscheidbar von der Widerspruchsmarke und das übernommene Zeichenelement erscheint in der angefochtenen Marke unbestimmt und dermassen als Zusatz, dass keine wirtschaftlichen Verbindungen zwischen diesen Marken vermutet würden. In diesem Zusammenhang ist im Übrigen - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Replik, S. 4) - unbeachtlich zu welchen Preisen die derart gekennzeichneten Weinen angeboten werden (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 124). Es erscheint daher nicht als wahrscheinlich, dass die Verkehrskreise, welche die beanspruchten Weine zumindest mit einem normalen Aufmerksamkeitsgrad erwerben (vgl. E. 4 hiervor), die Marken "Doña Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" mittelbar oder gar unmittelbar verwechseln (Urteil des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 11.3.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]").

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BVGer vom 13.09.2017, B-362/2016
Dr. phil. Axel Daase Schmerztherapie AG / axel-daase.ch Dienstleistungen im Medizinalbereich (Kl.44), Gesundheitspflege durch Fitnessprogramme (Kl.44) / Gesundheitspflege durch Fitnessprogramme (Kl.44) WIPO

Die Gesuchstellerin betreibt eine Praxis für alternative Schmerztherapie, Physiotherapie und Naturheilkunde. Bis Ende 2013 betrieb Dr. Alex Daase, Eigentümer der Gesuchstellerin, mit Herrn Gabriel Vitelli, Vertreter der Gesuchsgegnerin, die Daase Reha-Sport AG. Mit Aktienkaufvertrag vom 18. November 2013 (Anlage 3 zum Gesuch) verkaufte Dr. Daase seine Aktien an der Daase Reha-Sport AG an Gabriel Vitelli. Die Daase Reha-Sport AG firmiert seit dem 10. Juni 2014 als Plan C Fitness AG (Gesuchsgegnerin).

Mit Schreiben vom 21. Juli 2014 (Anlage zur Gesuchserwiderung) wurde SWITCH durch Dr. Daase gebeten, den streitigen Domainamen auf das Konto von Gabriel Vitelli bei der SWITCH zu übertragen. Nach Angaben der Gesuchstellerin einigten sich die Parteien mündlich darauf, dass der streitige Domainname per Ende 2014 wieder zurück auf die Gesuchstellerin übertragen werden sollte.

[...]

Im vorliegenden Verfahren ist unbestritten (und mit dem Schreiben von Dr. Daase an die SWITCH vom 21. Juli 2014 klar belegt), dass der Vertreter der Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin (bzw. deren Vertreter) das Recht eingeräumt hat, den streitigen Domainnamen ab Mitte 2014 zu benutzen. Ferner hat die Gesuchsgegnerin bestritten, dass eine mündliche Vereinbarung zwischen den Parteien besteht zur Rückübertragung des streitigen Domainnamens an die Gesuchstellerin per Ende 2014.

Angesichts der klaren Ausgangslage wäre es an der Gesuchstellerin zu beweisen, dass zwischen den Parteien tatsächlich eine Vereinbarung zur Rückübertragung besteht. Hierzu bestehen jedoch keine klaren Indizien, sondern lediglich eine pauschale Behauptung der Gesuchstellerin, die bestritten ist. Ein entsprechender Beweis könnte wohl auch nur mittels Parteibefragung bzw. Zeugeneinvernahmen erbracht werden. Im Rahmen von Verfahren wie diesem sind jedoch entsprechende Einvernahmen ausgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund ist nach Ansicht des Experten keine Verletzung eines Kennzeichenrechts gegeben, die sich „klar […] aus den vorgetragenen Tatsachen ergeben“ würde. Dementsprechend hat die Gesuchstellerin Art. 24(d) des Verfahrensreglements nicht erfüllt.

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WIPO vom 18.09.2015, DCH2015-0016
Drei Sterne Hotel / Drei Sterne Gastrosuisse Hoteldienstleistungen (Kl.43) / Hoteldienstleistungen (Kl.43) BGer

[Die eingetragenen Marken der Klägerin sind Garantiemarken im Sinne von Art. 21 MSchG.]

3.1 Zeichen, die zum Gemeingut gehören, können grundsätzlich nach Art. 2 lit. a MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 S. 320). Auch bei Garantiemarken ist nicht auszuschliessen, dass ein zum Gemeingut gehörendes Zeichen, das von verschiedenen Anbietern auf Grundlage eines bestimmten Markenreglements für ein Produkt verwendet wird, Verkehrsgeltung erlangt (...). Dabei genügt es im Hinblick auf die Doppelfunktion (Garantie- und Unterscheidungsfunktion) der Garantiemarke (dazu BGE 131 III 495 E. 4 S. 501 ff.), dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf eine Gruppe verstanden wird, deren Mitglieder dem Publikum in der Regel unbekannt sein dürften.

3.3 Auch bei der Garantiemarke ist grundsätzlich das Freihaltebedürfnis eines bestimmten Zeichens zu berücksichtigen, wobei unter anderem dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass die Garantiemarke von Gesetzes wegen (Art. 21 Abs. 3 MSchG) über einen offenen Benutzerkreis verfügt (...). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke ausschliesst, nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt ist. Ein Markenschutz infolge Verkehrsdurchsetzung kann auch für ein banal erscheinendes Zeichen nicht von vornherein ausgeschlossen werden, falls dieses in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann.

[Das BGer stützt die Auffassung des HG ZH, dass zu den Sternen keine gleichwertigen Alternativen bestehen; die Verwendung von "Sennenkäppi, Münzen, Kreise, Striche, Kugeln oder Alphörner" ist nicht gleichwertig.]

Das allgemeine Interesse der Konkurrenten an einer freien Gestaltung des eigenen Markteintritts ist in diesem Fall stärker zu gewichten als das Risiko, dass ein allenfalls vom Beschwerdeführer geschaffener Goodwill von Dritten mitverwendet werden könnte (vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 260 f.). Das Handelsgericht ist ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgegangen, dass die Verwendung der im Tourismus- und Hotelleriemarkt verbreiteten und vielfältig verwendeten Sterne nicht monopolisiert werden darf.

Daran ändert entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers auch der Umstand nichts, dass die von ihm eingetragenen Garantiemarken nach Art. 21 Abs. 3 MSchG gegen angemessenes Entgelt von jedermann verwendet werden könnten. Wie das Handelsgericht zutreffend erkannt hat, kommt der Verwendung von einem bis fünf Sternen trotz des unmittelbar beschreibenden Sinngehalts eine gewisse Beliebigkeit und Unschärfe zu. Eindeutig bestimmte, geschweige denn verbindliche Kriterien für die Zuordnung von Sternensymbolen für Beherbergungseinrichtungen bestehen in der Schweiz nicht. Entsprechend ist die Ausgestaltung des Markenreglements im zu beurteilenden Fall nicht geeignet, das Freihaltebedürfnis zu beseitigen. Der Beschwerdeführer kann durch die Eintragung seiner Garantiemarken keinen Ausschliesslichkeitsanspruch an Sternen in Alleinstellung erheben, der es den zahlreichen anderen Marktteilnehmern verunmöglichen würde, für die Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen ebenfalls die in der Branche verbreiteten Sterne in fünf Kategorien zu verwenden. Abgesehen davon hat der Beschwerdeführer nicht Sterne in Alleinstellung als Garantiemarken eingetragen, sondern Wort-/Bildzeichen, die sich unter anderem aus einem bis fünf Sternen zusammensetzen. Nur für die Benützung dieser registrierten Zeichen stünde Mitkonkurrenten nach Art. 21 Abs. 3 MSchG die Möglichkeit zum Gebrauch offen. Der Einwand des offenen Benutzerkreises vermag das absolute Freihaltebedürfnis vorliegend jedenfalls nicht zu beseitigen.

[Da die Sterne als gemeinfrei zu bewerten sind, führt deren Verwendung in den jüngeren Marken nicht zu einer rechtlich relevanten Verwechslungsgefahr.]

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BGer vom 12.01.2011, Urteil 4A_385/2010
Dreieck / AD Kl.35, Kl.37, Kl.42 / Fahrzeuge und Fahrzeugbestandteile (Kl.12), Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (Kl.37), Garagenvermietung (Kl.39), Personen- u. Warentransport (Kl.39), Vermietung von Fahrzeugen (Kl.39), Erstellen von technischen Gutachten (Kl.42) IGE

Les signes simples englobent aussi les figures géométriques de base, principalement le triangle, le rectangle, le carré et le cercle. Utilisées comme unique élément constitutif d’un signe, ces dernières sont dépourvues de caractère distinctif en raison de leur banalité et doivent rester à la libre disposition du commerce à cause de leur nombre limité. En revanche, les figures géométriques simples présentant un graphisme particulier ou les combinaisons de figures géo-métriques simples avec d’autres signes ou avec des signes banals peuvent être enregistrées (Directives, Partie 4, ch. 4.5.4).

La marque opposante acquiert sa distinctivité par la combinaison concrète des deux éléments graphiques tandis que l'élément principal de la marque attaquée est le sigle «AD» qui est partie constituante du triangle dans la marque de la défenderesse. L'élément commun des deux marques, un triangle rouge, ne dispose que d'un caractère distinctif faible. L’ajout d’une seule cou-leur à une figure géométrique simple n’est pas apte à lui conférer une force distinctive. La concordance des deux marques sur cet élément ne suffit pas à créer un risque de confusion entre les marques. L'élément figuratif n'est pas la partie dominante de la marque contestée, mais le sigle «AD». Ce dernier occupe une position prépondérante dans la représentation de la marque et est donc susceptibles d'être l'élément principal dont le consommateur se souviendra et qu'il utilisera pour identifier le signe de la défenderesse. L'impression générale des deux marques est ainsi différente et un risque de confusion peut être exclu.

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IGE vom 22.03.2010, n° 9693
DRINK PINK / Y YELLOWGLEN Pink 3D alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33) / alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33) IGE

"PINK" wird vom Publikum in der Schweiz in Verbindung mit Weinen ohne weiteres dem Farbton "rosarot" für Roséweine gleichgesetzt. Es handelt sich somit um einen direkten Hinweis auf die typische Farbe der beanspruchten Waren, welcher in Alleinstellung nicht schutzfähig wäre. (...) Zwar darf auch ein kennzeichnungsschwaches Zeichenelement bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens nicht einfach ausgeklammert werden (BGE 122 III 389 – Kamillosan), weil schon die analoge Stellung schutzunfähiger resp. kennzeichnungsschwacher Bestandteile im Gesamtzeichen eine Verwechselbarkeit bewirken oder verstärken kann (...). Vorliegend unterscheiden sich indessen die dem gemeinfreien resp. kennzeichnungsschwachen Element "Pink" jeweils beigefügten Elemente ("Drink" hier, diverse Gestaltungselemente und der Begriff "YELLOWGLEN" dort) deutlich voneinander und führen im Resultat zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der beiden Zeichen.

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IGE vom 17.08.2005, Nr. 7264
DROSPIRA / PROSPIRE pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch vollumfänglich gutgeheissen. Das BVGer korrigiert:]

"Drospirenon" ist ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) publizierter International Nonproprietary Name (INN; ...). Die "WHO Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances" ...) haben für die Schweiz keine Normwirkung; der von der WHO gewünschte, nationale Schutz von INN wurde durch die schweizerische Gesetzgebung noch nicht realisiert. Dass sich eine Marke an einen INN anlehnt, bildet somit an sich noch kein Schutzhindernis für die Eintragung der Marke und führt nicht ohne Weiteres zur Bejahung eines Freihaltebedürfnisses oder einer verminderten Kennzeichnungskraft (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.3.1 ff. "Gadovist/Gadogita").

Vorliegend übernimmt die Widerspruchsmarke den Namen des Wirkstoffs "Drospirenon" in verkürzter Form zu rund zwei Dritteln und mit einem abgewandelten Buchstaben am Ende, ohne ihn mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz zu kombinieren. "Drospirenon" bleibt dadurch im Zeichen DROSPIRA erkennbar und wird von den Verkehrskreisen in seiner Bedeutung verstanden. Als Hinweis auf einen möglichen Inhaltsstoff ist das Zeichen unmittelbar beschreibend und verfügt somit über eine geringe Kennzeichnungskraft.

Die angefochtene Marke unterscheidet sich zwar nur in zwei Buchstaben - P/D und E/A - von der Widerspruchsmarke. Diese Buchstaben stehen aber am besonders einprägsamen Zeichenanfang und -ende, wodurch der Gesamteindruck der Marke erheblich verändert wird. Der unterschiedliche Sinngehalt, der sich durch die abweichenden Anfangsbuchstaben D/P ergibt, fällt unter Berücksichtigung der beanspruchten Waren stark ins Gewicht. Angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer und des geringen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke genügen diese Unterschiede, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken trotz Identität der Waren "Arzneimittel" bzw. "médicaments" zu beseitigen. Da zwischen den Waren "Nahrungsergänzungsmittel" einerseits und "produits pharmaceutiques, médicaments" andererseits keine Gleichartigkeit besteht, ist eine Verwechslungsgefahr diesbezüglich vom vornherein ausgeschlossen.

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BVGer vom 22.03.2016, B-1084/2015
DROSSADIN / DROSIELLE pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

Die Widersprechende bringt vor, dass sie Inhaberin einer aus neun Voreintragungen bestehenden Markenserie mit dem Bestandteil „DROSSA“ sei. Diese Fantasiebezeichnung besitze einen starken Wiedererkennungswert. Durch den gemeinsamen Bestandteil „DROS“ sei es naheliegend, dass das Publikum die angefochtene Marke „DROSIELLE“ ebenfalls der Widersprechenden zuordnet.

Dass noch weitere Marken der Widersprechenden den Zeichenbestandteil "DROSSA" aufweisen, könnte als Markenserie im Verfahren berücksichtigt werden. Dies setzt aber voraus, dass die Serienmarken dem Publikum bekannt sind (...), was nicht dargetan wurde. Ein Registereintrag sagt noch nichts über den tatsächlichen Gebrauch von Marken auf dem Markt aus.

Die Widerspruchsmarke, „DROSSADIN“, verfügt im Zusammenhang mit den relevanten Waren, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüber stehenden Zeichen „DROSSADIN“ und „DROSIELLE“ unterscheiden sich jedoch rechtsgenügend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Die festgestellten Ähnlichkeiten auf der schriftbildlichen und phonetischen Ebene sind zu schwach, als dass damit eine Verwechslungsgefahr begründet werden könnte. Dies umso mehr, als gemäss ständiger Rechtsprechung Pharmazeutika in der Regel mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.6). Der Widerspruch Nr. 12042 ist folglich abzuweisen.

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IGE vom 27.06.2012, Nr. 12042
DROSSARA / DROSIOLA pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutgeheissen. Das IGE weist ihn ab:]

Nach der jüngeren Rechtsprechung ist in Fällen, bei welchen ein Zeichen allgemein für pharmazeutische Präparate registriert ist, vom Verständnis der entsprechenden Fachkreise auszugehen, aber (unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht) auch die Sichtweise des Endver­brauchers zu beachten (...).

Vorliegend ist die Widerspruchsmarke für "pharmazeutische Produkte" in Klasse 5 eingetragen. Als massgebende Verkehrskreise sind daher Fachkreise wie Apotheker und Ärzte sowie das allgemeine Publikum, d.h. der erwachsene Endabnehmer, zu betrachten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 "Zurcal/Zorcala").

Es ist schliesslich davon auszugehen, dass das allgemeine Publikum beim Kauf eines Medikaments bzw. eines pharmazeutischen Produktes regelmässig aufmerksamer ist als beim Kauf eines anderen Produktes (...).

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen bezüglich den ersten drei (bzw. rein optisch bei Trennung des Doppel-S vier) Buchstaben und dem Endbuchstaben "A" übereinstimmen. Diesbezüglich besteht grundsätzlich eine klangliche Ähnlichkeit. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Warenidentität einen strengen Beurteilungsmassstab nahelegt (...). Angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist davon auszugehen, dass die Abnehmer die beiden Marken aufgrund der unterschiedlichen Mittel- und Endsilben voneinander unterscheiden.

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BVGer vom 08.08.2014, B-4511/2012
EASY.COM / Easy Travel Kl.35, Kl.36, Kl.38, Kl.39, Kl.41, Kl.42 / Kl.35, Kl.36, Kl.38, Kl.39, Kl.41, Kl.42 IGE

On doit donc partir du principe que l’élément de marque « easy » n’est pas doté de force distinctive suffisante pour fonder, à lui seul, un risque de confusion. En conséquence, du moment que seul l’élément verbal « easy » est commun aux deux signes, un risque de confusion ne peut être réalisé. En effet, la marque attaquée EASY TRAVEL (fig.) présente dans son cas une impression auditive, visuelle et sémantique qui la différencie de manière largement suffisante de la marque opposante.

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IGE vom 18.12.2002, n° 5461/2002
EASYHOTEL / easyhotel.ch Kl.43 / WIPO

The Claimant bases his request on several domain names and trademarks, notably on CTM, UK, US and Swiss trademarks. As mentioned in the Rules of Procedure, paragraph 24 (c), only the rights owned under the laws of Switzerland are relevant for “.CH” disputes. Consequently, the Expert will solely take into consideration the “.CH” domain names and Swiss trademarks invoked by the Claimant in his request.

The Claimant alleges to be the owner of the Swiss trademarks “EASY HOTEL” and “EASYHOTEL”, in international class 43.

In this regard, he provided a list of trademarks showing that he would have applied for the said trademarks this year, (...). The Expert finds that the list given by the Claimant does not constitute sufficient evidence: no certificate of application and/or registration has been enclosed with the request.

It is undisputed that the airline services provided by the easyGroup and the name “easyJet” are well-known in Switzerland. However, the situation is - for the time being - different for “easyhotel”, notably as this hotel booking service has been launched only this year in Switzerland.

In addition, the Respondent has provided several relevant arguments of defence showing that he did not register and use the domain name <easyhotel.ch> in bad faith. In particular, the Respondent has shown that:

- Respondent did not only register <easyhotel.ch>, but his Company, Dexion AG, also uses it in connection with an active website;

- the website www.easyhotel.ch promotes the own services of the Respondent’s company Dexion AG and does not refer at all to the business of the Claimant or of one of its competitors; (...)

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WIPO vom 02.12.2005, DCH2005-0019