decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
      verwechselbar  
ältere Firma / jüngere Firma Instanz Kernaussage Fundstelle
Rama Watch SA / RAM Swiss Watch AG BGer

Am 24. Juli 2009 klagte die Beschwerdegegnerin gegen die Beschwerdeführerin beim Kantonsgericht Zug mit den Begehren, es sei die Beschwerdeführerin zu verpflichten, den Bestandteil "RAM" in ihrer Firma innert 30 Tagen im Handelsregister zu löschen. Im Weiteren sei der Beschwerdeführerin zu verbieten, die Bezeichnung "RAM" oder "RAMA" zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes oder ihrer Leistungen im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich Korrespondenz und Werbung, zu verwenden (...) Am 18. März 2010 fällte das Kantonsgericht folgendes Urteil:

"1. Die Beklagte wird verpflichtet, den Bestandteil "RAM" in ihrer Firma innert 45 Tagen seit Rechtskraft dieses Urteils im Handelsregister löschen zu lassen.

2. Der Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Sanktion: Busse) verboten, die Bezeichnung "RAM" als Bestandteil der Zeichen "RAM Swiss Watch AG" oder "RAM Swiss Watch" zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes oder ihrer Leistungen im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich Korrespondenz und Werbung, zu verwenden."

Die Vorinstanz stellte fest, dass die Beschwerdegegnerin nicht nachgewiesen habe, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen "RAM" als solches oder sogar "RAMA" jemals zur Kennzeichnung ihres Unternehmens oder ihrer Produkte verwendet habe oder dass eine solche Verwendung unmittelbar bevorstehe. Bei dieser Sachlage ist der Beschwerdeführerin recht zu geben, dass der Beschwerdegegnerin das Rechtsschutzinteresse am Unterlassungsbegehren, wie sie es formulierte, abging.

Dies verkannte auch die Vorinstanz nicht, hielt sie doch fest, insoweit, d.h. bezüglich der Verwendung von "RAM" oder "RAMA" in Alleinstellung, entfalle der Unterlassungsanspruch. Die Vorinstanz verstand das Unterlassungsbegehren der Beschwerdegegnerin aber dahingehend, dass es auf die Verwendung des gesamten Zeichenwortlauts "RAM Swiss Watch AG" oder "RAM Swiss Watch" bzw. des Zeichens "RAM" als Bestandteil der Firma der Beschwerdeführerin ziele. Sie nahm deshalb eine entsprechende "Einschränkung" vor und verbot der Beschwerdeführerin, "die Bezeichnung "RAM" als Bestandteil der Zeichen "RAM Swiss Watch AG" oder "RAM Swiss Watch" zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes oder ihrer Leistungen im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich Korrespondenz und Werbung, zu verwenden."

So wie das Verbot im angefochtenen Urteil formuliert ist, weist es entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin die erforderliche Bestimmtheit auf. Sowohl die zu unterlassenden Handlungen als auch die Verletzungszeichen sind hinreichend definiert. So ist klar angegeben, in welcher Zusammensetzung die Bezeichnung "RAM" nicht verwendet werden darf, nämlich als Bestandteil der Zeichen "RAM Swiss Watch AG" oder "RAM Swiss Watch".

Betreffend die untersagten Handlungen beanstandet die Beschwerdeführerin, es sei unbestimmt, was mit dem Begriff "Leistungen" gemeint sei. Das MSchG kenne diesen Begriff nicht. Liest man Dispositiv-Ziffer 2 indessen im Lichte von Erwägung 3 des angefochtenen Urteils, bleibt kein Zweifel, dass unter der Kurzbezeichnung "Leistungen" diejenigen Waren und Dienstleistungen gemeint sind, für welche die Beschwerdegegnerin markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann.

[Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr wird bejaht. RAM wird vom angesprochenen Durchschnittspublikum nicht in erster Linie als Englisch für "Widder" verstanden.]

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BGer vom 09.06.2011, Urteil 4A_207/2010
Mediconsult AG / Medical Consult AG BGer

[Das BGer hebt ein Urteil des OG TG auf, das die beiden Firmen als nicht verwechselbar beurteilt hatte:]

Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung (...). Dies trifft insbesondere für reine Phantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien Sachbezeichnungen. Grundsätzlich stehen auch Firmen, die als wesentliche Bestandteile nur solche Bezeichnungen enthalten, unter dem Schutz des Ausschliesslichkeitsanspruchs gemäss Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 OR (...). Wer dieselben Sachbezeichnungen ebenfalls als Firmenbestandteile verwendet, hat deshalb für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma zu sorgen, indem er sie mit individualisierenden zusätzlichen Elementen ergänzt (...).

Der Beschwerdegegnerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie einen abweichenden Sinngehalt der beiden Firmen darin begründet sieht, dass "Medical" auf eine Tätigkeit hinweise, während "Medi" umgangssprachlich - wohl in der schweizerischen Mundart - als Abkürzung für Medikamente stehe. Der Wortbestandteil "Medi" ist - insbesondere in Verbindung mit dem englischen Wort "Consult" - zu allgemein, als dass darin eine Beschränkung auf Medikamente zu erblicken wäre; vielmehr wird dieser Firmenbestandteil wie "Medical" im Sinn des weiten Begriffs "medizinisch" verstanden. Die Firma der Beschwerdegegnerin weist mit den Bestandteilen "Medical" und "Consult" somit den gleichen Sinngehalt wie diejenige der Beschwerdeführerin auf, wovon auch der angefochtene Entscheid zutreffend ausgeht.

Die bei­den Fir­men, die aus den glei­chen Sach­be­zeich­nun­gen be­ste­hen, un­ter­schei­den sich le­dig­lich mi­ni­mal im Klang und im Schrift­bild. Der blos­se Um­stand, dass der jün­ge­ren Fir­ma der Be­schwer­de­geg­ne­rin die Sil­be "-​cal" zu­ge­fügt und ei­ne ge­trenn­te Schreib­wei­se ver­wen­det wird, reicht nicht aus, um die­se von der äl­te­ren Fir­ma "Me­di­con­sult AG" ab­zu­he­ben. Zwar ste­hen die Par­tei­en nicht in un­mit­tel­ba­rem Wett­be­werb zu­ein­an­der, sie sind ge­mäss ih­rem sta­tu­ta­ri­schen Zweck je­doch bei­de im Me­di­zi­nal­be­reich tä­tig und ha­ben ih­ren Sitz in der glei­chen Re­gi­on. Die bei­den er­wähn­ten ge­ring­fü­gi­gen Un­ter­schie­de ver­mö­gen die Fir­ma der Be­schwer­de­geg­ne­rin da­her nicht hin­rei­chend zu in­di­vi­dua­li­sie­ren, um ei­ne Ver­wechs­lungs­ge­fahr zu ver­hin­dern.

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BGer vom 05.03.2012, Urteil 4A_669/2011
Cash Back VAT Reclaim AG / Cashback Management GmbH BGer

[Das KGer ZG als Vorinstanz hatte die firmenrechtliche Verwechslungsgefahr bejaht; CASH BACK sei keine reine Sachbezeichnung. Das BGer bestätigt.]

Der erkennbare Sinngehalt von "Cash Back" bzw. "Cashback" weckt möglicherweise die unbestimmte Sachassoziation, dass die so bezeichneten Unternehmen im Geldgeschäft tätig sind. Dieser vage Hinweis genügt nicht zur Annahme einer Sachbezeichnung. Der Ausdruck "Bargeld zurück" ist nicht derart konkret beschreibend, dass ohne Denkarbeit oder Fantasieaufwand klar wird, welche Tätigkeit die besagten Unternehmen ausüben. Mangels klarer Bedeutung kann der Firmenbestandteil "Cash Back" bzw. "Cashback" daher nicht als reine Sachbezeichnung qualifiziert werden. Vielmehr ist ihm mit der Vorinstanz eine fantasievolle Komponente zuzugestehen, die ihn in den streitbetroffenen Firmen prägend hervorstechen lässt. Er hat daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks der streitbetroffenen Firmen erhöhte Bedeutung.

[In der Folge wird die Verwechslungsgefahr auch vom BGer bestätigt.]

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BGer vom 28.03.2012, Urteil 4A_717/2011
Meilenstein Verwaltungs AG / Meilenstein AG HG ZH

Die Meilenstein Verwaltungs AG, Meilenstein Finanz & Beratungs AG und die Meilenstein Immobilien GmbH verlangten ein Verbot der Führung des Firmenbestandteils "Meilenstein" durch die Beklagte, den die Beklagte im November 2010 durch Umfirmierung erworben hatte. Das HG ZH heisst die Klage gut:

Die Beklagte anerkennt ausdrücklich, dass der Firmenbestandteil "A._____" nicht beschreibend sei und überdies prägnant genug sei, um Firmenschutz zu geniessen. Im Weiteren pflichtet sie den Klägerinnen darin bei, dass die Zusätze "B._____ GmbH", "C._____ AG" sowie "D._____ AG" nicht unterscheidungskräftig seien.

[Strittig ist, ob sich die Beklagte auf eine geänderte ältere Firma "Meilenstein AG" berufen kann, und ob die Klägerinnen rechtsmissbräuchlich handeln, weil sie selbst die älteren Rechte dieser Gesellschaft verletzt hatten:]

Darüber hinaus weisen die Firmen der Klägerinnen gegenüber der Firma der Beklagten die Hinterlegungs- bzw. Eintragungspriorität auf, da die Firma der Letzteren erst infolge ihrer Namensänderung am 5. November 2010 im Handelsregister eingetragen bzw. am 11. November 2010 im SHAB publiziert wurde. Daran vermag auch eine allfällige Abmachung zwischen der früher bestehenden A._____ AG und der Beklagten nichts zu ändern, nach welcher die Beklagte die Firma A._____ AG übernehmen solle (vgl. act. 14 Rz. 4 und act. 15/3). Mit einer solchen zweiseitigen Vereinbarung konnte die frühere A._____ AG höchstens darauf verzichten, ihren eigenen Ausschliesslichkeitsanspruch aus Firmenrecht gegenüber der Beklagten durchzusetzen. Eine eigentliche Übertragung der Firma an sich oder deren Eintragungspriorität, welche auch gegenüber Dritten Geltung beanspruchen würde, ist nicht möglich. Daher kann auch dahingestellt bleiben, ob K._____ im fraglichen Zeitpunkt die frühere A._____ AG überhaupt verpflichten konnte (vgl. Prot. S. 14 f.). Bei der Beklagten handelt es sich im Übrigen auch nicht um die Rechtsnachfolgerin der früheren A._____ AG, die unter einer neuen Firma weiterhin existiert (vgl. act. 14 Rz. 4). Wie bereits ausgeführt ist das Recht an der Firma an das jeweilige Unternehmen gebunden und entsteht mit der Eintragung der fraglichen Firma im Handelsregister. Die Eintragung der beklagtischen Firma erfolgte offensichtlich nach derjenigen der klägerischen Firmen. Daher kommt den Klägerinnen der Ausschliesslichkeitsanspruch aus Art. 951 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 956 Abs. 1 OR zu. 4.3.

Schliesslich ist durch das Berufen auf diesen Anspruch auch kein Verstoss der Klägerinnen gegen Treu und Glauben auszumachen. Einerseits kann ihnen nicht vorgeworfen werden, sie hätten das Bestehen der früheren A._____ AG geduldet, da sie mangels eines eigenen Prioritätsrechts über keine firmenrechtliche Handhabe gegenüber der früher eingetragenen A._____ AG verfügten (vgl. act. 14 Rz. 3). Im Übrigen könnte ihnen noch nicht einmal vorgeworfen werden, sie hätten den Gebrauch von jüngeren, verwechselbaren Firmen durch andere Dritte geduldet, da sie dadurch allenfalls lediglich ihr Klagerecht diesen gegenüber verwirkt hätten (...). Andererseits stand es den Klägerinnen auch frei, sich in ihrer Firmenwahl der bereits bestehenden Firma der früheren A._____ AG anzunähern, in der Erwartung oder Hoffnung, diese werde ihren allfällig bestehenden Ausschliesslichkeitsanspruch ihr gegenüber nicht anrufen. Dazu steht es keineswegs im Widerspruch, in der Folge gegen den jüngeren Firmeneintrag der Beklagten den eigenen Anspruch auf Ausschliesslichkeit durchzusetzen, auch wenn dieser ebenso in der Firma "A._____ AG" besteht.

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HG ZH vom 14.06.2012, HG110060-O
Keytrade AG / Keytrade Bank AG BGer

Die Keytrade AG bzw. Keytrade SA oder Keytrade Ltd. (Klägerin) ist eine schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Thalwil/ZH. Sie wurde am 2. Mai 1997 in das Handelsregister eingetragen und bezweckt den weltweiten Handel mit Rohstoffen, insbesondere mit chemischen Düngemitteln. Die Keytrade Bank SA (Beklagte) ist eine belgische Aktiengesellschaft und wurde 1998 gegründet. Am 18. Februar 2009 liess sie im Handelsregister des Kantons Genf eine Zweigniederlassung unter der Firma Keytrade Bank SA, Bruxelles, succursale de Genève eintragen. Die Beklagte bezweckt den Betrieb einer Bank und den Wertpapierhandel.

[Das HG ZH heisst die Klage gut, das BGer bestätigt:]

Die jüngere Firma der Beschwerdeführerin übernimmt den prägenden Bestandteil "Keytrade" unverändert und unterscheidet sich damit von der älteren der Beschwerdegegnerin lediglich durch die Zusätze "Bank", "Bruxelles" und "succursale de Genève". Diese beschreiben als reine Sachbezeichnung ummittelbar die geschäftliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin bzw. weisen auf den ausländischen Sitz und die Eigenschaft als Zweigniederlassung hin. Als solche sind sie nicht geeignet, für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma der Beschwerdegegnerin zu sorgen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Parteien miteinander im Wettbewerb stehen. Die Beschwerdeführerin verkennt mit ihrem mehrfach betonten Einwand, wonach sich die Tätigkeitsbereiche der Parteien unterscheiden, dass nach ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen geschützt werden, die in anderen Branchen tätig sind. Aus dem Umstand, dass die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen noch strenger sind, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich an die gleichen Kundenkreise wenden, lässt sich nichts zugunsten der Beschwerdeführerin ableiten. Die Anwendung des im Markenrecht verankerten Branchenprinzips auch für das Firmenrecht hat das Bundesgericht ausdrücklich abgelehnt (Urteil 4C.206/1999 vom 14. März 2000 E. 3c, in: sic! 5/2000 S. 399). Von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen, besteht kein Anlass. Der in der Beschwerde erhobene Einwand, es seien angesichts der unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der Parteien besonders bescheidene Anforderungen an die Unterscheidbarkeit ihrer Firmen zu stellen, verfängt nicht.

Unbegründet ist auch der Vorwurf, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, indem sie das angebliche Fehlen von Abnehmern der Beschwerdegegnerin in der Schweiz unberücksichtigt gelassen habe. Der Gesetzgeber hat den Firmenschutz als Ausfluss des Persönlichkeitsschutzes juristischer Personen konzipiert. [...] Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, dient die firmenrechtlich gebotene Unterscheidbarkeit nicht allein der Ordnung des Wettbewerbs, sondern schützt den Träger der älteren Firma umfassend um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen. Entsprechend soll ganz allgemein verhindert werden, dass das Publikum, zu dem nicht nur Kunden, sondern auch weitere Kreise, wie etwa Stellensuchende, Behörden und öffentlichen Dienste gehören, getäuscht wird (BGE 118 II 322 E. 1; 100 II 224 E. 2). Der Einwand der Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin könne mangels Abnehmern in der Schweiz unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten gar nicht beeinträchtigt werden, verfängt daher nicht.

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BGer vom 12.07.2012, Urteil 4A_45/2012
Axxeva Services AG / Adexxa Services AG OG AR

Im Firmenrecht gilt das Branchenprinzip grundsätzlich nicht. Jedoch ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Firmen auch zu berücksichtigen, "inwieweit sich die Kundenkreise der beiden Unternehmen effektiv überschneiden. Je intensiver diese Bezüge in sachlicher und örtlicher Hinsicht sind, desto schneller ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Indirekt, nämlich bei der Beurteilung des Schutzumfanges, spielt also die Frage der Gleichartigkeit der unternehmerischen Tätigkeit resp. das Branchenprinzip auch im Firmenrecht eine wichtige Rolle (...)."

Zwischen den Firmen "Axxeva Services AG" und "Adexxa Services AG" besteht "offenkundig" Verwechslungsgefahr.

Ebenso ist von einer Verwechslungsgefahr zwischen der Marke AXXEVA und dem Zeichen ADDEXA auszugehen, soweit gleichartige Dienstleistungen betroffen sind. Gestützt auf eine Marke kann nicht generell die Löschung oder die Unterlassung des Gebrauchs einer Domain verlangt werden. Ein solches Begehren muss vielmehr in Bezug auf die von der Marke abgedeckten Waren und Dienstleistungen stehen.

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OG AR vom 10.12.2013, D2Z 12 2
Gamecity GmbH / Gametime AG BGer

[Hinweis: das BGer beurteilt die Verwechslungsgefahr ausschliesslich nach UWG, weil das Verfahren ein strafrechtliches ist.]

Unter den mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz bezeichneten Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fallen sämtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregeführt wird (...). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (...). Die konkrete Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall kann indessen je nach der Rechtsgrundlage unterschiedlich ausfallen. Es ist möglich, dass die Verwechslungsgefahr beispielsweise unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten zu verneinen, unter lauterkeitsrechtlichen Kriterien hingegen zu bejahen ist (...). Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Personen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter berechtigten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber aufgrund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten. Die Gefahr von Fehlzurechnungen hängt von den gesamten Umständen ab, unter denen die Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen verstehen und in der Erinnerung behalten (...).

Unter den Schutzbereich von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG fällt auch die Firma. Wie das Firmenrecht verlangt das Wettbewerbsrecht, dass sich eine jüngere von einer älteren Firma eines Mitbewerbers genügend unterscheidet (...). Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). [...]. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr durch Verwendung von Firmen sind unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts auch Umstände zu berücksichtigen, die ausserhalb des Kennzeichens liegen. Daher ist es lauterkeitsrechtlich relevant, ob die beiden Unternehmen in derselben Region und in der gleichen Branche tätig sind und sich an dieselben Kunden wenden (...). Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen sind strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden.

Die englischsprachigen Wortbestandteile "GAME" und "CITY" in der Firma "Gamecity GmbH" werden vom durchschnittlichen deutschsprachigen Publikum in der Schweiz in ihrer Wortbedeutung verstanden. Sie sind gemeinfreie Sachbezeichnungen. Der Sinn des zusammengesetzten Wortes "GAMECITY" erschliesst sich dem durchschnittlichen Publikum nicht ohne Weiteres. Der Begriff hat als Fantasiebezeichnung keine wesentlich grössere Kennzeichnungskraft als eine blosse Sachbezeichnung.

 Die englischsprachigen Wortbestandteile "GAME" und "TIME" in der Firma "Gametime AG" werden vom durchschnittlichen deutschsprachigen Publikum in der Schweiz in ihrer Wortbedeutung verstanden. Sie sind als gemeinfreie Sachbezeichnungen anzusehen. Dies gilt auch für das zusammengesetzte Wort "GAMETIME".

Die zusammengesetzten Wörter "GAMECITY" und "GAMETIME" stimmen in ihrem ersten Wortbestandteil, "GAME", miteinander überein. Die zweiten Wortbestandteile in den beiden Firmen enthalten je vier Buchstaben. Die beiden Wortbestandteile unterscheiden sich deutlich in ihrem Klang voneinander.

Im Gedächtnis des Publikums bleibt der erste Wortbestandteil "GAME" haften, zumal beide Unternehmen Spiele anbieten. Der zweite Wortbestandteil, "CITY" beziehungsweise "TIME", tritt demgegenüber im Gedächtnis in den Hintergrund.

Die beiden Unternehmen haben ihren Sitz am gleichen Ort, sind in derselben Branche tätig und richten sich an dieselben Kreise. Jedenfalls unter Berücksichtigung dieser Umstände unterscheidet sich die neuere Firma "Gametime AG" nicht hinreichend deutlich von der älteren Firma "Gamecity GmbH". Es besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG.

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BGer vom 16.01.2014, 6B_298/2013
Unirenova / Unirenova Bau AG HG ZH

Der Eintrag einer Firma in das Handelsregister stellt einen kennzeichenmässigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr dar (E. 3.3.2).

Würde die im Rahmen eines markenrechtlichen Beseitigungsbegehrens beantragte Löschung eines Bestandteils einer Firma dazu führen, dass der verbleibende Firmenbestandteil (hier: «Bau AG») die gesetzlichen Anforderungen an die Firmenbildung nicht erfüllt, so kann das Gericht die Löschung der gesamten Firma anordnen (E. 3.6.2, 5.3.3).

Das Gericht kann die Zwangsliquidation einer Aktiengesellschaft androhen für den Fall, dass diese der gerichtlichen Verpflichtung zur Firmenänderung nicht fristgemäss Folge leistet

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HG ZH vom 07.03.2014, sic! 2015, 250; HG130059-O U/dz
Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA BGer

[Die Klägerin machte auch Rechte aus ihrer Marke ARTHUR geltend, scheiterte aber am Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs:]

En ce qui concerne la preuve du défaut d'usage, le législateur a tenu compte du fait que, par la nature des choses, il est plus aisé de prouver l'usage d'une marque que le non-usage (…). Il a ainsi posé la règle, contenue à l'art. 12 al. 3 LPM, selon laquelle quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable, la contre-preuve (  Gegenbeweis ) de l'usage incombant alors au titulaire (...).

 Cette règle vise à tenir compte de la difficulté à apporter la preuve d'un fait négatif (non-usage de la marque); les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (…). Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci (…), mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (…).

 S'agissant du fardeau de la preuve (absence de renversement), la solution préconisée à l'art. 12 al. 3 LPM s'inscrit dans la ligne tracée, sous l'angle de l'art. 8 CC, par la jurisprudence relative à l'ancienne loi concernant la protection des marques de fabrique et de commerce (…). Elle rappelle en outre le mécanisme déjà employé à l'art. 67 al. 2 LBI (…).

 Pour satisfaire à l'exigence de la (contre-) preuve, il incombe au titulaire d'établir tous les éléments de fait qui permettront ensuite au juge, sous l'angle du droit, de déterminer que l'usage intervient conformément à la fonction de la marque (cf. supra consid. 3.2), que les produits/services considérés ne sont pas des services auxiliaires (cf. supra consid. 3.3), et que l'usage de la marque est sérieux (…).

 En l'espèce, il n'est pas contesté que la défenderesse a rendu vraisemblable le non-usage de la marque de la demanderesse en lien avec les services de la classe 41 et qu'il appartenait à la demanderesse d'apporter la (contre-) preuve de l'usage (cf. supra consid. 3.5). C'est d'ailleurs bien sous cet angle que la cour précédente entreprend son examen. Selon les constatations cantonales, les quelques soirées organisées entre 2007 et 2012 par la demanderesse avaient un caractère d'animation ou une fonction promotionnelle, justifiant une majoration des prix des boissons et/ou des mets. La cour précédente souligne que la demanderesse n'a pas prouvé que les soirées dépassaient ce cadre. Notamment sur la base de ce constat, elle en conclut que l'usage n'était pas sérieux.

 A cet égard, la recourante ne soutient pas que l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.).

Force est en effet de constater que la demanderesse, qui avait l'obligation de collaborer à la procédure probatoire, ne fournit aucune preuve (chiffre d'affaires, etc.) qui permettrait de déterminer la quotité de la majoration du prix des boissons et/ou des mets, de comprendre, en fonction de ce constat, que la contrepartie n'était pas symbolique et, partant, de conclure à l'existence d'une offre de services indépendante.

[Jedoch waren die firmenrechtlichen Ansprüche nach Ansicht des BGer, anders als nach Ansicht der Vorinstanz, nicht verwirkt:]

Pour les raisons de commerce, la jurisprudence prévoit qu'en vertu de l'effet positif du registre du commerce (au sens de l'art. 933 al. 1 CO) les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent pas se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée (arrêt 4C.247/1996 du 13 novembre 1998 consid. 5b publié in sic! 2/1999 p. 132).

En l'espèce, la cour cantonale relève (" à titre superfétatoire ") que la défenderesse jouissait déjà d'une situation acquise digne de protection au moment de la première mise en demeure (le 16 mars 2010), soit 19 mois après la publication de son inscription " Swiss Arthur Prod SA " au registre du commerce. Elle relève qu'elle ne peut raisonnablement être tenue d'abandonner la position qu'elle a acquise sur le marché.

 Le raisonnement de l'autorité précédente, qui se base sur la seule place prise par la défenderesse parmi les sociétés d'organisation et de production de spectacles depuis son inscription au registre du commerce, ne peut être suivi. Il ignore que la valeur appréciable créée par l'auteur de l'atteinte ne suffit pas, à elle seule, pour entraîner la péremption.

 Si le facteur temps (durée de l'inaction) n'est pas le seul à entrer en ligne de compte dans l'examen de la passivité de l'ayant droit (sous l'angle de l'abus de droit), il revêt une grande importance. En l'occurrence, la durée de l'inaction (19 mois jusqu'à la première mise en demeure) est trop limitée pour être interprétée comme une tolérance au point de conduire à la péremption. Le cas d'espèce ne peut être comparé à la situation particulière à l'origine de l'arrêt 4C.371/2005 (durée d'inactivité de deux ans considérée comme suffisante, pour des " boulangeries sises dans un même quartier " [consid. 3.2], " s'agissant du marché particulier du pain, soit d'un produit de consommation courante et d'utilisation quotidienne " [consid. 3.3]), qui a d'ailleurs été qualifiée de " cas limite " (consid. 3.3).

Le laps de temps écoulé jusqu'à la première mise en demeure (16 mars 2010) n'étant pas suffisamment long pour conduire à la péremption, il reste à examiner si celle-ci est à nouveau intervenue, comme le soutient la cour cantonale, entre le 16 mars 2010 et l'introduction de l'action (20 juin 2012) (  bona fides superveniens ).
 
 Il apparaît d'emblée que la cour cantonale se laisse guider par des considérations imprécises, voire en partie étrangères au fondement de la péremption (cf. supra consid. 6.1), notamment quand elle laisse entendre que les mises en demeure répétées de la demanderesse devaient déboucher rapidement sur des suites judiciaires ou lorsqu'elle part de la perspective de la lésée (" la demanderesse était, alors, en mesure d'apprécier immédiatement l'importance de la violation et d'ouvrir action, sans attendre juin 2012 ") pour en inférer la bonne foi de la défenderesse (arrêt entrepris consid. 3.4.2 p. 23). La perspective est différente: il s'agit de savoir si la passivité prolongée de l'ayant droit a pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu'il le serait également à l'avenir (cf. supra consid. 6.3). Il ne s'agit donc pas, comme le laisse entendre la cour cantonale, de contraindre l'ayant droit à agir avec une certaine célérité.
 
 En l'espèce, on ne voit pas que la " passivité " de la lésée ait pu créer une apparence d'autorisation. Le contenu des mises en demeure est clair et il ne peut, en soi, laisser croire à la défenderesse que l'ayant droit ne songeait pas sérieusement à faire valoir ses droits (...). Dans sa réponse du 2 septembre 2011 (arrêt entrepris let. C.d), la défenderesse n'a d'ailleurs fourni aucun indice qui permettrait de comprendre que l'attitude de l'ayant droit lui a laissé une telle impression.
 
 Certes, la répétition des interpellations ne permet pas de légitimer l'inaction indéfiniment (cf. supra consid. 6.4). Force est toutefois de constater qu'en l'espèce, après la première mise en demeure (du 16 mars 2010), la demanderesse a à nouveau interpellé la défenderesse trois fois en moins d'un an et demi (5 mai 2010, 16 août 2011, 24 octobre 2011), pour ouvrir action le 20 juin 2012. On ne saurait donc dire que l'ayant droit pouvait donner l'impression de vouloir légitimer son inaction indéfiniment et, partant, que la défenderesse pouvait se convaincre que son comportement était toléré.
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BGer vom 29.09.2014, Urteil 4A_257/2014
Mipa Lacke + Farben AG / MIPA Baumatec AG BGer

Zwischen den Firmen "Mipa Lacke + Farben AG" und"MIPA Baumatec AG" besteht eine erhöhte Verwechslungsgefahr. Entscheidend ist, dass (a) MIPA einen kennzeichnungskräftigen Firmenbestandteil darstellt, (b) die beiden Unternehmen zumindest teilweise überschneidende Kundenkreise und Firmenzwecke aufweisen und (c) der Firmenbestandteil "Baumatec" der Beklagten gerade für den Bau(material)bereich "zumindest ansatzweise als beschreibend wahrgenommen wird", auch wenn der Bestandteil keine vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denk- arbeit unmittelbar erkennbare reine Sachbezeichnung darstellt. 

Zwischen der für Waren der Klasse 2 (Farben, Lacke, Farb- stoffe, Holzschutzmittel) registrierten Wortmarke "mipa" und  dem Logo "MIPA BAUMATEC  AG – BAUMASCHINEN BAUMATERIAL (fig.)" besteht Verwechslungsgefahr in Würdigung der Tatsache, dass die beiden Zeichen unter anderem für identische Waren bestimmt sind und daher ein besonders strenger Vergleichsmassstab anzulegen ist. 

Die Marke "mipa" ist im Zusammenhang mit Waren der Klasse 2 als kennzeichnungskräftiges Fantasiewort zu qualifizieren. Die Wortmarke der Klägerin wird im Logo der Beklagten in Grossbuchstaben vollständig übernommen; die dem Wortbestandteil MIPA zugefügten Bild- und Wortelemente bannen die Verwechslungsgefahr nicht.

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BGer vom 25.08.2015, Urteil 4A_123/2015
CF Centro Funerario di Lugano SA / ti CENTRO FUNERARIO SA BGer

Die Firmen "CF Centro Funerario di Lugano SA" und "ti CENTRO FUNERARIO SA", welche beide von Bestattungs- unternehmen verwendet werden, unterscheiden sich zu we- nig deutlich voneinander: "Il monosillabo 'ti', scritto in minus- colo, che precede la predetta designazione non rimane in- vece impresso nella memoria. È vero che le ragioni sociali si distinguono per l'aggiunta 'di Lugano' (...), ma una tale desig- nazione di luogo è un elemento debole, che non consente di ritenere che l'omissione di tale parola crei una sufficiente in- dividualizzazione (...)."

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BGer vom 14.03.2017, 4A_663/2015