decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
SUBMARINER / MARINER Uhren (Kl.14) / Edelsteine (Kl.14) BVGer

 [Das IGE hatte den Widerspruch abgewiesen. Das BVGer korrigiert:]

Quoi qu'il en soit, le terme "submariner", même compris comme "sous-marinier", ne saurait aucunement être vu comme descriptif en lien avec les produits revendiqués en classe 14 "Produits étanches ou destinés à des articles étanches, à savoir pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties". En effet, ce n'est qu'au prix d'un certain effort de réflexion, après avoir notamment rattaché la partie "MARINER" au monde aquatique, par le biais du domaine de la navigation, que le consommateur pourra comprendre le signe "SUBMARINER" comme faisant référence à des caractéristiques ou à la destination de produits étanches de l'horlogerie (par exemple : "montres destinées à des gens qui, comme les sous-mariniers ou d'autres travailleurs de la mer, peuvent craindre l'eau pour le bon fonctionnement de leurs montres"). Par ailleurs, l'intimée entretient tout au long de son argumentation un amalgame trompeur en parlant de "montres de plongée" qu'elle rapproche implicitement de l'idée de sous-marin. Or, la recourante revendique seulement des produits étanches pour l'horlogerie et ce n'est pas parce qu'une montre est étanche qu'elle est nécessairement destinée à la plongée. Il convient dès lors de considérer que le lien avec les caractéristiques des produits revendiqués par la marque opposante n'est pas perceptible de manière suffisamment directe pour affaiblir la force distinctive de ce signe.

D'une manière plus générale, selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure - qui conduit déjà, comme en l'espèce, à une similarité importante entre les signes en cause (consid. 4.3.4) - est en général de nature à créer un risque de confusion (...).

La jurisprudence a précisé, en lien avec les ajouts à une marque existante, que le risque de confusion peut exceptionnellement être exclu si l'élément repris perd son individualité au sein de la nouvelle marque pour n'en former qu'un élément secondaire (...), si le sens du signe est modifié par l'élément ajouté (...) ou si l'élément repris constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes pour distinguer les marques en présence (...).

Il suffit en l'espèce de constater que le signe "MARINER" n'acquiert aucunement son individualité par rapport au signe "SUBMARINER" après le retranchement du préfixe "SUB". Comme cela a été relevé précédemment, la marque attaquée conserve toutes les caractéristiques de la marque opposante (consid. 4.3.1-4.3.3). L'élément "SUB" est bref et banal ; en tant que simple préfixe, il est donc trop faible pour distinguer par lui-même les marques en présence. Surtout, l'élément retranché ne change rien au sens que le consommateur, doté d'un degré d'attention moyen (consid. 2.3.2), attribuera aux signes que la cause oppose. Partant, aucune des conditions n'est en l'espèce remplie pour admettre que, exceptionnellement, le signe raccourci n'engendre pas de risque de confusion.

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BVGer vom 21.09.2017, B-922/2015
Estrella Galicia / Estrella Barcelona alkoholfreie Getränke, Bier (Kl.32) / Bier und Mineralwasser (Kl.32) BVGer

[Die Inhaberin der jüngeren Marke machte fehlenden Gebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Erfolglos:]

En l'espèce, la marque opposante a été enregistrée sans revendication de couleur(s). Elle est cependant colorée (de la même manière) dans certaines des pièces versées au dossier. De simples modifications de couleurs ne constituent en général pas une divergence essentielle de nature à lui faire perdre sa force distinctive (...).

L'utilisation de couleurs n'occasionne ici manifestement pas une divergence telle que cela empêcherait de conclure à l'usage de la marque.

Pour préserver l'impression d'ensemble, il est décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine cette impression, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (...).

La police de caractères des mots "Estrella Galicia" diffère d'une pièce à l'autre. Ces différences peuvent s'observer aux pieds des lettres "E" et "G". Ces polices de caractères sont toutes de type "fractures" (consid. 5.3.1.3) ; aucune n'a de caractéristique qui la distinguerait clairement d'une autre police de type "fractures". L'impression d'ensemble n'est donc pas atteinte par ces changements typographiques. L'utilisation peut donc être vue comme conforme à l'enregistrement sous cet angle.

La marque opposante, combinant des éléments verbaux et figuratifs, comprend les mots "Estrella Galicia" et une étoile cerclée (consid. 5.3.1.1). Outre l'arrangement de l'enregistrement, c'est-à-dire les mots "Estrella Galicia" séparés par l'étoile cerclée (p.ex. doss. aut. inf. no 14 pièce 11 ou annexe 3 à la réponse), le Tribunal observe que, parmi les pièces qui n'ont pas déjà été écartées à ce stade, le signe opposant est aménagé de différentes manières :

- les mots "Estrella Galicia" surmontés par l'étoile cerclée (annexe 3 à la réponse) ; - les mots "Estrella Galicia" suivis par l'étoile cerclée (doss. aut. inf. no 14 pièces 5 à 7). On observe aussi de légères variations dans les proportions entre l'élément verbal et l'élément figuratif.

Outre les règles exposées plus haut (...), le Tribunal a jugé que l'utilisation conforme à l'enregistrement pouvait être confirmée lorsqu'un élément décoratif est placé une fois au-dessus et une fois à droite de l'élément verbal, même présenté de manière légèrement plus petite que dans la marque opposante (...).

En l'espèce, quelle que soit sa position par rapport à l'élément verbal, l'étoile, qui n'est pas l'élément distinctif et qui peut être vue comme décorative, est la même que celle figurant dans l'enregistrement, sous réserve de sa résolution. Au total, la position et la taille de l'étoile par rapport à l'élément verbal "Estrella Galicia" ne permettent pas d'exclure une utilisation conforme à l'enregistrement.

L'emploi du signe lors d'opérations de sponsoring ou de parrainage ne sera pas assimilé à un usage à titre de marque (...).

La jurisprudence a retenu un usage vraisemblable d'une marque en lien avec la vente annuelle de plusieurs centaines de bouteilles de vodka à des détaillants sur la base de 32 factures (...).

En l'espèce, sur la base des 3 factures en question, on peut retenir la vente en Suisse à un importateur de 5'481 packs de 24 bouteilles de bières, soit 131'544 bouteilles de bières de 25 ou 33 centilitres chacune pour la période de référence ainsi qu'il suit (...):

Le Tribunal relève qu'en dépit du petit nombre de factures, le nombre de bouteilles importées est de plusieurs dizaines de milliers ce qui est très supérieur aux exigences de la jurisprudence. Par ailleurs, la mention "Cerveza" tend à établir la provenance espagnole des produits concernés.

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BVGer vom 13.09.2017, B-5226/2015
SKY / SKYBRANDING Kl.9, Kl.38, Kl.42 / Kl.9, Kl.35, Kl.42 BVGer

Le Tribunal, de son côté, rappelle qu'il a déjà jugé que le signe "SKY" jouit d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux en lien avec les produits et services revendiqués dès lors qu'aucune indication sur leurs qualités, caractéristiques, composition, destination, origine ou effet n'était directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier ou recours à l'imagination (...).

D'une manière générale, le même raisonnement peut être suivi avec le signe "SKY TV". L'ajout de "TV" à un signe jouissant d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux n'est pas de nature à faire varier grandement sa force distinctive et son champ de protection. Certes, le signe "TV", très courant, est plus faible que "SKY". En lien avec une partie non négligeable des produits qu'elle revendique, cette partie de la marque, "TV", est plutôt descriptive. On pense notamment (liste non exhaustive) : (...)

Cependant, suivi de la partie "TV", le mot "SKY" conserve toute sa force distinctive et son champ de protection normaux en lien avec les produits revendiqués. En effet, accolé à "SKY", le signe faible, voire descriptif, "TV" forme un tout ("SKY TV"), qui reste un signe de fantaisie pour les consommateurs concernés (consid. 5.3). La situation est ici la même que lorsque la CREPI avait jugé que l'adjonction de l'élément "Pictures" ne modifiait pas l'impression d'ensemble de la marque "Seven Pictures" et n'était pas en mesure d'exclure un risque de confusion entre des marques litigieuses (...). L'association d'idées de SKY, comme évocation de l'espace ou de la liberté (consid. 7.3.3) est trop indirecte et demande trop d'efforts de réflexion, pour affaiblir la force distinctive de la marque opposante, selon les principes exposés plus haut.

Au total, la lecture du libellé des produits et services visés en classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45 et revendiqués par la marque opposante ne permet d'arriver à une conclusion différente. Partant, cette marque, fantaisiste en lien avec ces produits et services, bénéficie d'un champ de protection normal.

Bien que cela concerne la marque attaquée, le Tribunal relève ici que le signe "skybranding" n'est pas non plus particulièrement fort en raison de la simple juxtaposition de termes existants, plus ou moins connus de la langue anglaise (consid. 7.3.3). Dans le même esprit, il n'est pas exclu que les consommateurs concernés (consid. 5.3) fassent une association d'idées entre le terme "branding", pris comme branche du marketing (consid. 7.3.3), et la "Publicité" en classe 35. En lien avec ce service, le signe attaqué est même très faible.

[Bei normalem Schutzumfang von SKY resultiert aus der identischen Übernahme eine Verwechslungsgefahr.]

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BVGer vom 05.09.2017, B-1251/2015
FLUGBUS / flug-bus.ch Bus-Transport von Personen und/oder Waren (Kl.39) / Bus-Transport von Personen und/oder Waren (Kl.39) WIPO

Die Gesuchstellerin ist im Bereich des öffentlichen Verkehrs in der Zentralschweiz tätig und ist ein führendes strassengebundenes Transportunternehmen für Personentransporte aller Art.

Die Gesuchstellerin ist seit dem 13. April 2011 Inhaberin der Schweizerischen Marke FLUGBUS No 614048, für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 12, 35 und 39.

Die Gesuchsgegnerin wurde am 4. Dezember 2009 unter dem Firmennamen carandi GmbH mit Sitz in Bettwiesen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen.

Der Domainname ist seit dem 6. August 2015 für carandi GmbH, Andreas Inauen in Braunau registriert und führt zu einer Webseite, auf der Bustransfere von der Zentralschweiz zum Flughafen Zürich-Kloten angeboten werden. Am 9. Mai 2017 wurde über die Gesellschaft carandi GmbH der Konkurs geöffnet. Seitdem wurde der Name der Gesellschaft in carandi GmbH in Liquidation umfirmiert. Das Konkursverfahren wurde am 19. Juni 2017 mangels Aktiven eingestellt.

Die Gesuchstellerin hat auf überzeugende Weise vorgetragen, dass es keine rechtlichen Hindernisse gibt, trotz Konkursverfahren den streitigen Domainnamen an sie zu übertragen. Es sei die Pflicht der Gesuchsgegnerin gewesen die nötigen Schritte zu treffen, insbesondere dem Konkursamt bzw. dem Richter über das Verfahren zu berichten. Ausserdem bliebe der Gesuchsgegnerin bis zur Löschung die Rechtspersönlichkeit erhalten und die Möglichkeit über ihr Vermögen zu verfügen.

Der streitige Domainname unterscheidet sich von der registrierten Marke der Gesuchstellerin nur durch einen Bindestrich zwischen den Wörtern „flug“ und „bus“. Der streitige Domainname ist der geschützten Marke offensichtlich beinahe identisch, sowohl visuell wie auch phonetisch.

Die Gesuchstellerin ist in der Deutschschweiz, insbesondere im Raum Luzern, dafür bekannt, seit vielen Jahren unter der Domain „flugbus.ch“ eine Webseite zu betreiben, wo Beförderungsdienstleistungen im Transportwesen angeboten werden, unter anderem einen Bustransfer von der Zentralschweiz zum Flughafen Zürich-Kloten.

Die Gesuchstellerin hat auf genügende Weise bewiesen, dass die Gesuchsgegnerin ebenfalls im Bereich des Transportes tätig ist und insbesondere unter dem streitigen Domainnamen auf dieselben Dienstleistungen wie die Gesuchstellerin anbietet. Das Layout der Website der Gesuchsgegnerin, insbesondere die blaue Farbe und manche Bilder, sind der Webseite der Gesuchstellerin überaus ähnlich.

Darüberhinaus hat der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen, siehe Pargraph 24(d)(ii) des Verfahrensreglements.

Ein durchschnitllicher Internetnutzer wird sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Webseite der Gesuchsgegnerin und der streitige Domainname mit der Marke der Gesuchstellerin und die darunter angebotenen Dienstleistungen, verbunden sind.

Aus Sicht des Experten besteht daher eine derartig eindeutige Verwechslungsgefahr zwischen dem streitigen Domainnamen und der Marke der Gesuchstellerin, dass in diesem Fall eine Markenverletzung im Sinne des MSchG gegeben ist.

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WIPO vom 28.08.2017, DCH2017-0007
LUX / Lutz metallische Massenteile (Kl.6), Maschinen (Kl.7), elektrische Komponenten (Kl.9), Geräte für die Übertragung, Verteilung, Speicherung, und Steuerung elektrischen Stroms (Kl.9), Isoliermaterial (Kl.17), Befestigungselemente nicht aus Metall (Kl.20) / metallische Massenteile (Kl.6), Maschinen (Kl.7), elektrische Komponenten (Kl.9), Geräte für die Übertragung, Verteilung, Speicherung, und Steuerung elektrischen Stroms (Kl.9), Isoliermaterial (Kl.17), Befestigungselemente nicht aus Metall (Kl.20) BVGer

In Bezug auf die Ähnlichkeit der Sinngehalte beider Zeichen stellt sich zunächst die Frage, ob die Widerspruchsmarke einen erkennbaren Sinngehalt aufweist. Dabei scheint eine dem Begriff "Luchs" vergleichbare Assoziation mit dem einschlägigen Tiernamen (vgl. Beschwerde, S. 17) von vornherein ausgeschlossen. Das Institut hat zum Sinngehalt erwogen, dass man "LUX" als Mutilation allenfalls mit "Luxus" in Verbindung bringen könnte (...). Das erscheint zwar in Alleinstellung fraglich, kann aber letztlich offen bleiben. So oder anders ist der Vor-instanz dahingehend beizupflichten, dass es sich - so denn von eine derartigen Mutilation auszugehen ist - jedenfalls um eine genügende und unterscheidungskräftige Mutilation handeln würde, womit auch insoweit jedenfalls nicht von einem erkennbaren Sinngehalt ausgegangen werden kann. "Lux" ("Licht" in lateinischer Sprache) ist - wie vom Institut zutreffend festgehalten - ausserdem eine Masseinheit für Beleuchtungsstärke. Sie macht eine Aussage über den in Lumen gemessenen Lichtstrom, der auf eine bestimmte Fläche fällt (...). Das Institut berücksichtigt aber richtigerweise den Umstand, dass die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zwar teilweise allenfalls auch für die Montage von Beleuchtungskörpern eingesetzt werden können, aber jedenfalls nicht so direkt mit diesen in Verbindung gebracht werden, dass von einem erkennbaren Sinngehalt ausgegangen werden kann (...). Lux ist zwar auch ein Vor- und Familienname. Dieser ist indessen auch als Familienname relativ selten, sodass er nicht sofort assoziiert wird. Damit ergibt sich unter diesem Gesichtspunkt ein Unterschied zur angefochtenen Marke.

Abschliessend ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, festzuhalten, dass die in Erwägung 6.5 hiervor festgestellte Abweichung im Sinngehalt der Marken nicht derart markant ist (vgl. zur Bedeutung des Sinngehalts insb. E. 6.1 hiervor), dass sie die starke Ähnlichkeit in Bezug auf das Schriftbild und insbesondere den Wortklang kompensieren könnte, um so eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Dies gilt erst recht angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. E. 6.5 hiervor) und der nicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise (vgl. dazu E. 7.4 hiervor). Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesagten bereits für die gleichartigen Waren zu bejahen, besteht aber umso mehr in Bezug auf den grossen Teil der von den im Widerspruch stehenden Marken beanspruchten Waren, in Bezug auf welche die Vorinstanz zutreffenderweise erhöhte Gleichartigkeit oder sogar Identität angenommen hat. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass der Widerspruchsentscheid der Vorinstanz zu stützen und die Beschwerde abzuweisen ist. 

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BVGer vom 03.08.2017, B-5916/2015
Croco / MISS CROCO Extrudierte Nahrungsmittel (Snackprodukte) im wesentlichen aus Gemüse und/oder Früchten bestehend (Kl.29), Nüsse (Kl.29) / Extrudierte Nahrungsmittel (Snackprodukte) im wesentlichen aus Gemüse und/oder Früchten bestehend (Kl.29), Nüsse (Kl.29) BVGer

Der Widerspruch erstreckt sich auf den Eintrag in den Klassen 29 und 30. Gemäss Notifikation des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 26. Januar 2017 wurde der Basiseintrag EUTM 013'200'266 der angefochtenen Marke für die Klasse 30 innerhalb der Fünfjahresfrist der Bestandesabhängigkeit der internationalen Registrierung vom Basiseintrag gelöscht. Dadurch ist zwar der Widerspruch gegen die Registrierung in Klasse 30 gegenstandslos geworden, nicht aber auch die Beschwerde in diesem Punkt; geändert hat sich lediglich der Rechtsgrund der geforderten Schutzverweigerung. Die in Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung zugelassene Eintragung in Klasse 30 ist im Beschwerdeverfahren aufzuheben. Zu beurteilen bleibt der Widerspruch in Bezug auf Klasse 29. Nicht Gegenstand der Beschwerde hingegen ist die vorinstanzliche Zulassung der angefochtenen Marke in Klasse 31 (...).

Indem das für grillierte und getrocknete Gemüse-, Kartoffel-, Reis-, Getreide- oder Nusswaren verwendete Wort "Croco" ohne Zuhilfenahme der Fantasie an das französische "croquer" (knabbern) bzw. das italienische "croccante" (knackig, knsuprig) anklingt, wofür es entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin keiner Vorstellung knackender Geräusche beim Zermalmen der Beute im Maul des Krokodils bedarf (diesbezüglich zurecht ablehnend die angefochtene Verfügung, S. 5; vgl. Beschwerde, Rz. 11), nimmt es in erkennbar beschreibender oder gar anpreisender Weise auf jene Waren Bezug. Seine Kennzeichnungskraft und Schutzwirkung sind dadurch entsprechend reduziert; wenn auch nicht beseitigt.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 9. Juni 2015 festgehalten, dass das Zeichen FROSCHKÖNIG für Konditorwaren und Schokoladeprodukte von den Abnehmern nicht als Hinweis auf die konkrete Ausgestaltung der Ware verstanden wird und auch kein Freihaltungsinteresse verletzt, zumal es keine allgemein gültige Darstellung der mit der Wortmarke assoziierten Märchenfigur gibt (B-5996/2013, E. 5.2, 6, 7.3 "Froschkönig"). In einem ähnlich gelagerten Fall ist das Bundesgericht zum Schluss gelangt, dass die Wortmarke FIORETTO die Blumenform für Zucker- und Süsswaren nicht monopolisiert und das Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Beschaffungsangabe verstanden wird (...).

Für die vorliegend interessierenden Backwaren und Süssigkeiten existiert nach den Feststellungen der Vorinstanz eine grosse Formenvielfalt (...); die Krokodilgestalt für Salzgebäck und Gummibonbons ist auf dem Markt zwar anzutreffen (...), von einer verbreiteten oder gar typischen Warenform kann indes nicht gesprochen werden. Jedenfalls ist angesichts der Gestaltungsvarietät nicht anzunehmen, ein erheblicher Teil der Käuferschaft verstehe das Zeichen CROCO mit Bezug auf die in Frage stehenden Warenklassen unmittelbar und ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf eine bestimmte Warenform. Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall vom Sachverhalt, der dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen GOLDBÄREN zugrunde lag. Im Unterschied zur Krokodilform ist die Bärenform nach den Feststellungen des Gerichts für Gummibonbons allgemein üblich und geradezu "klassisch", was umgangssprachlich in der Bezeichnung "Gummibärchen" zum Ausdruck kommt; aus diesem Grund wird das Zeichen in Kombination mit dem anpreisenden Prädikat "Gold" von den massgebenden Verkehrskreisen unmittelbar und ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf die Warenform verstanden (...).

Demgegenüber besteht die Widerspruchsmarke vorliegend einzig aus dem in Alleinstellung verwendeten und mit abstrakten grafischen Elementen kombinierten Wort "Croco". Unmittelbar und ohne Gedankenaufwand erschliesst sich daraus kein Hinweis auf eine bestimmte Warenform, zumal es sich bei der Krokodilgestalt nicht um eine typische Formgebung für Süssigkeiten und Snacks handelt. Insbesondere ist der Hinweis auf die angesprochene Tierart derart unbestimmt, dass die Widerspruchsmarke gegen keine irgendwie gestaltete Tierform von Salzgebäck anderer Anbieter ins Feld geführt werden kann oder auf andere Weise die Gestaltungsmöglichkeiten potentieller Anbieter einzuschränken droht. Insofern weist die Beschwerdeführerin zu Recht darauf hin (Beschwerde, Rz. 16), dass andernfalls sämtlichen Wörtern, welche Lebensmitteln als Form zugrunde liegen können, der Schutz zu verweigern wäre (vgl. BGE 116 II 609, E. 2.c "Fioretto").

4.6. Zusammenfassend ist daher von einer reduziert kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke auszugehen, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen aber dennoch zu bejahen. Bei diesem Ergebnis ist nicht näher auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen (...), MISS CROCO suggeriere im Vergleich zu Croco (fig.) die Vorstellung eines weiblichen Krokodils und letztlich einer auf eine weibliche Kundschaft zugeschnittenen Produktelinie desselben Herstellers.

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BVGer vom 03.08.2017, B-2668/2016
CHROM-OPTICS / CHROM-OPTICS Kl.2, Kl.7, Kl.40 / Kl.2, Kl.7, Kl.40 BVGer

Am 18. Juni 2007 hinterlegte die damalige Ropal AG mit Sitz in Zug (heute: Ropal AG in Liquidation) die Marke CH 562'756 CHROM-OPTICS (Widerspruchsmarke) für die Beschichtung von Metallen sowie entsprechende Bearbeitungsprozesse und -anlagen in den Waren- und Dienstleistungsklassen 2, 7 und 40.

Am 7. Januar 2014 wurde über die Ropal AG der Konkurs eröffnet.

Am 21. Januar 2015 erwarb die Hoppe Holding AG, Müstair, Beschwerdeführerin, die Widerspruchsmarke aus der Konkursmasse und wurde am 2. Februar 2015 als Markeninhaberin im Markenregister eingetragen.

Am 25. März 2015 hinterlegte die Muttergesellschaft der konkursiten vormaligen Markeninhaberin, die Ropal Europe AG mit Sitz in Burgwald, Deutschland, Beschwerdegegnerin, die gleichlautende Marke CH 676'266 CHROM-OPTICS (angefochtene Marke) für die Beschichtung von Metallen sowie für entsprechende Bearbeitungsprozesse und -anlagen in den Waren- und Dienstleistungsklassen 2, 7 und 40.

Dagegen erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz am 3. November 2015 Widerspruch und machte eine Verwechslungsgefahr bzw. weitgehende Identität mit ihrer erworbenen Marke geltend.

Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein in Art. 2 ZGB verankertes Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt (...). Entsprechend findet rechtsmissbräuchliches Verhalten auch im markenrechtlichen Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren keinen Rechtsschutz. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes in diesen Verfahren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots indes nur mit Bezug auf rechtliche Argumente möglich, die in diesen Verfahren zur Verfügung stehen. Solche ergeben sich insbesondere aus Art. 31, Art. 3 Abs. 1 und Art. 32 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 MSchG. Nicht zu hören und damit keiner Überprüfung auf Rechtsmissbrauch zugänglich sind hingegen namentlich Argumente, die auf Lauterkeitsrecht, Persönlichkeits- oder Namensrechten, zivilrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen und anderen Verträgen fussen; die Durchsetzung solcher Rechte gehört vor die jeweils zuständigen Gerichte (...).

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die frühere Markeninhaberin und Tochtergesellschaft der Beschwerdegegnerin habe ihre für den Markengebrauch erforderlichen Patente beim Auftreten von Produktionsschwierigkeiten sowie von Rechtsstreitigkeiten mit der Beschwerdeführerin an die Muttergesellschaft übertragen und dabei den eigenen Konkurs in Kauf genommen; die Muttergesellschaft habe es in der Folge unterlassen, die strittigen Rechte aus der Konkursmasse der Tochtergesellschaft zu lösen und dadurch vor dem Untergang zu bewahren (...). Wie es sich im Einzelnen damit verhält, ist, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, im Rahmen des vorliegenden Widerspruchsverfahrens nicht eingehend zu prüfen; entgegen der Darstellung der Vorinstanz (...) schliesst die eingeschränkte Kognition die Prüfung des Einwands des Rechtsmissbrauchs jedoch nicht grundsätzlich aus (vgl. E. 5.1).

Soweit die Beschwerdegegnerin die von Art. 32 MSchG vorgesehene Einrede mit ihrem eigenen Unterlassen zu rechtfertigen sucht, ist nach dem Gesagten die Rechtmässigkeit dieser Einrede auch im Widerspruchsverfahren zu prüfen, wozu es keiner weiteren Abklärungen bedarf. Die rechtsgeschäftliche Übertragung einer registrierten Marke umfasst im Regelfall auch die mit ihr verbundenen Gebrauchs- und Abwehrrechte (...). Hätte die frühere Markeninhaberin selbst die veräusserte Marke neu eintragen lassen und den von ihr zu vertretenden Nichtgebrauch inter partes der unmittelbaren Erwerberin einredeweise entgegengehalten, würde ihr Verhalten darum wohl als stossend beurteilt und wäre der Nichtgebrauchseinrede die Geltendmachung zu versagen (vgl. BGE 125 III 193, 206 "Budweiser").

Es stellt sich mithin die Frage, ob sich an dieser Beurteilung etwas ändert, wenn die veräusserte Marke in identischer Form anstatt durch die konkursite Tochtergesellschaft durch deren Muttergesellschaft neu hinterlegt wird. Dies ist zu verneinen: Konzernstrukturen haben nicht die Funktion, rechtlich problematisches Verhalten zu legitimieren. Umgekehrt findet ein stellvertretender Gebrauch zugunsten verbundener Unternehmen im Konzernverhältnis Berücksichtigung (...); dasselbe hat folglich für die Zurechnung des Nichtgebrauchs zu gelten.

Die Beschwerde ist daher im Hauptstandpunkt gutzuheissen und die Sache zur Prüfung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen.

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BVGer vom 12.07.2017, B-5129/2016
HEROAL / heroal.ch Fenster aus Metall (Kl.6), Türen aus Metall (Kl.6), Fenster, nicht aus Metall (Kl.19), Türen, nicht aus Metall (Kl.19) / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

Die Gesuchstellerin 1 ist eine Anbieterin von Aluminium-Profilsystemen Aluminium-Rolladenstäbe sei und bietet ihre Produkte international und insbesondere auch in der Schweiz unter dem Zeichen „Heroal“ an.

Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin der internationalen Marke Nr. 493607 HEROAL, welche am 6. März 1985 in den Klassen 6 (u.a. für Fenster, Türen und Rollläden aus Metall), Klasse 7 (motorisierte Getriebe für Rolltore, Fensterläden und Rolläden), Klasse 19 (u.a. für Fenster und Türen und Rollläden) und Klasse 20 (Innenjalousien) registriert wurde und auch in der Schweiz zum Schutz zugelassen ist.

Die Gesuchsgegnerin hat den Domain-Namen am 13. September 2002 registriert. Der Domain-Name führt zu keiner aktiven Webseite.

Es ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin den Domain-Namen nicht aktiv in Zusammenhang mit Rollläden, Fenster oder ähnlichen Produkten benutzt. Einziger aufgeschalteter Inhalt ist der schwarz geschriebene Text „heroal.ch“ auf weissem Hintergrund. Nach schweizerischem Recht ist es umstritten, ob die Registrierung eines Domain-Namens ohne aktive Benutzung als kennzeichenmässiger Gebrauch gilt (...).

Dese umstrittene Frage kann vorliegend offen gelassen werden, denn es liegt eine klare Verletzung des UWG vor: Gemäss Artikel 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welche das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und damit widerrechtlich. Unlauter handelt gemäss Artikel 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Die Gesuchsgegnerin hat anerkannt, dass sie den Domain-Namen aufgrund einer früheren Zusammenarbeit mit der Gesuchstellerin 1 „vorsorglich“ für eine mögliche weitere Zusammenarbeit beider Firmen für sich reserviert habe und die Gesuchstellerin 1 aufgefordert habe, ein Kaufangebot zu unterbreiten. Daraus ist zu schliessen, dass die Gesuchsgegnerin den Domain-Namen in Behinderungsabsicht registriert und damit Art. 2 UWG verletzt hat. Durch die Registrierung des Kennzeichens der Gesuchstellerin 1 als Domain-Name hat die Gesuchsgegnerin zudem eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG geschaffen (Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John De Souza, Verfahren Nr. DCH2004-0012).

Die Gesuchgegnerin hat keine stichhaltigen Verteidigungsgründe vorgetragen, zumal sie nicht behauptet hat, sie sei von den Gesuchstellerinnen ermächtigt worden, deren Kennzeichen als Domain-Namen zu registrieren.

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WIPO vom 13.06.2017, DCH2017-0003
Ice Watch (fig.) / Nice Watch (fig.) Uhren (Kl.14) / Uhren (Kl.14) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch für Edelsteine gutgeheissen, jedoch für Schmuck und Uhren jedoch abgewiesen, weil "Nice Watch" direkt beschreibend für diese Waren sei und sich der Schutzbereich von "Ice Watch" nicht auf die Gemeinspähre erstrecken könne. Das BVGer korrigiert und heisst den Widerspruch vollumfänglich gut:]

Le champ de protection d'une marque (opposante) est limité par la sphère du domaine public. Une marque ne saurait en effet permettre à son titulaire d'empêcher à des tiers l'utilisation d'éléments appartenant au domaine public (...). Dans le cadre de l'examen du risque de confusion, les éléments d'un signe qui ne sont dotés que d'une faible force distinctive ne doivent toutefois pas être écartés, car ils sont susceptibles d'avoir une influence sur l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (...).

11.3.2.2 En l'espèce, l'autorité inférieure ne peut donc être suivie lorsque, dans la décision attaquée, en lien avec les produits "produits en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie" et "horlogerie et instruments chronométriques" revendiqués par la marque attaquée en classe 14, elle nie l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause essentiellement sur la base du fait que la combinaison verbale "NICE watch" du signe "NICE watch (fig.)" appartient au domaine public et que le champ de protection de la marque opposante ne peut dès lors s'étendre à ces éléments (...). Ce faisant, elle omet de prendre en considération le fait que le signe "NICE watch (fig.)" ne se limite pas à l'utilisation des éléments "NICE" et "watch". Par la combinaison de divers éléments, il reprend en effet largement - et de manière claire - la structure de la marque opposante (..), qui - elle - n'appartient pas au domaine public.

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BVGer vom 09.05.2017, B-1481/2015
THE BODY SHOP / TheFaceShop Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3) / Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch abgewiesen. Das BVGer heisst ihn gut:]

Marken sind nach ständiger Rechtsprechung als Ganzes zu würdigen und dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt betrachtet werden (...). Zwar sind die Zeichenbestandteile "The" und "Shop", wie noch gezeigt wird, gemeinfrei. Auch ist korrekt, dass der Gesamteindruck einer Marke namentlich durch deren kennzeichnungskräftige Elemente geprägt wird, während schwache oder gemeinfreie Elemente ihn weniger zu beeinflussen vermögen. Doch dürfen schwache und selbst gemeinfreie Elemente beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeklammert werden, sondern pflegen auch sie den Gesamteindruck der Marke mit zu beeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5a f. "Kamillosan"). Namentlich ist eine übereinstimmende Position schutzunfähiger Bestandteile im Zeichenensemble bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen (...), zumal gerade die in Frage stehenden Marken ihre Kennzeichnungskraft nicht aus einem einzelnen Element, sondern aus der Kombination für sich genommen schwacher Bestandteile schöpfen.

Der angefochtenen Wortbildmarke "TheFaceShop (fig.)" stehen die Wortmarke "The Body Shop" sowie die Wortbildmarke "The Body Shop (fig.)" gegenüber. Beim angefochtenen Zeichen sind die Wortelemente lückenlos aneinander gereiht, doch ist der Begriff "Face" in der Zeichenmitte mit Fettschrift hervorgehoben. Dadurch wird das Zeichen optisch in die drei Elemente "The", "Face" und "Shop" geteilt. Auch die Widerspruchsmarken bestehen aus den drei Elementen "The", "Body" und "Shop". Alle drei Marken stimmen im ersten und letzten Element, "The" und "Shop", überein. Diese sind stets an derselben Stelle positioniert, da die Marken denselben Aufbau aufweisen. Beide Wortbildmarken sind in einem nahezu identischen, serifenlosen Schrifttyp in Grossbuchstaben gehalten.

Die Vorinstanz bejahte in ihren angefochtenen Verfügungen die Zeichenähnlichkeit auf den drei Ebenen des Schriftbilds, Wortklangs und Sinngehalts gestützt auf den Gesamteindruck der Marken, wechselte aber bei der abschliessenden Prüfung der Verwechslungsgefahr auf eine mosaikartige Betrachtungsweise, indem sie den Vergleich auf die Elemente "Face" und "Body" beschränkte. Auch bei der abschliessenden Würdigung sind die Marken einander allerdings in ihrer Gesamtheit gegenüberzustellen (vorne, E. 2.3 f.). Wie ausgeführt, wird in der Gesamtschau deutlich, dass sich die Übereinstimmungen zwischen den Marken nicht auf deren gemeinfreie Bestandteile beschränken. Die angefochtene Marke übernimmt von den Widerspruchsmarken nicht nur die Elemente "the" und "shop", sondern auch deren Aufbau mit "the" am Zeichenanfang, "shop" am Zeichenende und einem auf den Körper bzw. einen Körperteil verweisendes Element in der Mitte. Dadurch erweckt sie bei den Verkehrskreisen dieselbe Gedankenassoziation, indem sie nahelegt, die von ihr gekennzeichneten Produkte seien zur Pflege des Körpers bzw. eines Körperteils, nämlich des Gesichts, bestimmt (vgl. E. 7.2). Schliesslich verwendet die angefochtene Marke einen nahezu identischen Schrifttypus wie die ältere Wortbildmarke und enthält ein Mittelelement gleicher Länge mit einem, wie bei dieser, stilisierten Zweitbuchstaben. Durch die Vielzahl von Übereistimmungen und Annäherungen erwecken die Marken einen ähnlichen Gesamteindruck. Infolge ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und starker Gleichartigkeit bzw. Identität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird eine Verwechslungsgefahr selbst unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit von Abnehmern der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen und unter der Annahme einer verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken begünstigt. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer das angefochtene Zeichen fälschlicherweise der Beschwerdeführerin zuordnen, nämlich davon ausgehen, die Beschwerdeführerin vertreibe unter dem angefochtenen Zeichen eine neue Produktlinie für die Gesichtspflege. Damit ist zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen.

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BVGer vom 12.12.2016, B-2711/2016
NESTE / neste.ch chemische Erzeugnisse (Kl.1), Öle und Fette für den technischen Gebrauch (Kl.4), Brennstoffe (Kl.4), Batterien und Zellen (Kl.9), Asphalt, Bitumen (Kl.19), Baumaterialien (Kl.19), Platten, Rohre und Profilelemente aus Kunststoff (Kl.19) / Werbung (Kl.35) WIPO

The Claimant owns the word mark NESTE, registered in Switzerland under trademark No. 2P-325271, filed on February 1, 1983, registered on August 29, 1983 and valid until January 31, 2023. Likewise, the Claimant is the owner of the figurative mark NESTE, registered in Switzerland under trademark No. P-354743, filed on March 10, 1987, registered on August 11, 1987 and valid until March 8, 2017.

The disputed domain name <neste.ch> was initially registered on 5th December 2005 by the German affiliate of the Claimant, NESTE GmbH with the Registrar NETIM. Renewal of the disputed domain name was due by the end of 2015 but the domain name holder let the registration lapse. On March 1, 2016, the Respondent registered the disputed domain name <neste.ch>. The disputed domain name currently resolves to a website displaying pay-per-click links.

In addition, the Claimant submits that the Respondent has registered the disputed domain name <neste.ch> and is using it in bad faith.

The first evidence is shown by the circumstances described above, namely when the Respondent acquired the disputed domain name. The second evidence can be found in the Respondent's website and behavior: the domain name is sold for USD 1,500 and several attempts have been made by the Respondent to sell it to the Claimant for that amount (Annex 10 to the Request). Furthermore, the Claimant points out that the Respondent has registered around 400 domain names that are substantially identical to third party trademarks, i.e. <bakermckenzie.lu>, <miele.com.co>, tripadvisor.mk>, etc.

As proven by the Claimant, the Respondent has clearly infringed the provisions laid down in Article 13 of the Swiss Federal Act on the Protection of Trade Mark and Indications of Sources ("TmPA"), referred to above, which confers exclusive rights of use to the proprietor of the trademark in question.

In failing to answer the Complaint, the Respondent deprived itself to prove any relevant grounds for defense, in particular circumstances that would have shown its legitimate interest in registration and use of the disputed domain name <neste.ch>.

Moreover, the Respondent's pattern of conduct and behavior described and evidenced above by the Claimant clearly demonstrate the lack of good faith of the Respondent, especially within the meaning of article 2 of the Swiss Federal Act on Unfair Competition which prohibits commercial behaviors and practices that are contrary to good faith.

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WIPO vom 28.11.2016, DCH2016-0021
MOTO / Motoma (fig.) Batterien und Zellen (Kl.9), Mobiltelefone (Kl.9) / Batterien und Zellen (Kl.9) BVGer

Mit Entscheid vom 7. Mai 2015 wies die Vorinstanz beide Widersprüche ab. Sie bejahte zwar sowohl eine Gleichartigkeit der gegenüberstehenden Waren als auch eine Zeichenähnlichkeit. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr verneinte sie jedoch mit der Begründung, der allen Zeichen gemeinsame Bestandteil "Moto" sei als Kurzform für "Motorrad" im Zusammenhang mit den Waren der angefochtenen Marke direkt beschreibend und gemeinfrei, weshalb sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarken nicht auf diesen erstrecke.

[Das BVGer korrigiert:]

Zum Nachweis des Vorliegens einer Markenserie mit dem Bestandteil "Moto" hat die Beschwerdeführerin Unterlagen zu Werbemassnahmen, Rechnungen, Zeitungsartikeln und Lieferungen betreffend Mobiltelefone und Smartphones der Jahre 2007-2015 sowie eine Übersicht aus dem schweizerischen Markenregister eingereicht. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin von über 20 Marken ist, die mit dem Bestandteil "Moto" beginnen und für Waren der Klasse 9 registriert sind. Dass die Markenserie auch tatsächlich benutzt und bei den Abnehmern in der Schweiz bekannt ist, geht aus den eingereichten Unterlagen - welche sich nur teilweise auf die Schweiz und einen erkennbaren Zeitraum beziehen und keine Schlüsse auf die mit den Marken erzielten Umsätze zulassen - indessen nicht hervor. Zwar hat die Beschwerdeführerin in den letzten Jahren eine Serie von Mobiltelefonen unter Produktnamen mit dem Bestandteil "Moto" wie "MOTO SLVR, "MOTO RAZR", "MOTO KRZR", "MOTO U9", "MOTO G" usw. beworben, nicht alle dieser Produktnamen sind jedoch als Marken registriert. Die eingetragenen und benutzten Marken werden zudem nicht in Alleinstellung, sondern in Kombination mit der Hausmarke "Motorola" gebraucht. Anhand dieser Unterlagen wäre allenfalls eine Bekanntheit der Marke "Motorola" glaubhaft gemacht, während es fraglich ist, ob die Abnehmer die "Moto"-Serienmarken im Allgemeinen und die Widerspruchsmarken im Besonderen in Alleinstellung und ohne Kombination mit der Marke "Motorola" der Beschwerdeführerin zuordnen würden. Eine entsprechende Umfrage unter den relevanten Verkehrskreisen hat die Beschwerdeführerin nicht durchgeführt.

Indessen ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auch bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu bejahen. Da die Widerspruchsmarken Schutz für Smartphones, Mobiltelefone und deren Zubehör sowie Batterien und Ladegeräte beanspruchen, die im Allgemeinen nicht für Motorräder bestimmt und den Verkehrskreisen jedenfalls nicht mit einer Zweckbestimmung für Motorräder bekannt sind, kommt dem Bestandteil "Moto" kein gemeinfreier oder beschreibender Charakter zu. Dass das angefochtene Zeichen von der Vorinstanz auch ohne entsprechende Einschränkung des Warenverzeichnisses in Klasse 9 zugelassen wurde und für Motorräder beschreibend ist, schmälert die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken darum nicht. Der unverändert und auffällig in die angefochtene Marke übernommene Bestandteil "Moto" tritt gegenüber dem Zusatz "-ma" am Zeichenende und der marginalen grafischen Gestaltung nicht in den Hintergrund. Der von der Warengleichartigkeit geforderte Zeichenabstand wird dabei von der angefochtenen Marke nicht eingehalten. Bei bestehender Warengleichartigkeit und teilweiser Warenidentität, ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und gewöhnlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr vielmehr selbst unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu bejahen.

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BVGer vom 14.11.2016, B-3756/2015
WINSTON / WILSON Zigaretten (Kl.34) / Zigaretten (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Feuerzeuge (Kl.34) BVGer

Par décision du 24 juin 2014 l'autorité inférieure a admis l'opposition no 13203 et révoqué dans sa totalité l'enregistrement de la marque attaquée, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. Au titre de la comparaison des produits, l'autorité inférieure retient une identité s'agissant des cigarettes et une similarité pour les produits attaqués restant. S'agissant de la comparaison des signes, il a été retenu des similitudes évidentes des signes en cause sur les plans visuel et phonétique ; l'autorité inférieure avance que la question de la similarité des signes sur le plan sémantique, laissée ouverte en l'espèce, n'est pas déterminante au regard de la forte probabilité qu'une part importante des destinataires soit trompée par les similitudes auditives et visuelles. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure aboutit à ce que l'impression d'ensemble des signes en litige est très proche et qu'il convient de conclure à leur similitude. A propos du cercle des destinataires, s'agissant de produits de masse de consommation courante, l'autorité inférieure a retenu qu'il faudrait s'attendre à un degré d'attention normal. Examinant le risque de confusion, l'autorité retient que le signe "WINSTON" disposerait d'une force distinctive et d'un champ de protection au moins normaux. L'autorité indique encore que la défenderesse n'avancerait pas d'éléments probants suffisants pour démontrer la dilution de la marque "WINSTON". Dans ces conditions, vu tout ce qui précède et en tenant compte de la similitude des signes ainsi que de l'identité/similarité des produits, l'autorité inférieure estime que le risque de confusion doit être admis et que l'opposition est donc bien fondée.

[Das BVGer bestätigt.]

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BVGer vom 12.10.2016, B-4728/2014
sensationail (fig.) / SENSATIONAIL Kosmetika (Kl.3) / Kosmetika (Kl.3) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch zuerst mangels Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs abgewiesen. Nachdem die Widersprechende im Beschwerdeverfahren weitere Belege eingereicht hatte, zog das IGE den Enscheid in Wiedererwägung und hiess den Widerspruch gut:]

A titre préalable, l'autorité inférieure indique que les pièces supplémentaires produites par l'opposant devant le Tribunal administratif fédéral sont aptes à rendre vraisemblable l'usage (partiel) de la marque opposante, de sorte que la décision attaquée du 24 mars 2014 est réexaminée d'office et remplacée par la présente décision du 15 octobre 2014.

L'autorité inférieure est en effet d'avis que l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour les "produits cosmétiques pour les ongles" (classe 3), pour les "imprimantes à ongles" (classe 9) et pour les "services d'hygiène et de beauté pour êtres humains, à savoir services de manucure" (classe 44).

Sur cette base, l'autorité inférieure passe à l'examen du risque de confusion entre les signes en cause. Elle relève tout d'abord que les produits revendiqués par la marque attaquée 1 (classe 3) sont compris dans les "produits cosmétiques pour les ongles" (classe 3) en lien avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable et qu'il convient donc de reconnaître l'identité des produits en cause. L'autorité inférieure retient par ailleurs l'existence de similitudes entre la marque opposante ("sensationail [fig.]") et la marque attaquée 1 ("SENSATIONAIL"). Relevant que les produits en cause sont identiques et que les signes opposés sont similaires, l'autorité inférieure indique que le champ de protection de la marque opposante est normal et que le degré d'attention des consommateurs des produits visés de la classe 3 est plutôt faible. Elle ajoute que les divergences entre les signes (la marque opposante présente un élément figuratif et la marque attaquée 1 la lettre "O") "ne sont pas aptes à compenser les importantes convergences visuelles et phonétiques dans les lettres 'SENSATI NAIL'". Elle indique encore que l'impression d'ensemble qui se dégage des signes en cause est ainsi très proche et que ces deux signes peuvent aussi véhiculer une idée proche du fait qu'ils peuvent faire allusion au mot "sensationnel" et/ou évoquer un rapport avec les ongles en raison de la probable perception du mot anglais "nail". L'autorité inférieure conclut ainsi que, en présence de produits identiques, il existe un risque de confusion entre les signes en cause, qu'il est également possible que le consommateur pense à une variante de la marque de base ou à une série (risque de confusion indirect) et que l'opposition est donc bien fondée.

[Das BVGer bestätigt diesen Entscheid und weist die dagegen gerichtete Beschwerde ab. Das Urteil enthält eine sehr ausführliche Würdigung einzelner Gebrauchsbelege, die hier nicht wiedergegeben werden kann. Lektüre des Urteils empfohlen.]

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BVGer vom 10.10.2016, B-6637/2014
BELVEDERE / CA'BELVEDERE AMARONE (fig.) Wodka (Kl.33) / Wein (Kl.33) BVGer

[Wie das IGE heisst auch das BVGer den Widerspruch gut:]

En conclusion, la marque opposante "BELVEDERE" est dotée d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 6.3.3). Bien que la similarité entre les produits en cause soit relativement éloignée (cf. consid. 5.3.2.3), il existe une grande similarité entre le signe "BELVEDERE" et le signe "CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)" (cf. consid. 7.3.3.2.2). Dans ces conditions, il convient d'admettre un risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée.

Même si les cercles de consommateurs déterminants font preuve d'un certain degré d'attention, qui reste toutefois plutôt superficiel (cf. consid. 4.2.4), il est en effet fort probable que, face à la marque attaquée "CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)", (notamment) les consom­mateurs italophones fassent abstraction de l'élément "CA'", portent avant tout leur attention sur l'élément "BELVEDERE" et en viennent à confondre les marques en cause.

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BVGer vom 07.10.2016, B-159/2014
Farmer Crunchy Honig / Country Crunchy Honig Getreidestengel (Kl.30) / Getreidestengel (Kl.30) HG AG

[Massnahmeentscheid!]

Sowohl das Zeichen FARMER als auch die obere grüne Hälfte der FARMER-Verpackung mit gelbgrüner Ähre allerdings ohne das Zeichen FARMER sind im Markenregister eingetragen (...). FARMER­ Produkte werden seit Jahren intensiv beworben, typisch ist dabei jeweils die grüne Farbansprache (...). FARMER-Getreideriegel haben gemäss einer vom Gesuchsteller eingereichten Studie einen hohen Marktanteil am Getreideriegelmarkt in der Schweiz zwischen 70 % (Wert) und 75 % (Menge). Ebenfalls vom Gesuchsteller eingereichte Umfragen ergaben ferner eine Bekanntheit von FARMER in der Schweiz von unge­ stützt 61 % bzw. gestützt 95% (...).

Wesentlich [für die Kennzeichnungskraft] ist der Gesamteindruck der zur Diskussion stehenden Ausstattung. Das Herausgreifen einzelner Elemente, d.h. die Zerlegung und isolierte Betrachtung einzelner Zeichen und Elemente, verbietet sich. Einer Ausstattung fehlt die erforderliche Kennzeichnungskraft insbesondere dann, wenn alle Waren oder Dienstleistungen der betreffenden Art vollständig oder annähernd gleich aussehen und deshalb dem Abnehmer mangels Originalität keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware bzw. Dienstleistung vermitteln kann. Allerdings kann die Kombination von einfachen Zeichen, Grundformen und -angaben und/oder beschreibenden Angaben unter Umstanden selbst wieder fantasievoll bzw. originell und damit aufgrund Kennzeichnungskraft in ihrer Gesamtheit dennoch schutzfähig sein

lnsgesamt vermitteln die beiden Ausstattungen für die jeweiligen Produkte "Chocolat au lait" und "Honig" einen sehr ahnlichen Gesamteindruck. Dass die streitgegenstandlichen Verpackungen mit FARMER und Country ein anderes Zeichen aufweisen, kann nicht verhindern, dass nicht beson­ders aufmerksame Konsumenten die Waren für austauschbar halten und daher, wenn sie in der Masse des Angebots das einmal geschatzte Pro­dukt wieder zu finden suchen, nicht mehr darauf achten, ob sie Waren des einen oder anderen Anbieters einkaufen.

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HG AG vom 08.09.2016, HSU.2016.63
GEO / GEO INFLUENCE Computer (Kl.9), Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild (Kl.9), Druckereierzeugnisse (Kl.16), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Erziehung, Ausbildung, sportliche und kulturelle Aktivitäten (Kl.41), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Datenverarbeitungsgeräte, Datenträger und Software (Kl.9), Geräte für die Übertragung, Verteilung, Speicherung, und Steuerung elektrischen Stroms (Kl.9), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Unterhaltung (Kl.41), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) BVGer

Das Wort "Geo-"/"geo-" stammt als Präfix aus dem Altgriechischen und dient heute in Zusammensetzungen mit der Bedeutung "erd-", "Erd-" bzw. "Land-" als Bestimmungswort (z.B.: "geografisch" oder "Geografie"; www.duden.de, besucht am 13. Juli 2016). Entsprechend sind zahlreiche Wortverbindungen mit Geo- wie "Geobotanik", "Geochemie", "Geodäsie", "Geodät", "Geograf", "Geografie", "Geologie", "Geometrie", "Geophysik" sowie "Geopolitik" in Verwendung. "Géo" bezeichnet in der französischen Sprache - wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht - auch Geographie (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch - Deutsch, 4.0). "Geo-"/"geo-" ist das Präfix für Erde auch in der italienischen, französischen und englischen Sprache (...).

Ein reduzierter oder sogar gänzlich fehlender Schutzumfang bzw. das von der Beschwerdeführerin behauptete Freihaltebedürfnis ergibt sich aus diesem alltagssprachlichen Wortsinn des Bestandteils "Geo" allerdings nicht automatisch oder aufgrund seiner Verwendung als Bestandteil von Wissenschaftsbezeichnungen, sondern erst, wenn und soweit die Marke da­durch für die eingetragenen Ware oder Dienstleistungen beschreibend wirkt. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht systematisch auseinander, sondern verweist vor allem auf jene ausgewählten wie Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten (Kl. 9), periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie Fotografien einschliesslich von Druckereierzeugnissen, von Teilen von Druckereierzeugnissen und von Fotografien, die auf Datenträgern gespeichert sind und/oder über Datennetze übermittelt werden (Kl. 16), Erziehung, Ausbildung oder Unterhaltung (Kl. 41), die vor allem ihres thematischen Inhalts wegen nachgefragt werden und für welche "Geo" darum als allerdings verhältnismässig unbestimmte Inhaltsangabe infrage kommt.

Wie es sich mit der Bestimmtheit der Widerspruchsmarke für diese Waren verhält, braucht indessen nicht näher erörtert zu werden, da die Widerspruchsmarke sich dafür auf ihre glaubhaft nachgewiesene und zudem gerichtsnotorische Bekanntheit und durch jahrelange (seit 1976), intensive Verbreitung erworbene Verkehrsgeltung berufen kann (vgl. E. 8.2 hiervor). Auch für diese Waren kann sich die Widerspruchsmarke deshalb auf eine zumindest normale Kennzeichnungskraft berufen, während sie für die übrigen Waren und Dienstleistungen schon ausgangsgemäss nicht beschreibend wirkt.

Während eine direkte Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen eher unwahrscheinlich erscheint, da der dreisilbige Zusatz "influence" in der jüngeren Marke signifikant wirkt und auch bei einer leicht verminderten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ins Gewicht fällt, ist es doch naheliegend, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber im Sinne einer indirekten Verwechslungsgefahr denselben Herstellern zugeordnet werden, stehen sich doch Marken mit demselben Stammelement GEO gegenüber. Hinzu kommt, dass die Beschwerdegegnerin bereits eine Serie von Marken mit diesem Element hat (vgl. E. 8.2 hiervor), tatsächlich verwendet und dies den massgebenden Verkehrskreisen bekannt sein dürfte. Die Verkehrskreise werden die angefochtene Marke somit wahrscheinlich als Teil der Markenserie der Beschwerdegegnerin auffassen (...).

Bei der Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und in Kombination des strengen anzuwendenden Massstabs führt die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke daher für die massgeblichen Verkehrskreise zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.

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BVGer vom 01.09.2016, B-7202/2014
AXOTIDE / ACOFIDE pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Erzeugnisse mit anderen Indikationen (Kl.5) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutgeheissen, das BVGer bestätigt:]

Aus dem Gebrauch einer Widerspruchsmarke für ein Anti-asthmatikum kann nicht auf den Gebrauch des beanspruchten Oberbegriffs "pharmazeutischen Präparate und Substanzen" geschlossen werden. Indes muss eine Gebrauchshandlung eine rechtserhaltende Wirkung über die konkret gebrauchte Ware hinaus auch für einen zu erwartenden künftigen Gebrauch haben. Für die Bestimmung des Schutzumfangs einer Widerspruchsmarke ist der bisherige Gebrauch folglich auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er nahelegt und erwarten lässt. Im Sinne der sog. erweiterten Minimallösung lässt sich der Gebrauch der Widerspruchsmarke in casu daher auf "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von Erkrankungen der Lunge und Atemwege" ausweiten.

Pharmazeutische Präparate gelten untereinander – ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht – als gleichartig.

Der Suffix "tide" bildet einen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) publizierten gemeinschaftlichen Stamm ("common stem"). Common stems indizieren die Zugehörigkeit von International Nonproprietary Names ("INN") zu bestimmten Wirkstoffgruppen. INN mit der Endung "-tide" zählen zu den Peptiden und Glykopeptiden. Die entsprechende, von der WHO publizierte Liste enthält die nicht unbeträchtliche Anzahl von 54 INNs (...). Die WHO postuliert einen Schutz von INN sowie common stems und empfiehlt, diese nicht als Markenbestandteile zu verwenden. Inwieweit INN im nationalen Recht Schutz beanspruchen können, obliegt indessen den nationalen Gesetzgebern. Für die Schweiz haben die Regelungen der WHO betreffend INN und common stems keine Normwirkung, und eine Umsetzung von deren Schutz in der schweizerischen Gesetzgebung fand bisher nicht statt. Dass sich eine Marke an einen INN anlehnt oder einen common stem übernimmt, bildet somit an sich noch kein Schutzhindernis für die Eintragung der Marke und führt nicht ohne Weiteres zur Bejahung eines Freihaltebedürfnisses oder einer verminderten Kennzeichnungskraft (...).

Da die Endung TIDE an sich keinen unmittelbar verständlichen Sinngehalt zum Ausdruck bringt und die Kombination mit dem Zusatz AXO insgesamt ein unterscheidungskräftiges Zeichen ergibt, kommt der Widerspruchsmarke ein gewöhnlicher Schutzumfang bei normaler Kennzeichnungskraft zu. Bei hochgradiger Warengleichartigkeit, grosser Zeichenähnlichkeit und gewöhnlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, selbst unter Berücksichtigung der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, zurecht bejaht.

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BVGer vom 29.03.2016, B-2636/2015
VISUDYNE / VIVADINE pharmazeutische Produkte (Kl.5) / Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behandlung von Augenkrankheiten (Kl.5), Verbandmaterial (Kl.5) BVGer

Die Vorinstanz hielt den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz nach Prüfung der von der Beschwerdegegnerin eingereichten Belege für eine "Infusionslösung zur Behandlung von subfovealen choroidalen Neovaskularisationen am Auge auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung", nicht jedoch auch für den Oberbegriff der pharmazeutischen Präparate in Klasse 5 für glaubhaft gemacht.

Der Vorinstanz ist zwar darin zuzustimmen, dass aus dem Gebrauch der Widerspruchsmarke für eine spezifische Infusionslösung nicht auf den Gebrauch für den weiten Oberbegriff der "pharmazeutischen Präparate" geschlossen werden kann, da das betreffende Produkt für den gesamten Oberbegriff nicht typisch ist. Indessen beschränkt das Gebrauchserfordernis von Art. 11 MSchG den Schutz der Marke nicht auf den vergangenen Gebrauch, an den es anknüpft. Vielmehr muss eine während der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshandlung eine rechtserhaltende Wirkung über die konkret beanspruchten Waren hinaus auch für einen zu erwartenden künftigen Gebrauch haben. Für die Bestimmung des Schutzumfangs ist der bisherige Gebrauch folglich auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er nahelegt und erwarten lässt (Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"; B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Fucidin/ Fusi­derm"). Im Sinne der sog. erweiterten Minimallösung lässt sich der Gebrauch der Widerspruchsmarke unter Berücksichtigung einer naheliegenden künftigen Entwicklung auf "pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Augenkrankheiten" ausweiten.

Da dem Bestandteil VISU, wie oben ausgeführt, aufgrund seiner Mehrdeutigkeit kein direkter Sinngehalt zukommt und die Endung DYNE weder beschreibend noch verwässert ist, kommt dem Zeichen VISUDYNE insgesamt ein gewöhnlicher Schutzumfang bei normaler Kennzeichnungskraft zu. Bei grosser Zeichenähnlichkeit und gewöhnlichem Schutzumfang hat die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für die gleichartigen Waren (Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behandlung von Augenkrankheiten; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel) zurecht bejaht, da zwei von drei Silben weitgehend übereinstimmen und das angefochtene Zeichen den prägenden Zeichenanfang übernimmt. Für die lediglich entfernt gleichartigen Waren (Pflaster, Verbandmaterial) ist jedoch aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, da die Unterschiede in der Mittelsilbe (SU/VA) und im Zeichenende (Y/I) einen hinreichenden Abstand schaffen. Wo schliesslich keine Warengleichartigkeit besteht (Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke), ist die Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen.

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BVGer vom 17.03.2016, B-5119/2014
RAINER MARIA RILKE / Rilke Weine Wein (Kl.33) / Wein (Kl.33) KG VS

Der Inhaber der für Wein (Klasse 33) registrierten Marke RAINER MARIA RILKE WEIN verlangte, dass einem Konkurrenten verboten werde, Weine zu verkaufen, "welche in irgendeiner Form die Bezeichnung 'Rilke' tragen". Das Kantonsgericht Wallis heisst das Unterlassungsbegehren gut, weist dagegen das Schadenersatz- und das Auskunftsbegehren ab.

Namen von historischen Persönlichkeiten, wie hier Rainer Maria Rilke, sind in der Regel als Marken eintragbar, sofern sie nicht täuschend sind. "Bei der (...) Kombination des allgemeinen Begriffes 'Wein' verbunden mit dem im Wallis beigesetzten 'Rainer Maria Rilke' handelt es sich zweifellos um eine schwache Marke, denn bei Rainer Maria Rilke handelt es sich um eine historische Persönlichkeit." Die Marke RAINER MARIA RILKE WEIN kann weder als besonders fantasievoll bezeichnet werden, noch geniesst sie aufgrund eines intensiven Gebrauchs einen überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad..

Bei Wein ist "von einem niedrigeren Unterscheidungsvermögen der Endverbraucher auszugehen". "Die Produkte der Beklagten können ohne Weiteres mit den Produkten des Klägers verwechselt werden. Dies zum einem, weil die Weinkonsumenten die Produkte, so wie sie insbesondere bei den lnternetauftritten und auf den Weinkarten angepriesen werden, nicht hinreichend auseinanderhalten können und so die Waren dem falschen Markeninhaber zurechnen und zum anderen, wenn sie die Bezeichnungen Rilke-Weine und Rainer Maria Rilke Wein noch unterscheiden können, dennoch die Gefahr besteht, dass sie falsche Rückschlüsse ziehen, z.B. dass sie die Produkte der gleichen Serie zuordnen, mithin als verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens ansehen oder der Meinung sind, dass es eine gewisse unternehmerische Verbindung zwischen den Herstellern der vertriebenen Produkte gibt. Dies vor allem auch, weil es sich beim Oberwallis doch um ein relativ beschränktes Einzugsgebiet handelt."

Unterlässt es ein Kläger, sowohl einen Schaden zu behaupten als auch einen Schaden zu beziffern, so kann er nicht über den Umweg von OR 42 II das richterliche Ermessen anrufen. Die Schadensbestimmung nach richterlichem Ermessen stellt einen Ausnahmetatbestand dar. Sie ist nur zulässig, wenn eine zahlenmässige, auf realen Daten gestützte Berechnung für den Geschädigten nicht möglich oder unzumutbar ist.

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KG VS vom 16.12.2015, CC1 10 141; INGRES-News 3/2016