decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
WINSTON / WILSON Zigaretten (Kl.34) / Zigaretten (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Feuerzeuge (Kl.34) BVGer

Par décision du 24 juin 2014 l'autorité inférieure a admis l'opposition no 13203 et révoqué dans sa totalité l'enregistrement de la marque attaquée, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. Au titre de la comparaison des produits, l'autorité inférieure retient une identité s'agissant des cigarettes et une similarité pour les produits attaqués restant. S'agissant de la comparaison des signes, il a été retenu des similitudes évidentes des signes en cause sur les plans visuel et phonétique ; l'autorité inférieure avance que la question de la similarité des signes sur le plan sémantique, laissée ouverte en l'espèce, n'est pas déterminante au regard de la forte probabilité qu'une part importante des destinataires soit trompée par les similitudes auditives et visuelles. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure aboutit à ce que l'impression d'ensemble des signes en litige est très proche et qu'il convient de conclure à leur similitude. A propos du cercle des destinataires, s'agissant de produits de masse de consommation courante, l'autorité inférieure a retenu qu'il faudrait s'attendre à un degré d'attention normal. Examinant le risque de confusion, l'autorité retient que le signe "WINSTON" disposerait d'une force distinctive et d'un champ de protection au moins normaux. L'autorité indique encore que la défenderesse n'avancerait pas d'éléments probants suffisants pour démontrer la dilution de la marque "WINSTON". Dans ces conditions, vu tout ce qui précède et en tenant compte de la similitude des signes ainsi que de l'identité/similarité des produits, l'autorité inférieure estime que le risque de confusion doit être admis et que l'opposition est donc bien fondée.

[Das BVGer bestätigt.]

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BVGer vom 12.10.2016, B-4728/2014
sensationail (fig.) / SENSATIONAIL Kosmetika (Kl.3) / Kosmetika (Kl.3) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch zuerst mangels Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs abgewiesen. Nachdem die Widersprechende im Beschwerdeverfahren weitere Belege eingereicht hatte, zog das IGE den Enscheid in Wiedererwägung und hiess den Widerspruch gut:]

A titre préalable, l'autorité inférieure indique que les pièces supplémentaires produites par l'opposant devant le Tribunal administratif fédéral sont aptes à rendre vraisemblable l'usage (partiel) de la marque opposante, de sorte que la décision attaquée du 24 mars 2014 est réexaminée d'office et remplacée par la présente décision du 15 octobre 2014.

L'autorité inférieure est en effet d'avis que l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour les "produits cosmétiques pour les ongles" (classe 3), pour les "imprimantes à ongles" (classe 9) et pour les "services d'hygiène et de beauté pour êtres humains, à savoir services de manucure" (classe 44).

Sur cette base, l'autorité inférieure passe à l'examen du risque de confusion entre les signes en cause. Elle relève tout d'abord que les produits revendiqués par la marque attaquée 1 (classe 3) sont compris dans les "produits cosmétiques pour les ongles" (classe 3) en lien avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable et qu'il convient donc de reconnaître l'identité des produits en cause. L'autorité inférieure retient par ailleurs l'existence de similitudes entre la marque opposante ("sensationail [fig.]") et la marque attaquée 1 ("SENSATIONAIL"). Relevant que les produits en cause sont identiques et que les signes opposés sont similaires, l'autorité inférieure indique que le champ de protection de la marque opposante est normal et que le degré d'attention des consommateurs des produits visés de la classe 3 est plutôt faible. Elle ajoute que les divergences entre les signes (la marque opposante présente un élément figuratif et la marque attaquée 1 la lettre "O") "ne sont pas aptes à compenser les importantes convergences visuelles et phonétiques dans les lettres 'SENSATI NAIL'". Elle indique encore que l'impression d'ensemble qui se dégage des signes en cause est ainsi très proche et que ces deux signes peuvent aussi véhiculer une idée proche du fait qu'ils peuvent faire allusion au mot "sensationnel" et/ou évoquer un rapport avec les ongles en raison de la probable perception du mot anglais "nail". L'autorité inférieure conclut ainsi que, en présence de produits identiques, il existe un risque de confusion entre les signes en cause, qu'il est également possible que le consommateur pense à une variante de la marque de base ou à une série (risque de confusion indirect) et que l'opposition est donc bien fondée.

[Das BVGer bestätigt diesen Entscheid und weist die dagegen gerichtete Beschwerde ab. Das Urteil enthält eine sehr ausführliche Würdigung einzelner Gebrauchsbelege, die hier nicht wiedergegeben werden kann. Lektüre des Urteils empfohlen.]

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BVGer vom 10.10.2016, B-6637/2014
BELVEDERE / CA'BELVEDERE AMARONE (fig.) Wodka (Kl.33) / Wein (Kl.33) BVGer

[Wie das IGE heisst auch das BVGer den Widerspruch gut:]

En conclusion, la marque opposante "BELVEDERE" est dotée d'une force distinctive moyenne (cf. consid. 6.3.3). Bien que la similarité entre les produits en cause soit relativement éloignée (cf. consid. 5.3.2.3), il existe une grande similarité entre le signe "BELVEDERE" et le signe "CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)" (cf. consid. 7.3.3.2.2). Dans ces conditions, il convient d'admettre un risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée.

Même si les cercles de consommateurs déterminants font preuve d'un certain degré d'attention, qui reste toutefois plutôt superficiel (cf. consid. 4.2.4), il est en effet fort probable que, face à la marque attaquée "CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)", (notamment) les consom­mateurs italophones fassent abstraction de l'élément "CA'", portent avant tout leur attention sur l'élément "BELVEDERE" et en viennent à confondre les marques en cause.

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BVGer vom 07.10.2016, B-159/2014
Farmer Crunchy Honig / Country Crunchy Honig Getreidestengel (Kl.30) / Getreidestengel (Kl.30) HG AG

[Massnahmeentscheid!]

Sowohl das Zeichen FARMER als auch die obere grüne Hälfte der FARMER-Verpackung mit gelbgrüner Ähre allerdings ohne das Zeichen FARMER sind im Markenregister eingetragen (...). FARMER­ Produkte werden seit Jahren intensiv beworben, typisch ist dabei jeweils die grüne Farbansprache (...). FARMER-Getreideriegel haben gemäss einer vom Gesuchsteller eingereichten Studie einen hohen Marktanteil am Getreideriegelmarkt in der Schweiz zwischen 70 % (Wert) und 75 % (Menge). Ebenfalls vom Gesuchsteller eingereichte Umfragen ergaben ferner eine Bekanntheit von FARMER in der Schweiz von unge­ stützt 61 % bzw. gestützt 95% (...).

Wesentlich [für die Kennzeichnungskraft] ist der Gesamteindruck der zur Diskussion stehenden Ausstattung. Das Herausgreifen einzelner Elemente, d.h. die Zerlegung und isolierte Betrachtung einzelner Zeichen und Elemente, verbietet sich. Einer Ausstattung fehlt die erforderliche Kennzeichnungskraft insbesondere dann, wenn alle Waren oder Dienstleistungen der betreffenden Art vollständig oder annähernd gleich aussehen und deshalb dem Abnehmer mangels Originalität keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware bzw. Dienstleistung vermitteln kann. Allerdings kann die Kombination von einfachen Zeichen, Grundformen und -angaben und/oder beschreibenden Angaben unter Umstanden selbst wieder fantasievoll bzw. originell und damit aufgrund Kennzeichnungskraft in ihrer Gesamtheit dennoch schutzfähig sein

lnsgesamt vermitteln die beiden Ausstattungen für die jeweiligen Produkte "Chocolat au lait" und "Honig" einen sehr ahnlichen Gesamteindruck. Dass die streitgegenstandlichen Verpackungen mit FARMER und Country ein anderes Zeichen aufweisen, kann nicht verhindern, dass nicht beson­ders aufmerksame Konsumenten die Waren für austauschbar halten und daher, wenn sie in der Masse des Angebots das einmal geschatzte Pro­dukt wieder zu finden suchen, nicht mehr darauf achten, ob sie Waren des einen oder anderen Anbieters einkaufen.

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HG AG vom 08.09.2016, HSU.2016.63
GEO / GEO INFLUENCE Computer (Kl.9), Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild (Kl.9), Druckereierzeugnisse (Kl.16), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Erziehung, Ausbildung, sportliche und kulturelle Aktivitäten (Kl.41), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Datenverarbeitungsgeräte, Datenträger und Software (Kl.9), Geräte für die Übertragung, Verteilung, Speicherung, und Steuerung elektrischen Stroms (Kl.9), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Unterhaltung (Kl.41), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) BVGer

Das Wort "Geo-"/"geo-" stammt als Präfix aus dem Altgriechischen und dient heute in Zusammensetzungen mit der Bedeutung "erd-", "Erd-" bzw. "Land-" als Bestimmungswort (z.B.: "geografisch" oder "Geografie"; www.duden.de, besucht am 13. Juli 2016). Entsprechend sind zahlreiche Wortverbindungen mit Geo- wie "Geobotanik", "Geochemie", "Geodäsie", "Geodät", "Geograf", "Geografie", "Geologie", "Geometrie", "Geophysik" sowie "Geopolitik" in Verwendung. "Géo" bezeichnet in der französischen Sprache - wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht - auch Geographie (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch - Deutsch, 4.0). "Geo-"/"geo-" ist das Präfix für Erde auch in der italienischen, französischen und englischen Sprache (...).

Ein reduzierter oder sogar gänzlich fehlender Schutzumfang bzw. das von der Beschwerdeführerin behauptete Freihaltebedürfnis ergibt sich aus diesem alltagssprachlichen Wortsinn des Bestandteils "Geo" allerdings nicht automatisch oder aufgrund seiner Verwendung als Bestandteil von Wissenschaftsbezeichnungen, sondern erst, wenn und soweit die Marke da­durch für die eingetragenen Ware oder Dienstleistungen beschreibend wirkt. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht systematisch auseinander, sondern verweist vor allem auf jene ausgewählten wie Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten (Kl. 9), periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie Fotografien einschliesslich von Druckereierzeugnissen, von Teilen von Druckereierzeugnissen und von Fotografien, die auf Datenträgern gespeichert sind und/oder über Datennetze übermittelt werden (Kl. 16), Erziehung, Ausbildung oder Unterhaltung (Kl. 41), die vor allem ihres thematischen Inhalts wegen nachgefragt werden und für welche "Geo" darum als allerdings verhältnismässig unbestimmte Inhaltsangabe infrage kommt.

Wie es sich mit der Bestimmtheit der Widerspruchsmarke für diese Waren verhält, braucht indessen nicht näher erörtert zu werden, da die Widerspruchsmarke sich dafür auf ihre glaubhaft nachgewiesene und zudem gerichtsnotorische Bekanntheit und durch jahrelange (seit 1976), intensive Verbreitung erworbene Verkehrsgeltung berufen kann (vgl. E. 8.2 hiervor). Auch für diese Waren kann sich die Widerspruchsmarke deshalb auf eine zumindest normale Kennzeichnungskraft berufen, während sie für die übrigen Waren und Dienstleistungen schon ausgangsgemäss nicht beschreibend wirkt.

Während eine direkte Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen eher unwahrscheinlich erscheint, da der dreisilbige Zusatz "influence" in der jüngeren Marke signifikant wirkt und auch bei einer leicht verminderten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ins Gewicht fällt, ist es doch naheliegend, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber im Sinne einer indirekten Verwechslungsgefahr denselben Herstellern zugeordnet werden, stehen sich doch Marken mit demselben Stammelement GEO gegenüber. Hinzu kommt, dass die Beschwerdegegnerin bereits eine Serie von Marken mit diesem Element hat (vgl. E. 8.2 hiervor), tatsächlich verwendet und dies den massgebenden Verkehrskreisen bekannt sein dürfte. Die Verkehrskreise werden die angefochtene Marke somit wahrscheinlich als Teil der Markenserie der Beschwerdegegnerin auffassen (...).

Bei der Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und in Kombination des strengen anzuwendenden Massstabs führt die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke daher für die massgeblichen Verkehrskreise zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.

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BVGer vom 01.09.2016, B-7202/2014
AXOTIDE / ACOFIDE pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Erzeugnisse mit anderen Indikationen (Kl.5) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutgeheissen, das BVGer bestätigt:]

Aus dem Gebrauch einer Widerspruchsmarke für ein Anti-asthmatikum kann nicht auf den Gebrauch des beanspruchten Oberbegriffs "pharmazeutischen Präparate und Substanzen" geschlossen werden. Indes muss eine Gebrauchshandlung eine rechtserhaltende Wirkung über die konkret gebrauchte Ware hinaus auch für einen zu erwartenden künftigen Gebrauch haben. Für die Bestimmung des Schutzumfangs einer Widerspruchsmarke ist der bisherige Gebrauch folglich auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er nahelegt und erwarten lässt. Im Sinne der sog. erweiterten Minimallösung lässt sich der Gebrauch der Widerspruchsmarke in casu daher auf "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von Erkrankungen der Lunge und Atemwege" ausweiten.

Pharmazeutische Präparate gelten untereinander – ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht – als gleichartig.

Der Suffix "tide" bildet einen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) publizierten gemeinschaftlichen Stamm ("common stem"). Common stems indizieren die Zugehörigkeit von International Nonproprietary Names ("INN") zu bestimmten Wirkstoffgruppen. INN mit der Endung "-tide" zählen zu den Peptiden und Glykopeptiden. Die entsprechende, von der WHO publizierte Liste enthält die nicht unbeträchtliche Anzahl von 54 INNs (...). Die WHO postuliert einen Schutz von INN sowie common stems und empfiehlt, diese nicht als Markenbestandteile zu verwenden. Inwieweit INN im nationalen Recht Schutz beanspruchen können, obliegt indessen den nationalen Gesetzgebern. Für die Schweiz haben die Regelungen der WHO betreffend INN und common stems keine Normwirkung, und eine Umsetzung von deren Schutz in der schweizerischen Gesetzgebung fand bisher nicht statt. Dass sich eine Marke an einen INN anlehnt oder einen common stem übernimmt, bildet somit an sich noch kein Schutzhindernis für die Eintragung der Marke und führt nicht ohne Weiteres zur Bejahung eines Freihaltebedürfnisses oder einer verminderten Kennzeichnungskraft (...).

Da die Endung TIDE an sich keinen unmittelbar verständlichen Sinngehalt zum Ausdruck bringt und die Kombination mit dem Zusatz AXO insgesamt ein unterscheidungskräftiges Zeichen ergibt, kommt der Widerspruchsmarke ein gewöhnlicher Schutzumfang bei normaler Kennzeichnungskraft zu. Bei hochgradiger Warengleichartigkeit, grosser Zeichenähnlichkeit und gewöhnlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, selbst unter Berücksichtigung der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, zurecht bejaht.

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BVGer vom 29.03.2016, B-2636/2015
VISUDYNE / VIVADINE pharmazeutische Produkte (Kl.5) / Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behandlung von Augenkrankheiten (Kl.5), Verbandmaterial (Kl.5) BVGer

Die Vorinstanz hielt den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz nach Prüfung der von der Beschwerdegegnerin eingereichten Belege für eine "Infusionslösung zur Behandlung von subfovealen choroidalen Neovaskularisationen am Auge auf ärztliche oder tierärztliche Verschreibung", nicht jedoch auch für den Oberbegriff der pharmazeutischen Präparate in Klasse 5 für glaubhaft gemacht.

Der Vorinstanz ist zwar darin zuzustimmen, dass aus dem Gebrauch der Widerspruchsmarke für eine spezifische Infusionslösung nicht auf den Gebrauch für den weiten Oberbegriff der "pharmazeutischen Präparate" geschlossen werden kann, da das betreffende Produkt für den gesamten Oberbegriff nicht typisch ist. Indessen beschränkt das Gebrauchserfordernis von Art. 11 MSchG den Schutz der Marke nicht auf den vergangenen Gebrauch, an den es anknüpft. Vielmehr muss eine während der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshandlung eine rechtserhaltende Wirkung über die konkret beanspruchten Waren hinaus auch für einen zu erwartenden künftigen Gebrauch haben. Für die Bestimmung des Schutzumfangs ist der bisherige Gebrauch folglich auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er nahelegt und erwarten lässt (Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"; B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Fucidin/ Fusi­derm"). Im Sinne der sog. erweiterten Minimallösung lässt sich der Gebrauch der Widerspruchsmarke unter Berücksichtigung einer naheliegenden künftigen Entwicklung auf "pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Augenkrankheiten" ausweiten.

Da dem Bestandteil VISU, wie oben ausgeführt, aufgrund seiner Mehrdeutigkeit kein direkter Sinngehalt zukommt und die Endung DYNE weder beschreibend noch verwässert ist, kommt dem Zeichen VISUDYNE insgesamt ein gewöhnlicher Schutzumfang bei normaler Kennzeichnungskraft zu. Bei grosser Zeichenähnlichkeit und gewöhnlichem Schutzumfang hat die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für die gleichartigen Waren (Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Erzeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behandlung von Augenkrankheiten; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Desinfektionsmittel) zurecht bejaht, da zwei von drei Silben weitgehend übereinstimmen und das angefochtene Zeichen den prägenden Zeichenanfang übernimmt. Für die lediglich entfernt gleichartigen Waren (Pflaster, Verbandmaterial) ist jedoch aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, da die Unterschiede in der Mittelsilbe (SU/VA) und im Zeichenende (Y/I) einen hinreichenden Abstand schaffen. Wo schliesslich keine Warengleichartigkeit besteht (Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische Zwecke), ist die Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen.

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BVGer vom 17.03.2016, B-5119/2014
RAINER MARIA RILKE / Rilke Weine Wein (Kl.33) / Wein (Kl.33) KG VS

Der Inhaber der für Wein (Klasse 33) registrierten Marke RAINER MARIA RILKE WEIN verlangte, dass einem Konkurrenten verboten werde, Weine zu verkaufen, "welche in irgendeiner Form die Bezeichnung 'Rilke' tragen". Das Kantonsgericht Wallis heisst das Unterlassungsbegehren gut, weist dagegen das Schadenersatz- und das Auskunftsbegehren ab.

Namen von historischen Persönlichkeiten, wie hier Rainer Maria Rilke, sind in der Regel als Marken eintragbar, sofern sie nicht täuschend sind. "Bei der (...) Kombination des allgemeinen Begriffes 'Wein' verbunden mit dem im Wallis beigesetzten 'Rainer Maria Rilke' handelt es sich zweifellos um eine schwache Marke, denn bei Rainer Maria Rilke handelt es sich um eine historische Persönlichkeit." Die Marke RAINER MARIA RILKE WEIN kann weder als besonders fantasievoll bezeichnet werden, noch geniesst sie aufgrund eines intensiven Gebrauchs einen überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad..

Bei Wein ist "von einem niedrigeren Unterscheidungsvermögen der Endverbraucher auszugehen". "Die Produkte der Beklagten können ohne Weiteres mit den Produkten des Klägers verwechselt werden. Dies zum einem, weil die Weinkonsumenten die Produkte, so wie sie insbesondere bei den lnternetauftritten und auf den Weinkarten angepriesen werden, nicht hinreichend auseinanderhalten können und so die Waren dem falschen Markeninhaber zurechnen und zum anderen, wenn sie die Bezeichnungen Rilke-Weine und Rainer Maria Rilke Wein noch unterscheiden können, dennoch die Gefahr besteht, dass sie falsche Rückschlüsse ziehen, z.B. dass sie die Produkte der gleichen Serie zuordnen, mithin als verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens ansehen oder der Meinung sind, dass es eine gewisse unternehmerische Verbindung zwischen den Herstellern der vertriebenen Produkte gibt. Dies vor allem auch, weil es sich beim Oberwallis doch um ein relativ beschränktes Einzugsgebiet handelt."

Unterlässt es ein Kläger, sowohl einen Schaden zu behaupten als auch einen Schaden zu beziffern, so kann er nicht über den Umweg von OR 42 II das richterliche Ermessen anrufen. Die Schadensbestimmung nach richterlichem Ermessen stellt einen Ausnahmetatbestand dar. Sie ist nur zulässig, wenn eine zahlenmässige, auf realen Daten gestützte Berechnung für den Geschädigten nicht möglich oder unzumutbar ist.

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KG VS vom 16.12.2015, CC1 10 141; INGRES-News 3/2016
Leo Sutter, Hotel Appenzell / hotelappenzell.ch Beherbungsdienstleistungen (Kl.43), Verpflegung von Gästen in Restaurants (Kl.43) / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

Der Gesuchsteller ist eine Einzelunternehmung, die mit der Firma "Leo Sutter, Hotel Appenzell" im Handelsregister eingetragen ist. Sie hat ihren Sitz in Appenzell. Gemäss dem Handelsregisterauszug betreibt der Gesuchsteller unter dieser Firma das Café und Hotel Appenzell. Die Website des Hotels Appenzell findet sich unter dem Domainnamen <hotel-appenzell.ch>.

Der Gesuchsgegner nutzte den streitigen Domainnamen <hotelappenzell.ch> (ohne Bindestrich) für einen gewissen Zeitraum zur Umleitung auf die Website des Hotels Anker in Teufen, Appenzell Ausserrhoden. Zum Zeitpunkt der Einleitung des Streitbeilegungsverfahrens wurde der streitige Domainname nicht mehr aktiv genutzt.

Nach Auffassung des Experten schafft der Gesuchsgegner alleine schon aufgrund der Registrierung des streitigen Domainnamens, welcher identisch ist mit dem massgeblichen Teil der Firma des Gesuchstellers, bereits eine Verwechslungsgefahr. Dabei ist es vorliegend unerheblich, dass der Gesuchsgegner den streitigen Domainnamen nicht mehr aktiv nutzt. Vielmehr ist die Verwechslungsgefahr bereits dann gegeben, wenn die Rechte eines Gesuchstellers lediglich gefährdet oder mit Schaden bedroht sind bzw. aufgrund der Umstände eine Schädigung erwartet werden kann. Durch die bereits einmal erfolgte temporäre Verlinkung des streitigen Domainnamens <hotelappenzell.ch> auf ein anderes Hotel in der Region Appenzell und der Ankündigung, dass der Domainname nach Abschluss des Verfahrens aktiv genutzt würde, akzentuiert der Gesuchsgegner seine Absicht, eine Verwechslungsgefahr zu schaffen und von dieser zu profitieren.

Im vorliegenden Fall hat der Gesuchsgegner bereits einmal, wenn auch nach eigenen Aussagen nur temporär, den streitigen Domainnamen zur Umleitung auf das Hotel Anker in Teufen genutzt. Zudem hat er bereits angekündigt, den streitigen Domainnamen nach Abschluss der vorliegenden Streitigkeit aktiv zu nutzen. Das bisherige Verhalten und die Zeichenwahl des Domainnamens (<hotelappenzell.ch>) legt den Schluss nahe, dass der Gesuchsgegner vom Ruf des Gesuchstellers in irgendeiner Weise profitieren will, beispielsweise durch den gewinnbringenden Verkauf des streitigen Domainnamens an den Gesuchsteller oder Dritte. Das Verhalten des Gesuchsgegners verletzt somit auch die Generalklausel von Art. 2 UWG.

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WIPO vom 15.10.2015, DCH2015-0013
Femibion / FEMINABIANE pharmazeutische Produkte (Kl.5), compléments alimentaires à base de fruits et/ou légumes (Kl.29), diätetische Erzeugnisse für nicht medizinische Zwecke (Kl.30) / dietätische Produkte zur medizinischen Anwendung (Kl.5), Nahrungsergänzungsmittel (Kl.5), alkoholfreie Getränke (Kl.32), Mineralwasser (Kl.32), Sirup zur Getränkeherstellung (Kl.32) BVGer

Der Beschwerdeführerin wie auch der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass es sich bei "fem-" bzw. "femi-" um kennzeichnungsschwache Zeichenbestandeile handelt. (...) Der Bestandteil "femi-" von femibion (fig.) lehnt sich stark am Gemeingut an, weshalb das Zeichen insofern über einen geschwächten Schutzbereich verfügt.

Die Übernahme kennzeichnungsschwacher, sich am Gemeingut anlehnender Bestandteile vermag in der Regel keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Werden jedoch auch charakteristische Elemente übernommen, kann sich dennoch eine Verwechslungsgefahr ergeben (...).

Im Zeichenvergleich fällt auf, dass neben dem Zeichenanfang auch die Endungen "-bion" und "biane" sehr ähnlich sind. Zudem sind sieben von acht Buchstaben der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke enthalten. Zwar weist die angefochtene Marke je nach Aussprache eine bis zwei Silben mehr als die Widerspruchsmarke auf, dennoch droht die zusätzliche Silbe "NA" in der angefochtenen Marke überhört zu werden (...). 

Folglich muss eine Verwechslungsgefahr der Zeichen für die nicht medizinischen Waren, welche mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. E. 3.1), trotz der Kennzeichnungsschwäche des Zeichenbestandteils "femi-" bejaht werden. Nicht wesentlich anders verhält es sich mit den Warenkategorien der pharmazeutischen Präparate und Nahrungsergänzungsmittel mit medizinischem Zweck gemäss Klasse 05, welche, wie an anderer Stelle angeführt, mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. E. 3.1). Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung des im vorliegenden Fall anzulegenden, strengen Beurteilungsmassstabs kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass der erhöhte Aufmerksamkeitsgrad in Bezug auf die genannten Warenkategorien angesichts der teilweisen gleichen oder zumindest hochgradig gleichartigen Waren sowie aufgrund der überwiegenden Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht zu verhindern vermag.

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielt, ob das Produkt der Beschwerdeführerin oder dasjenige der Beschwerdegegnerin zuerst auf dem Markt war. Der effektive Gebrauch der Marken könnte im Widerspruchsverfahren allenfalls im Sinne einer Nichtgebrauchseinrede (Art. 12 Abs. 3 und Art. 32 MSchG) von Bedeutung sein. 

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BVGer vom 14.09.2015, B-1637/2015
CRISTAL / CRISTALINO JAUME SERRA Schaumwein (Kl.33) / Schaumwein (Kl.33) OG LU

Zwischen den beiden für Schaumwein registrierten bzw. gebrauchten Zeichen CRISTAL und CRISTALINO JAUME SERRA (fig.) besteht Verwechslungsgefahr: "Worte mit gleichem Stamm, aber anderer Endung, sind in der Regel verwechselbar. Die Endung '-lino' oder '-ino' als Diminutiv hinterlässt nur einen schwachen Eindruck, da er häufig vorkommt und schon nach allgemeinem Empfinden keine besondere Kennzeichnungskraft besitzt. Auch die Kombination mit dem Zusatz 'Jaume Serra' schafft keine hinreichende Unterscheidbarkeit (...). Die Beifügung einer Firmen- oder Hausmarke behebt die Verwechslungsgefahr regelmässig nicht. Vielmehr leistet sie der Tendenz Vorschub, die Erstmarke als Freizeichen aufzufassen. Sodann besteht die Gefahr, dass die Abnehmer (...) fälschlicherweise glauben, dass Serienzeichen oder zumindest Marken von verbundenen Unternehmen vorliegen (...)."

Die Quantifizierung eines Marktverwirrungsschadens ist zwar schwierig. Trotzdem darf seine Geltendmachung nicht auf reinen Hypothesen ohne tatsächliche Grundlagen beruhen. "Auch im Anwendungsbereich von OR 42 II sind alle Umstände, die für die Verwirklichung des behaupteten Sachverhaltes sprechen, zu substanziieren. Die vorgetragenen Umstände müssen geeignet sein, den Bestand eines Schadens hinreichend zu belegen und seine Grössenordnung hinreichend fassbar zu machen (...). Da die Klägerin in casu keine Angaben zu Art, Umfang und Kosten der getroffenen Massnahmen darbringt, sondern reine Hypothesen vorbringt, bleibt für eine richterliche Abschätzung und die Zusprechung eines Schadenersatzes kein Raum."

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OG LU vom 17.08.2015, INGRES-News 11/2015 (Aktenzeichen 1A 114)
DIE GELBEN SEITEN / gelbe-seiten-online.ch Druckereierzeugnisse (Kl.16), Online-Übermittlung von Informationen (Kl.38) / Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38) WIPO

Die Gesuchstellerin ist eine Betreiberin von Telefonverzeichnissen und Inhaberin u.a. der schweizerischen Marke DIE GELBEN SEITEN Nr. P-430316 mit Prioritätsdatum 29. März 1995 für die Klassen 16 (Adress- und Telefonbücher, Adressetiketten, Adresslisten) und 38 (Übermittlung von Informationen über Telekommunikation).

Der streitige Domainname wurde am 2. August 2012 registriert und wird für ein Online-Branchenverzeichnis benutzt.

Einleitend ist zu prüfen, ob die Marken der Gesuchstellerin allenfalls zum Gemeingut gehören und deshalb gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Diesbezüglich hielt das Handelsgericht Zürich in einem Urteil vom 27. März 2001 (U/O/HG980292, abgedruckt in sic! 2001 639 ff.) fest, dass die Marke DIE GELBEN SEITEN im Zusammenhang mit Branchenverzeichnissen weder einen Teil des Gemeinguts bilde noch ein Freizeichen geworden sei. [...] Aus heutiger Sicht hat sich nichts am damaligen Befund des Handelsgerichts Zürich geändert. Die Gesuchstellerin kann sich somit auf ihre Markenrechte abstützen.

Im Zusammenhang mit dem oben dargelegten Spezialitätsprinzip sind im vorliegenden Fall die Dienstleistungen der Parteien (Online-Branchenverzeichnis) offensichtlich identisch.

Ein Artikel in einer Marke (hier: der Artikel „DIE“ in der Marke der Gesuchstellerin) bleibt im oft unpräzisen Erinnerungsbild des potenziellen Kunden nicht haften. Zudem ist er in keiner Weise unterscheidungskräftig, wird doch bei der Nennung des Produkts im sprachlichen Gebrauch die Marke ohnehin mit einem Artikel versehen werden (vgl. das Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 27. März 2001, sic! 2001 639, E. 3d). Bindestriche können bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ebenfalls keinen Einfluss haben. Die generische Endung „online“ schliesslich ist für die Dienstleistung der Gesuchsgegnerin (Online-Branchenbuch) direkt beschreibend und vermag keine nennenswerte Distanz zwischen dem streitigen Domainnamen und der Wortmarke der Gesuchstellerin zu schaffen. Es besteht somit eine erhebliche Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen der Parteien.

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WIPO vom 24.07.2015, DCH2015-0007
JUKE / Jook Video Eingabegeräte (Kl.9), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Messinstrumente (Kl.9), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42), Forschung (Kl.42) BVGer

Die Vorinstanz hiess den Widerspruch am 19. Dezember 2013 teilweise gut. Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 - unter Ausnahme von extincteurs -, 38, 41 und 42 gleichartig seien. Es handle sich beim angefochtenen Zeichen um die phonetisch identische Übernahme der Widerspruchsmarke. Der Wortbestandteil "JOOK" der angefochtenen Marke sei aufgrund der Positionierung und der Schriftgrösse das dominante Element des Zeichens. Die unterschiedliche Schreib­weise der beiden Bestandteile ("JUKE" / "JOOK"), das Hinzufügen des teilweise beschreibenden und auch wegen der Grösse wenig prägenden Bestandteils "VIDEO" sowie die dekorativ wahrgenommene Graphik und die damit einhergehenden Unterschiede in der Phonetik und im Schriftbild seien nicht derart, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchten. Auch seien sie nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin vom übereinstimmenden Bestandteil "JU(OO)K(E)" abzulenken. Die festgestellten Unterschiede vermöchten den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig zu beeinflussen, um die wegen der vorliegenden Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können. Bei den mass­gebenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42 handle es sich um solche, die nicht mit einer überdurchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben oder in Anspruch genommen würden.

[Das BVGer bestätigt weitgehend, einzig bei der Warengleichartigkeit ergeben sich leichte Abweichungen, so dass der Widerspruch ausser für Feuerlöscher auch für "mécanismes pour appareils à prépaiement" abgewiesen wird.]

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BVGer vom 04.07.2015, B-234/2014
TERRA / VETIA TERRA Seifen (Kl.3), Wasch- und Putzmittel (Kl.3), Zahnputzmittel (Kl.3) / Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), Wasch- und Putzmittel (Kl.3) BVGer

[Wie bereit das IGE heisst auch das BVGer den Widerspruch gut.]

Als ganz oder partiell kennzeichnungsschwach gilt eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (...). Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (...).

Auch bei einem breiten Sinngehaltsverständnis ist der Begriff TERRA für die genannten Waren nicht beschreibend. Soweit die Marke TERRA als Andeutung auf die Inhaltsstoffe der von ihr geschützten Waren zu verstehen ist, kann ihr nämlich kein beschreibender Charakter zugestanden werden. [...] Entscheidend ist aber, dass die angesprochenen Verkehrskreise vom Zeichen TERRA nicht erwarten, dass mit diesem préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, [...] angeboten werden. So besteht die Gedankenassoziation zwischen TERRA und diesen Waren höchstens nachdem eine gewisse Gedankenkette beginnend beim Zeichen TERRA hin zu Erdboden, hin zu dessen einzelnen Inhaltsstoffen bis zur fertigen Ware durchschritten wurde. Eine solche mit dem Wort TERRA verbundene über mehrere Gedankenschritte hinweg erweckte Assoziation deutet jedoch nur entfernt auf die Waren hin, weshalb TERRA für diese nicht direkt beschreibend ist.

Soweit die Widerspruchsmarke als Andeutung auf (Oberflächen)reinigungs- und spülmittel zu verstehen ist, fällt das Zeichen TERRA ebenfalls nicht in das Gemeingut. Das Wort TERRA bedeutet "(Erd )boden" und nicht etwa Bodenputzmittel, weshalb eine rein sprachlogische Beschreibung für (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel zu verneinen ist. Auch deutet die mit dem Zeichen TERRA verbundene Gedankenassoziation höchstens entfernt auf (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel hin. So bedarf der Schluss vom Zeichen TERRA hin zu diesen Waren nämlich mehrerer Gedankenschritte. [...]

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BVGer vom 18.06.2015, B-6137/2013
Swissix Swiss Internet Exchange / IX SWISS Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38) / Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42), Hosting (Kl.42) BVGer

Mit Verfügung vom 26. November 2013 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie bejahte zwar die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen, folgte aber den Ausführungen des Beschwerdeführers, "IX" sei in den massgeblichen Verkehrskreisen mit dem Sinngehalt "Internet Exchange" verbreitet, qualifizierte darum beide Wortbestandteile der Widerspruchsmarke als gemeinfrei und verneinte somit das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken.

[Das BVGer korrigiert teilweise:]

6. Die Vorinstanz ist der Behauptung des Beschwerdeführers gefolgt, die massgeblichen Verkehrskreise verstünden "IX" als Abkürzung für "Internet Exchange". Dass die Beschwerdegegnerin dies nur in Kombination mit weiteren Bestandteilen gelten lassen will und einwendet, in Alleinstellung werde "IX" eher für "Interconnect Exchange" verwendet, ändert nichts am Ergebnis eines beschreibenden Sinngehalts dieses Markenbestandteils, sofern "IX" mit dem einen oder anderen dieser Sinngehalte verstanden wird. Während die Buchstabenfolge "IX" aber in grösserem thematischem Zusammenhang mit dem Internet tatsächlich in etlichen Kombinationen mit weiteren Buchstaben anzutreffen ist, z.B. in "IXP" für Internet Exchange Point", "CIX" für "Commercial Internet Ex­change Point", "GIX" für "Global Internet Exchange" sowie "Euro-IX" für die European Internet Exchange Association (...), sind diese Abkürzungen dennoch, wie auch die Fachbegriffe "Internet Exchange" und "Interconnect Exchange", vor allem Anbietenden und Nachfragern am spezialisierten Markt der Fernmeldetechnik, Übermittlung grosser Datenströme und globaler Vernetzung, geläufig, nicht aber Gegenstand des Interesses von Webprogrammierern, desig­nern, Webseitenbestellern und -besuchern, die den komplizierten technischen Weg ihrer Bildschirminformation gewöhnlich gar nicht kennen (...). Durch die riesige Verbreitung des Internets in jede Region und Bevölkerungsschicht, den sehr verbreiteten Austausch elektronischer Nachrichten und die hochentwickelte, differenzierte Gestaltung und Wahrnehmung von Webseiten stellen die tägliche Webnutzung einerseits und die externe Netzwerkverbindung und technische Weiterleitung dabei generierter Daten andererseits heute getrennte Märkte dar, deren Fachvokabular und terminologische Besonderheiten auf dem anderen Markt weder als bekannt vorausgesetzt werden können, noch verstanden werden. Für diese Trennung spricht auch die Tatsache, dass die Vorinstanz die angefochtene Marke nicht zurückgewiesen, sondern wenige Monate nach deren Anmeldung registriert hat.

Von einem wesentlichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise wird der Ausdruck "Swissix" in der Widerspruchsmarke darum nur auf dem Markt der Telekommunikation in Klasse 38 mit beschreibenden Sinn verstanden, während die Abkürzung "-ix" auf dem Markt der materiellen Internetnutzung, auch was die Fachkreise der Webdesigner betrifft, nicht verbreitet bekannt ist. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz kann der Widerspruchsmarke eine reduzierte Ausschlusswirkung gegenüber der angefochtenen Marke damit nur gegenüber der Registrierung für Computernetzwerkverbindungsdienstleistungen; Erstellen von Telekommunikations­verbindungen mit einem weltweiten Computernetzwerk in Klasse 38 auferlegt werden. Auf dem Markt der materiellen Internetnutzung hingegen, also gegenüber dem Verschaffen von Zugang und Zugriff zu globalen Computernetzwerken in Klasse 38 und den Dienstleistungen in Klasse 42, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, erweist sich der Ausdruck "Swissix" als kennzeichnungskräftig und ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr darum zu bejahen.

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BVGer vom 05.06.2015, B-203/2014
CARPE DIEM / CARPE NOCTEM alkoholfreie Getränke, Bier (Kl.32), Fruchtsäfte (Kl.32) / alkoholfreie Getränke, Bier (Kl.32), Fruchtsäfte (Kl.32) BVGer

Zur Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen aufgrund von Gleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit kann folgendes festgehalten werden. Die Zeichen haben in optischer und akustischer Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit, insbesondere durch das in beiden Zeichen verwendete Wort carpe. Die Unterschiede der jeweils zweiten Worte der Marken, d.h. diem und noctem, besitzen diesbezüglich allerdings eine jeweilige Signifikanz, die - auch unter Berücksichtigung der leicht verminderten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise - durchaus ins Gewicht fällt. Der Sinngehalt, welcher von den Verkehrskreisen wohl nur der Spur nach und nicht klar und eindeutig festgestellt wird, bleibt unbeachtlich. Aufgrund dieses Unterschieds in den zweiten Worten ist es insgesamt eher unwahrscheinlich, dass die relevanten Verkehrskreise einer direkten Verwechslungsgefahr unterliegen.

7.3 Hingegen ist es nicht ausgeschlossen, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber nicht zwei unterschiedlichen Herstellern zugeordnet werden (vgl. E. 2.3 oben). Vorliegend stehen sich zwei Marken mit jeweils zwei Wortelementen gegenüber, deren erstes Wortelement carpe ist. Dies kann als ein gemeinsames Stammelement der Marken und als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst werden (...). Hinzu kommt, dass es sich bei den vorliegend strittigen Waren um Getränke handelt. Die relevanten Verkehrskreise könnten daher der Auffassung sein, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine geschmackliche Variante der Widerspruchsmarke handle (...). Der von den relevanten Verkehrskreisen lediglich im Ansatz wahrgenommene Sinngehalt vermag auf diese mittelbare Verwechslungsgefahr keinen Einfluss auszuüben.

7.4 Es kann somit festgehalten werden, dass zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke soweit nicht eine direkte dann sicherlich eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

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BVGer vom 28.05.2015, B-6099/2013
EUROMAC2 / euromac2.ch Bauwesen (Kl.37) / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

La Requérante est une société française active dans le domaine du bâtiment, et plus particulièrement dans la fabrication et la commercialisation de murs, dalles et toitures pour maison passive qui a commencé ses activités en 1982. Elle est active en Suisse depuis plusieurs années au travers d’un réseau de vente export et d’agents commerciaux indépendants en Suisse romande et alémanique.

[Die Antragstellerin ist Inhaberin einer CH-Marke EUROMAC2.]

La Partie Adverse est active au sein d’une société (“Home + Foyer SA” dont elle préside le conseil d’administration) qui opère dans le domaine de la promotion et la construction de maisons individuelles qui exploite un site à “www.homeetfoyer.ch”. Cette société propose en particulier des maisons conçues avec un standard élevé d’économie d’énergie. La Partie Adverse est également titulaire d’une vingtaine d’autres noms de domaine, dont <maison-passive.ch>.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 15 septembre 2000. Le Nom de Domaine n’est pas activement utilisé.

[Mangels Gebrauch des Domainnamens liegt keine Markenveretzung vor. Der Experte sieht aber unlauteres Verhalten:]

A la lumière du dossier, il ressort en outre que bien que le Nom de Domaine n’ait pas été utilisé par la Partie Adverse, cette dernière est également active dans le secteur de la construction immobilière de sorte qu’il peut être inféré que la Partie Adverse connaissait la Marque et la Requérante lors de l’enregistrement du Nom de Domaine et que le choix d’enregistrer un Nom de Domaine correspondant à l’identique à la Marque de la Requérante mais aussi à la raison sociale de cette dernière, qui sont distinctives, ne peut être le fruit du hasard mais bien d’une volonté de s’approprier un nom de domaine au détriment d’un opérateur également actif en matière immobilière.

A la lumière du dossier, il ressort en outre que bien que le Nom de Domaine n’ait pas été utilisé par la Partie Adverse, cette dernière est également active dans le secteur de la construction immobilière de sorte qu’il peut être inféré que la Partie Adverse connaissait la Marque et la Requérante lors de l’enregistrement du Nom de Domaine et que le choix d’enregistrer un Nom de Domaine correspondant à l’identique à la Marque de la Requérante mais aussi à la raison sociale de cette dernière, qui sont distinctives, ne peut être le fruit du hasard mais bien d’une volonté de s’approprier un nom de domaine au détriment d’un opérateur également actif en matière immobilière.

Bien que cette question n’ait pas été soulevée par les Parties dans la procédure, l’Expert doit également examiner la question de l’éventuelle péremption des droits de la Requérante, cette question devant en effet être examinée d’office en droit suisse (ATF 94 II 37 c. 6a).

En l’occurrence, les conditions de la péremption ne sont manifestement pas remplies. Même si le Nom de Domaine a été enregistré le 15 septembre 2000 et si une très longue période s’est ainsi écoulée depuis lors avant l’initiation de la présente procédure, il n’est pas établi que la Requérante - qui est une société de petite taille établie en France - ait eu connaissance du Nom de Domaine depuis longtemps et qu’elle ait ainsi toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer. D’ailleurs, même si c’était le cas (ce qui n’est pas établi), le Défendeur qui n’a pas utilisé activement le Nom de Domaine ne peut avoir acquis une position digne de protection, car celle-ci n’aurait pu découler que d’un usage actif du Nom de Domaine

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WIPO vom 27.05.2015, DCH2015-0004
CALIDA / CALYANA Kleider (Kl.25) / Sport- und Freizeitbekleidung (Kl.25) BVGer

[Die jüngere Marke ist für Waren der Kl. 25 "unter Ausschluss von Nacht- und Unterwäsche" eingetragen. Dennoch hiess das IGE den Widerspruch gut. Das BVGer bestätigt:]

Bekleidungsstücke im Allgemeinen stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, da sie vor dem Kauf oft anprobiert und entsprechend mit einer leicht erhöhten durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (...). Einzelne aufgeführte Produktekategorien, so beispielsweise Unterwäsche, werden dagegen seltener anprobiert und mit einer eher geringen Aufmerksamkeit erworben.

Wie von der Beschwerdegegnerin angemerkt, ist das Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin teilweise widersprüchlich. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern Schutz für Bodies, langärmelige Unterhemden und Leibwäsche "unter Ausschluss von Nacht- und Unterwäsche" beansprucht werden kann, wo diese Waren doch Synonyme bzw. einzelne Produkte der Kategorie "Unterwäsche" darstellen. Diesbezüglich liegt leider keine Stellungnahme der Vorinstanz vor. Die erwähnte Einschränkung des Warenregisters der Beschwerdeführerin ändert jedoch nichts an der Gleichartigkeit der Waren.

Die Widerspruchsmarke CALIDA verfügt originär mindestens über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sie von den massgeblichen Verkehrskreisen ohne bestimmten Sinngehalt und somit nicht als beschreibend und dem Gemeingut angehörend wahrgenommen wird (vgl. oben E. 4). Die Kennzeichnungskraft wird durch den langjährigen, intensiven Gebrauch, mithin durch die hohe Bekanntheit der Marke im Bereich der Nacht- und Unterwäsche, gestärkt. Daher verfügt CALIDA über einen erweiterten Schutzumfang bei der Zeichenähnlichkeit sowie in Bezug auf die Warengleichartigkeit (...). Der Gleichartigkeitsbereich der Waren von CALIDA erstreckt sich zumindest auf die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren der Klasse 25, da diese Waren unabhängig vom Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke ähnlich und teilweise identisch zu denjenigen der Beschwerdegegnerin sind (vgl. oben, E. 3.2). Es muss umso mehr von einer Warengleichartigkeit ausgegangen werden, als dass CALIDA eine starke Marke ist und somit über einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich verfügt. Es sind daher sowohl aufgrund der Warengleichartigkeit als auch aufgrund des erhöhten Schutzbereichs der Widerspruchsmarke besonders hohe Anforderungen an die Unterschiedlichkeit der Zeichen zu stellen.

[Dies führt in der Gesamtbetrachtung, trotz leicht erhöhter Aufmerksamkeit beim Kauf von Kleidung im Allgemeinen, zur Bejahung der Verwechslungsgefahr.]

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BVGer vom 20.05.2015, B-6732/2014
WHEELS / WHEELY Transportwesen (Kl.39) / Kl.9, Kl.38, Kl.39, Kl.42 BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung des rechtsehaltenden Gebrauchs abgewiesen. Das BVGer korrigiert teilweise:]

Die Vorinstanz hat zurecht erwogen, dass der Handelsregisterauszug der schweizerischen Wheels Logistics GmbH, Widnau, kein Beispiel eines markenmässigen Gebrauchs des Zeichens WHEELS zeigt und keine marktrelevante Verwendungshandlung der Marke daraus erkennbar wird. Dasselbe gilt für den Ausdruck der Web-Übersicht über die internationalen Standorte der Beschwerdeführerin, die Zusammenstellung ihrer Ladungen von 2006 2011, Ausdrucke aus dem internen Kalkulationsprogramm der Frachtpreise und des internen Speditionsprogramms, Bilanz, Erfolgsrechnung und Verwendung des Bilanzgewinns der Beschwerdeführerin im Geschäftsjahr 2008/2009, Registerauszüge der im Streit liegenden Marken und die eidesstattlichen Versicherungen des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin.

Bezüglich der Verwendung des Firmenlogos "WH LS logistics" auf Lieferscheinen und Rechnungen verweist die Vorinstanz auf die Rechtsprechung, die ein Firmenlogo im Briefkopf im Regelfall nicht als funktionsgerechten, markenmässigen Gebrauch für die gelieferte oder fakturierte Ware anerkennt, sondern bloss als firmenmässigen Gebrauch für das Rechnung stellende Unternehmen einstuft (...). Anderes gilt, wenn die mit dem Firmennamen übereinstimmende Marke in konkreten Rechnungspositionen, auf dem Kassenbeleg oder einem Werbeflyer in einen direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird (...). Diese Praxis beruht auf dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 1 MSchG, der die Marke nur soweit schützt, als sie "im Zusammenhang" mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der notwendige Zusammenhang für die kognitive Verknüpfung von Angebot und Marke in der Wahrnehmung der Verkehrskreise sich nicht bloss aus der Situation der Zeichenverwendung, sondern auch massgeblich aus dem Gestaltungsspielraum des Anbieters und aus den Gewohnheiten des Marktes ergibt, die Marke für dessen Ware oder Dienstleistung einzusetzen. Wie in der Lehre zurecht betont wird, sind die Möglichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware zu verwenden, zahlreicher als bei einer Dienstleistungsmarke (...). Dies gilt insbesondere bei Firmenmarken für Dienstleistungen, die gewöhnlich nicht in Anwesenheit des Dienstleistungsempfängers erbracht werden, wie für Transportdienste im vorliegenden Fall. Dem Dienstleistungserbringer verbleibt hier kaum eine andere Möglichkeit, als dem Kunden sein Logo wenigstens als Briefkopf in Korrespondenz und Werbung zu präsentieren. Von Einfluss auf die geistige Verbindung zwischen Marke und Dienstleistung wird zudem sein, wie nahe die Dienstleistung am Kerngeschäft des Unternehmens liegt. Entsprechend ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Kopfzeile von Rechnungen und Lieferscheinen im Zusammenhang mit Transportdienstleistungen, woraus erkennbar zugleich das Kerngeschäft der Beschwerdeführerin besteht, als ausreichender Gebrauch zu werten.

Der Gebrauch der Widerspruchsmarke erscheint damit durch die eingereichten Belege glaubhaft gemacht für "Services et travaux d'entreprise de transport" der Klasse 39, für die übrigen eingetragenen Waren und Dienstleistungen hingegen nicht.

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BVGer vom 08.04.2015, B-5902/2013
CLINIQUE / Dermaclinique produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3), Seifen (Kl.3) / Haarpflegemittel (Kl.3), Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3), Seifen (Kl.3), Schönheitspflege (Kl.44), services de la coiffure (Kl.44) BVGer

[Die Widerspruchsmarke CLINIQUE ist als "durchgesetze Marke" eingetragen. Das IGE hatte den Widerspruch wegen der Schwäche des Zeichens CLINIQUE für die beanspruchten Waren abgelehnt. Das BVGer korrigiert:]

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz verkenne den Schutzbereich der - durchgesetzten - Widerspruchsmarke. Deren Bekanntheit und Kennzeichnungsstärke bewirke, dass sich der Markenschutz auch auf das gemeinfreie Element "Clinique" der angefochtenen Marke erstrecke. Somit liege eine unmittelbare beziehungsweise zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr der beiden Marken vor.

Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ist zwar der Schutzumfang einer Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (...). Diese Grenze kann indessen erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreibenden Sinngehalt erreicht sein, welcher die Unterscheidungskraft der Marke nur schwächt oder etwas beeinträchtigt. Unterscheidungsschwache Elemente einer Marke würden andernfalls weggestrichen, der Zeichenvergleich würde sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren und die Wechselwirkungen der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der Marke ausser Acht lassen (...). Eine derart unmittelbare und ausschliesslich beschreibende Wirkung hat der Bestandteil "Clinique" beziehungsweise "Dermaclinique" der angefochtenen Marke für die hier in Frage stehenden Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 44 nicht.

7.4 Im Übrigen hat sich das Zeichen der Beschwerdeführerin - als ein ursprünglich gemeinfreier Begriff - im Verkehr als Marke durchgesetzt. Für den Begriff "Clinique" geniesst es damit Markenschutz, soweit identische oder gleichartige Waren und Dienstleistungen sowie ähnliche Zeichen betroffen sind. Entschiede man, wie die Vorinstanz dies tut, anders, würde der einem gemeinfreien Begriff - bei gegebenen Voraussetzungen - zustehende Schutz einer durchgesetzten Marke untergraben.

7.5 Der Vergleich der Waren und Dienstleistungen sowie die Zeichenähnlichkeit führen im vorliegenden Fall somit dazu, dass mit Blick auf die massgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Von einer Verwechslungsgefahr nicht erfasst sind indessen die als andersartig beurteilten Dienstleistungen "servizi di sauna, servizi di centri dimagranti, servizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e massaggi, servizi medici" der Klasse 44, für welche die angefochtene Marke beansprucht wird.

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BVGer vom 25.02.2015, B-6821/2013