decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
Leo Sutter, Hotel Appenzell / hotelappenzell.ch Beherbungsdienstleistungen (Kl.43), Verpflegung von Gästen in Restaurants (Kl.43) / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

Der Gesuchsteller ist eine Einzelunternehmung, die mit der Firma "Leo Sutter, Hotel Appenzell" im Handelsregister eingetragen ist. Sie hat ihren Sitz in Appenzell. Gemäss dem Handelsregisterauszug betreibt der Gesuchsteller unter dieser Firma das Café und Hotel Appenzell. Die Website des Hotels Appenzell findet sich unter dem Domainnamen <hotel-appenzell.ch>.

Der Gesuchsgegner nutzte den streitigen Domainnamen <hotelappenzell.ch> (ohne Bindestrich) für einen gewissen Zeitraum zur Umleitung auf die Website des Hotels Anker in Teufen, Appenzell Ausserrhoden. Zum Zeitpunkt der Einleitung des Streitbeilegungsverfahrens wurde der streitige Domainname nicht mehr aktiv genutzt.

Nach Auffassung des Experten schafft der Gesuchsgegner alleine schon aufgrund der Registrierung des streitigen Domainnamens, welcher identisch ist mit dem massgeblichen Teil der Firma des Gesuchstellers, bereits eine Verwechslungsgefahr. Dabei ist es vorliegend unerheblich, dass der Gesuchsgegner den streitigen Domainnamen nicht mehr aktiv nutzt. Vielmehr ist die Verwechslungsgefahr bereits dann gegeben, wenn die Rechte eines Gesuchstellers lediglich gefährdet oder mit Schaden bedroht sind bzw. aufgrund der Umstände eine Schädigung erwartet werden kann. Durch die bereits einmal erfolgte temporäre Verlinkung des streitigen Domainnamens <hotelappenzell.ch> auf ein anderes Hotel in der Region Appenzell und der Ankündigung, dass der Domainname nach Abschluss des Verfahrens aktiv genutzt würde, akzentuiert der Gesuchsgegner seine Absicht, eine Verwechslungsgefahr zu schaffen und von dieser zu profitieren.

Im vorliegenden Fall hat der Gesuchsgegner bereits einmal, wenn auch nach eigenen Aussagen nur temporär, den streitigen Domainnamen zur Umleitung auf das Hotel Anker in Teufen genutzt. Zudem hat er bereits angekündigt, den streitigen Domainnamen nach Abschluss der vorliegenden Streitigkeit aktiv zu nutzen. Das bisherige Verhalten und die Zeichenwahl des Domainnamens (<hotelappenzell.ch>) legt den Schluss nahe, dass der Gesuchsgegner vom Ruf des Gesuchstellers in irgendeiner Weise profitieren will, beispielsweise durch den gewinnbringenden Verkauf des streitigen Domainnamens an den Gesuchsteller oder Dritte. Das Verhalten des Gesuchsgegners verletzt somit auch die Generalklausel von Art. 2 UWG.

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WIPO vom 15.10.2015, DCH2015-0013
Femibion / FEMINABIANE pharmazeutische Produkte (Kl.5), compléments alimentaires à base de fruits et/ou légumes (Kl.29), diätetische Erzeugnisse für nicht medizinische Zwecke (Kl.30) / dietätische Produkte zur medizinischen Anwendung (Kl.5), Nahrungsergänzungsmittel (Kl.5), alkoholfreie Getränke (Kl.32), Mineralwasser (Kl.32), Sirup zur Getränkeherstellung (Kl.32) BVGer

Der Beschwerdeführerin wie auch der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass es sich bei "fem-" bzw. "femi-" um kennzeichnungsschwache Zeichenbestandeile handelt. (...) Der Bestandteil "femi-" von femibion (fig.) lehnt sich stark am Gemeingut an, weshalb das Zeichen insofern über einen geschwächten Schutzbereich verfügt.

Die Übernahme kennzeichnungsschwacher, sich am Gemeingut anlehnender Bestandteile vermag in der Regel keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Werden jedoch auch charakteristische Elemente übernommen, kann sich dennoch eine Verwechslungsgefahr ergeben (...).

Im Zeichenvergleich fällt auf, dass neben dem Zeichenanfang auch die Endungen "-bion" und "biane" sehr ähnlich sind. Zudem sind sieben von acht Buchstaben der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke enthalten. Zwar weist die angefochtene Marke je nach Aussprache eine bis zwei Silben mehr als die Widerspruchsmarke auf, dennoch droht die zusätzliche Silbe "NA" in der angefochtenen Marke überhört zu werden (...). 

Folglich muss eine Verwechslungsgefahr der Zeichen für die nicht medizinischen Waren, welche mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. E. 3.1), trotz der Kennzeichnungsschwäche des Zeichenbestandteils "femi-" bejaht werden. Nicht wesentlich anders verhält es sich mit den Warenkategorien der pharmazeutischen Präparate und Nahrungsergänzungsmittel mit medizinischem Zweck gemäss Klasse 05, welche, wie an anderer Stelle angeführt, mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. E. 3.1). Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung des im vorliegenden Fall anzulegenden, strengen Beurteilungsmassstabs kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass der erhöhte Aufmerksamkeitsgrad in Bezug auf die genannten Warenkategorien angesichts der teilweisen gleichen oder zumindest hochgradig gleichartigen Waren sowie aufgrund der überwiegenden Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht zu verhindern vermag.

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielt, ob das Produkt der Beschwerdeführerin oder dasjenige der Beschwerdegegnerin zuerst auf dem Markt war. Der effektive Gebrauch der Marken könnte im Widerspruchsverfahren allenfalls im Sinne einer Nichtgebrauchseinrede (Art. 12 Abs. 3 und Art. 32 MSchG) von Bedeutung sein. 

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BVGer vom 14.09.2015, B-1637/2015
CRISTAL / CRISTALINO JAUME SERRA Schaumwein (Kl.33) / Schaumwein (Kl.33) OG LU

Zwischen den beiden für Schaumwein registrierten bzw. gebrauchten Zeichen CRISTAL und CRISTALINO JAUME SERRA (fig.) besteht Verwechslungsgefahr: "Worte mit gleichem Stamm, aber anderer Endung, sind in der Regel verwechselbar. Die Endung '-lino' oder '-ino' als Diminutiv hinterlässt nur einen schwachen Eindruck, da er häufig vorkommt und schon nach allgemeinem Empfinden keine besondere Kennzeichnungskraft besitzt. Auch die Kombination mit dem Zusatz 'Jaume Serra' schafft keine hinreichende Unterscheidbarkeit (...). Die Beifügung einer Firmen- oder Hausmarke behebt die Verwechslungsgefahr regelmässig nicht. Vielmehr leistet sie der Tendenz Vorschub, die Erstmarke als Freizeichen aufzufassen. Sodann besteht die Gefahr, dass die Abnehmer (...) fälschlicherweise glauben, dass Serienzeichen oder zumindest Marken von verbundenen Unternehmen vorliegen (...)."

Die Quantifizierung eines Marktverwirrungsschadens ist zwar schwierig. Trotzdem darf seine Geltendmachung nicht auf reinen Hypothesen ohne tatsächliche Grundlagen beruhen. "Auch im Anwendungsbereich von OR 42 II sind alle Umstände, die für die Verwirklichung des behaupteten Sachverhaltes sprechen, zu substanziieren. Die vorgetragenen Umstände müssen geeignet sein, den Bestand eines Schadens hinreichend zu belegen und seine Grössenordnung hinreichend fassbar zu machen (...). Da die Klägerin in casu keine Angaben zu Art, Umfang und Kosten der getroffenen Massnahmen darbringt, sondern reine Hypothesen vorbringt, bleibt für eine richterliche Abschätzung und die Zusprechung eines Schadenersatzes kein Raum."

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OG LU vom 17.08.2015, INGRES-News 11/2015 (Aktenzeichen 1A 114)
DIE GELBEN SEITEN / gelbe-seiten-online.ch Druckereierzeugnisse (Kl.16), Online-Übermittlung von Informationen (Kl.38) / Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38) WIPO

Die Gesuchstellerin ist eine Betreiberin von Telefonverzeichnissen und Inhaberin u.a. der schweizerischen Marke DIE GELBEN SEITEN Nr. P-430316 mit Prioritätsdatum 29. März 1995 für die Klassen 16 (Adress- und Telefonbücher, Adressetiketten, Adresslisten) und 38 (Übermittlung von Informationen über Telekommunikation).

Der streitige Domainname wurde am 2. August 2012 registriert und wird für ein Online-Branchenverzeichnis benutzt.

Einleitend ist zu prüfen, ob die Marken der Gesuchstellerin allenfalls zum Gemeingut gehören und deshalb gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Diesbezüglich hielt das Handelsgericht Zürich in einem Urteil vom 27. März 2001 (U/O/HG980292, abgedruckt in sic! 2001 639 ff.) fest, dass die Marke DIE GELBEN SEITEN im Zusammenhang mit Branchenverzeichnissen weder einen Teil des Gemeinguts bilde noch ein Freizeichen geworden sei. [...] Aus heutiger Sicht hat sich nichts am damaligen Befund des Handelsgerichts Zürich geändert. Die Gesuchstellerin kann sich somit auf ihre Markenrechte abstützen.

Im Zusammenhang mit dem oben dargelegten Spezialitätsprinzip sind im vorliegenden Fall die Dienstleistungen der Parteien (Online-Branchenverzeichnis) offensichtlich identisch.

Ein Artikel in einer Marke (hier: der Artikel „DIE“ in der Marke der Gesuchstellerin) bleibt im oft unpräzisen Erinnerungsbild des potenziellen Kunden nicht haften. Zudem ist er in keiner Weise unterscheidungskräftig, wird doch bei der Nennung des Produkts im sprachlichen Gebrauch die Marke ohnehin mit einem Artikel versehen werden (vgl. das Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 27. März 2001, sic! 2001 639, E. 3d). Bindestriche können bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ebenfalls keinen Einfluss haben. Die generische Endung „online“ schliesslich ist für die Dienstleistung der Gesuchsgegnerin (Online-Branchenbuch) direkt beschreibend und vermag keine nennenswerte Distanz zwischen dem streitigen Domainnamen und der Wortmarke der Gesuchstellerin zu schaffen. Es besteht somit eine erhebliche Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen der Parteien.

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WIPO vom 24.07.2015, DCH2015-0007
JUKE / Jook Video Eingabegeräte (Kl.9), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Messinstrumente (Kl.9), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42), Forschung (Kl.42) BVGer

Die Vorinstanz hiess den Widerspruch am 19. Dezember 2013 teilweise gut. Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 - unter Ausnahme von extincteurs -, 38, 41 und 42 gleichartig seien. Es handle sich beim angefochtenen Zeichen um die phonetisch identische Übernahme der Widerspruchsmarke. Der Wortbestandteil "JOOK" der angefochtenen Marke sei aufgrund der Positionierung und der Schriftgrösse das dominante Element des Zeichens. Die unterschiedliche Schreib­weise der beiden Bestandteile ("JUKE" / "JOOK"), das Hinzufügen des teilweise beschreibenden und auch wegen der Grösse wenig prägenden Bestandteils "VIDEO" sowie die dekorativ wahrgenommene Graphik und die damit einhergehenden Unterschiede in der Phonetik und im Schriftbild seien nicht derart, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchten. Auch seien sie nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin vom übereinstimmenden Bestandteil "JU(OO)K(E)" abzulenken. Die festgestellten Unterschiede vermöchten den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens zu wenig zu beeinflussen, um die wegen der vorliegenden Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können. Bei den mass­gebenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42 handle es sich um solche, die nicht mit einer überdurchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben oder in Anspruch genommen würden.

[Das BVGer bestätigt weitgehend, einzig bei der Warengleichartigkeit ergeben sich leichte Abweichungen, so dass der Widerspruch ausser für Feuerlöscher auch für "mécanismes pour appareils à prépaiement" abgewiesen wird.]

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BVGer vom 04.07.2015, B-234/2014
TERRA / VETIA TERRA Seifen (Kl.3), Wasch- und Putzmittel (Kl.3), Zahnputzmittel (Kl.3) / Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), Wasch- und Putzmittel (Kl.3) BVGer

[Wie bereit das IGE heisst auch das BVGer den Widerspruch gut.]

Als ganz oder partiell kennzeichnungsschwach gilt eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (...). Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (...).

Auch bei einem breiten Sinngehaltsverständnis ist der Begriff TERRA für die genannten Waren nicht beschreibend. Soweit die Marke TERRA als Andeutung auf die Inhaltsstoffe der von ihr geschützten Waren zu verstehen ist, kann ihr nämlich kein beschreibender Charakter zugestanden werden. [...] Entscheidend ist aber, dass die angesprochenen Verkehrskreise vom Zeichen TERRA nicht erwarten, dass mit diesem préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, [...] angeboten werden. So besteht die Gedankenassoziation zwischen TERRA und diesen Waren höchstens nachdem eine gewisse Gedankenkette beginnend beim Zeichen TERRA hin zu Erdboden, hin zu dessen einzelnen Inhaltsstoffen bis zur fertigen Ware durchschritten wurde. Eine solche mit dem Wort TERRA verbundene über mehrere Gedankenschritte hinweg erweckte Assoziation deutet jedoch nur entfernt auf die Waren hin, weshalb TERRA für diese nicht direkt beschreibend ist.

Soweit die Widerspruchsmarke als Andeutung auf (Oberflächen)reinigungs- und spülmittel zu verstehen ist, fällt das Zeichen TERRA ebenfalls nicht in das Gemeingut. Das Wort TERRA bedeutet "(Erd )boden" und nicht etwa Bodenputzmittel, weshalb eine rein sprachlogische Beschreibung für (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel zu verneinen ist. Auch deutet die mit dem Zeichen TERRA verbundene Gedankenassoziation höchstens entfernt auf (Oberflächen)reinigungs- und Spülmittel hin. So bedarf der Schluss vom Zeichen TERRA hin zu diesen Waren nämlich mehrerer Gedankenschritte. [...]

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BVGer vom 18.06.2015, B-6137/2013
Swissix Swiss Internet Exchange / IX SWISS Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38) / Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42), Hosting (Kl.42) BVGer

Mit Verfügung vom 26. November 2013 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie bejahte zwar die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen, folgte aber den Ausführungen des Beschwerdeführers, "IX" sei in den massgeblichen Verkehrskreisen mit dem Sinngehalt "Internet Exchange" verbreitet, qualifizierte darum beide Wortbestandteile der Widerspruchsmarke als gemeinfrei und verneinte somit das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken.

[Das BVGer korrigiert teilweise:]

6. Die Vorinstanz ist der Behauptung des Beschwerdeführers gefolgt, die massgeblichen Verkehrskreise verstünden "IX" als Abkürzung für "Internet Exchange". Dass die Beschwerdegegnerin dies nur in Kombination mit weiteren Bestandteilen gelten lassen will und einwendet, in Alleinstellung werde "IX" eher für "Interconnect Exchange" verwendet, ändert nichts am Ergebnis eines beschreibenden Sinngehalts dieses Markenbestandteils, sofern "IX" mit dem einen oder anderen dieser Sinngehalte verstanden wird. Während die Buchstabenfolge "IX" aber in grösserem thematischem Zusammenhang mit dem Internet tatsächlich in etlichen Kombinationen mit weiteren Buchstaben anzutreffen ist, z.B. in "IXP" für Internet Exchange Point", "CIX" für "Commercial Internet Ex­change Point", "GIX" für "Global Internet Exchange" sowie "Euro-IX" für die European Internet Exchange Association (...), sind diese Abkürzungen dennoch, wie auch die Fachbegriffe "Internet Exchange" und "Interconnect Exchange", vor allem Anbietenden und Nachfragern am spezialisierten Markt der Fernmeldetechnik, Übermittlung grosser Datenströme und globaler Vernetzung, geläufig, nicht aber Gegenstand des Interesses von Webprogrammierern, desig­nern, Webseitenbestellern und -besuchern, die den komplizierten technischen Weg ihrer Bildschirminformation gewöhnlich gar nicht kennen (...). Durch die riesige Verbreitung des Internets in jede Region und Bevölkerungsschicht, den sehr verbreiteten Austausch elektronischer Nachrichten und die hochentwickelte, differenzierte Gestaltung und Wahrnehmung von Webseiten stellen die tägliche Webnutzung einerseits und die externe Netzwerkverbindung und technische Weiterleitung dabei generierter Daten andererseits heute getrennte Märkte dar, deren Fachvokabular und terminologische Besonderheiten auf dem anderen Markt weder als bekannt vorausgesetzt werden können, noch verstanden werden. Für diese Trennung spricht auch die Tatsache, dass die Vorinstanz die angefochtene Marke nicht zurückgewiesen, sondern wenige Monate nach deren Anmeldung registriert hat.

Von einem wesentlichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise wird der Ausdruck "Swissix" in der Widerspruchsmarke darum nur auf dem Markt der Telekommunikation in Klasse 38 mit beschreibenden Sinn verstanden, während die Abkürzung "-ix" auf dem Markt der materiellen Internetnutzung, auch was die Fachkreise der Webdesigner betrifft, nicht verbreitet bekannt ist. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz kann der Widerspruchsmarke eine reduzierte Ausschlusswirkung gegenüber der angefochtenen Marke damit nur gegenüber der Registrierung für Computernetzwerkverbindungsdienstleistungen; Erstellen von Telekommunikations­verbindungen mit einem weltweiten Computernetzwerk in Klasse 38 auferlegt werden. Auf dem Markt der materiellen Internetnutzung hingegen, also gegenüber dem Verschaffen von Zugang und Zugriff zu globalen Computernetzwerken in Klasse 38 und den Dienstleistungen in Klasse 42, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, erweist sich der Ausdruck "Swissix" als kennzeichnungskräftig und ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr darum zu bejahen.

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BVGer vom 05.06.2015, B-203/2014
CARPE DIEM / CARPE NOCTEM alkoholfreie Getränke, Bier (Kl.32), Fruchtsäfte (Kl.32) / alkoholfreie Getränke, Bier (Kl.32), Fruchtsäfte (Kl.32) BVGer

Zur Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen aufgrund von Gleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit kann folgendes festgehalten werden. Die Zeichen haben in optischer und akustischer Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit, insbesondere durch das in beiden Zeichen verwendete Wort carpe. Die Unterschiede der jeweils zweiten Worte der Marken, d.h. diem und noctem, besitzen diesbezüglich allerdings eine jeweilige Signifikanz, die - auch unter Berücksichtigung der leicht verminderten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise - durchaus ins Gewicht fällt. Der Sinngehalt, welcher von den Verkehrskreisen wohl nur der Spur nach und nicht klar und eindeutig festgestellt wird, bleibt unbeachtlich. Aufgrund dieses Unterschieds in den zweiten Worten ist es insgesamt eher unwahrscheinlich, dass die relevanten Verkehrskreise einer direkten Verwechslungsgefahr unterliegen.

7.3 Hingegen ist es nicht ausgeschlossen, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber nicht zwei unterschiedlichen Herstellern zugeordnet werden (vgl. E. 2.3 oben). Vorliegend stehen sich zwei Marken mit jeweils zwei Wortelementen gegenüber, deren erstes Wortelement carpe ist. Dies kann als ein gemeinsames Stammelement der Marken und als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst werden (...). Hinzu kommt, dass es sich bei den vorliegend strittigen Waren um Getränke handelt. Die relevanten Verkehrskreise könnten daher der Auffassung sein, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine geschmackliche Variante der Widerspruchsmarke handle (...). Der von den relevanten Verkehrskreisen lediglich im Ansatz wahrgenommene Sinngehalt vermag auf diese mittelbare Verwechslungsgefahr keinen Einfluss auszuüben.

7.4 Es kann somit festgehalten werden, dass zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke soweit nicht eine direkte dann sicherlich eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

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BVGer vom 28.05.2015, B-6099/2013
EUROMAC2 / euromac2.ch Bauwesen (Kl.37) / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

La Requérante est une société française active dans le domaine du bâtiment, et plus particulièrement dans la fabrication et la commercialisation de murs, dalles et toitures pour maison passive qui a commencé ses activités en 1982. Elle est active en Suisse depuis plusieurs années au travers d’un réseau de vente export et d’agents commerciaux indépendants en Suisse romande et alémanique.

[Die Antragstellerin ist Inhaberin einer CH-Marke EUROMAC2.]

La Partie Adverse est active au sein d’une société (“Home + Foyer SA” dont elle préside le conseil d’administration) qui opère dans le domaine de la promotion et la construction de maisons individuelles qui exploite un site à “www.homeetfoyer.ch”. Cette société propose en particulier des maisons conçues avec un standard élevé d’économie d’énergie. La Partie Adverse est également titulaire d’une vingtaine d’autres noms de domaine, dont <maison-passive.ch>.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 15 septembre 2000. Le Nom de Domaine n’est pas activement utilisé.

[Mangels Gebrauch des Domainnamens liegt keine Markenveretzung vor. Der Experte sieht aber unlauteres Verhalten:]

A la lumière du dossier, il ressort en outre que bien que le Nom de Domaine n’ait pas été utilisé par la Partie Adverse, cette dernière est également active dans le secteur de la construction immobilière de sorte qu’il peut être inféré que la Partie Adverse connaissait la Marque et la Requérante lors de l’enregistrement du Nom de Domaine et que le choix d’enregistrer un Nom de Domaine correspondant à l’identique à la Marque de la Requérante mais aussi à la raison sociale de cette dernière, qui sont distinctives, ne peut être le fruit du hasard mais bien d’une volonté de s’approprier un nom de domaine au détriment d’un opérateur également actif en matière immobilière.

A la lumière du dossier, il ressort en outre que bien que le Nom de Domaine n’ait pas été utilisé par la Partie Adverse, cette dernière est également active dans le secteur de la construction immobilière de sorte qu’il peut être inféré que la Partie Adverse connaissait la Marque et la Requérante lors de l’enregistrement du Nom de Domaine et que le choix d’enregistrer un Nom de Domaine correspondant à l’identique à la Marque de la Requérante mais aussi à la raison sociale de cette dernière, qui sont distinctives, ne peut être le fruit du hasard mais bien d’une volonté de s’approprier un nom de domaine au détriment d’un opérateur également actif en matière immobilière.

Bien que cette question n’ait pas été soulevée par les Parties dans la procédure, l’Expert doit également examiner la question de l’éventuelle péremption des droits de la Requérante, cette question devant en effet être examinée d’office en droit suisse (ATF 94 II 37 c. 6a).

En l’occurrence, les conditions de la péremption ne sont manifestement pas remplies. Même si le Nom de Domaine a été enregistré le 15 septembre 2000 et si une très longue période s’est ainsi écoulée depuis lors avant l’initiation de la présente procédure, il n’est pas établi que la Requérante - qui est une société de petite taille établie en France - ait eu connaissance du Nom de Domaine depuis longtemps et qu’elle ait ainsi toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer. D’ailleurs, même si c’était le cas (ce qui n’est pas établi), le Défendeur qui n’a pas utilisé activement le Nom de Domaine ne peut avoir acquis une position digne de protection, car celle-ci n’aurait pu découler que d’un usage actif du Nom de Domaine

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WIPO vom 27.05.2015, DCH2015-0004
CALIDA / CALYANA Kleider (Kl.25) / Sport- und Freizeitbekleidung (Kl.25) BVGer

[Die jüngere Marke ist für Waren der Kl. 25 "unter Ausschluss von Nacht- und Unterwäsche" eingetragen. Dennoch hiess das IGE den Widerspruch gut. Das BVGer bestätigt:]

Bekleidungsstücke im Allgemeinen stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, da sie vor dem Kauf oft anprobiert und entsprechend mit einer leicht erhöhten durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (...). Einzelne aufgeführte Produktekategorien, so beispielsweise Unterwäsche, werden dagegen seltener anprobiert und mit einer eher geringen Aufmerksamkeit erworben.

Wie von der Beschwerdegegnerin angemerkt, ist das Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin teilweise widersprüchlich. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern Schutz für Bodies, langärmelige Unterhemden und Leibwäsche "unter Ausschluss von Nacht- und Unterwäsche" beansprucht werden kann, wo diese Waren doch Synonyme bzw. einzelne Produkte der Kategorie "Unterwäsche" darstellen. Diesbezüglich liegt leider keine Stellungnahme der Vorinstanz vor. Die erwähnte Einschränkung des Warenregisters der Beschwerdeführerin ändert jedoch nichts an der Gleichartigkeit der Waren.

Die Widerspruchsmarke CALIDA verfügt originär mindestens über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sie von den massgeblichen Verkehrskreisen ohne bestimmten Sinngehalt und somit nicht als beschreibend und dem Gemeingut angehörend wahrgenommen wird (vgl. oben E. 4). Die Kennzeichnungskraft wird durch den langjährigen, intensiven Gebrauch, mithin durch die hohe Bekanntheit der Marke im Bereich der Nacht- und Unterwäsche, gestärkt. Daher verfügt CALIDA über einen erweiterten Schutzumfang bei der Zeichenähnlichkeit sowie in Bezug auf die Warengleichartigkeit (...). Der Gleichartigkeitsbereich der Waren von CALIDA erstreckt sich zumindest auf die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren der Klasse 25, da diese Waren unabhängig vom Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke ähnlich und teilweise identisch zu denjenigen der Beschwerdegegnerin sind (vgl. oben, E. 3.2). Es muss umso mehr von einer Warengleichartigkeit ausgegangen werden, als dass CALIDA eine starke Marke ist und somit über einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich verfügt. Es sind daher sowohl aufgrund der Warengleichartigkeit als auch aufgrund des erhöhten Schutzbereichs der Widerspruchsmarke besonders hohe Anforderungen an die Unterschiedlichkeit der Zeichen zu stellen.

[Dies führt in der Gesamtbetrachtung, trotz leicht erhöhter Aufmerksamkeit beim Kauf von Kleidung im Allgemeinen, zur Bejahung der Verwechslungsgefahr.]

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BVGer vom 20.05.2015, B-6732/2014
WHEELS / WHEELY Transportwesen (Kl.39) / Kl.9, Kl.38, Kl.39, Kl.42 BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung des rechtsehaltenden Gebrauchs abgewiesen. Das BVGer korrigiert teilweise:]

Die Vorinstanz hat zurecht erwogen, dass der Handelsregisterauszug der schweizerischen Wheels Logistics GmbH, Widnau, kein Beispiel eines markenmässigen Gebrauchs des Zeichens WHEELS zeigt und keine marktrelevante Verwendungshandlung der Marke daraus erkennbar wird. Dasselbe gilt für den Ausdruck der Web-Übersicht über die internationalen Standorte der Beschwerdeführerin, die Zusammenstellung ihrer Ladungen von 2006 2011, Ausdrucke aus dem internen Kalkulationsprogramm der Frachtpreise und des internen Speditionsprogramms, Bilanz, Erfolgsrechnung und Verwendung des Bilanzgewinns der Beschwerdeführerin im Geschäftsjahr 2008/2009, Registerauszüge der im Streit liegenden Marken und die eidesstattlichen Versicherungen des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin.

Bezüglich der Verwendung des Firmenlogos "WH LS logistics" auf Lieferscheinen und Rechnungen verweist die Vorinstanz auf die Rechtsprechung, die ein Firmenlogo im Briefkopf im Regelfall nicht als funktionsgerechten, markenmässigen Gebrauch für die gelieferte oder fakturierte Ware anerkennt, sondern bloss als firmenmässigen Gebrauch für das Rechnung stellende Unternehmen einstuft (...). Anderes gilt, wenn die mit dem Firmennamen übereinstimmende Marke in konkreten Rechnungspositionen, auf dem Kassenbeleg oder einem Werbeflyer in einen direkten, sinngemässen Bezug zur Ware gesetzt wird (...). Diese Praxis beruht auf dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 1 MSchG, der die Marke nur soweit schützt, als sie "im Zusammenhang" mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der notwendige Zusammenhang für die kognitive Verknüpfung von Angebot und Marke in der Wahrnehmung der Verkehrskreise sich nicht bloss aus der Situation der Zeichenverwendung, sondern auch massgeblich aus dem Gestaltungsspielraum des Anbieters und aus den Gewohnheiten des Marktes ergibt, die Marke für dessen Ware oder Dienstleistung einzusetzen. Wie in der Lehre zurecht betont wird, sind die Möglichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware zu verwenden, zahlreicher als bei einer Dienstleistungsmarke (...). Dies gilt insbesondere bei Firmenmarken für Dienstleistungen, die gewöhnlich nicht in Anwesenheit des Dienstleistungsempfängers erbracht werden, wie für Transportdienste im vorliegenden Fall. Dem Dienstleistungserbringer verbleibt hier kaum eine andere Möglichkeit, als dem Kunden sein Logo wenigstens als Briefkopf in Korrespondenz und Werbung zu präsentieren. Von Einfluss auf die geistige Verbindung zwischen Marke und Dienstleistung wird zudem sein, wie nahe die Dienstleistung am Kerngeschäft des Unternehmens liegt. Entsprechend ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Kopfzeile von Rechnungen und Lieferscheinen im Zusammenhang mit Transportdienstleistungen, woraus erkennbar zugleich das Kerngeschäft der Beschwerdeführerin besteht, als ausreichender Gebrauch zu werten.

Der Gebrauch der Widerspruchsmarke erscheint damit durch die eingereichten Belege glaubhaft gemacht für "Services et travaux d'entreprise de transport" der Klasse 39, für die übrigen eingetragenen Waren und Dienstleistungen hingegen nicht.

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BVGer vom 08.04.2015, B-5902/2013
CLINIQUE / Dermaclinique produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3), Seifen (Kl.3) / Haarpflegemittel (Kl.3), Mittel zur Schönheitspflege (Kl.3), produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3), Seifen (Kl.3), Schönheitspflege (Kl.44), services de la coiffure (Kl.44) BVGer

[Die Widerspruchsmarke CLINIQUE ist als "durchgesetze Marke" eingetragen. Das IGE hatte den Widerspruch wegen der Schwäche des Zeichens CLINIQUE für die beanspruchten Waren abgelehnt. Das BVGer korrigiert:]

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz verkenne den Schutzbereich der - durchgesetzten - Widerspruchsmarke. Deren Bekanntheit und Kennzeichnungsstärke bewirke, dass sich der Markenschutz auch auf das gemeinfreie Element "Clinique" der angefochtenen Marke erstrecke. Somit liege eine unmittelbare beziehungsweise zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr der beiden Marken vor.

Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ist zwar der Schutzumfang einer Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (...). Diese Grenze kann indessen erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreibenden Sinngehalt erreicht sein, welcher die Unterscheidungskraft der Marke nur schwächt oder etwas beeinträchtigt. Unterscheidungsschwache Elemente einer Marke würden andernfalls weggestrichen, der Zeichenvergleich würde sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren und die Wechselwirkungen der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der Marke ausser Acht lassen (...). Eine derart unmittelbare und ausschliesslich beschreibende Wirkung hat der Bestandteil "Clinique" beziehungsweise "Dermaclinique" der angefochtenen Marke für die hier in Frage stehenden Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 44 nicht.

7.4 Im Übrigen hat sich das Zeichen der Beschwerdeführerin - als ein ursprünglich gemeinfreier Begriff - im Verkehr als Marke durchgesetzt. Für den Begriff "Clinique" geniesst es damit Markenschutz, soweit identische oder gleichartige Waren und Dienstleistungen sowie ähnliche Zeichen betroffen sind. Entschiede man, wie die Vorinstanz dies tut, anders, würde der einem gemeinfreien Begriff - bei gegebenen Voraussetzungen - zustehende Schutz einer durchgesetzten Marke untergraben.

7.5 Der Vergleich der Waren und Dienstleistungen sowie die Zeichenähnlichkeit führen im vorliegenden Fall somit dazu, dass mit Blick auf die massgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Von einer Verwechslungsgefahr nicht erfasst sind indessen die als andersartig beurteilten Dienstleistungen "servizi di sauna, servizi di centri dimagranti, servizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e massaggi, servizi medici" der Klasse 44, für welche die angefochtene Marke beansprucht wird.

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BVGer vom 25.02.2015, B-6821/2013
Family Research Sàrl / familyresearch.ch Forschung (Kl.42) / Forschung (Kl.42) WIPO

Le Requérant est une société anonyme suisse enregistrée au Registre du commerce du canton de Vaud sous la raison sociale “Family Research Sàrl” depuis le 26 juillet 2013 (...). La société a pour but la “recherche d’héritiers et la généalogie successorale”.

La Partie adverse est une société anonyme suisse inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 9 septembre 1970 qui a pour but “toute étude généalogique, principalement dans le but de retrouver et d’assister des héritiers et des exécuteurs testamentaires et fourniture de toute prestation liée directement ou indirectement à la succession” (annexe 2 à la demande).

La Partie adverse a enregistré le nom de domaine litigieux <familyresearch.ch> le 28 janvier 2014 (...). Les noms de domaine <familyresearch.fr> et <familyresearch.ch> redirigent automatiquement les internautes vers le site de la Partie adverse “www.sogeni.com” (annexe 8 à la demande) à partir duquel cette dernière fait la promotion en ligne de ses services.

De façon générale, la partie qui ne dispose d’aucune protection particulière au sens du droit des signes distinctifs sur le nom de domaine litigieux, se doit de prendre les mesures idoines pour que le nom de domaine qu’il a enregistré se distingue suffisamment du signe distinctif appartenant au requérant (ATF 128 III 353, 358 “Montana”).

En l’espèce, le risque de confusion est évident, le nom de domaine <familysearch.ch> reprenant à l’identique, la raison sociale du Requérant. La raison sociale de la Partie adverse est “Sogeni” et pas “Family Research”.

Compte tenu du fonctionnement des noms de domaine, l’utilisation d’un nom de domaine de second niveau confère à l’utilisateur un monopole de fait, lequel crée ipso facto un risque de confusion. Le détenteur légitime d’un signe distinctif protégé est dès lors empêché de faire le commerce de ses produits par internet, par le simple fait de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce n’est pas le contenu du site qui doit être considéré, mais le nom de domaine en cause d’une part et le signe distinctif revendiqué d’autre part (...). Or en l’espèce, force est de constater que le Requérant se trouve précisément dans ce cas de figure et qu’il peut dès lors faire valoir son droit une protection légale au vu du risque de confusion et de ce qui en découle.

Bien que la Partie adverse a déposé une réponse, elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait enregistré un nom de domaine qui est identique à la raison sociale du Requérant, et qui redirige vers le site “sogeni.com”. La Partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante.

Ainsi, les parties étant concurrentes dans le domaine de la généalogie successorale, l’Expert décide qu’il s’agit en l’espèce d’une infraction “claire” des droits du Requérant à la lumière des Dispositions rappelées plus haut, en particulier en application du paragraphe 24(d)(i).

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WIPO vom 17.02.2015, DCH2014-0024
Ascona Locarno / ascona-locarno.ch Kl.39 / Kl.39 WIPO

Die Gesuchstellerin ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft nach Art. 6 ff. des Legge sul turismo des Kantons Tessin vom 30. November 1998 („Tourismusgesetz“). Gemäss dem statutarischen Zweck fördert die Gesuchstellerin den Tourismus in der Region Ascona-Locarno und informiert und berät Touristen. Ihren Sitz hat die Gesuchstellerin in Locarno.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke ASCONA LOCARNO (fig.), Nr. 597440, die beim Schweizerischen Institut für Geistiges Eigentum am 22. Dezember 2009 hinterlegt und anschliessend eingetragen wurde.

Die Gesuchsgegnerin hat gemäss Auskunft der SWITCH den Domain-Namen am 16. Januar 2005 registriert. Unter dem streitigen Domainnamen ist eine aktive Webseite abrufbar, die touristische Informationen aus der Region Ascona und Locarno anbietet.

Die Verletzung der Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, setzt eine Verwechslungsgefahr bei kennzeichenmässigem Gebrauch voraus. (..). Massgebend ist, ob mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internetseite durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen der Internetseite geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation der hinter der Internetseite stehenden Person, oder falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung, welche zur Folge hat, dass es zu ungewollten Zugriffen auf der Internetseite durch Personen kommt, die die Homepage des berechtigten Namensträgers besuchen wollten. (...).

Der Begriff „Ascona Locarno“ wird vom Publikum gemeinhin mit Tourismus in Verbindung gebracht. Zudem handelt es sich bei „Ascona Locarno“ um eine bekannte Fremdenverkehrs-Region. Die Gesuchsgegnerin verbreitet unter dem Domain-Namen <ascona-locarno.ch> touristische Angebote. Die Gesuchstellerin, welche ihre touristischen Angebote unter anderem über das Internet verbreitet, nutzt den im Zusammenhang mit der von ihr registrierten Marke ASCONA LOCARNO stehenden Domain-Namen <ascona-locarno.com>. Es ist naheliegend, dass Interessenten für touristische Angebote unter dem strittigen Domain-Namen <ascona-locarno.ch>, der die Markenbestandteile von ASCONA LOCARNO beinhaltet, sowohl Werbung als auch Angebote für den Fremdenverkehr erwarten. Die Verwendung der Bezeichnung „Ascona-Locarno“ ohne präzisierenden Zusatz erweckt demzufolge beim Nutzer den Eindruck einer offiziellen Tourismusorganisation.

Vorliegend dürfte der durchschnittliche Nutzer mit dem strittigen Domain-Namen <ascona-locarno.ch>, der sich lediglich durch die Endung „.ch“ von dem durch die Gesuchstellerin verwendeten Domain-Namen unterscheidet, offizielle Fremdenverkehrsangebote assoziieren, zumal die Endung „.ch“ für die Schweiz steht.

Insofern schafft die Gesuchsgegnerin mit der Verwendung des in Frage stehenden Domain-Namens nicht nur eine Verwechslungsgefahr. Vielmehr profitiert sie auch vom Ruf der Marke ASCONA LOCARNO und beutet diesen bewusst aus.

Der strittige Domain-Name <ascona-locarno.ch> setzt sich aus zwei Ortsnamen zusammen und bezeichnet kombiniert eine geografische Region. Die Verwendung einer gemeinfreien geografischen Bezeichnung steht nach den allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätzen jedem Wettbewerbsteilnehmer offen (BGE 126 III 239, E 3b).

Die Registration eines Domain-Namens führt zur Monopolisierung desselben. Es besteht jedoch kein vorbehaltsloses Recht am registrierten Domain-Namen des Erstanmelders in Bezug auf geografische Namen. Es ergeben sich Schranken in verschiedener Hinsicht. Einerseits darf die gemeinfreie Bezeichnung nicht in einer Konkurrenzbezeichnung geführt werden, sofern die Bezeichnung durch langjährigen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist. Andererseits ist die Verwendung einer gemeinfreien Bezeichnung verboten, wenn damit eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird und dieser nicht mittels Zusätzen oder auf andere angezeigte Weise entgegen gewirkt wird (BGE 126 III 239, E. 3b; BGE 117 II 199, E. 2).

Vorliegend ist eine Verwechslungsgefahr geschaffen (s.o.) der nicht durch Zusätze oder auf andere Art und Weise von der Gesuchsgegnerin entgegengewirkt wird.

Eine Verletzung von Treu und Glauben und das unlautere und widerrechtliche Verhalten der Gesuchsgegnerin verstossen gegen Art. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Eine Verletzung des Kennzeichenrechts nach Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ist gegeben.

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WIPO vom 30.01.2015, DCH2014-0025
KEYTRADER / Key Trade Bank Software (Kl.9), Finanzdienstleistungen (Kl.36), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38) / Bankdienstleistungen (Kl.36), Finanzdienstleistungen (Kl.36) HG AG

[Über Jahre stritten sich die UBS und die Keytrade Bank SA (Crédit Agricole) in mehreren Rechtsstreitigkeiten unter firmen-, marken- und lauterkeitsrechtlichen Aspekten unter anderem über die Verwendung der Bezeichnungen KEYTRADER und KEYTRADE . Zuletzt entschied das Bundesgericht (BGE 140 III 297), dass dem Zeichen KEYTRADER für den Finanzbereich keine Unterscheidungskraft und damit kein Markenschutz zukommt.]

In Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Seite des Falles kommt das Handelsgericht Aargau zum Schluss, dass sich das Zeichen KEYTRADER im Finanzbereich durchgesetzt hat und entsprechend als kennzeichnungskräftiges Zeichen lauterkeitsrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen kann. Gestützt auf diese Feststellung urteilt das Gericht, dass eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen KEYTRADER und den folgenden Zeichen besteht: (a) KEYTRADE in Alleinstellung, (b) KEYTRADE mit den Zusätzen BANK und/oder PRO, ID bzw. MOBILESITE und (c) KEYTRADE in Kombination mit gewissen Grafik- und Wortelementen (vgl. nebenstehende Abbildung). Keine Verwechslungsgefahr besteht dagegen gegenüber der Firma "STRATEO, Genève, Succursale de Keytrade Bank SA, Bruxelles", da in dieser Firma der Bestandteil STRATEO hervorsticht.

Aus der Tatsache eines ungültigen Markenschutzes darf nicht direkt auf fehlenden UWG-Schutz geschlossen werden: "Der Richter hat im Einzelfall zu untersuchen, ob die Interessen, deren Berücksichtigung zu einem fehlenden Immaterialgüterrechtsschutz geführt haben, auch unter lauterkeitsrechtlichem Blickwinkel vorzugswürdig sind."

Ein Gericht ist im Rahmen seiner Beweiswürdigung nicht an die Ergebnisse einer demoskopischen Umfrage gebunden. "Vielmehr ist es seine Aufgabe, die Eignung des Gutachtens zu prüfen (...). Aber selbst die korrekt erhobene Umfrage nimmt dem Gericht nicht die Aufgabe der Entscheidfindung ab; ein gewisses Mass an wertender Entscheidung verbleibt immer. In diesem Zusammenhang ist (...) zu beachten, dass bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens nicht auf das Erreichen starrer Prozentgrenzen abzustellen ist, sondern die im Einzelfall konkreten Umstände bezüglich der Bekanntheit in einem bedeutenden Teil des massgebenden Publikums relevant sind."

Ist eine demoskopische Umfrage innerhalb eines überaus spezialisierten Verkehrskreises durchzuführen, kann eine Stichprobengrösse von rund hundert Interviews eine hinreichende Grundlage bilden.

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HG AG vom 19.01.2015, INGRES-News 5/2015, HOR.2010.20
AQUATERRA Travel (fig.) / AQUA-TERRA TRAVEL Veranstaltung von Reisen (Kl.39) / Veranstaltung von Reisen (Kl.39) OG LU

Die Verwendung der Bezeichnung "Aqua-terra Travel" als Google-Adword und als Titel der Google-Anzeige verletzt die Rechte an der Wort/Bildmarke "AQUATERRA Travel (fig.)", da die Parteien in der gleichen Branche und im gleichen Marktsegment tätig sind.

Bei Leistungsklagen nach MSchG 55 unterliegen Organe einer juristischen Person (Verwaltungsräte, Direktoren, Prokuristen usw.) den gleichen Ansprüchen wie die juristische Person selbst. Leistungsklagen können entsprechend sowohl gegen die Organe allein als auch in passiver Streitgenossenschaft mit der juristischen Person erhoben werden.

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OG LU vom 09.01.2015, INGRES-News 5/2015, DOK 000 006 302
SHOP4 / shop4.ch Werbung (Kl.35), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Schuhwaren (Kl.25) WIPO

The Claimant is the owner of a Swiss trademark for SHOP4 covering various advertising and software related services in classes 35 and 42 ("the Trademark") which was registered on January 19, 2010.

A company affiliated with the Claimant (Internet Explorer GmbH which is managed and controlled by the same person and of which the Claimant is a partner – "Gesellschafter") was the owner of the Domain Name until July 21, 2014 until that company lost the Domain Name because of apparent problems of communication with SWITCH which caused the renewal payment to be late.

The Domain Name was registered on August 5, 2014. It resolves to a website on which sport shoes are offered for sale and redirects to another domain name for this purpose (i.e. ) which reflects the NIKE trademark, whereby shoes of different brands are offered for sale on this website (i.e. NIKE and BIRKENSTOCK).

In this case, the Domain Name is identical to the Claimant's Trademark and is being used in connection with certain goods (i.e. as an online platform to sell sport shoes) which are not identical to those claimed in the Claimant's Trademark (which are services in classes 35 and 42), and for which the similarity is not obvious.

 

In any case, in this Expert's view, the Respondent's conduct violates the Swiss Unfair Competition Act (UCA). The Respondent's action of registering the Domain Name immediately after a company affiliated to the Claimant lost the registration of the Domain Name because of an error during the renewal process, amounts to an unfair and unlawful practice within the meaning of Article 2 UCA in the circumstances of this case. See by analogy Marlow Foods Ltd Limited Company v. Eginhard Thoelken, WIPO Case No. DCH2010-0013.

While the "first come, first served" rule applies for ".ch" domain names as provided by article 2.2 of the General Terms and Conditions (GTC) for the registration and administration of domain names under the domain ".ch" and ".li", this Expert notes that this rule does not and cannot prevent from holding that the registration and use of a domain name can constitute a violation of third party rights in certain circumstances. See Vattenfall AB v. Roger Lundmark, WIPO Case No. DCH2009-0021.

In this case, the Expert notes that a company affiliated with the Claimant was the registrant of the Domain Name until July 2014 (when a clerical error resulted in its lapse) and that the Claimant is the legitimate owner of a trademark for SHOP4 in Switzerland since 2010 (i.e. the Trademark) that is reflected in the Domain Name.

The Expert further notes that the Respondent has not participated in these proceedings and that it has not conclusively pleaded and proven any relevant grounds for defense in this case as requested under paragraph 24(d) of the Rules of Procedure. No justifiable reasons have been brought forward by the Respondent in order to justify its conduct, particularly about the choice to register the Domain Name (which corresponds exactly to the Trademark registered by the Claimant in Switzerland) very shortly after it was available for registration (because of the clerical error in the renewal process). In addition, this Expert notes that the Respondent could not be reached by the Claimant under the registered WhoIs contact information which corroborates further the impression of unfair conduct in this case.

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WIPO vom 26.12.2014, DCH2014-0021
six / SIXX Sonnenbrillen (Kl.9), Schmuck (Kl.14), Foulards (Kl.25) / Brillen (Kl.9), optische Apparate und Instrumente (Kl.9), Edelsteine, Uhren, Waren aus Edelmetall, Schlüsselanhänger und Juwelierwaren (Kl.14), Stoffe (Kl.24), Textilien (Kl.24), Vorhänge (Kl.24), Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Leder- und Stoffgürtel (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) BVGer

[Das IGE hatte die Widersprüche mangels rechtserhaltendem Gebrauch der Widerspruchsmarke abgewiesen. Auf Beschwerde hin hob das BVGer die Verfügung auf und bejahte den Gebrauch für einen Teil der Waren, u.a. Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Das IGE hiess daraufhin die Widersprüche teilweise gut. Eine dagegen gerichtete Beschwerde weist das BVGer teilweise wegen fehlender Warengleichartigkeit gut und weist sie im übrigen ab:]

Gewöhnliche Korrekturbrillen werden von Privaten selten gekauft. Der Kauf ist mit einem erheblichen Anpassungsaufwand verbunden. Entsprechend werden sie mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben (...). Bei Sonnenbrillen handelt es sich hingegen um Massenartikel, bezüglich welcher bei privaten Käufern von einer reduzierten Aufmerksamkeit auszugehen ist. Beim Kauf von Sonnenbrillen mit einer Sehkorrektur besteht hingegen, wie bei gewöhnlichen Korrekturbrillen, eine erhöhte Aufmerksamkeit der Nachfrager. Bijouterie Modeartikel, Modeaccessoires und ähnliches (Klasse 14) sind Artikel, bei welchen das breite Publikum die Abnehmer sind (...). Bei privaten Käufern ist grundsätzlich von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen, während bei Fachhändlern eine erhöhte Aufmerksamkeit besteht (...). Gemäss Rechtsprechung kann beim Kauf von Kleidern davon ausgegangen werden, dass diese vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft werden (...). Bei Kopf- und Halstüchern, Stolen und Boas (Klasse 25) handelt es sich um Bekleidungsstücke im weiten Sinn, bei denen von einer erhöhten Aufmerksamkeit auch der Durchschnittskonsumenten ausgegangen werden kann.

Zahlenworte oder Ziffern können durchaus Markenschutz beanspruchen solange sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht über einen beschreibenden Sinngehalt verfügen (...). So hat beispielsweise das Bundesverwaltungsgericht und die eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) bezüglich der Ziffer 7 bzw. dem Zahlenwort seven bereits mehrfach festgehalten, dass dieser Ziffer bzw. dem Zahlenwort in Verbindung mit Waren der Klasse 18 kein beschreibender Sinngehalt zukommt und sie zudem über einen normalen Schutzumfang verfügt (...). Auch vorliegend hat die Widerspruchsmarke SIX (fig.) in Bezug auf die relevanten Waren der Klassen 18 und 25 keinen beschreibenden Charakter. Ein solcher wird von der Beschwerdeführerin auch nicht geltend gemacht.

 

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BVGer vom 05.12.2014, B-5312/2013, B-5313/2013
OSCAR / Oscar del Vino production et distribution de programmes audiovisuels (Kl.41), Unterhaltungsdienstleistungen (Kl.41) / Unterhaltungsdienstleistungen (Kl.41) HG ZH

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Veranstalterin der weltberühmten "OSCAR"-Preisverleihung und Inhaberin der Marke OSCAR, klagte vor dem Zürcher Handelsgericht gegen den italienischen Fernsehsender RAI auf Unterlassung. Sie brachte vor, RAI verstosse durch die Ausstrahlung (bzw. das Ausstrahlenlassen) der Fernsehunterhaltungsshows "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda" sowie "Oscar TV", in welchen Preise in der Wein-, Mode- und Fernsehbranche verliehen werden, sowohl gegen Marken- als auch Lauterkeitsrecht.

Das Handelsgericht bejaht eine Markenverletzung. Ein dreijähriges Zuwarten mit der Einreichung der Klage führt in casu nicht zu einer Verwirkung, "zumal es sich vorliegend um nur einmal jährlich ausgestrahlte Fernsehsendungen handelt". Durch die Ausstrahlung der Oscar-Preisverleihung in die Schweiz und die Berichterstattung in den Schweizer Medien ist der Gebrauch der Marke OSCAR nachgewiesen: "Darauf, dass die Veranstaltung selber nicht in der Schweiz stattfindet, kommt es nämlich nicht an."

Der Begriff OSCAR ist nicht zum Freizeichen degeneriert, da er "notorischerweise kein Synonym für 'Preisverleihung', 'Auszeichnung' oder 'Preis' darstellt". OSCAR ist im Zusammenhang mit Unterhaltungsdienstleistungen (Klasse 41) keine schwache Marke, zumal die "Oscars" vom Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den verliehenen Filmpreisen der Klägerin in Verbindung gebracht werden.

Zwischen der Marke OSCAR und den Titeln der streitgegenständlichen TV-Sendungen besteht Verwechslungsgefahr, zumal es sich bei den Zusätzen "del Vino", "La Kore [...] della Moda" und "TV" um offensichtliche Sachbezeichnungen für Wein, Mode und Fernsehen handelt. RAI steht, auch für den Fall, dass gewisse Sendungen des Senders bereits in den 60er Jahren in der Schweiz hätten empfangen werden können, kein Weiterbenützungsrecht zu. Allgemein besteht nämlich keine hinreichende schweizerische Marktpräsenz, wenn Dienstleistungen (hier TVSendungen) in mehr zufälliger als kontrollierter Weise dem Schweizer Publikum zugänglich gemacht werden. Aus einem rein "sendetechnischen Spill-over", d.h. aus der Tatsache allein, dass eine früher nur in Italien ausgestrahlte Sendung auch in Teilen des Tessins empfangen werden konnte, kann nicht die Absicht eines Gebrauchs in der Schweiz abgeleitet werden.

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HG ZH vom 05.12.2014, HG060392-O; INGRES-News 4/2015
Winston BLUE Box / fx Verpackung Zigaretten (Kl.34) / Tabakwaren (Kl.34) BVGer

[Die Japan Tobacco Inc, Inhaberin der beiden älteren Marken "Adler" und "Winston Box" erhob gegen die Eintragung der rechts abgebildeten "FX Verpackung" der Harrington Development Inc. erfolgreich Widerspruch. Das BVGer bestätigt den Entscheid des IGE:

Das Bundesverwaltungsgericht hält zunächst fest, dass es sich vorliegend um gleiche bzw. gleichartige Waren handele (insbesondere Zigaretten). Es bejaht sowohl eine (zumindest leichte) visuelle als auch eine (gewisse) semantische Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchs- und der angegriffenen Marke. Das Bildelement (Raubvogel) der angegriffenen Marke sei nicht eine eigene und autonome Darstellung eines abstrakten Motivs, sondern eine einfache Adaption des Bildelements der Widerspruchsmarke 1. Japan Tobacco habe zudem den intensiven Gebrauch der Widerspruchsmarke 1 sowohl in der Schweiz als auch weltweit aufzeigen können (intensive Bewerbung von Produkten der Marke Winston; Marktanteil in der Schweiz von 8,1%). Da es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Bildmarke (Weisskopfseeadler) handelt, profitiere sie mindestens von einem normalen Schutzbereich. Ob hier ein erweiterter Schutzbereich der Widerspruchsmarke vorliegt, sei nicht zu prüfen, da die Unterschiede zwischen den Marken nicht ausreichen, um die Zeichen unterscheiden zu können. Schliesslich könne nicht ausgeschlossen werden, dass der relevante Verkehrskreis – auch wenn er die Zeichen unterscheiden kann – davon ausgeht, dass eine Verbindung bestehe.

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BVGer vom 25.11.2014, B-3812/2012