decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
BÜBCHEN / bubchen.ch Kl.3, Kl.5 / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

The Claimant is the owner of several BÜBCHEN trademarks for baby care products. "Bübchen" products have been exported to Romania since 1997. They were distributed by the Respondent, in particular through a distribution agreement executed with Nestlé Deutschland AG, an associated company of the Claimant.

Despite the official termination of the distribution agreement as of March 2012 and the fact that the Respondent ceased purchasing Bübchen products from Nestlé Deutschland AG as of March 2013, the Claimant ascertained that the Respondent was operating its e-shop under the domain name <bubchen.ro> and offering for sale a variety of products, not limited to Bübchen products.

The Respondent registered the disputed domain name <bubchen.ch> without authorization of the Claimant or its associated companies on November 14, 2013, after receipt from the Claimant of a Cease and Desist letter demanding to refrain from using the domain name <bubchen.ro> and its transfer to the Claimant.

[Verfahrenssprache:]

In the present case, the contractual language selected by the Respondent according to SWITCH is German, but the Claimant requested that the language of the proceedings be English.

The Claimant has proven that the Respondent perfectly understands, is perfectly fluent and it is able to correspond in English, as demonstrated by the fact that English was adopted for the distribution agreement executed between the Claimant's associated company "Nestlé Deutschland AG" and the Respondent. Besides, the fact that the Respondent specifies on its LinkedIn profile that he speaks English, also speaks in favor of avoiding the costs and time necessary for the translation into German of the Request and of its annexes.

Taking all circumstances of these dispute resolution proceedings into account (cf. paragraph 7(a) of the Rules of Procedure), it would appear unnecessary to have the Request translated into German, since the Expert assumes that the Respondent understands English. In light of this, and considering that the Center has appointed an Expert familiar with both English and German languages, it seems reasonable for this Expert that the language of the proceeding is English.

[Anspruch auf Übertragung:]

Article 4 of the Swiss Trademark Act (the "TMA") foresees that "[T]rade marks registered in the name of agents, representatives or other authorised users without the consent of the proprietor, or trademarks which remain entered in the Register after the withdrawal of such consent, are also not protected (sic)". While this Expert notes that the above article is applicable during a distribution agreement this set of rules would also apply in this present case where the distribution agreement is terminated.

Furthermore, on the basis of article 13 of the TMA, the Swiss Federal Supreme Court recognized that domain names are comparable to personal names, business names, and trademarks and therefore can be regarded as distinctive signs (DFT 126 III 239, 244, <berneroberland.ch>); by analogy, domain names registered by a distributor without the consent of the trademark proprietor are not protected (see Kambly SA Spécialités de Biscuits Suisses v. Swiss Connection Inc. WIPO Case No. D2003-0983).

The Expert finds, based on articles 4 and 13 of the TMA, that the registration by the Respondent of the disputed domain name constitutes a clear infringement under Swiss Law.

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WIPO vom 19.11.2014, DCH2014-0019
TUI Holly / HollyStar Kl.35, Kl.39, Reservation und Buchung von Reisearrangements über Telefon oder Internet (Kl.39), Veranstaltung von Reisen (Kl.39), Kl.41 / Kl.35, Kl.36, Kl.41, Unterhaltungsdienstleistungen (Kl.41) BVGer

Mit Verfügung vom 26. Juni 2013 stellte die Vorinstanz fest, die Einrede des Nichtgebrauchs sei unzulässig. Mit Verfügung vom 26. September 2013 hiess sie den Widerspruch teilweise gut, nämlich für alle eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41.

Zur Begründung erläuterte sie, die eingetragenen Dienstleistungen beider Marken in diesen Klassen seien gleich oder gleichartig; die Zeichen ähnlich, da insbesondere ein Zeichenbestandteil ("Holly") unverändert in die jüngere Marke übernommen sei und in beiden Zeichen als selbständiges Element diene. Das beigefügte Zeichenelement "Star" in der angegriffenen Marke sei kennzeichnungsschwach. Auf der Ebene des Sinngehalts seien deshalb keine genügenden Abweichungen vorhanden, um die schriftbildliche und phonetische Ähnlichkeit zu kompensieren. Die Zeichen seien verwechselbar.

[Das BVGer hebt teilweise auf - keine Gleichartigkeit der DL in Klasse 36 - und bestätigt im Übrigen:]

Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Wort "TUI" sei als Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke anzusehen, da es auch in weiteren Marken der Widersprechenden wie "TUI Cars", "TUI Hotels", "TUI Travel", "TUI Cruises" usw. vorkomme. Damit nimmt sie, im Sinne eines Umkehrschlusses gegen einen Schutz der Widerspruchsmarke, was die Übernahme von deren Bestandteil "Holly" betrifft, implizit auf die Praxis zum Schutz von Serienmarken im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr Bezug.

Die Berücksichtigung von Serienmarken durchbricht aus Gerechtigkeitsüberlegungen, wie der Schutz bekannter Marken (vorne, E. 3.5.1), das Konzept der Verwechslungsgefahr, soweit dieses auf der Wahrnehmung, Erwartung und Aufmerksamkeit der Verkehrskreise aufbaut. So wird bekannten Marken zum Schutz der durch aktive und aufwändige Kommunikation erworbenen Kennzeichnungskraft selbst dann ein erweiterter Schutzumfang gewährt, wenn die überdurchschnittliche Wiedererkennung ihrer Marke eine rein wahrnehmungsbezogene Verwechslung mit dem anderen Zeichen gerade verhindert und die Bekanntheit somit eigentlich ein Argument gegen und nicht für die Annahme einer unmittelbaren Verwechslung darstellen würde (...). Diese erhöhte Schutzwirkung gilt auch für die Übernahme von Serienmarkenbestandteilen (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 78), lässt sich aber nicht zum Nachteil eines wenig bekannten Markenbestandteils der Widerspruchsmarke umkehren, der mit dem bekannten Bestandteil kombiniert wird. Die Markenserie würde sonst, wie eine allfällige Bekanntheit von "TUI", welche die Parteien vorliegend allerdings nicht geltend machen, für den Inhaber zur unerwünschten Belastung. Bei Marken, die aus einem erhöht schutzwürdigen und einem unbekannten Bestandteil zusammengesetzt sind, kann die vor Verwässerung geschützte Unterscheidungsfunktion darum, was den unbekannten Bestandteil betrifft, nicht zu einer reziprok reduzierten Unterscheidbarkeit führen. Die Marke ist vielmehr ohne nachteiligen Einfluss des schutzwürdigeren Elements auf ihre Kennzeichnungskraft zu prüfen.

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BVGer vom 14.11.2014, B-6103/2013
TSARINE / CAVE TSALLIN alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33) / alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33) BVGer

Dem vorliegenden Verfahren ging ein Markenwiderspruch der Beschwerdegegnerin gegen eine frühere Registrierung CH 595'515 Cave Tsalline (fig.) der Beschwerdeführerin voraus, dessen Gutheissung durch die Vorinstanz das Bundesverwaltungsgericht am 3. Januar 2012 bestätigte (Urteil Nr. B-1396/2011).

Wenig überraschend wird auch der Widerspruch gegen CAVE TSALLIN gutgeheissen.

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BVGer vom 07.11.2014, B-1297/2014
APRIL / april-kaution.ch Versicherungswesen (Kl.36) / Registrierung von Domainnamen (Kl.38) WIPO

[Der Gesuchsgegner hatte zahlreiche Domainnamen mit dem Bestandteil APRIL und weitere Versicherungs-Marken registriert. Diese verwiesen auf eine Seite zur Registrierung von Domainnamen. Mangels Gleichartigkeit der angebotenen Dienstleistungen verneint der Experte eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Jedoch ist das Verhalten unlauter:]

Selon la doctrine suisse, l’enregistrement de noms de domaine incorporant la marque d’un tiers peut constituer une entrave déloyale, la décision pouvant être basée sur des éléments objectifs et/ou subjectifs. Le Requérant possède le nom de domaine <april.ch> et n’est donc pas empêchée de déployer ses activités sur le marché suisse en utilisant un nom de domaine sous l’extension générique “.ch”. Cela étant, il serait parfaitement légitime que le Requérant souhaite exploiter d’autres noms de domaine, par exemple les noms de domaine litigieux, notamment pour augmenter sa visibilité sur Internet. De plus, le fait de l’enregistrement inactif des noms de domaine litigieux pourrait envoyer un signal erroné et indésirable aux Internautes et constitue pour le moins une gêne. Objectivement, selon l’expert, il existe donc une entrave à la concurrence, même si elle ne saurait être qualifiée de grave. Cela étant, l’importance de l’entrave objective est moindre lorsque l’intention (subjective) d’entraver le titulaire de la marque dans ses activités commerciales est manifeste, ce qui est notamment le cas lorsque l’enregistrement des noms de domaine a lieu sans motif digne de protection et visiblement au détriment d’un tiers (Tribunal du commerce de Zurich eu 18 décembre 2001, “volvo-ankauf.ch”, ZR 101 (2002), 51). L’enregistrement d’une multitude de noms de domaine incorporant la marque d’un tiers est un indice clair pour cet expert de l’intention d’entraver son concurrent (...).

En l’occurrence, l’inscription de 47 noms de domaine incorporant la marque APRIL par le Défendeur constitue un tel indice pour cet expert. De plus, le Défendeur admet ouvertement dans sa réponse qu’il agit dans un but de nuire, en indiquant qu’il a enregistré les noms de domaine litigieux dans un but défensif, à savoir pour éviter qu’un prétendu plagiat ne soit diffusé, et non pas pour une activité commerciale légitime.

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WIPO vom 03.09.2014, DCH2014-0012
LAND ROVER / LAND GLIDER Motorfahrzeuge (Kl.12) / Motorfahrzeuge (Kl.12) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch abgewiesen. Das BVGer heisst ihn gut:]

In Bezug auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass diese im Zusammenhang mit Landfahrzeugen - insbesondere Allradfahrzeugen - notorisch ist, handelt es sich doch bei "Land Rover" um eine der ältesten Marken für Allradfahrzeuge, deren hinreichende Gebrauchsintensität ausser Frage steht. Dabei ist das Fahrzeug nicht als "Rover" sondern als "Land Rover" bekannt. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz (...) schadet die Tatsache, dass der einzelne Begriff "Land" im Zusammenhang mit Landfahrzeugen womöglich als beschreibend qualifiziert werden kann, weder der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als Ganzes (...) noch deren Bekanntheit. Im Übrigen ändert daran auch nichts, dass das Markenportfolio der Beschwerdeführerin u.a. die Marken "Range Rover" und "Rover" umfasst (...), wobei offen bleiben kann, inwiefern der Endkonsument weiss, dass ein "Rover" nicht ein "Land Rover" und ein "Range Rover" eigentlich nur ein Modell des Land Rovers ist. Der Widerspruchsmarke als Ganzes ist daher im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Landfahrzeugen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und damit ein erhöhter Schutzumfang zuzusprechen.

[Autos werden mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft.]

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass aufgrund der engen Gleichartigkeit der jeweils beanspruchten Waren, der vorhandenen Ähnlichkeiten im Vergleich der Zeichen insgesamt (...) sowie des erhöhten Schutzumfanges der Widerspruchsmarke sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen. Zwar ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 7.2 hiervor). Dieses Kriterium und die festgestellten Unterschiede im Sinngehalt genügen aber aufgrund des erhöhten Schutzumfanges der Widerspruchsmarke sowie der festgestellten Gleichartigkeit der Waren nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (...). So besteht insbesondere die Gefahr, dass die Abnehmer im Zusammenhang mit den beanspruchten Fahrzeugen in der angefochtenen Marke eine Variante der Widerspruchsmarke vermuten und damit fälschlicherweise auf wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen beide Marken schliessen.

7.4 Schliesslich kann auch das von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Argument, die Gefahr einer Verwechslung könne ausgeschlossen werden, weil weitere Automarken den Begriff "Land" enthielten, nicht gehört werden. Ihrer Meinung nach deutet dies darauf, dass die Widerspruchsmarke deren Existenz geduldet habe und das Element "Land" somit verwässert worden sei. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, denn selbst die mehrfache Registrierung eines Zeichenelementes führt noch nicht automatisch zu einer Verwässerung (...). Vielmehr muss diese in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein (...). Vorliegend fehlt ein solcher Nachweis. 

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BVGer vom 28.07.2014, B-4829/2012
EMIC / EMC Kl.9, Kl.16, Kl.36, Kl.37, Kl.41, Kl.42 / Kl.9, Kl.16, Kl.42 BVGer

Das IGE wies alle Widersprüche ab. Sie bejahte zwar bis auf Klasse 35 die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen sowie die Zeichenähnlichkeit, war aber der Ansicht, dass der zusätzliche Vokal I die angefochtene Marke deutlich verändern würde. Weiter könne diese im Unterschied zur Widerspruchsmarke als Wort gelesen werden und das Publikum könne sich Akronyme besonders gut einprägen, weshalb kleine aber deutliche Unterschiede besonders ins Gewicht fielen.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut. Es führt aus, dass es in casu für das Bestehen der Gleichartigkeit in einer bestimmten Klasse reicht, wenn mindestens einer der drei Widerspruchsmarken für eine gleiche oder gleichartige Ware oder Dienstleistung wie die angefochtene Marke registriert ist. Weiter bejaht das Bundesverwaltungsgericht die Gleichartigkeit und Gleichheit der Waren und Dienstleistungen und zwar auch in Bezug auf die Dienstleistungen aus Klasse 35. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit wird ausgeführt, dass sich die optische Ähnlichkeit bereits aus der Übernahme aller in den Widerspruchsmarken enthaltenen Buchstaben ergibt und der zusätzlich verwendete Buchstabe I der angefochtenen Marke daran ebenso wenig ändere, als dass er gleich neben dem Buchstaben M folgend platziert sei und so optisch zu verschmelzen droht. Aufgrund der Übernahme wird auch zumindest eine entfernte phonetische Ähnlichkeit bejaht. Zudem würden beide Zeichen keinen spontan erkennbaren und verständlichen Sinngehalt aufweisen.

Das BVGer bejaht eine Verwechslungsgefahr bereits bei einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke und sieht daher von einer Überprüfung eines erhöhten Schutzumfang der Widerspruchsmarke durch intensive Nutzung ab. Der zusätzlich verwendete Buchstabe I der angefochtenen Marke vermöge die Verwechslungsgefahr nicht zu bannen. Dies insbesondere auch daher, weil das I an dritter Stelle eine Konstellation ergebe, die sich von der Widerspruchsmarke zu wenig unterscheide. 

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BVGer vom 18.07.2014, B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
TECHCRUNCH / techcrun.ch Kl.35, Kl.41, Kl.42 / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

Der Gesuchsteller veröffentlicht unter dem Domain-Namen <techcrunch.ch> einen Blog über Informationstechnologie. Der Gesuchsteller ist Inhaber der Schweizer Marke TECHCRUNCH (Nr. 654081), die am 23. September 2013 hinterlegt wurde und in den Klassen 35, 41 und 42 eingetragen ist.

Der Gesuchsgegner hat am 8. Oktober 2013 den Domain-Namen registriert, jedoch keine Internetseite aufgeschaltet. Er bietet den Domain-Namen auf der Handelsplattform Sedo zum Verkauf an.

Der Domain-Name ist mit dem Namen und der eingetragenen Marke des Gesuchstellers praktisch identisch. Der Punkt vor der Endung „ch“ vermag eine Verwechslungsgefahr nicht zu beseitigen.

Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Es können sich sowohl private als auch juristische Personen auf das Namensrecht stützen (BGE 128 II 353 4). Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen einer unbefugter Namensanmassung, das heisst eine Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen (BGE 112 II 371 E. b). Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Aneignung seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung bewirkt (BGE 112 II 369). Dabei genügt die blosse Gefahr einer Verwechslung (BGE 128 III 353), eine tatsächliche Verwechslung ist hingegen nicht erforderlich (BGE 102 II 167 E. a). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt nicht nur die unberechtigte Verwendung des vollen Namens als Namensanmassung, sondern bereits die Übernahme des Hauptbestandteils (BGE 102 II 166).

Der Gesuchsteller kann sich als juristische Person auf das Namensrecht stützen. Der Gesuchsteller wird durch diese Anmassung seitens des Gesuchsgegners beeinträchtigt. Die Verwendung des Domain-Namens ist geeignet, bei einem durchschnittlichen Internet-User die Gefahr einer Verwechslung hervorzurufen. Das Einfügen des Punktes vor der Endung „ch“ vermag die Verwechslungsgefahr nicht zu beseitigen. Beim Aufruf der Seite „www.techcrun.ch“, erscheint ein Pop-up, dass die Seite nicht gefunden werden könne. Dadurch entsteht das Risiko einer Verwechslung, da ein potentieller Seitenbesucher annehmen könnte, die Seite „www.techcrunch.ch“ existiere nicht mehr. Somit ist die Verwendung des Namens unbefugt und der Gesuchsteller hat Anspruch auf Unterlassung dieser Anmassung.

Da eine Namensrechtsverletzung gegeben ist, kann es vorliegend offengelassen werden, ob auch eine Verletzung der Marke des Gesuchstellers vorliegt.

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WIPO vom 12.06.2014, DCH2014-0010
Artic / ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL Wodka (Kl.33) / alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33), Wodka (Kl.33) BVGer

[Wie das IGE heisst auch das BVGer den Widerspruch gut:]

Das BVGer stellt fest, dass die Marke „ARTIC“ von einen verbalen und bildnerischen Element charakterisiert sei (Bär) welche der Marke eine eigene Identität verschaffen. Da aber im kommerziellen Verkehr das Zielpublikum sich hauptsächlich auf das verbale Element abstellt, muss hauptsächlich auf die Elemente „ARTIC“ und „Arctic“ abgestellt werden. Gem. einem generellen Prinzip, achtet der Konsument spezieller Weise auf dem Anfang einer Marke i.S. ihres charakteristischen Teils. Das BVGer stellt fest, dass die ergänzenden Elementen „Velvet“, „Nothing“ und „Cocktail“ keine starke Charakterisierung zukommt. Denn alle drei sind bloss beschreibender Natur und beinhalten Angaben bzgl. der Qualität der Produkte der Klassen 32 und 33. Der Hauptunterschied zwischen den zwei Marken besteht lediglich in der Benutzung des Buchstaben „c“ zwischen den Buchstaben „r“ und „t“, welcher nicht als massgebend bezeichnet werden kann, um den Gesamteindruck zu beeinflussen. Auch phonetisch sind sich die Marken „ARTIC“ und „Arctic“ ähnlich und es besteht das Risiko, dass der Buchstaben „c“ welcher sich in der Mitte der Marke „Arctic“ befindet gar nicht gelesen und/oder ausgesprochen wird. Auch von der Bedeutung lassen sich die beide Marken nicht unterscheiden da „Artic“ in der italienischen Sprache das Adjektiv artico ohne den letzten Buchstaben hervorruft und der Englischen Übersetzung der Marke „Arctic“ entspricht. Auch dass sich die Produkte der Klassen 32 und 33 auf den alltäglichen und nicht speziellen Verbrauch beziehen, spricht gem. BVGer für eine Verwechslungsgefahr.

Der Einwand der Widerspruchsgegnerin, dass die Marke „ARTIC“ eine schwache Unterscheidungskraft aufgrund ihrer Gewöhnlichkeit zukomme, wurde vom BVGer abgewiesen mit der Begründung, dass der Schutzumfang einer Marke immer im Zusammenhang mit den Produkten und Dienstleistungen auf denen sich die Marke bezieht und nicht bloss abstrakt zu bestimmen ist. Es besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen den zwei Marken.

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BVGer vom 10.06.2014, B-4637/2012
Rotes Kreuz / Rotes Kreuz ähnlich ärztliche, medizinische und humanitäre Dienstleistungen an Notleidende (Kl.44) / ärztliche Dienstleistungen (Kl.44) BGer

[Das Schweizerische Rote Kreuz ist aktivlegitimiert, die Verbotsrechte aus dem Rot-Kreuz-Gesetz auf dem Zivilweg geltend zu machen:]

[...] lorsque l'intimée reproche à la recourante d'utiliser un signe qui établit un lien avec l'institution de la Croix-Rouge, elle fait référence à l'abus de la croix rouge considérée comme un signe indicatif [...]. Dans cette perspective, force est de constater que la Croix-Rouge suisse, en tant que société nationale, peut utiliser le signe de façon exclusive (cf. art. 44 al. 2 CG I et art. 4 de la loi sur la Croix-Rouge) et qu'elle est seule légitimée à en autoriser l'usage par un tiers, moyennant le respect de règles strictes (art. 44 al. 4 CG I).

[Das SRK hat auch ein Rechtsschutzinteresse, gegen die Verletzung der ausschliesslichen Nutzung des Roten Kreuzes vorzugehen.]

[...] il n'est pas contesté que le léger écart entre la branche droite de l'élément figuratif litigieux et le reste de cet élément (parties gauche et centrale) est la seule différence existant entre ce signe et la croix rouge. En raison de la proximité de l'élément en forme de carré rouge (branche droite) avec l'autre élément, ce léger écart ne suffit pas à reléguer au second plan l'image d'une croix rouge sur fond blanc. [...]

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BGer vom 20.05.2014, 4A_41/2014
RED BULL / BULLDOG alkoholfreie Getränke, Bier (Kl.32) / alkoholfreie Getränke, nämlich Energy-Drinks (Kl.32) BVGer

Mit Verfügung vom 16. April 2013 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Sie erläuterte, dass die Vergleichszeichen für die gleichen Waren beansprucht würden. Klanglich und schriftbildlich stimmten sie im gemeinsamen Wortelement "Bull" überein. Sie verfügten über einen ähnlichen Sinngehalt, da die Widerspruchsmarke einen roten Bullen und die angegriffene Marke eine englische Hunderasse, die ursprünglich zur Bullenhetze diente, bezeichne. Die Zeichen seien verwechselbar. Die Rechtsprechung habe bereits mehrmals entschieden, dass das Zeichenelement "Bull" eine hohe Kennzeichnungskraft habe. Die Widerspruchsmarke verfüge für die zu beurteilenden Waren über einen erweiterten Schutzumfang. Weil das charakteristische Element "Bull" integral von der angefochtenen Marke übernommen werde, bestehe die Gefahr von Fehlzurechnungen.

[Das BVGer bestätigt.]

Die Beschwerdeführerin bringt vor, das HABM habe in einem Verfahren zwischen den gleichen Zeichen entschieden, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Diese Überlegung könne analog auch für den hier zu beurteilenden Fall zur Anwendung kommen.

Der Verweis der Beschwerdeführerin auf den Entscheid des HABM (...), welche sie als Indiz dafür anführt, dass die Vergleichszeichen nicht verwechselbar seien, muss unbeachtet bleiben. Massgeblich sind einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen (Eintragungs-) Entscheiden wird grundsätzlich keine Präjudizwirkung zugesprochen (...). Entsprechend sagen diese nichts über den vorliegenden Zeichenvergleich und insbesondere auch nichts über die Verwechslungsgefahr in der Schweiz aus.

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BVGer vom 28.04.2014, B-2766/2013
METROPOL / METROPOLE PARTNERS Finanzdienstleistungen (Kl.36) / Finanzdienstleistungen (Kl.36) HG ZH

[Die Klägerin klagte aus ihrer Marke METROPOL u.a. gegen die Verwendung der Firma Metropole Partners AG. Die Beklagte machte fehlenden rechtserhaltenden Gebrauch der Marke METROPOL geltend, weil diese immer zusammen mit SELECTION oder GESTION verwendet wurde. Das HGer ZH heisst die Klage gut:]

Die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Begriffs als Firma stellt einen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr dar, weshalb ein solcher Gebrauch das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers verletzen kann.

Wurde eine rechtsgültig in der Schweiz eingetragene Marke hierzulande mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen verwendet, "ist ein markenmässiger Gebrauch zu bejahen, selbst wenn dies durch unzulässige Vertriebshandlungen geschah. Auch der rechtswidrige Einsatz einer Marke wirkt nämlich grundsätzlich rechtserhaltend." Vorliegend ist daher die Frage, ob die unter der streitgegenständlichen Marke erbrachten Finanzdienstleistungen beruhend auf einer (genügend umfassenden) Bewilligung der FINMA erbracht wurden, für den Gesichtspunkt des rechtserhaltenden Markengebrauchs unbeachtlich.

Der Gebrauch der für Finanzdienstleistungen registrierten Marke METROPOLE mit dem Zusatz "Sélection" ist rechtserhaltend, da der Zusatz "Sélection" als "typenspezifisch zu qualifizieren" ist. Der Gebrauch der Marke mit dem Zusatz "Gestion" ist ebenfalls als rechtserhaltend zu qualifizieren, da "Gestion" im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen beschreibenden Charakter aufweist.

METROPOLE ist im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen unterscheidungskräftig.

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HG ZH vom 21.03.2014, HG120273-O; INGRES-News 12/2014
YELLO / YELLOW LOUNGE Tonträger (Kl.9), production et distribution de programmes audiovisuels (Kl.41), Produktion von Audio- und Videoinhalten (streaming) (Kl.41), Produktion von Radiosendungen (Kl.41), Unterhaltung, insb. Musikdarbietungen (Kl.41), Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten (Kl.45) / Tonträger (Kl.9), Produktion von Audio- und Videoinhalten (streaming) (Kl.41), Produktion von Radiosendungen (Kl.41), Unterhaltung (Kl.41), Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten (Kl.45) BVGer

Das BVGer bejahte eine Zeichenähnlichkeit zwischen YELLO und YELLO LOUNGE, da besonders auf optischer und phonetischer Ebene eine enge Übereinstimmung im Zeichenbeginn bestehe.

Bezüglich der Verwechslungsgefahr führte das Gericht aus, dass die jüngere Marke stärker von "Lounge" als vom unbestimmt-alltäglich wirkenden Wort "yellow" geprägt sei, obwohl dieses am Wortanfang steht. Aus diesem Grund unterscheidet sich die angemeldete Marke von der Widerspruchsmarke knapp hinreichend soweit jene keinen wesentlich breiteren Schutzumfang im Bereich ihrer gesteigerten Kennzeichnungskraft (durch die Aktivitäten der Musikgruppe YELLO) geniesst. Hingegen sei eine Verwechslungsgefahr für Waren und Dienstleistungen zu bejahen, für welche im Rahmen der Bekanntheit der Widerspruchsmarke auf dem Musikmarkt eine Gleichartigkeit zur angefochtenen Marke besteht. Die Verwechslungsgefahr wurde somit teilweise bejaht, nebst der Eintragung in Klasse 16 aber für eine Reihe weiterer Waren und Dienstleistung (vgl. Aufzählung in E. 8) verneint. 

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BVGer vom 17.03.2014, B-5692/2012
XOLAIR / BLOXAIR pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) BVGer

Das IGE hiess den Widerspruch gut. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das BVGer nun mit Entscheid vom 12. März 2014 ab.

Hinsichtlich der Aufmerksamkeit des Verkehrskreises, führte das BVGer aus, dass beim Kauf von Medikamenten nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine besondere Aufmerksamkeit gelte. Der massgebliche Verkehrskreis bestehe i.c. sowohl aus Fachkreisen wie Ärzten und Apothekern als auch aus Patienten, die den Kaufentscheid für rezeptfreie Medikamente selbst treffen. I.c. werden die gegenüberstehenden Marken zudem für identische Waren (Oberbegriff „pharmazeutische Produkte“) beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab anzulegen ist.

Bezüglich der Ähnlichkeit des Schriftbildes führte das BVGer aus, dass die Widerspruchsmarke mit einem "X" beginnt, während die angefochtene Marke mit einem "B" optisch unterschiedlich anfängt. Gemeinsam haben die beiden Marken an-dererseits das "O" in der Mitte der ersten Silbe sowie die Endung "-air". Die Silbe "Xol" der Widerspruchsmarke findet sich in der Umkehrung "lox" in der ersten Silbe der angefochtenen Marke wieder. Die Widerspruchsmarke ist sechs, die angefochtene Marke sieben Buchstaben lang, wobei der Unterschied kaum wahrgenommen wird. Die Wortendung "-air" ist bei beiden Marken identisch. Damit besteht eine Ähnlichkeit zwischen den Schriftbildern der Vergleichszeichen.Auch hinsichtlich des Wortklanges seien die beiden Zeichen ähnlich, da beiden Marken zweisilbig seien und beide die gemeinsame Schlusssilbe „air“ besitzen.

Weiter stellte das BVGer fest, dass die Widerspruchsmarke als reine Fantasiebezeichnung keinen Wortsinn habe und folglich die entgegenstehenden Zeichen von den Verkehrskreisen als Fantasiezeichen ohne Wortsinn verstanden werden (auch einem von der Beschwerdeführerin geltende gemachten allfälligen Wortsinn „blocks air“ komme keine Bedeutung zu, da dieser im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten nicht auf der Hand liege und somit von den Verkehrskreisen nicht als beschreibend erkannt werde).

Folglich habe die Vorinstanz zutreffend daraus geschlossen, dass mangels erkennbarer Anspielung im Sinngehalt von einer unverminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei. 

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BVGer vom 12.03.2014, B-3369/2013
METRO / METROPOOL Verpflegung von Gästen in Restaurants (Kl.43) / Werbung (Kl.35), Veröffentlichung von Nachrichten und Informationen via Internet (Kl.41) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutgeheissen:

Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid bezüglich der materiellen Vorbringen im Wesentlichen wie folgt. Die Dienstleistungen der Klasse 35 Dienstleistung in Zusammenhang mit der Platzierung und Veröffentlichung von Inseraten und anderen Werbemitteln, Platzierung von Werbung via Internet, für welche die Beschwerdeführerin ihre Marke hinterlegt hat, seien unter dem von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Oberbegriff Werbung der Klasse 35 zu subsumieren, womit Dienstleistungsgleichheit festzustellen sei. Zwischen den Dienstleistungen der Klasse 41 der Beschwerdeführerin Veröffentlichung von Nachrichten und Informationen aus Zeitungen und Zeitschriften via Internet und der Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften der Beschwerdegegnerin bestehe eine starke Gleichartigkeit der Dienstleistungen. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit stellt die Vorinstanz fest, dass die Widerspruchsmarke METRO in der angefochtenen Marke METROPOOL vollständig enthalten sei, was bereits zu einer Zeichenähnlichkeit führe. Zudem vermöge der Zusatz POOL auf der sinngehaltlichen Ebene die klang- und schriftbildliche Ähnlichkeit der beiden Marken nicht zu kompensieren. Die Vorinstanz führte weiter aus, dass der Widerspruchsmarke METRO in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden könne, womit ihr normale Kennzeichnungskraft zukäme.

Das BVGer bestätigt vollumfänglich. Interessant die Ausführungen zur Benutzungsschonfrist:]

Vorliegend begann die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke der Beschwerdegegnerin mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens Nr. 4'571, in welchem die Widerspruchsmarke die angefochtene Marke war. Die Rechtskraft dieses Verfahrens und somit der Beginn der Benutzungsschonfrist datiert vom 9. Dezember 2010, wodurch die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt des Einlegens des vorliegenden Widerspruchs bzw. des im dadurch initiierten Verfahren geltend gemachten Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke nach wie vor lief. Entsprechend liess die Vorinstanz die Einrede des Nichtgebrauchs nicht zu und prüfte lediglich die Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken.

3.2 Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, dass aufgrund des nach längerer Sistierung am 9. Dezember 2010 abgeschlossenen Verfahrens eine sehr lange Benutzungsschonfrist vom Hinterlegungsdatum 27. April 2000 bis zum 8. Dezember 2015 für die Beschwerdegegnerin resultiere. Dies verunmögliche es Dritten in letzter Konsequenz, ihre Marken über viele Jahre in Gebrauch zu nehmen, denn bei Aufnahme des Gebrauchs ihrer Marke sähen sich jene Dritte unter einem permanenten Damoklesschwert, was wirtschaftlich kaum zumutbar sein dürfte. Daher müsse im vorliegenden Verfahren auch die langandauernde Koexistenz und das Fehlen tatsächlicher Verwechslungen der beiden strittigen Marken berücksichtigt werden und es dürfe nicht lediglich auf eine theoretische Verwechslungsgefahr abgestellt werden.

In BGE 130 III 371 Focus/Color Focus vom 20. Februar 2004 äusserte sich das Bundesgericht in einem Zivilverfahren zur Thematik des Nichtgebrauchs einer Marke noch während der Dauer eines Widerspruchsverfahrens. In jenem Verfahren erwog das Bundesgericht, dass es einer widersprechenden Partei nicht zugemutet werden kann, den Ausgang eines noch hängigen Widerspruchsverfahrens abzuschätzen und den Gebrauch des umstrittenen Zeichens gestützt auf eine vorläufige Beurteilung bereits aufnehmen zu müssen (BGE 130 III E. 2.3 Focus/Color Focus). Ob gegenüber einer überlangen Erstreckung der Benutzungsschonfrist auch Interessen von Mitbewerbern oder anderer Marktteilnehmern berücksichtigt werden müssten, wie es die Beschwerdeführerin vorliegend behauptet, hat das Bundesgericht im erwähnten Fall zwar nicht entschieden. Die Frage ist allerdings für das vorliegende Widerspruchsbeschwerdeverfahren ohnehin nicht erheblich, da Ausschlussgründe ausserhalb von Art. 3 Abs. 1 MSchG im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nicht geltend gemacht werden können (...). Das Argument der Beschwerdeführerin auch die möglichen wirtschaftlichen Implikationen der langen Benutzungsschonfrist und die Koexistenz mit fehlenden tatsächlichen Verwechslungen im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen kann daher nicht gehört werden.

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BVGer vom 18.02.2014, B-433/2013
ZKB / zkb-blog.ch Finanzdienstleistungen (Kl.36) / Veröffentlichung von Nachrichten und Informationen via Internet (Kl.41) HG ZH

Mit einem Widerklagebegehren hat eine Kantonalbank als Beklagte und Widerklägerin in einem Streit um die Domain-Namen „…-blog.ch“, „…-online.ch“ und „…24.ch“ vor dem Zürcher Handelsgericht obsiegt. Vor Gericht verlangte sie die Unterlassung des Gebrauchs des Kennzeichens „………“ durch die Klägerin und Widerbeklagte, ein Medienunternehmen aus demselben Kanton. Beim streitigen Kennzeichen handelt es sich um eine für Kantonalbanken übliche Namenskurzbezeichnung (ZKB, GKB, SGKB,…). Weiter sollte die Widerbeklagte angewiesen werden, die fraglichen Domain-Namen an die Widerklägerin zu übertragen. Ihren Antrag stützte die Kantonalbank auf Art. 29 Abs. 2 ZGB (Namensschutz) respektive Art. 9 Abs. 1 UWG (Abwehr von Wettbewerbsverstössen).

Das Handelsgericht Zürich hält in seinen Erwägungen zunächst fest, dass in der Schweiz keine verbindlichen Spezialvorschriften für Domain-Namen existieren. Trotzdem sei es unbestritten, dass Domain-Namen gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter genug Abstand einzuhalten haben, damit keine Verwechslungsgefahr entsteht. Wird dieser Abstand nicht eingehalten, indem sich jemand den Namen eines anderen anmasst, so kann unter Umständen auf Unterlassung dieser Anmassung nach Art. 29 Abs. 2 ZGB geklagt werden. Eine Namensanmassung ist schon dann gegeben, wenn der kennzeichnende Hauptbestandteil des Namens übernommen wird.

Juristische Personen sind Träger von Namensrechten. Das Namensrecht entsteht mit dem Erwerb der Rechtspersönlichkeit. Neben dem gesetzlichen Namenserwerb, können Namensrechte auch durch einen rechtserzeugenden Namensgebrauch begründet werden. Im Falle von Abkürzungen von Kantonalbanken sieht das Handelsgericht die Voraussetzungen für einen solchen Rechtserwerb grundsätzlich als gegeben an: „Überdies ist es gerichtsnotorisch dass […] Kantonalbanken ihre Namen derart abkürzen […]. Damit ist erstellt, dass das Kurzzeichen […] im Verkehr als Name aufgefasst wird.

Voraussetzung für einen durch den Gebrauch begründeten Namenserwerb ist die dauerhafte Verkehrsgeltung. Diese ist an ein hohes Mass an Zeichenoriginalität und/oder einen verkehrsdurchsetzenden Zeichengebrauch gebunden. Das Gericht nimmt diesse als gerichtsnotorisch an (beachte - die Widerbeklagte hatte keine Widerklageantwort eingereicht). Beide Parteien haben ihren Sitz am gleichen Ort. Hieraus schliesst das Gericht, dass der Tätigkeits- und Wirkungsbereich der Parteien zusammenfallen, sich die Parteien folglich an den gleichen Adressatenkreis richten. Da die Widerbeklagte die Kurzbezeichnung (Element 1) der Widerklägerin ihrerseits als prägenden Hauptbestandteil der Domain-Namen übernommen hat, ist die Gefahr nicht abzuwenden, dass die Klägerin von einem Nutzer (Adressat) mit der Kantonalbank verwechselt wird. Die beschreibenden Elemente (Element 2) vermögen überdies, laut Gericht, nicht genügen Abstand zur Homepage der Kantonalbank schaffen, da sie schlicht zu allgemein sind (…online, …blog, …24).

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HG ZH vom 06.02.2014, HG130037-O
Emirates / emirates.ch Dienstleistungen einer Fluggesellschaft (Kl.39) / zahnärztliche Dienstleistungen (Kl.44) WIPO

The Claimant submits evidence according to which it holds a significant international trademark portfolio for the mark EMIRATES in many countries of the world.

The Claimant also shows that it has an extensive portfolio of domain name registrations, including registered on July 24, 1996, and registered on December 9, 1997. The Claimant is running active websites under these domain names.

In the present case, the Claimant considers that the EMIRATES trademarks are famous marks in the sense of Art. 15 STA , which are protected for all goods and services.

Respondent is the dentist Günter Neumann, residing in Dubai (UAE). The Respondent indicates that he then registered the Domain Name symbolizing for him “working in the UAE and living in Switzerland”, while creating the acronym E.M.I.R.A.T.E.S standing for “European Medical Institute Rating According to Economic Standards”. He claims that he was using the Domain Name at that time for his clinic in the Emirates Towers starting from February 20, 2001.

[Der Experte hält fest:]

The Swiss Federal Supreme Court has held that the content of a website operated under a domain name must be taken into account when examining the likelihood of confusion (see sic! 2005, p. 283 ), which is not possible if the domain name is inactive.

Pursuant to the Claimant, the Respondent was not using the Domain Name when the Request was filed (as evidenced in Annex B of the Request). According to certain legal writers, the Respondent’s use of the domain name for an inactive website may constitute a violation of the Claimant’s trademark rights according to Art. 13 STA (see: Gilliéron, Propriété Intellectuelle et Internet, Lausanne 2003, N 134).

The Respondent however submits an excerpt from a website showing the welcome page of the “Tower Clinic Dental Clinic LLC” apparently offering medical dentist services in Dubai and Abu Dhabi. The question whether the very recent uploading of that website following Claimant’s Request has an influence on the application of Swiss trademark law in the present case may be left open as the Respondent is in any case in violation of Claimant’s name rights and of the Unfair Competition Law Act (“UCA”).

Indeed, in a recent decision (DFT 4A_92/2011, ), the Federal Tribunal held that Switzerland is obligated in accordance with the Paris Convention for the Protection of Industrial Property to grant a foreign trade name the same protection as Swiss trade names. Consequently, the name of a foreign company which is not registered in the Swiss Commercial Register is only protected against an infringement of its personal name (Namensrecht, Art. 29 para. 2 Swiss Civil Code; see also BSK-ZGB I - R. Bühler, Art. 29 para. 62) or in case of a violation of the law on Unfair Competition. This presupposes however that the non registered trade name be to some extent commercially used in Switzerland.

Based on the file, there is no doubt that the Claimant is using its (trade) name EMIRATES in Switzerland in an intensive way. Under Art. 29 para. 2 Swiss Civil Code, the holder of a name may enjoin a third party from using the same or a confusingly similar name if such use impairs the name holder (DFT 128 III 401, 403 ). A third party’s name is confusingly similar if the user of such name is mistaken for the rightful owner of the protected name. No actual confusion is required, the mere risk of confusion is sufficient (DFT 127 III 160, 165; DFT 128 III 401). The contents of the underlying website does not have to be taken into account under Art. 29 para. 2 Swiss Civil Code. In addition, the two parties need not be in a relationship of competition (DFT 4A_45/2012, ). Preventing a third party to register a domain name under its own name constitutes an impairment of that party’s right to its name. It clearly follows from the foregoing that the Respondent violated Claimant’s name rights when he registered the Domain Name.

The Expert concludes that the Respondent has not conclusively pleaded and proven any relevant grounds for defense in the sense of paragraph 24 (d)(ii) of the Rules of Procedure:

The Respondent’s sole defense therefore lies with the “self-created acronym” E.M.I.R.A.T.E.S. standing, according to his own terms, for “European Medical Institute Rating According to Economic Standards”. The Respondent believes having a “copyright” on that acronym. However, the Respondent does not show any serious use of that acronym and to what extent there would be any interest in a use, let alone a use in relation to a ccTLD “.ch”. In any event, there is no copyright protection for (such) a term/abbreviation under Swiss law (...).

Additionally, as stated above and pursuant to the Claimant, the Respondent was not using the Domain Name when the Request was submitted. The Respondent however submits an excerpt from a website showing the welcome page of the “Tower Clinic Dental Clinic LLC”. As far as this is relevant, the Expert only observes that here again the website at the Domain Name is not making reference to the term “Emirates” (not even for his “acronym”).

The Respondent appears to allege that “Emirates” is rather a geographical term which may not be used by others and does not necessarily point to the Claimant. The Expert does not share this view. Whereas it is true that “emirate” has an ordinary generic meaning standing for a territory ruled by an emir, this is not the case for the word “Emirates”. Indeed, the abbreviation used instead of “UAE” is “the Emirates” rather than “Emirates” alone. In addition, the Expert is of the opinion that the airline “Emirates” and its activities are well known in Switzerland so that the respective trademark “Emirates” will in most cases be considered as synonymous with or a reference to the Claimant.

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WIPO vom 07.12.2013, DCH2013-0018
WINSTON / WILTON Zigaretten (Kl.34) / Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) BVGer

[Die Widersprechende macht die erhöhte Verkehrsgeltung der Marke WINSTON in der Schweiz geltend. Die meisten Unterlagen erachtet das BVGer als ungeeignet, die Verkehrsgeltung zu beweisen, insbesondere auch eine Erklärung zu den Werbeaufwendungen eines Arbeitnehmers der Widersprechenden, dabei handle es sich um eine reine Parteibehauptung. Jedoch konsumieren gemäss einer Studie der Uni Zürich 6% der Raucher in der Schweiz in den Jahren 2006 und 2007 WINSTON Zigaretten. Dies genügt, die erhöhte Verkehrsgeltung glaubhaft zu machen, da WINSTON damit einer der fünf meistkonusmierten Zigarettenmarken in der Schweiz ist [zur Info, die gemäss dieser Studie meistkonsumierten Marken sind: Marlboro (19 %), Parisienne (19 %), Philip Morris (6 %), Camel (6 %), Winston (6 %)].

De même, vu la similarité entre les signes opposés sur les plans visuel et sonore (consid. 6.2.2.4) et - surtout - le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante "WINSTON" (consid. 7.1.4), un risque de confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "Wilton", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) qu'en ce qui concerne les autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée "Wilton" ("Tabak ; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten ; Raucherartikel ; Anzünder/Feuerzeug ; Streichhölzer ; Aschenbecher"), qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (cf. consid. 5.2).

[Zum gleichen Ergebnis kommt das BVGer für die jüngere Marke WICKSON.]

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BVGer vom 03.12.2013, B-4362/2012
VZ VERMÖGENSZENTRUM / SVZ Schweizer VorsorgeZentrum Beratung im Finanzbereich (Kl.36) / Finanzdienstleistungen (Kl.36), Immobilienwesen (Kl.36), Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (Kl.36) BVGer

[Wie das IGE heisst auch das BVGer den Widerspruch für die DL der Klasse 36 gut, weist ihn aber für DL der Klasse 35 ab:]

Um die Frage der Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss letztlich die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt werden. Die Verwechslungsgefahr kann etwa dann ausgeschlossen werden, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann (...). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Teile davon stark beschreibend oder gar gemeinfrei sind (...). In einem solchen Fall genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

Die Widerspruchsmarke VZ VermögensZentrum besteht aus dem Kompositum Vermögen und Zentrum sowie der vorangestellten Abkürzung VZ. Die Abkürzung kann im Sinne der Lehre und Rechtsprechung zu den Akronymmarken als grundsätzlich normal kennzeichnungskräftig angesehen werden (...). Auch der zweite Teil des Kompositums, das Wort Zentrum, ist für die registrierten Dienstleistungen nicht beschreibend und in Kombination verwendet, wie vorliegend, auch nicht anderweitig gemeinfrei. Einzig der Wortteil Vermögen ist im Zusammenhang mit den Dienstleistungen finanzielle Beratung bezüglich Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Pensionierungs- und Nachlassplanung stark beschreibend und daher von nur geringer Kennzeichnungskraft. Dies tut der Kennzeichnungskraft der vollständigen Marke allerdings keinen Abbruch. Der Widerspruchsmarke kann in einer Gesamtbetrachtung somit eine mindestens normale Kennzeichnungskraft attestiert werden.

In einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen sind hochgradig gleichartig, weshalb zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab angewendet wird. In Kombination mit dem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad, welcher vorliegend zur Beurteilung zur Anwendung kommt, und der Übernahme der prägenden Elemente von der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke muss auch schon bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von einer Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen ausgegangen werden.

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BVGer vom 28.11.2013, B-5616/2012
ALAÏA / LALLA ALIA Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten (Kl.18), Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) / Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten (Kl.18), Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Taschen, Gürtel, Schuhe, auch aus Leder (Kl.25) BVGer

[Wie bereits das IGE heisst auch das BVGer den Widerspruch gut:]

Die vorliegend massgeblichen Verkehrskreise bestehen bei der Widerspruchsmarke aus einem Massenpublikum als Abnehmer von Waren des täglichen Bedarfs soweit Artikel der Klasse 18 betroffen sind, womit von einer eher geringen Aufmerksamkeit der diesbezüglich massgeblichen Verkehrskreise ausgegangen werden kann. Hingegen kann beim Kauf von Kleidern und Schuhen davon ausgegangen werden, dass diese vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft werden (vgl. BGE 121 III 377 E. 3d Boss / Boks), wodurch bei den Verkehrskreisen der Waren der Klasse 25 Kleider und Schuhe von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann.

Allenfalls könnte der Sinngehalt der konfligierenden Zeichen die [eben festgestellte] akustische und optische Ähnlichkeit der Zeichen wettmachen. Dies kann ausnahmsweise der Fall sein, wenn der unterschiedliche Sinngehalt in allen Sprachregionen der Schweiz beim Hören oder Lesen sofort und unwillkürlich erkannt wird [das ist hier nicht der Fall].

Die Beschwerdeführerin beantragt den Erlass einer Instruktionsverfügung zur Edition von Beweisen über den Bestand der Verwechselungsgefahr, wie etwa eine Meinungsumfrage oder fehlgeleitete Post und behält sich vor, diesbezüglich eine Instruktionsverhandlung zu verlangen. Da über die Verwechslungsgefahr selber gerade kein Beweis abgenommen werden kann, wird der Antrag auf Erlass einer Instruktionsverfügung bzw. einer allfälligen Instruktionsverhandlung abgelehnt.

Obwohl vorliegend zwei Marken angefochten sind, sprechen keine Anhaltspunkte für einen wesentlich höheren Streitwert als bei einer Marke, da die Marken nicht über eine besondere Bekanntheit verfügen und in ihrer Ausgestaltung als Wortmarke und Wort-/Bildmarke mit identischem Wortlaut als Wortbestandteil dem Inhaber auch keinen zweifachen Markenschutz gewähren. Da im vorliegenden Urteil die wesentliche Argumentation zur Verwechselbarkeit des Wortbestandteils der angefochtenen Marken gegenüber der Widerspruchsmarke in Bezug auf beide Marken der Beschwerdeführerin verwendet werden konnte, hat die Tatsache, dass zwei Marken angefochten waren, nur geringe Auswirkungen auf Umfang und Schwierigkeit der Streitsache. Entsprechend rechtfertigt es sich, eine gegenüber einem Verfahren, in welchem eine Widerspruchsmarke lediglich einer angefochtenen Marke gegenübersteht, leicht erhöhte Gerichtsgebühr von Fr. 4'500.- zu erheben.

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BVGer vom 29.10.2013, B-4471/2012
GALLO / Gallay Wein und Spirituosen (Kl.33) / Biere, Mineralwässer, Fruchtsäfte (Kl.32), alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33) BVGer

Obwohl alkoholische Getränke von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen.

Die Vorinstanz führt aus, dass es sich bei beiden Zeichen um Kurzzeichen handle, bei denen schon geringe Unterschiede einen ausreichenden Markenabstand schaffen würden. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies. Strenge Regeln für die Annahme einer Verwechslungsgefahr verwendet die Rechtsprechung in der Tat vor allem (mehrheitlich) für einsilbige und bis vier Buchstaben lange Zeichen (...). Nachdem die beiden Zeichen zweisilbig und weder leicht erfassbar noch einprägsam sind, kann eine Abweichung in einem (phonetisch wahrnehmbaren) Buchstaben nicht genügen.

Die Ähnlichkeiten im Schriftbild werden weder durch einen abweichenden Sinngehalt, noch durch die Aussprache kompensiert. Dabei vermag auch die aussergewöhnliche Gestaltung des Schriftzuges die Ähnlichkeit im Gesamteindruck nicht aufzuheben, weil sich das Publikum im mündlichen Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen der Marke orientiert (...).

Im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise bleibt damit vor allem haften, dass die gegenüberstehenden Marken den gleichen Wortanfang haben, ähnlich klingen (E. 5.2) und keine Unterschiede im Sinngehalt aufweisen (E. 5.3). Auch wenn die Verkehrskreise die kleinen Unterschiede erkennen, werden sie aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Marken zumindest vermuten, dass die damit gekennzeichneten Waren vom gleichen Unternehmen stammen. Damit liegt jedenfalls eine indirekte Verwechslungsgefahr vor.

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BVGer vom 21.10.2013, B-531/2013