decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
Lotus / Lotusman Schmuck (Kl.14), Uhren (Kl.14) / Schmuck (Kl.14), Uhren (Kl.14) BVGer

[Mit Verfügung vom 29. März 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch teilweise ab. [...] Die Waren montres-bracelets; horloges; montres; parures (bijouterie); breloques; colliers (bijouterie); bagues (bijouterie) könnten die Form einer Lotusblume bzw. einen Lotus als schmückendes Motiv haben, womit das Wortelement "Lotus" eine Sachbezeichnung oder Beschaffenheitsangabe darstelle. Entsprechend seien die Marken diesbezüglich nicht kennzeichnungskräftig und verfügten nur über einen sehr geringen Schutzumfang. Hingegen sei für die Waren mouvements d'horlogerie; coffrets à bijou eine blumenförmige Ausgestaltung sehr unüblich, und die Waren métaux précieux bruts ou mi-ouvrés seien unverarbeitete Rohwaren, weshalb die Marken hierfür durchschnittlich kennzeichnungskräftig seien. Entsprechend bestünde mit Bezug auf diese Waren eine Verwechslungsgefahr.

Das BVGer korrigiert:]

In der Tat ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass beispielsweise Schmuck und Juwelierwaren in Form von Lotusblumen hergestellt werden und das Wort Lotus hernach für diese Waren beschreibend wirken kann. Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, sämtliche Wörter, die Schmuck- und Juwelierwaren als Form dienen könnten, auch als für Schmuck- und Juwelierwaren beschreibend anzusehen. Die Folge davon wäre, dass für diese Art Waren nur noch Begriffe als kennzeichnungskräftige Marken dienen könnten, welche sich nicht gegenständlich darstellen lassen. Dies stellte eine überbordende Ausbreitung der Sphäre des Gemeingutes dar. Entsprechend muss ein Korrektiv die Begriffe, welche für die in Frage stehenden Warenkategorien als beschreibend gelten, begrenzen. So können nur Begriffe als beschreibend gelten, bei welchen zwischen der Marke und der äusseren Aufmachung der Ware eine sachliche Beziehung besteht, die ohne besondere Überlegungen ersichtlich ist (...).

[Lotusblüten sind keine typischen Formen für Uhren.]

Auch für die Warenkategorien Juwelierwaren, Schmuckwaren und Edelsteine erscheinen die Form der Lotusblume bzw. die Lotusblume als Motiv weder typisch noch charakteristisch. Zwar sind allgemeine florale Muster und Motive tatsächlich sehr beliebt und unter Umständen sogar typisch für Juwelier- und Schmuckwaren. Es ist allerdings bereits begriffslogisch offensichtlich, dass "Lotus" nicht für jedwelches Blumenmotiv bzw. für alle möglichen Formen und Arten von Blumen als beschreibend gelten kann

[In der Folge wird der Widerspruch vollumfänglich gutgeheissen.]

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BVGer vom 07.05.2013, B-2642/2012
CONNECT / CITROËN BUSINESS CONNECTED Vermietung von Fahrzeugen (Kl.39) / Vermietung von Fahrzeugen (Kl.39) BVGer

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass "connect" schwach kennzeichnungskräftig für Autovermietungen ist und über einen dementsprechend eingeschränkten Schutzumfang verfügt.

Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Obwohl Unterschiede in Aussprache und Wortlänge bestehen, stehen sich die fast identischen Markenbestandteile "Connect" und "Connected" gegenüber. Die Unterschiede in den Sinngehalten erschliessen sich den Verkehrskreisen nicht. Beide Marken sind Wortmarken, die keinerlei weiterer Gestaltung zugänglich sind. Die Unterschiede zwischen "Connected" und "Connect" sind den schweizerischen Verkehrskreisen nicht geläufig und verwischen im Erinnerungsbild. Eine Verschmelzung der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke, so dass sie nur noch als untergeordneter Bestandteil der angefochtenen Marke erscheint, findet nicht statt. Die Beschwerdeführerin übernimmt die Widerspruchsmarke unter Hinzufügung von "Citroën Business" und macht sie zum Gegenstand ihrer eigenen Markeneintragung. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen, denn selbst wenn die Verkehrskreise die Marken auseinanderhalten können, besteht die Gefahr, dass sie aufgrund ihrer Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen.

Nachdem es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schwache Marke handelt, besteht zwischen den sich gegenüber stehenden Marken nur bezüglich der hochgradig gleichartigen Dienstleistungen eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

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BVGer vom 18.04.2013, B-4753/2012
INTEL INSIDE / GALDAT INSIDE Datenträger (Kl.9), Entwurf und Entwicklung von Computerhardware (Kl.42) / Datenträger (Kl.9), Entwurf und Entwicklung von Computerhardware (Kl.42) BVGer

Im Einklang mit allen Verfahrensbeteiligten ist festzuhalten, dass Beschwerdeführerin 1 eine intensive Werbepräsenz der Widerspruchsmarke 1, d.h. der Wort-/Bildmarke, im Zusammenhang mit "Prozessoren" und "Chipssätzen" belegt (...). Obschon diese Belege einzig das Jahr 2010 abdecken und die Wortmarke nicht aufzeigen, ist der Vorinstanz zuzustimmen, wenn diese die erhöhte Verkehrsgeltung beider Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit den Waren "Prozessoren" und "Chipssätze" als notorisch gegeben erachtet.

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass in Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "elektronische, magnetische und optische Datenträger" in Klasse 9 sowie der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" aufgrund der engen Gleichartigkeit, der vorhandenen Ähnlichkeiten im Zeichenvergleich sowie des erhöhten Schutzumfanges der Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen. Zwar ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen teils eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (...). Dieses Kriterium und die festgestellten Unterschiede genügen aber aufgrund des erhöhten Schutzumfanges der Widerspruchszeichen nicht, um eine Verwechslungsgefahr bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 zu bannen (...).

Hingegen ist in Bezug auf die restlichen von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, da die Widerspruchsmarken diesbezüglich über einen normalen Schutzumfang verfügen und die angefochtene Marke mit "GALDAT" ein deutlich unterscheidbares Element enthält, so dass die Abnehmer die Marken aufgrund ihres leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrades nicht verwechseln werden.

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BVGer vom 17.04.2013, B-3663/2011
RODOLPHE / Manufacture Rodolphe Cattin Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Schmuck (Kl.14), Uhren (Kl.14) / Uhren (Kl.14) BVGer

La marque attaquée est certes le fruit d'une certaine recherche graphique (notamment au niveau de la présentation de l'abréviation "MRC" et de l'écriture manuscrite de l'élément "Rodolphe."). Ces aspects graphiques ne sauraient toutefois remettre en cause la place centrale qu'occupe l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée. Au contraire, l'écriture manuscrite de grande taille de l'élément "Rodolphe." contribue clairement à le mettre en évidence. En outre, bien qu'il soit situé au centre de la marque attaquée et qu'il soit entouré d'une forme ovale présentant quatre petites encoches arrondies, l'élément "MRC" ne permet pas d'écarter la prédominance de l'élément "Rodolphe".

Enfin, le simple fait que le prénom "Rodolphe" soit relativement courant en Suisse n'est pas propre à affaiblir la force distinctive de la marque opposante. Une telle dilution, qui n'est d'ailleurs pas clairement alléguée par le recourant, ne pourrait en effet résulter que de l'utilisation fréquente du prénom "Rodolphe" comme marque (ou élément de marque) en lien avec les produits revendiqués en classe 14 (...). Tel n'est manifestement pas le cas.

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BVGer vom 11.03.2013, B-3310/2012
OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Erzeugnisse mit anderen Indikationen (Kl.5) BVGer

[Die Widerspruchsmarke wird als OMIX OCAS verwendet (für die Abbildung siehe Urteil). OCAS bedeutet "Oral Controlled Absorption System" und ist daher beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig. Der Zusatz OCAS ändert daher am kennzeichnungskräftigen Charakter der Marke nichts, die Marke wird rechtserhaltend gebraucht.]

Comme déjà dit, la marque opposante n'est en l'espèce protégée que pour les médicaments pour le domaine de l'urologie (cf. consid. 6.2.4), dont il ne ressort pas de la formulation du libellé figurant au registre que la prescription et la vente de ceux-ci imposeraient l'attention particulière d'un spécialiste eu égard à leur composition. Il en va de même des produits couverts par la marque attaquée. Il convient en conséquence de tenir compte de la perception des marques en conflit par le grand public, soit par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et, partant, d'appliquer les critères habituels lors de l'examen du risque de confusion.

La marque opposante est constituée du terme "OMIX" qui ne possède aucun sens descriptif en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée. Il y a donc lieu de lui reconnaître un champ de protection normal.

En conséquence, compte tenu de l'identité des produits, de la très forte similarité phonétique des termes "OMIX" et "ONYX", du degré d'attention moyen des consommateurs visés et du périmètre de protection normal de la marque opposante, il y a lieu de retenir, à l'instar de l'autorité inférieure, l'existence d'un risque de confusion.

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BVGer vom 07.03.2013, B-2678/2012
SPEEDMASTER / SPEEDPILOT Uhren (Kl.14) / Uhren (Kl.14) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch abgewiesen. Das BVGer heisst ihn gut:]

Dans sa décision précitée, l'ancienne CREPI indiquait que la marque "SPEEDMASTER" avait acquis une notoriété indéniable depuis des décennies, notamment depuis son usage par les cosmonautes américains sur la lune (cf. sic! 2006, 582 consid. 7 SPEEDMASTER/SPEEDCHAMP [fig.] ; cf. également Joller, op. cit., No 102 ad art. 3). De même, l'autorité inférieure, dans sa décision du 17 décembre 2008, relevait que la marque opposante était une marque "célébrissime" dans le domaine horloger (SPEEDMASTER/Speed-R). Le tribunal n'a en l'espèce aucun motif de s'écarter des constatations émises par la jurisprudence quant au caractère notoire de la marque opposante, de sorte qu'il convient de reconnaître à cette dernière un champ de protection élargi.

5.3 La comparaison des marques "SPEEDMASTER" et "SPEEDPILOT" fait apparaître une concordance visuelle, phonétique et sémantique des signes sur la syllabe d'attaque "SPEED". La terminaison des marques en conflit, formée par les mots "MASTER" pour la marque opposante et "PILOT" pour la marque attaquée, composée de deux syllabes, fait référence à des personnes, soit à un maître pour la première et à un pilote pour la seconde. Considérées dans leur ensemble, les marques en présence évoquent toutes deux l'idée de maîtrise de la vitesse (cf. consid. 4.2).

En conséquence, compte tenu de l'identité des produits, de la concordance des signes sur l'élément "SPEED", des contenus sémantiques proches des marques dans leur ensemble et du périmètre de protection élargi de la marque opposante, il y a lieu de retenir l'existence d'un risque de confusion, que même le degré d'attention accru dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter.

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BVGer vom 05.03.2013, B-3371/2012
GADOVIST / GADOGITA Kontrastmittel für radiologische Untersuchungen (Kl.5) / Kontrastmittel für radiologische Untersuchungen (Kl.5), pharmazeutische Produkte (Kl.5) BVGer

[Die Widerspruchsgegnerin bestritt unter anderem den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke.]

Die rechtserhaltende Wirkung des Markengebrauchs ist aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auf jene Art oder Kategorie der Ware oder Dienstleistung als Ganzes zu abstrahieren, deren künftiger Ge­brauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. So ist zum Beispiel vom nachgewiesenen Gebrauch für Käse auf eine rechtserhaltende Wirkung für Milchprodukte zu schliessen (...). Demgegenüber ist in der Lehre festgehalten worden, dass ein Markengebrauch auf Kinderwagen kaum als rechtserhaltend für alle Arten von Fahrzeugen anerkannt werden könnte (...). Zusammenfassend ist der Ansicht jenes Teils der Lehre, der den rechtserhaltenden Gebrauch für einen ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkennt, wenn dieser ins gängige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehört (E. 2.2.2), in diesem Sinne der Vorzug zu geben.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass nicht jeder Oberbegriff eine solche rechtserhaltende Wirkung der in ihm enthaltenen Gebrauchshandlungen rechtfertigt. Der Schutzumfang der Marke kann sich nach dem Gesagten nicht auf Waren und Dienstleistungen ausdehnen, welche zwar unter einen im Markeneintrag enthaltenen, breiten Oberbegriff gehören, durch den erstellten Gebrauch aber nicht als mögliches künftiges Angebot erwartet werden. Für semantisch breite Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genügen isolierte Gebrauchshandlungen für einzelne Produkte darum umso weniger, je untypischer und unspezifischer diese für den Oberbegriff stehen und je stärker sich andere im Oberbegriff enthaltene Waren oder Dienstleistungen nach ihrem Angebot davon unterscheiden.

[I.c. ist die Verwendung für "Kontrastmittel" keine Verwendung für "pharmazeutische Produkte." Hingegen sind "pharmazeutische Produkte" und "Kontrastmittel" gleichartig, nicht aber "Kontrastmittel" und die DL eines Radiologen/Ingenieurs in Kl. 42.]

["GADO" ist ein von der WHO empfohlener "common stem" gemäss dem Dokument "The use of common stems in the selection of International Nonproprietary Names [INN] for pharmaceutical substances, 2011, WHO/EDM/QSM/2003.2". Für common stems postulieren die INN guidelines grundsätzlich denselben Schutz wie für INNs. Ein WHO-Papier "The Use of Common Stems" präzisiert demgegenüber, common stems seien in erster Linie zur Formulierung künftiger INNs festgelegt worden. Es werde jedoch gewünscht, sie würden nicht in Marken verwendet ("These stems [...] are for use when selecting new international nonproprietary names [...]. It would be appreciated if trade-marks were not derived from INNs and if INN stems were not used in trade-marks"). ABER:]

In der schweizerischen Gesetzgebung werden INNs weder erwähnt noch umgesetzt. (...) Vorinstanz hat darum auch vorliegend nur ein Freihaltebedürfnis nach Art. 2 Bst. a MSchG eingewendet und nicht geltend gemacht, dass infolge der Ähnlichkeit einer Marke mit einem INN das Schutzhindernis der Rechtswidrigkeit nach Art. 2 Bst. d MSchG bestehen würde. Bei rund 8'500 vergebenen INNs wie "Gadobenic acid", "gadobutrol" oder "gadocoletic acid" usw. (vgl. E. 4.3.2) und jährlich ca. 150 neu hinzu­kommenden Bezeichnungen erscheint es ausgeschlossen, dass sich angesprochene Verkehrskreise, auch soweit dabei von Fachkreisen auszu­gehen ist (vgl. E. 3.3), im Einzelfall stets an eine bestimmte Bezeichnung erinnern werden. Dass die Kennzeichnungskraft einer Marke durch ihre Ähnlichkeit mit einem INN beeinträchtigt wird, lässt sich daher nur in Ausnahmefällen sagen und ist im Einzelfall zu prüfen.

Wird ein INN in einer Marke verwendet, ist zwar zu prüfen, ob deren Rechtsschutz aufgrund der international vereinheitlichten Terminologie und des Zwecks der INN-Registrierung ein überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht, also ein Freihaltebedürfnis für entsprechende pharmakologische Waren im Verkehr unabhängig davon anzunehmen sei, ob die Verkehrskreise den INN in der Marke erkennen und verstehen, wodurch die Kennzeichnungskraft solcher Marken auch in Kollisionsverfahren partiell reduziert würde (BVGE 2010/32, E. 7.3.2 Pernaton/Per­nadol 400). Ob ein solches Freihaltebedürfnis besteht, ist in Abwägung der beteiligten Interessen, insbesondere auch jener von Konkurrenten zu prüfen, die durch den Schutz vom Gebrauch des Zeichens ausgeschlossen würden (...). Besteht eine Marke allein aus einem INN, wird für jene Waren, für die die WHO den INN vorgesehen hat - da dafür zugleich meist erhöhte Deklarationsvorschriften bestehen (...) - im Regelfall ein solches Gebrauchsinteresse der Konkurrenten zu bejahen sein.

Wird ein INN aber mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz kombiniert und als neues und unterscheidungskräftiges Zeichen verwendet, zum Beispiel im Sinne der erwähnten Empfehlung von Swissmedic (vgl. E. 4.3.5), wird, wenn es als Marke hinterlegt wird, in der Regel kein Freihaltebedürfnis daran bestehen. Ein solches ist folglich umso weniger anzunehmen, wenn eine Marke einen common stem, der keinen unmittelbar verständlichen Sinngehalt zum Ausdruck bringt, mit individuellen Markenbestandteilen kombiniert, da an der Mitverwendung dieser Kombination kein legitimes, schutzausschliessendes Interesse der Konkurrenten im Verkehr besteht. Da dem Wunsch der WHO, keine common stems in privaten Marken zu verwenden (E. 4.3.2), in der Schweiz von Behördenseite bisher keine Nachachtung verschafft wurde (E. 4.3.5), ist eine Rechtsgrundlage um den Schutzumfang der Marke mit Bezug auf einen darin mitverwendeten common stem ohne Nachweis eines entsprechenden Sprachverständnisses im Sinne der vorinstanzlichen Argumentation im angefochtenen Entscheid einzuschränken, umso fraglicher.

Die Verwendung eines recommended common stem der WHO, zu­sammen mit anderen, unterscheidungskräftigen Bestandteilen, führt darum im Regelfall nicht zu einem eingeschränkten Schutzumfang.

[In der Folge wird Verwechslungsgefahr für alle Waren der Klasse 5 bejaht und die Beschwerde teilweise gutgeheissen.]

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BVGer vom 04.03.2013, B-5871/2011
NAVITIMER / MARITIMER Uhren (Kl.14) / Uhren (Kl.14) BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutheissen; das BVGer bestätigt, ausser für "Edelmetalle", weil diese nicht gleichartig zu Uhren und Schmuck seien:]

En relation avec des produits de l'horlogerie (classe 14), les éléments "TIME" ou "TIMER" sont par conséquent descriptifs, appartiennent au domaine public et doivent être considérés comme faibles. Tel n'est en revanche pas le cas en relation avec les autres produits de la classe 14 concernés en l'espèce (bijouterie ; pierres précieuses).

Considérée dans son ensemble, la marque "NAVITIMER" ne laisse pas apparaître de manière absolument claire les éléments "NAVI" et "TIMER". Aucune marque visuelle (un espace ["NAVI TIMER"], un trait d'union ["NAVI-TIMER"] ou des majuscules ["NaviTimer" ou "NaviTIMER"]) ne les met en effet en évidence. Par ailleurs, si le consommateur germanophone - qui a tendance à prononcer "NAFITAÏMEUR" la marque opposante - est plus enclin à reconnaître les éléments "NAVI" et "TIMER", le consommateur francophone - qui a tendance à prononcer "NAVITIMÈRE" la marque opposante - les perçoit moins clairement. 

La comparaison des marques "NAVITIMER" et "Maritimer" met en évidence une construction quasiment identique. Les quatre lettres initiales ("NAVI", respectivement "Mari") forment des éléments très similaires du fait de la présence tant des mêmes voyelles comme deuxième et quatrième lettre que de consonnes semblables ("N", respectivement "M") comme lettre initiale. 

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BVGer vom 20.02.2013, B-5467/2011
TCS / TCS Kl.9, Kl.35, Kl.37, Kl.38, Kl.42 / Kl.9, Kl.16, Kl.35, Kl.42 BVGer

[Das IGE hatte den Widerspruch gutgeheissen. Die Anmelderin legte Beschwerde beim BVGer ein und verlangte gleichzeitig, das Verfahren sei zu sistieren, weil sie vor dem zuständigen Zivilgericht Löschungsklage eingereicht habe (die Anmelderin hatte im Widerspruchsverfahren die Einrede mangelnder Benutzung nicht einbringen können, weil zu dem Zeitpunkt die 5-jährige Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen war.) Das BVGer lehnt die Sistierung des Verfahrens ab:]

La suspension d'une procédure doit être justifiée par des raisons suffisantes. Elle est susceptible d'être ordonnée lorsque, au regard de l'économie de procédure, il ne se justifie pas de rendre une décision immédiatement, en particulier si le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès (...). Lorsqu'il s'agit de statuer sur une demande de suspension de procédure, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (...). Dans l'exercice de ce pouvoir, le magistrat doit procéder à la pesée des intérêts des parties. Il doit mettre en balance, d'une part, la nécessité de rendre une décision dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires, respectivement d'autres raisons d'opportunité. Dans le doute, l'exigence constitutionnelle de célérité (...) l'emporte (...).

L'issue de la procédure civile ouverte par la recourante est certes susceptible d'influencer le sort de la procédure d'opposition. Or, étant donné que les tribunaux civils ne sont pas liés par les décisions en matière d'opposition (...), il n'y a pas de risque de décisions contradictoires entre une décision rendue au terme d'une procédure d'opposition et une décision rendue au terme d'une procédure civile. A ce niveau-là également, la suspension de la procédure d'opposition n'apparaît pas justifiée.

Si le Tribunal administratif fédéral renonce à suspendre la procédure et admet ensuite le recours (et rejette ainsi l'opposition), la recourante ne subit aucun préjudice. S'il renonce à suspendre la procédure et rejette ensuite le recours (et admet ainsi l'opposition), la recourante ne subit pas de grave préjudice. L'enregistrement de sa marque (attaquée) est certes révoqué en vertu de l'art. 33 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (...), mais rien n'empêche un nouvel enregistrement du même signe (...). La révocation de l'enregistrement de la marque attaquée n'empêche pas non plus la recourante de poursuivre la procédure civile (action en constatation de la nullité de la marque opposante) qu'elle a introduite. Tant qu'elle manifeste l'intention d'utiliser le signe en question (...), la recourante conserve en effet un intérêt juridique à la constatation de la nullité de la marque opposante (art. 52 LPM).

[Das BVGer kommt daher zum Schluss, dass eine Interessenabwägung insbesondere vor dem Hintergrund des verfassungsmässigen Beschleunigungsgebots nicht dazu führt, dass das Widerspruchsverfahren zu sistieren ist. Entsprechend lehnt es den Sistierungsantrag und in der Folge die Beschwerde ab, d.h. die Marke der Bf wird definitiv im Markenregister gelöscht.]

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BVGer vom 30.01.2013, B-3556/2012
myswisschocolate.ch / myswisschoclate.ch Lebensmittel (Kl.29), Lebensmittel (Kl.30), Schokolade (Kl.30), Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse (Kl.31), Detailhandel (Kl.35), Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Kl.35), Werbung (Kl.35) / Schokolade (Kl.30), Detailhandel (Kl.35) WIPO

Der Gesuchsteller 1 ist seit dem 9. Februar 2010 Inhaber der Wort-/Bildmarke (Nr. 599122) MYSWISSCHOCOLATE.CH, die u.a. in der Schweiz für Waren- und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31 und 35 eingetragen ist. Der Wortbestandteil der Marke bildet die Second Level Domain des Werbeauftritts der Gesuchstellerin 2 unter der Website „myswisschocolate.ch”. Die Gesuchgegnerin hat die streitgegenständlichen Domainnamen am 9. November 2010 registriert. Der Domain-Name wird verwendet, um online Schokolade zu vertreiben.

In den streitigen Domain-Namen sind die Worte „my”, „swiss” und „chocolate”, die auch in der registrierten Marke der Gesuchstellerin 2 zu finden sind, vollständig und in derselben Reihenfolge enthalten, obwohl, im Fall vom Domain-Namen ein Buchstabe „o” fehlt. Hier liegt ein typischer Fall von „Typosquatting” vor [...].

Die Wortkombination „my swiss chocolate” ist an sich beschreibend und somit grundsätzlich nicht schutzfähig, es sei denn, sie hat nachträglich Kennzeichnungskraft erworben. [Dies ist nachgewiesen.]

Es geht aus dem Hervorstehenden hervor, dass die Registrierung und die Verwendung der Domain-Namen keine klare Verletzung der Marke der Gesuchstellerinnen sind. Die integrale Übernahme der Wortelemente „my”, „swiss” und „chocolate” im Domain-Namen der Gesuchsgegnerin ist aber aus anderen Gründen eine Verletzung der Rechte der Gesuchstellerinnen.

Sowohl Schriftbild als auch Wirkung des Namens der Gesuchstellerinnen und des Domain-Namens der Gesuchsgegnerin sind gleichlautend. Die Gesuchstellerinnnen und die Gesuchsgegnerin sind in derselben Branche tätig und bieten Waren im Schokoladenbereich an. Es besteht daher ohne weiteres die Möglichkeit, dass ein Nutzer des Internets den Domain-Namen als den Gesuchstellerinnen zugehörig erachten wird. Die Gesuchsgegnerin hat keine Argumente vorgebracht, inwiefern sie befugt wäre, den Namen der Gesuchstellerinnen zu benutzen, insbesondere inwiefern sie aufgrund eigener Namensrechte besser berechtigt wäre.

Das Registrieren eines Domain-Namens ohne eigene Interessen, sondern um einen Dritten im Markt zu behindern, ist unlauter im Sinne von Art. 2 UWG (BGE 126 III 239, 247). Der Gesuchsgegnerin war schon vor der Registrierung des Domain-Namens bekannt, dass in der Schweiz eine Gesellschaft unter der Firma “Myswisschocolate” Waren im Bereich Schockolade anbietet. Weiter hat der Domain-Name keinerlei Bezug zur Firma oder zum Namen des Gesuchsgegners, welche “chocri” lautet. Weiter bietet der Gesuchsgegner auf der Webseite unter dem Domain-Namen gleichartige Produkte wie die Gesuchstellerinnen an und spricht die gleiche Klientel wie die Gesuchstellerinnen an.

Aus obigen Gründen kommt der Experte zum Schluss, dass die Gesuchsgegnerin [...] die Domain-Namen gezielt registrierte und benutzte, um ungerechtfertigte Vorteile anzustreben. Dies stellt ein Verstoß gegen das Namensrecht sowie gegen das UWG dar.

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WIPO vom 28.01.2013, DCH2012-0032
ACTIVATE / activate 2 in 1 Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34) / Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34) IGE

La marque opposante est constituée uniquement du verbe « ACTIVATE ». L’Institut est d’avis que ce terme doit être considéré comme indéterminé lorsqu’il est utilisé seul. En effet, il s’agit d’un verbe transitif qui s’utilise avec un complément d’objet. Sans cela, on ne peut déterminer ce qui est activé ou stimulé. Un rapport directement descriptif avec les produits fait alors défaut. Il en est autrement dans la cause ACTIVIA/ACTEVA que cite la défenderesse, puisque l’élément « ACTIV » est un qualificatif qui peut détenir du sens utilisé seul. En outre et comme le relève à juste titre l’opposante, le Tribunal fédéral a jugé que l’élément « ACTIV » était certes descriptif, mais pour des denrées alimentaires. Or, il s’agit ici de produits du tabac, pour lesquels un effet actif ou stimulant est non seulement inusuel, mais surtout indéterminé.

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IGE vom 31.12.2012, n° 11668
FAVRE / JAQUEMART & FAVRE Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14) / Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14) IGE

Dans le signe attaqué, la marque opposante est précédée de la partie verbale « JAQUEMART & ». Un jaquemart est un automate indiquant les heures en frappant une cloche avec un marteau (...). Ce terme présente dès lors un lien sémantique descriptif avec 6 certains produits de la marque attaquée (« Parties constitutives de pièces d'horlogerie ...» ) et ne saurait détenir une pleine force distinctive. Pour ces dits produits, la différenciation du signe attaqué par rapport à la marque opposante est ainsi clairement insuffisante pour nier un risque de confusion.

Pour les autres produits, les seules adjonctions du terme « JAQUEMART » et du symbole typographique de liaison non distinctif « & » ne sont pas non plus en mesure de modifier de manière déterminante l’impression d’ensemble. En effet, la marque opposante distinctive « FAVRE » fait non seulement l’objet d’une reprise totale, mais elle constitue également un élément marquant et non secondaire de la marque attaquée composée uniquement de deux termes reliés par un élément non distinctif.

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IGE vom 31.12.2012, n° 12064
T Touch / TOUCHON Uhren (Kl.14) / Edelmetalle (Kl.14), Edelsteine (Kl.14) IGE

En l’espèce, la combinaison « T TOUCH » dans son ensemble de la marque opposante ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause de la classe 14. La marque opposante dispose de ce fait d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux en relation avec les produits revendiqués.

En relation avec les « Montres en tous genres et leurs parties » de la marque opposante de même (...) TOUCH constitue un renvoi directement descriptif quant aux caractéristiques de ces produits et appartient donc au domaine public. En effet, le terme « TOUCH », signifiant notamment « toucher » en anglais, est usuellement employé pour désigner la fonction tactile notamment de certaines montres.

Dès lors, l’opposante ne saurait se prévaloir de cette concordance pour justifier un risque de confusion. De même, elle ne peut étendre le champ de protection de sa marque à l’élément du domaine public «TOUCH». Comme par ailleurs les impressions d’ensemble sont suffisamment distinctes, un risque de confusion peut ainsi être écarté, et ce malgré l’identité respectivement la forte similarité des produits. L’opposition est ainsi à rejeter en relation avec les produits « Waren aus Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren ; Uhren und Zeitmessinstrumente » de la classe 14.

En revanche, en relation avec les produits « Edelmetalle und deren Legierungen ; Edelsteine » de la marque attaquée, l’élément « TOUCH » ne présente pas de signification directement descriptive. Au vu de la reprise de cet élément distinctif et clairement perceptible, de l’incapacité des éléments additionnels à occulter cette reprise (voir ch. 5 in fine) et de l’identité respectivement la forte similarité des produits en cause, le risque de confusion doit par conséquent être admis en relation avec les produits « Edelmetalle und deren Legierungen ; Edelsteine »

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IGE vom 27.12.2012, n° 12492
CC / GG Guépard Kosmetika (Kl.3) / Kosmetika (Kl.3), Seifen (Kl.3), Wasch- und Putzmittel (Kl.3), Zahnputzmittel (Kl.3) IGE

En l’espèce, une similitude a été admise tant au niveau visuel que phonétique. Au niveau sémantique, les marques ne présentent pas de divergences suffisantes. S’agissant d’une marque disposant d’un champ de protection normal et de produits achetés avec un degré d’attention moindre, les similitudes constatées ciavant suffisent pour admettre la présence d’un risque de confusion

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IGE vom 07.12.2012, n° 11425
ITEXTAR / TEXTAR pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5), chirurgische und ärztliche Instrumente (Kl.10) IGE

Le terme « ITEXTAR » n’a pas de sens déterminé avec les produits en cause. Il convient ainsi de lui attribuer une force distinctive et un champ de protection normaux.

Par conséquent et vu la similitude des signes ainsi que la similarité/l’identité de certains produits, il existe un risque de confusion.

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IGE vom 07.12.2012, n° 12346
THINKCENTRE / THINKshop Kl.9 / Kl.9 IGE

Le verbe « THINK » est parfaitement individualisé de part et d’autre. Il signifie « penser, réfléchir » et 7/8 appartient au vocabulaire anglais de base. Premier des deux éléments de la marque opposante « THINKCENTRE », il est même à considérer comme marquant dans l’impression d’ensemble de cette dernière. En effet, en relation avec les produits concernés en classe 9, ce mot seul n’a pas de signification directement descriptive. Par conséquent, il convient d’attribuer, tant à ce terme qu’au signe opposant dans son entier, une force distinctive et un champ de protection normaux.

Il est dès lors question d’une reprise d’un élément essentiel du signe opposant. Dans ces conditions, le seul ajout du terme « shop » dans la marque attaquée n’est pas en mesure de modifier de manière déterminante l’impression d’ensemble ou, autrement dit, il ne permet pas d’occulter la présence de l’élément repris « THINK ».

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IGE vom 20.11.2012, n° 12349
BIOLANE / Biola pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

Wie beim Zeichenvergleich festgestellt wurde, stimmen die Marken in den ersten fünf Buchstaben überein und weisen damit sowohl bezüglich des Schriftbildes sowie auch der Aussprache eine starke Ähnlichkeit auf. Beim gemeinsamen Wortbestandteil „BIO“ handelt es sich zwar um die bekannte Kurzform für „biologisch“ und damit um einen Hinweis auf eine natürliche Beschaffenheit der entsprechenden Waren. Gemeinfreie Elemente dürfen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aber nicht einfach ausgeklammert werden, denn auch diese können den Gesamteindruck von Marken mitbeeinflussen. (vgl. BGE 122 III 382; sic! 1/1997, 45).

Dies trifft vorliegend zu, wird doch das gemeinfreie Element „BIO“ mit der gleichen Silbe und in der gleichen Reihenfolge kombiniert. 4. Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen ist die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen.

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IGE vom 06.11.2012, Nr. 12196
SANTARIS PHARMA A/S / Santis Pharma AG Kl.1, chemische Erzeugnisse (Kl.1), Kl.5, pharmazeutische Produkte (Kl.5), wissenschaftliche und industrielle Forschung (Kl.42) / chemische Erzeugnisse (Kl.1), Kl.5, pharmazeutische Produkte (Kl.5), medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen (Kl.44) IGE

In Verbindung mit den vorliegend massgeblichen Waren und Dienstleistungen kann der Wortkombination „SANTARIS PHARMA A/S“ insgesamt kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet mithin durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang. Die Frage nach der Kennzeichnungskraft der Elemente „SANT-“ und „PHARMA“ kann offen bleiben. Denn selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente dürfen bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b – Kamillosan). Auch solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck mitzubestimmen: Unter Umständen können sie die Verwechslungsgefahr verstärken. Die streitverfangenen Zeichen beginnen mit dem fast gleichen Wortelement „SANTARIS“ bzw. „Santis“, insbesondere stimmen Anfang und Ende überein. Hierbei ist zu beachten, dass Wortanfang und -ende in der Regel ein grösseres Gewicht haben als dazwischen geschobene Buchstabenfolgen (vgl. BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]), insbesondere wenn sie – wie in casu – betont sind. Ausserdem stimmen die Marken im Wortelement „PHARMA“ überein, und die jeweiligen zweistelligen Schlusselemente „A/S“ bzw. „AG“ weichen einzig in einem Buchstaben voneinander ab. Auch ist zu berücksichtigen, das die Zeichen wie dargetan nach dem gleichen Muster aufgebaut sind. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Zeichenlänge ist das Weglassen der Buchstaben „AR“ sowie das Ersetzen des Schlussbuchstabens „/S“ durch ein „G“ nicht geeignet, der angefochtenen Marke einen anderen Gesamteindruck zu vermitteln bzw. den Sinngehalt hinreichend zu verändern

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IGE vom 30.10.2012, Nr. 12114
REVAL / REVEAL Tabakwaren (Kl.34) / Tabakwaren (Kl.34) IGE

Wie vorgängig ausgeführt (...), ist „REVAL“ als deutsche Bezeichnung der estnischen Hauptstadt Tallinn sowie als Familienname der Mehrzahl der Schweizer Abnehmer nicht bekannt und wird daher als Fantasiebezeichnung aufgefasst.

Die Kennzeichnungskraft des Zeichenanfangs und -endes kann in casu offengelassen werden, da es sich beim Wort „REVAL“ um ein kurzes Wort handelt, welches als Einheit gelesen wird und gedanklich nicht in die Bestandteile „RE“, „V“ und „AL“ aufgegliedert wird.

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IGE vom 25.10.2012, Nr. 12218
TORRES / TORRE DI GIANO Wein, Champagner, Schnaps, Liköre (Kl.33) / Likör (Kl.33), Wein und Spirituosen (Kl.33) IGE

Dans une cause récente d’opposition, le TAF s’est prononcé sur la force distinctive de la marque opposante (TAF, B-8468/2010 – TORRES / TORRE SARACENA). Lui aussi considère que le mot « torres » est un patronyme connu en Suisse, en particulier en raison de la notoriété du footballeur espagnol Fernando Torres. Il rejoint également l’Institut sur le fait que le signe opposant n’évoque pas une indication géographique (cf. consid. 6.1.2). Le TAF conclut ainsi que « TORRES » est un signe patronymique et que, partant, ce dernier dispose en principe d’un champ de protection normal.

L’Institut rappelle en outre que le signe « Torres » a fait l’objet d’un usage intensif depuis de longues années et qu’il a été qualifié de connu. La marque opposante est dès lors susceptible de disposer d’un champ de protection accru, caractère que l’Institut avait d’ailleurs reconnu dans la cause précitée TORRES / TORRE SARACENA (...).

La reprise telle quelle de la marque opposante ou dans une forme ne divergeant pas essentiellement est ainsi de nature à fonder un risque de confusion. Dans ce cadre, on rappellera que l’adjonction ou l’omission d’éléments est insuffisante pour nier la similarité des marques lorsque ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsqu’elles concordent dans leurs éléments principaux

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IGE vom 12.10.2012, n° 8223