decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
ITEXTAR / TEXTAR pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5), chirurgische und ärztliche Instrumente (Kl.10) IGE

Le terme « ITEXTAR » n’a pas de sens déterminé avec les produits en cause. Il convient ainsi de lui attribuer une force distinctive et un champ de protection normaux.

Par conséquent et vu la similitude des signes ainsi que la similarité/l’identité de certains produits, il existe un risque de confusion.

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IGE vom 07.12.2012, n° 12346
THINKCENTRE / THINKshop Kl.9 / Kl.9 IGE

Le verbe « THINK » est parfaitement individualisé de part et d’autre. Il signifie « penser, réfléchir » et 7/8 appartient au vocabulaire anglais de base. Premier des deux éléments de la marque opposante « THINKCENTRE », il est même à considérer comme marquant dans l’impression d’ensemble de cette dernière. En effet, en relation avec les produits concernés en classe 9, ce mot seul n’a pas de signification directement descriptive. Par conséquent, il convient d’attribuer, tant à ce terme qu’au signe opposant dans son entier, une force distinctive et un champ de protection normaux.

Il est dès lors question d’une reprise d’un élément essentiel du signe opposant. Dans ces conditions, le seul ajout du terme « shop » dans la marque attaquée n’est pas en mesure de modifier de manière déterminante l’impression d’ensemble ou, autrement dit, il ne permet pas d’occulter la présence de l’élément repris « THINK ».

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IGE vom 20.11.2012, n° 12349
BIOLANE / Biola pharmazeutische Produkte (Kl.5) / pharmazeutische Produkte (Kl.5) IGE

Wie beim Zeichenvergleich festgestellt wurde, stimmen die Marken in den ersten fünf Buchstaben überein und weisen damit sowohl bezüglich des Schriftbildes sowie auch der Aussprache eine starke Ähnlichkeit auf. Beim gemeinsamen Wortbestandteil „BIO“ handelt es sich zwar um die bekannte Kurzform für „biologisch“ und damit um einen Hinweis auf eine natürliche Beschaffenheit der entsprechenden Waren. Gemeinfreie Elemente dürfen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aber nicht einfach ausgeklammert werden, denn auch diese können den Gesamteindruck von Marken mitbeeinflussen. (vgl. BGE 122 III 382; sic! 1/1997, 45).

Dies trifft vorliegend zu, wird doch das gemeinfreie Element „BIO“ mit der gleichen Silbe und in der gleichen Reihenfolge kombiniert. 4. Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen ist die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen.

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IGE vom 06.11.2012, Nr. 12196
SANTARIS PHARMA A/S / Santis Pharma AG Kl.1, chemische Erzeugnisse (Kl.1), Kl.5, pharmazeutische Produkte (Kl.5), wissenschaftliche und industrielle Forschung (Kl.42) / chemische Erzeugnisse (Kl.1), Kl.5, pharmazeutische Produkte (Kl.5), medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen (Kl.44) IGE

In Verbindung mit den vorliegend massgeblichen Waren und Dienstleistungen kann der Wortkombination „SANTARIS PHARMA A/S“ insgesamt kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet mithin durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang. Die Frage nach der Kennzeichnungskraft der Elemente „SANT-“ und „PHARMA“ kann offen bleiben. Denn selbst kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente dürfen bei der Beurteilung nicht einfach ausgeklammert werden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b – Kamillosan). Auch solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck mitzubestimmen: Unter Umständen können sie die Verwechslungsgefahr verstärken. Die streitverfangenen Zeichen beginnen mit dem fast gleichen Wortelement „SANTARIS“ bzw. „Santis“, insbesondere stimmen Anfang und Ende überein. Hierbei ist zu beachten, dass Wortanfang und -ende in der Regel ein grösseres Gewicht haben als dazwischen geschobene Buchstabenfolgen (vgl. BGE 122 III 388 – Kamillosan; BGE 127 III 168 – Securitas [fig.]), insbesondere wenn sie – wie in casu – betont sind. Ausserdem stimmen die Marken im Wortelement „PHARMA“ überein, und die jeweiligen zweistelligen Schlusselemente „A/S“ bzw. „AG“ weichen einzig in einem Buchstaben voneinander ab. Auch ist zu berücksichtigen, das die Zeichen wie dargetan nach dem gleichen Muster aufgebaut sind. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Zeichenlänge ist das Weglassen der Buchstaben „AR“ sowie das Ersetzen des Schlussbuchstabens „/S“ durch ein „G“ nicht geeignet, der angefochtenen Marke einen anderen Gesamteindruck zu vermitteln bzw. den Sinngehalt hinreichend zu verändern

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IGE vom 30.10.2012, Nr. 12114
REVAL / REVEAL Tabakwaren (Kl.34) / Tabakwaren (Kl.34) IGE

Wie vorgängig ausgeführt (...), ist „REVAL“ als deutsche Bezeichnung der estnischen Hauptstadt Tallinn sowie als Familienname der Mehrzahl der Schweizer Abnehmer nicht bekannt und wird daher als Fantasiebezeichnung aufgefasst.

Die Kennzeichnungskraft des Zeichenanfangs und -endes kann in casu offengelassen werden, da es sich beim Wort „REVAL“ um ein kurzes Wort handelt, welches als Einheit gelesen wird und gedanklich nicht in die Bestandteile „RE“, „V“ und „AL“ aufgegliedert wird.

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IGE vom 25.10.2012, Nr. 12218
TORRES / TORRE DI GIANO Wein, Champagner, Schnaps, Liköre (Kl.33) / Likör (Kl.33), Wein und Spirituosen (Kl.33) IGE

Dans une cause récente d’opposition, le TAF s’est prononcé sur la force distinctive de la marque opposante (TAF, B-8468/2010 – TORRES / TORRE SARACENA). Lui aussi considère que le mot « torres » est un patronyme connu en Suisse, en particulier en raison de la notoriété du footballeur espagnol Fernando Torres. Il rejoint également l’Institut sur le fait que le signe opposant n’évoque pas une indication géographique (cf. consid. 6.1.2). Le TAF conclut ainsi que « TORRES » est un signe patronymique et que, partant, ce dernier dispose en principe d’un champ de protection normal.

L’Institut rappelle en outre que le signe « Torres » a fait l’objet d’un usage intensif depuis de longues années et qu’il a été qualifié de connu. La marque opposante est dès lors susceptible de disposer d’un champ de protection accru, caractère que l’Institut avait d’ailleurs reconnu dans la cause précitée TORRES / TORRE SARACENA (...).

La reprise telle quelle de la marque opposante ou dans une forme ne divergeant pas essentiellement est ainsi de nature à fonder un risque de confusion. Dans ce cadre, on rappellera que l’adjonction ou l’omission d’éléments est insuffisante pour nier la similarité des marques lorsque ceux-ci ne les influencent pas de manière déterminante et lorsqu’elles concordent dans leurs éléments principaux

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IGE vom 12.10.2012, n° 8223
BOX / HELPBOX Versicherungswesen (Kl.36) / Versicherungswesen (Kl.36) IGE

Die Widerspruchsgegnerin führt aus, dass die Widerspruchsmarke „BOX“ in Bezug auf Versicherungen nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfüge und eine schwache Marke sei, da das Zeichen „Paket von Versicherungsdienstleistungen“ bzw. „Versicherungspaket“ bedeute. Dieser Sichtweise kann sich das Institut nicht anschliessen. „BOX“ bedeutet nicht „Paket“, sondern „Kiste“. „Paket“ wird mit „package“ übersetzt, im Sinne von „Leistungspaket mit „services package“ (PONS, a.a.O.). Dies dürfte dem Schweizer Abnehmer bekannt sein, wird doch umgangssprachlich auch in der Schweiz oft von einem „package“ im Sinne von „Leistungspaket“ gesprochen. Die Widerspruchsmarke verfügt originär über eine normale Kennzeichnungskraft sowie einen durchschnittlichen Schutzumfang.

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IGE vom 01.10.2012, Nr. 11598
ETAVIS / Estavis 1993 Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Kl.35), Werbung (Kl.35), Bauwesen (Kl.37) / Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Kl.35), Immobilienwesen (Kl.36), Bauwesen (Kl.37) BVGer

[In der Bildmarke steht oben mittig, hier unleserlich, ESTAVIS 1993.]

In der Lehre umstritten und in der Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt wird die Frage, ob und in welchem Masse der Wort- und/oder der Bildbestandteil den rechtlich relevanten Gesamteindruck einer kombinierten Marke beeinflusst (...).

Es ist ein Wesensmerkmal der Marke, dass sie in beliebigen Grössen gebraucht werden kann (...), und dass sie gegen den Gebrauch jedes Zeichens geschützt ist, das eine Verwechslungsgefahr zu ihr entstehen lässt und das Publikum zu Fehlzurechnungen veranlasst, ohne dass diese Gefahr zugleich gegenüber des gesamten Markenauftritts bestehen muss, in dessen Zusammenhang das verletzende Zeichen verwendet wird.

"Estavis 1993" ist im Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) verglichen mit den Bildelementen sehr klein dargestellt und unterscheidet sich in der Farbgebung wenig von der Umgebung. Wenn die Marke nicht allzu gross dargestellt wird, sieht der Schriftzug "Estavis 1993", der im oberen Teil des Bauwerkes angebracht ist, zwar aus wie die bei solchen Bauten oft zu findende Inschrift oder auch ein Relief. Indessen ist die Marke in den hinterlegten Proportionen und nicht im der im Register für die Darstellung gewählten Grösse geschützt (vgl. oben E. 2.6.3), womit jedenfalls nicht gestützt auf den Umstand der kleinen Darstellung gesagt werden kann, das Wort-/Zahlelement gehe "im Kontext des Bildelements unter" (Beschwerde, S. 8). Wenn das Zeichen grösser dargestellt ist, wird der Schriftzug lesbar. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken wird zudem oft auf das Wortelement abgestellt, weil dasselbe - im Unterschied zu Bildern - gleichzeitig auch im direkten Kundengespräch verwendet wird (...). Das Bildelement beim Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) ist zwar flächenmässig dominant, vermag aber vom Inhalt her dem Zeichen keinen neuen Sinngehalt zu geben. Prägender Hauptbestandteil bleibt das Wortelement.

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BVGer vom 25.09.2012, B-1398/2011
CASH CONVERTERS / cashconverters.ch Kl.35, Kl.36, Kl.39, Kl.42 / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

La Requérante établit être titulaire en Suisse de deux marques, à savoir la marque verbale CASH CONVERTERS (n° P-468849), enregistrée avec une date de priorité remontant au 12 septembre 1997 en classes 35, 36, 39 et 42 de la Classification de Nice, ainsi que la marque combinée CASH CONVERTERS (n° P-425751), enregistrée avec une date de priorité remontant au 7 mars 1995 en classes 36 et 42 de la Classification de Nice. Ces titres de protection lui permettent d’ores et déjà d’agir en application du paragraphe 24 des Dispositions.

L’expert considère néanmoins utile de se déterminer sur l’éventuelle application de l’article 29 alinéa 2 CC, respectivement de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. S’agissant tout d’abord du droit au nom visé par l’article 29 alinéa 2 CC, la Requérante expose de manière correcte que ce droit ne profite pas uniquement aux personnes physiques, mais plus largement à tout sujet de droit dont les personnes morales font partie (...). En l’espèce, la Requérante est toutefois sise en Australie. En l’absence de tout siège en Suisse, la Requérante ne peut se prévaloir de l’application de l’article 29 alinéa 2 CC que par renvoi de l’article 8 de la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (“CUP”) auquel sont liés tant l’Australie que la Suisse, aux termes duquel “le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce”. En vertu du principe du traitement national, cet article exige que le nom commercial étranger non enregistré bénéfice de la même protection que les noms commerciaux du pays où la protection est invoquée, soit en l’espèce celle du droit de la concurrence déloyale et du droit au nom, moyennant toutefois le respect des conditions d’application de chacune de ces lois (...). Or, si l’application de l’article 29 alinéa 2 CC au nom commercial étranger par renvoi de l’article 8 CUP n’exige aucun établissement en Suisse, elle présuppose en revanche que le nom en question soit connu par le public suisse, que ce soit au travers de campagnes publicitaires ou d’autres moyens de preuve (...). En l’espèce, la Requérante ne le démontre pas, de sorte que l’application de l’article 29 alinéa 2 CC doit être rejetée.

Le nom de domaine litigieux n’est pour le moment rattaché à aucun nom de domaine actif. Bien qu’une certaine partie de la doctrine et de la jurisprudence aient considéré qu’aucune action ne pouvait être intentée sur la base du droit des marques en l’absence d’un site actif (...), tel n’est pas l’avis de l’expert. L’inactivité du site n’empêche nullement que le respect du principe de spécialité puisse être apprécié au regard d’autres indices, notamment le but statutaire de la partie concernée, dont se prévaut avec justesse la Requérante (...). Or, en l’espèce, ce but consiste en l’achat, la vente, la location, l’exportation, l’importation, la distribution et la commercialisation de tous biens, produits, articles et marchandises, soit des services comparables à ceux proposés par la Requérante plus particulièrement en classe 35. La similarité des prestations proposées apparaît dès lors indéniable.

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WIPO vom 16.09.2012, DCH2012-0021
7seven / ROOM SEVEN Leder und Lederimitation (Kl.18), Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirr (Kl.18), Sporttaschen und Schulmappen (Kl.18), Taschen, Handtaschen, Koffer (Kl.18), Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten (Kl.18) / Reise- und Handkoffer, Regenschirme (Kl.18), Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten (Kl.18) BVGer

[Mit Verfügung vom 28. März 2011 hiess das Institut für Geistiges Eigentum den Widerspruch teilweise gut und widerrief die Schutzzulassung der internationalen Registrierung IR 1'014'081 "ROOM SEVEN" für die in Klasse 18 beanspruchten Waren "produits en cuir et imitations de cuir non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie" (Dispositiv Ziffer 2). Hingegen verneinte sie die Gleichartigkeit der in Klasse 18 von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux" mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren in Klasse 18, weshalb sie die internationale Registrierung für diese Waren sowie für die in Klasse 24 und 25 beanspruchten, aber nicht vom Widerspruch betroffenen Waren zum Markenschutz in der Schweiz zuliess.]

[Das BVGer bestätigt vollumfänglich:]

Die Vorinstanz hat in der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine beschreibende Bedeutung erkannt (Ziffer D der angefochtenen Verfügung). Dieser Einschätzung schliesst sich auch das Bundesverwaltungsgericht an: Ein Sinngehalt wie "SIEBEN" sowie "SIEBEN SIEBEN" ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 18 zu unbestimmt. Selbst wenn wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, Modellbezeichnungen im beanspruchten Warensegment aus der Kombination "Ziffer und Buchstabe" bestehen können, schliesst dies die Unterscheidungskraft der hinterlegten Widerspruchsmarke erst aus, wenn diese Kombination beschreibender Natur ist. Vorliegend kommt weder dem Zahlenwort "SEVEN" noch der Ziffer "7" noch deren Kombination im beanspruchten Warensegment ein beschreibender Sinngehalt zu: Eine bestimmte Modellbezeichnung oder ein sonstiger Hinweis auf die beanspruchten Waren, ist darin nicht erkennbar. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin können Zahlenworte oder Ziffern nämlich durchaus Markenschutz beanspruchen solange sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder einen beschreibenden Sinngehalt noch über einen schwachen Schutzumfang verfügen (...).

Angesichts der Tatsachen, dass der Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke in der angefochtene Marke übernommen wurde und die Vergleichszeichen vorliegend für identische und gleichartige Waren hinterlegt sind, reichen nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (...). Damit sind die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten optischen und klanglichen Abweichungen als ungenügend zu qualifizieren.

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BVGer vom 04.09.2012, B-3050/2011
CINEMA 4D / cinema4d.ch Software (Kl.9) / Kl.9, Software (Kl.9) WIPO

Am 31. März 1994 meldete die Gesuchstellerin beim deutschen Patent- und Markenamt die Marke CINEMA 4D in Klasse 9 für Computersoftware und Computerprogramme an, welche am 23. Juni 1994 eingetragen wurde. Am 24. September 1996 liess die Gesuchstellerin die Marke CINEMA 4D als Internationale Marke mit Schutzanspruch unter anderem für die Schweiz registrieren.

Gemäss der Auskunft von SWITCH registrierte der Gesuchsgegner den strittigen Domain-Namen am 6. November 2000.

Am 12. Februar 2009 schloss die Gesuchstellerin mit dem Gesuchsgegner einen Vertrag zum Vertrieb der Software „CINEMA 4D“ in der Schweiz. Unter anderem räumte die Gesuchstellerin in § 4 Ziff. 6 des Vertriebsvertrags dem Gesuchsgegner das Recht ein, einen Domain-Namen zu registrieren, welcher den Produktnamen „CINEMA 4D“ beinhaltet. Dies allerdings unter der Bedingung, dass der entsprechende Domain-Name nach Beendigung des Vertrages an die Gesuchstellerin abgetreten wird.

Mit E-Mail vom 27. Juni 2011 teilte die Gesuchstellerin dem Gesuchsgegner mit, dass dieser die vereinbarten Umsatzzahlen per 30. Juni 2011 nicht erreichen werde und sie die Vertragsbeziehungen daher beende. Weiter verlangte die Gesuchstellerin die Übertragung des strittigen Domain-Namens. In seiner Antwort per E-Mail nahm der Gesuchsgegner die Kündigung zur Kenntnis, weigerte sich aber, den strittigen Domain-Namen unentgeltlich zu übertragen.

Da der Vertrag per 12. August 2012 aufgelöst wurde, ist der Gesuchsgegner auf jeden Fall nicht mehr berechtigt, die Marke CINEMA 4D in einem Domain-Namen zu benützen. Die Weiterbenützung des strittigen Domain-Namens durch den Gesuchsgegner stellt somit eine klare Verletzung des Markenrechts der Gesuchstellerin dar. Überdies hat der Gesuchsgegner gemäss § 4 Ziff. 6 des Vertriebsvertrages die nachvertragliche Pflicht, den Domain-Namen an die Gesuchstellerin zu übereignen.

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WIPO vom 21.08.2012, DCH2012-0015
LIFE IS FOR SHARING / LIFE IS MORE Kl.9, Kl.35, Kl.38, Kl.41 / Kl.9, Kl.35, Kl.38, Kl.41 IGE

Dem übereinstimmenden Ausdruck "Life is" kommt die Bedeutung von "Leben ist" zu (...). In Zusammenhang mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 kann den genannten Zeichenbestandeilen kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Folglich kommt diesen Wortelementen ein normaler Schutzumfang zu.

Die Übernahme von Wortelementen einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch hinzugefügte Elemente verändert wird oder dass der übernommene Bestandteil schwach ist und dieser mit einem kennzeichnungskräftigen Element verbunden wird (...). Vorliegend trifft weder das eine noch das andere zu. Zum einen ist der Ausdruck "Life is" normal kennzeichnungskräftig. Zum anderen vermag der weitere Wortbestandteil "More" in der Bedeutung von "mehr" den Sinngehalt der angefochtenen Marke nicht ausreichend zu verändern. Denn dieser präzisiert aus grammatikalischer Sicht die übereinstimmenden Wortbestandteile "Life is". Auch ist zu beachten, dass die Marken nach dem gleichen Muster aufgebaut sind und aufgrund des gleichen Aufbaus äusserst ähnliche Ideenassoziationen hervorrufen (...). Auch fällt ins Gewicht, dass sich die übereinstimmende Wortkombination bei beiden Zeichen am i.d.R. besonders prägenden Zeichenanfang befindet.

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IGE vom 09.08.2012, Nr. 12205
VOGUE / VOGUE MY STYLE Zeitschriften (Kl.16) / Kosmetika (Kl.3), Haarpflegemittel (Kl.3), Seifen (Kl.3), Uhren (Kl.14) BGer

Ad­van­ce Ma­ga­zi­ne Publis­hers Inc, Inhaberin der Marken VOGUE für Publikationen in Klasse 16 (die Klägerin besass auch Marken in Kl. 14, doch wurden diese nicht rechtserhaltend gebraucht), erhob beim KG NE Klage gegen die Verwendung von VOGUE MY STYLE für Uhren und Kosmetika. Das KG NE weist die Klage mangels Verwechslungsgefahr ab. Das BGer korrigiert.

Der Be­griff der Be­rühmt­heit ist Rechts­fra­ge; Tat­fra­gen sind, ob die da­nach vor­aus­ge­setz­te Be­kannt­heit bei ei­nem brei­ten Pu­bli­kum be­steht und ob die Mar­ke ein po­si­ti­ves Image be­sitzt. Zum Nachweis des positiven Images genügt es nicht, nachzuweisen, dass die Marke bekannt ist, da sich dadurch die notorisch bekannte Marke nicht mehr von der berühmten Marke unterscheiden liesse. Die grosse Bekanntheit und das hohe Ansehen sind als Tatsachen zu be­wei­sen, z.B. durch ei­ne Mei­nungs­um­fra­ge. Die Kritik der Bf an den Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz bleiben appellatorisch und erfolglos.

Hier die Klägerin beim deut­schen In­sti­tut Al­len­sbach ei­ne de­mo­sko­pi­sche Um­fra­ge in Auf­trag ge­ge­ben (Parteigutachten!). Da­bei war un­be­strit­ten, dass die Art der Um­fra­ge - Be­fra­gung von 1'100 Per­so­nen in Al­ter von 15 bis 74 Jah­ren, in drei Sprach­re­gio­nen - gemäss der Methode nach Niedermann/Schneider, Der Beitrag der Demoskopie zur Entscheidfindung im schweizerischen Markenrecht: durchgesetzte Marke, berühmte Marke, in sic ! 2002 s. 815 ff., an­ge­mes­sen war. Sie hat­te er­ge­ben, dass 25% der be­frag­ten Per­so­nen die Mar­ke VOGUE kann­ten und mit einer Zeitschrift hoher Qualität in Verbindung brachten. Die Vor­in­stanz hat­te al­so zu Recht er­kannt, dass VOGUE ei­ne be­rühm­te Mar­ke ist.

Die Vor­in­stanz hat­te die Kla­ge den­noch ab­ge­wie­sen, weil die Un­ter­schie­de zwi­schen den be­an­spruch­ten Wa­ren zu gross sei­en. Dem wi­der­spricht das Bun­des­ge­richt. Das Aus­schliess­lich­keits­recht des In­ha­bers be­rühm­ter Mar­ken (MSchG 15) ist nicht auf be­stimm­te Pro­dukt­gat­tun­gen be­schränkt, auch nicht auf die Wa­ren und Dienst­leis­tun­gen, für wel­che die be­rühm­te Mar­ke ge­braucht wird.

In einem obiter dictum hält das BGer fest, dass die Ruf­aus­beu­tung der Mar­ke VOGUE hier un­lau­ter iSv UWG 2 ist. Das BGer lässt aus­drück­lich of­fen, ob da­ne­ben auch UWG 3 d (Ver­wechs­lungs­ge­fahr) oder UWG 3 e (un­lau­te­rer Image­trans­fer) er­füllt wa­ren.

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BGer vom 07.08.2012, Urteil 4A_128/2012
XS / EXCESS Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) / Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) IGE

La défenderesse invoque la faiblesse de la marque opposante. Selon elle, « XS » signifierait « extra small » et renverrait ainsi à des cigarettes extra-fines. Comme énoncé ci-avant (cf. let. C, ch. 4), « extra small » constitue certes une traduction principale de l’abréviation « XS » au même titre que « excess ». Toutefois et ainsi qu’il l’a été jugé lors de l’examen des motifs absolus du signe opposant, cette acception normalement réservée à la taille des habits n’est pas descriptive et/ou usuelle pour les produits revendiqués en classe 34

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IGE vom 25.07.2012, n° 11849
WINSTON / WILTON Zigaretten (Kl.34) / Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) IGE

L’indication géographique à laquelle fait référence la défenderesse ne se nomme pas uniquement Winston mais bien « Winston-Salem ». Si l’on ajoute la conviction de l’Institut que cette ville américaine est inconnue du consommateur suisse (au même titre que d’autres lieux portant le nom de Winston), il convient de conclure que le signe opposant ne constitue pas une indication de provenance.

Ainsi, dès lors que « WINSTON » ne détient pas de signification descriptive ou générique en rapport avec les produits en cause (cf. également supra let. C ch. 5), la marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux.

Par ailleurs et contrairement à l’avis de la défenderesse, l’Institut qualifie le degré d’attention de normal pour les produits en cause. En effet, il s’agit de produits de consommation courante. Il est certes probable qu’un nombre non négligeable de consommateurs soit fidèles à une marque s’agissant des cigarettes. Ceci n’implique toutefois pas encore une attention particulière lors de l’achat de ce produit.

Dans ces conditions et en tenant compte de la similitude des signes ainsi que de l’identité/similarité des produits, le risque de confusion doit être admis.

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IGE vom 25.07.2012, n° 11848
WINSTON / WICKSON Zigaretten (Kl.34) / Feuerzeuge (Kl.34), Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) IGE

Ainsi, dès lors que « WINSTON » ne détient pas de signification descriptive ou générique en rapport avec les produits en cause (cf. également supra let. C ch. 5), la marque opposante dispose d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux.

Dans ces conditions et en tenant compte de la similitude des signes ainsi que de l’identité/similarité des produits, le risque de confusion doit être admis

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IGE vom 25.07.2012, n° 11831
Nuxe Paris / nyx produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3) / produits de parfumerie, cosmétiques (Kl.3) IGE

Tant le terme NUXE que la marque opposante dans son entier disposent d’une force distinctive et d’un champ de protection au minimum normaux, dès lors qu’ils n’ont pas de signification descriptive ou générique en rapport avec les produits en cause.

Par ailleurs, on relèvera que le degré d’attention doit être qualifié de normal au vu de la nature des produits en cause. En effet, les produits de la classe 3 constituent des articles de consommation courante achetés avec une certaine régularité.

Par conséquent, au vu de l’identité respectivement la similarité des produits et de la similitude des signes, il convient d’admettre qu’il existe un risque de confusion. L’opposition est donc bien fondée.

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IGE vom 25.07.2012, n° 11635
Spital Uster (fig.) / spital-uster.ch Kl.5, Kl.10, Kl.35, Kl.38, Kl.41, Kl.42, Kl.43, Kl.44 / Werbung (Kl.35) WIPO

Der Experte ist im vorliegenden Fall der Ansicht, dass der durchschnittliche Internet-Benutzer bei der Verwendung des Namens einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft (d.h. Uster) in einem Domain-Namen von einem Angebot der betreffenden Körperschaft ausgeht, da mit der Verwendung einer Stadtnamens das dahinter stehende Gemeinwesen bezeichnet wird. Das ist besonders der Fall wenn der betroffene Domain-Name ein zusätzliches Wort enthält, das eine Tätigkeit am Ort beschreibt (hier das Wort “Spital”). Aus diesem Grund besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Namen der Gesuchstellerin und dem Domain-Namen.

Hinzu kommt, dass der Gesuchsgegner keine Rechte zum Gebrauch von der Bezeichnung “Spital Uster” geltend machen kann. Schliesslich darf auch in Betracht gezogen werden, dass der Gesuchsgegner die Kennzeichnungskraft der Bezeichnung “Spital Uster” zu Lasten der Gesuchstellerin ausnutzt, um Internetverkehr auf seine Website zu ziehen.

Somit kommt der Experte zum Ergebnis, dass im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr besteht und dass eine klare Verletzung der Kennzeichenrechte (aus Artikel 29 ZGB) der Gesuchstellerin besteht. Somit erübrigt sich, die Rechtslage nach Firmenrecht, Markenrecht oder UWG zu klären.

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WIPO vom 23.07.2012, DCH2012-0013
TORRES / TORRE SARACENA Wein, Champagner, Schnaps, Liköre (Kl.33) / Wein, Champagner, Schnaps, Liköre (Kl.33) BVGer

[Auch bei der zweiten Beurteilung - zur Vorgeschichte siehe hier - bejaht das IGE die Verwechlungsgefahr zwischen den Marken, obwohl TORRES eine geschützte geographische Herkunftsangabe für portugiesischen Wein ist.]

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que "Torres" étant notamment une indication de provenance géographique réservée à des vins portugais et que la liste des produits de la marque opposante n'étant pas limitée à la provenance portugaise, ladite marque devrait normalement se voir attribuer une force distinctive limitée, voire faible. L'IPI a toutefois relevé que le Traité bilatéral réservait expressément la possibilité qu'une dénomination protégée puisse être utilisée en tant que marque lorsqu'elle coïncide avec le nom d'une personne physique ou avec une raison de commerce comprenant le nom d'une personne physique, lorsqu'un intérêt légitime justifie cette utilisation et lorsqu'un risque de tromperie est exclu. In casu, ces conditions seraient réunies, "Torres" étant le nom de famille de l'intimée et cette dernière utilisant de longue date son patronyme à titre de marque pour les produits de la classe 33. S'agissant du risque de tromperie, l'autorité inférieure l'a exclu. En effet, le terme seul "Torres" ne serait pas perçu en Suisse comme une indication de provenance, dès lors que "Torres" serait le nom porté par deux villages portugais éloignés, de faible taille donc inconnu du public suisse. Ainsi donc, le renvoi à une entreprise déterminée serait marqué. L'Institut fédéral a en conséquence conclu que "dès lors que « Torres » n'a pas de signification descriptive, qu'il fait l'objet d'un usage intensif depuis de longues années et qu'il a été qualifié de connu, ce terme dispose d'un champ de protection qualifié d'accru en rapport avec les produits revendiqués en classe 33".

[Das BVGer schliesst sich diesen Überlegungen an und weist die Beschwerde ab.]

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BVGer vom 06.07.2012, B-8468/2010
INSTRUMENTS FOR PROFESSIONALS / Pilot-Instruments Professional Watches Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14) / Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14) IGE

La marque opposante a été enregistrée à titre de marque imposée, ce qui ne détermine pas son champ de protection (...). En rapport avec une partie des produits, elle bénéficie même d’une force distinctive originaire, dès lors que ni la combinaison « INSTRUMENTS FOR PROFESSIONALS » ni les éléments qui la composent n’ont de sens direct avec les « Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres pré- cieuses.». Ces produits sont par ailleurs présents à l’identique dans la marque attaquée. Par conséquent, vu la similitude des signes et l’identité des produits, on admettra un risque de confusion pour les « Metalli preziosi e loro leghe; gioielleria, pietre preziose».

En revanche, l’Institut constate que les termes « instruments » et « professional(s) » sont descriptifs pour les « Prodotti in metalli preziosi e loro leghe o placcati compresi in questa classe; orologeria e strumenti cronometrici.» revendiqués par la marque attaquée. Ils renvoient en effet à la nature respectivement aux destinataires desdits produits. Dès lors, le champ de protection de la marque opposante ne saurait étendre sa protection à ces éléments du domaine public (...). En effet, le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un mot du domaine public peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes. (...).

Comme en outre les signes ne sont pas identiques mais présentent des légères différences verbales et graphiques, il ne saurait dès lors être question d’un risque de confusion pour ces dits produits.

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IGE vom 29.06.2012, n° 12137