decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
BÜBCHEN / bubchen.ch Kl.3, Kl.5 / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

The Claimant is the owner of several BÜBCHEN trademarks for baby care products. "Bübchen" products have been exported to Romania since 1997. They were distributed by the Respondent, in particular through a distribution agreement executed with Nestlé Deutschland AG, an associated company of the Claimant.

Despite the official termination of the distribution agreement as of March 2012 and the fact that the Respondent ceased purchasing Bübchen products from Nestlé Deutschland AG as of March 2013, the Claimant ascertained that the Respondent was operating its e-shop under the domain name <bubchen.ro> and offering for sale a variety of products, not limited to Bübchen products.

The Respondent registered the disputed domain name <bubchen.ch> without authorization of the Claimant or its associated companies on November 14, 2013, after receipt from the Claimant of a Cease and Desist letter demanding to refrain from using the domain name <bubchen.ro> and its transfer to the Claimant.

[Verfahrenssprache:]

In the present case, the contractual language selected by the Respondent according to SWITCH is German, but the Claimant requested that the language of the proceedings be English.

The Claimant has proven that the Respondent perfectly understands, is perfectly fluent and it is able to correspond in English, as demonstrated by the fact that English was adopted for the distribution agreement executed between the Claimant's associated company "Nestlé Deutschland AG" and the Respondent. Besides, the fact that the Respondent specifies on its LinkedIn profile that he speaks English, also speaks in favor of avoiding the costs and time necessary for the translation into German of the Request and of its annexes.

Taking all circumstances of these dispute resolution proceedings into account (cf. paragraph 7(a) of the Rules of Procedure), it would appear unnecessary to have the Request translated into German, since the Expert assumes that the Respondent understands English. In light of this, and considering that the Center has appointed an Expert familiar with both English and German languages, it seems reasonable for this Expert that the language of the proceeding is English.

[Anspruch auf Übertragung:]

Article 4 of the Swiss Trademark Act (the "TMA") foresees that "[T]rade marks registered in the name of agents, representatives or other authorised users without the consent of the proprietor, or trademarks which remain entered in the Register after the withdrawal of such consent, are also not protected (sic)". While this Expert notes that the above article is applicable during a distribution agreement this set of rules would also apply in this present case where the distribution agreement is terminated.

Furthermore, on the basis of article 13 of the TMA, the Swiss Federal Supreme Court recognized that domain names are comparable to personal names, business names, and trademarks and therefore can be regarded as distinctive signs (DFT 126 III 239, 244, <berneroberland.ch>); by analogy, domain names registered by a distributor without the consent of the trademark proprietor are not protected (see Kambly SA Spécialités de Biscuits Suisses v. Swiss Connection Inc. WIPO Case No. D2003-0983).

The Expert finds, based on articles 4 and 13 of the TMA, that the registration by the Respondent of the disputed domain name constitutes a clear infringement under Swiss Law.

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WIPO vom 19.11.2014, DCH2014-0019
SHOP4 / shop4.ch Werbung (Kl.35), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Schuhwaren (Kl.25) WIPO

The Claimant is the owner of a Swiss trademark for SHOP4 covering various advertising and software related services in classes 35 and 42 ("the Trademark") which was registered on January 19, 2010.

A company affiliated with the Claimant (Internet Explorer GmbH which is managed and controlled by the same person and of which the Claimant is a partner – "Gesellschafter") was the owner of the Domain Name until July 21, 2014 until that company lost the Domain Name because of apparent problems of communication with SWITCH which caused the renewal payment to be late.

The Domain Name was registered on August 5, 2014. It resolves to a website on which sport shoes are offered for sale and redirects to another domain name for this purpose (i.e. ) which reflects the NIKE trademark, whereby shoes of different brands are offered for sale on this website (i.e. NIKE and BIRKENSTOCK).

In this case, the Domain Name is identical to the Claimant's Trademark and is being used in connection with certain goods (i.e. as an online platform to sell sport shoes) which are not identical to those claimed in the Claimant's Trademark (which are services in classes 35 and 42), and for which the similarity is not obvious.

In any case, in this Expert's view, the Respondent's conduct violates the Swiss Unfair Competition Act (UCA). The Respondent's action of registering the Domain Name immediately after a company affiliated to the Claimant lost the registration of the Domain Name because of an error during the renewal process, amounts to an unfair and unlawful practice within the meaning of Article 2 UCA in the circumstances of this case. See by analogy Marlow Foods Ltd Limited Company v. Eginhard Thoelken, WIPO Case No. DCH2010-0013.

While the "first come, first served" rule applies for ".ch" domain names as provided by article 2.2 of the General Terms and Conditions (GTC) for the registration and administration of domain names under the domain ".ch" and ".li", this Expert notes that this rule does not and cannot prevent from holding that the registration and use of a domain name can constitute a violation of third party rights in certain circumstances. See Vattenfall AB v. Roger Lundmark, WIPO Case No. DCH2009-0021.

In this case, the Expert notes that a company affiliated with the Claimant was the registrant of the Domain Name until July 2014 (when a clerical error resulted in its lapse) and that the Claimant is the legitimate owner of a trademark for SHOP4 in Switzerland since 2010 (i.e. the Trademark) that is reflected in the Domain Name.

The Expert further notes that the Respondent has not participated in these proceedings and that it has not conclusively pleaded and proven any relevant grounds for defense in this case as requested under paragraph 24(d) of the Rules of Procedure. No justifiable reasons have been brought forward by the Respondent in order to justify its conduct, particularly about the choice to register the Domain Name (which corresponds exactly to the Trademark registered by the Claimant in Switzerland) very shortly after it was available for registration (because of the clerical error in the renewal process). In addition, this Expert notes that the Respondent could not be reached by the Claimant under the registered WhoIs contact information which corroborates further the impression of unfair conduct in this case.

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WIPO vom 26.12.2014, DCH2014-0021
Family Research Sàrl / familyresearch.ch Forschung (Kl.42) / Forschung (Kl.42) WIPO

Le Requérant est une société anonyme suisse enregistrée au Registre du commerce du canton de Vaud sous la raison sociale “Family Research Sàrl” depuis le 26 juillet 2013 (...). La société a pour but la “recherche d’héritiers et la généalogie successorale”.

La Partie adverse est une société anonyme suisse inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 9 septembre 1970 qui a pour but “toute étude généalogique, principalement dans le but de retrouver et d’assister des héritiers et des exécuteurs testamentaires et fourniture de toute prestation liée directement ou indirectement à la succession” (annexe 2 à la demande).

La Partie adverse a enregistré le nom de domaine litigieux <familyresearch.ch> le 28 janvier 2014 (...). Les noms de domaine <familyresearch.fr> et <familyresearch.ch> redirigent automatiquement les internautes vers le site de la Partie adverse “www.sogeni.com” (annexe 8 à la demande) à partir duquel cette dernière fait la promotion en ligne de ses services.

De façon générale, la partie qui ne dispose d’aucune protection particulière au sens du droit des signes distinctifs sur le nom de domaine litigieux, se doit de prendre les mesures idoines pour que le nom de domaine qu’il a enregistré se distingue suffisamment du signe distinctif appartenant au requérant (ATF 128 III 353, 358 “Montana”).

En l’espèce, le risque de confusion est évident, le nom de domaine <familysearch.ch> reprenant à l’identique, la raison sociale du Requérant. La raison sociale de la Partie adverse est “Sogeni” et pas “Family Research”.

Compte tenu du fonctionnement des noms de domaine, l’utilisation d’un nom de domaine de second niveau confère à l’utilisateur un monopole de fait, lequel crée ipso facto un risque de confusion. Le détenteur légitime d’un signe distinctif protégé est dès lors empêché de faire le commerce de ses produits par internet, par le simple fait de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce n’est pas le contenu du site qui doit être considéré, mais le nom de domaine en cause d’une part et le signe distinctif revendiqué d’autre part (...). Or en l’espèce, force est de constater que le Requérant se trouve précisément dans ce cas de figure et qu’il peut dès lors faire valoir son droit une protection légale au vu du risque de confusion et de ce qui en découle.

Bien que la Partie adverse a déposé une réponse, elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait enregistré un nom de domaine qui est identique à la raison sociale du Requérant, et qui redirige vers le site “sogeni.com”. La Partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante.

Ainsi, les parties étant concurrentes dans le domaine de la généalogie successorale, l’Expert décide qu’il s’agit en l’espèce d’une infraction “claire” des droits du Requérant à la lumière des Dispositions rappelées plus haut, en particulier en application du paragraphe 24(d)(i).

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WIPO vom 17.02.2015, DCH2014-0024
Ascona Locarno / ascona-locarno.ch Kl.39 / Kl.39 WIPO

Die Gesuchstellerin ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft nach Art. 6 ff. des Legge sul turismo des Kantons Tessin vom 30. November 1998 („Tourismusgesetz“). Gemäss dem statutarischen Zweck fördert die Gesuchstellerin den Tourismus in der Region Ascona-Locarno und informiert und berät Touristen. Ihren Sitz hat die Gesuchstellerin in Locarno.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke ASCONA LOCARNO (fig.), Nr. 597440, die beim Schweizerischen Institut für Geistiges Eigentum am 22. Dezember 2009 hinterlegt und anschliessend eingetragen wurde.

Die Gesuchsgegnerin hat gemäss Auskunft der SWITCH den Domain-Namen am 16. Januar 2005 registriert. Unter dem streitigen Domainnamen ist eine aktive Webseite abrufbar, die touristische Informationen aus der Region Ascona und Locarno anbietet.

Die Verletzung der Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, setzt eine Verwechslungsgefahr bei kennzeichenmässigem Gebrauch voraus. (..). Massgebend ist, ob mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für eine Internetseite durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen der Internetseite geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation der hinter der Internetseite stehenden Person, oder falsche Zusammenhänge vermutet werden. Es genügt auch die Gefahr einer bloss vorläufigen Fehlzurechnung, welche zur Folge hat, dass es zu ungewollten Zugriffen auf der Internetseite durch Personen kommt, die die Homepage des berechtigten Namensträgers besuchen wollten. (...).

Der Begriff „Ascona Locarno“ wird vom Publikum gemeinhin mit Tourismus in Verbindung gebracht. Zudem handelt es sich bei „Ascona Locarno“ um eine bekannte Fremdenverkehrs-Region. Die Gesuchsgegnerin verbreitet unter dem Domain-Namen <ascona-locarno.ch> touristische Angebote. Die Gesuchstellerin, welche ihre touristischen Angebote unter anderem über das Internet verbreitet, nutzt den im Zusammenhang mit der von ihr registrierten Marke ASCONA LOCARNO stehenden Domain-Namen <ascona-locarno.com>. Es ist naheliegend, dass Interessenten für touristische Angebote unter dem strittigen Domain-Namen <ascona-locarno.ch>, der die Markenbestandteile von ASCONA LOCARNO beinhaltet, sowohl Werbung als auch Angebote für den Fremdenverkehr erwarten. Die Verwendung der Bezeichnung „Ascona-Locarno“ ohne präzisierenden Zusatz erweckt demzufolge beim Nutzer den Eindruck einer offiziellen Tourismusorganisation.

Vorliegend dürfte der durchschnittliche Nutzer mit dem strittigen Domain-Namen <ascona-locarno.ch>, der sich lediglich durch die Endung „.ch“ von dem durch die Gesuchstellerin verwendeten Domain-Namen unterscheidet, offizielle Fremdenverkehrsangebote assoziieren, zumal die Endung „.ch“ für die Schweiz steht.

Insofern schafft die Gesuchsgegnerin mit der Verwendung des in Frage stehenden Domain-Namens nicht nur eine Verwechslungsgefahr. Vielmehr profitiert sie auch vom Ruf der Marke ASCONA LOCARNO und beutet diesen bewusst aus.

Der strittige Domain-Name <ascona-locarno.ch> setzt sich aus zwei Ortsnamen zusammen und bezeichnet kombiniert eine geografische Region. Die Verwendung einer gemeinfreien geografischen Bezeichnung steht nach den allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätzen jedem Wettbewerbsteilnehmer offen (BGE 126 III 239, E 3b).

Die Registration eines Domain-Namens führt zur Monopolisierung desselben. Es besteht jedoch kein vorbehaltsloses Recht am registrierten Domain-Namen des Erstanmelders in Bezug auf geografische Namen. Es ergeben sich Schranken in verschiedener Hinsicht. Einerseits darf die gemeinfreie Bezeichnung nicht in einer Konkurrenzbezeichnung geführt werden, sofern die Bezeichnung durch langjährigen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist. Andererseits ist die Verwendung einer gemeinfreien Bezeichnung verboten, wenn damit eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird und dieser nicht mittels Zusätzen oder auf andere angezeigte Weise entgegen gewirkt wird (BGE 126 III 239, E. 3b; BGE 117 II 199, E. 2).

Vorliegend ist eine Verwechslungsgefahr geschaffen (s.o.) der nicht durch Zusätze oder auf andere Art und Weise von der Gesuchsgegnerin entgegengewirkt wird.

Eine Verletzung von Treu und Glauben und das unlautere und widerrechtliche Verhalten der Gesuchsgegnerin verstossen gegen Art. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG. Eine Verletzung des Kennzeichenrechts nach Paragraph 24(d)(i) des Verfahrensreglements ist gegeben.

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WIPO vom 30.01.2015, DCH2014-0025
EUROMAC2 / euromac2.ch Bauwesen (Kl.37) / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

La Requérante est une société française active dans le domaine du bâtiment, et plus particulièrement dans la fabrication et la commercialisation de murs, dalles et toitures pour maison passive qui a commencé ses activités en 1982. Elle est active en Suisse depuis plusieurs années au travers d’un réseau de vente export et d’agents commerciaux indépendants en Suisse romande et alémanique.

[Die Antragstellerin ist Inhaberin einer CH-Marke EUROMAC2.]

La Partie Adverse est active au sein d’une société (“Home + Foyer SA” dont elle préside le conseil d’administration) qui opère dans le domaine de la promotion et la construction de maisons individuelles qui exploite un site à “www.homeetfoyer.ch”. Cette société propose en particulier des maisons conçues avec un standard élevé d’économie d’énergie. La Partie Adverse est également titulaire d’une vingtaine d’autres noms de domaine, dont <maison-passive.ch>.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 15 septembre 2000. Le Nom de Domaine n’est pas activement utilisé.

[Mangels Gebrauch des Domainnamens liegt keine Markenveretzung vor. Der Experte sieht aber unlauteres Verhalten:]

A la lumière du dossier, il ressort en outre que bien que le Nom de Domaine n’ait pas été utilisé par la Partie Adverse, cette dernière est également active dans le secteur de la construction immobilière de sorte qu’il peut être inféré que la Partie Adverse connaissait la Marque et la Requérante lors de l’enregistrement du Nom de Domaine et que le choix d’enregistrer un Nom de Domaine correspondant à l’identique à la Marque de la Requérante mais aussi à la raison sociale de cette dernière, qui sont distinctives, ne peut être le fruit du hasard mais bien d’une volonté de s’approprier un nom de domaine au détriment d’un opérateur également actif en matière immobilière.

A la lumière du dossier, il ressort en outre que bien que le Nom de Domaine n’ait pas été utilisé par la Partie Adverse, cette dernière est également active dans le secteur de la construction immobilière de sorte qu’il peut être inféré que la Partie Adverse connaissait la Marque et la Requérante lors de l’enregistrement du Nom de Domaine et que le choix d’enregistrer un Nom de Domaine correspondant à l’identique à la Marque de la Requérante mais aussi à la raison sociale de cette dernière, qui sont distinctives, ne peut être le fruit du hasard mais bien d’une volonté de s’approprier un nom de domaine au détriment d’un opérateur également actif en matière immobilière.

Bien que cette question n’ait pas été soulevée par les Parties dans la procédure, l’Expert doit également examiner la question de l’éventuelle péremption des droits de la Requérante, cette question devant en effet être examinée d’office en droit suisse (ATF 94 II 37 c. 6a).

En l’occurrence, les conditions de la péremption ne sont manifestement pas remplies. Même si le Nom de Domaine a été enregistré le 15 septembre 2000 et si une très longue période s’est ainsi écoulée depuis lors avant l’initiation de la présente procédure, il n’est pas établi que la Requérante - qui est une société de petite taille établie en France - ait eu connaissance du Nom de Domaine depuis longtemps et qu’elle ait ainsi toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer. D’ailleurs, même si c’était le cas (ce qui n’est pas établi), le Défendeur qui n’a pas utilisé activement le Nom de Domaine ne peut avoir acquis une position digne de protection, car celle-ci n’aurait pu découler que d’un usage actif du Nom de Domaine

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WIPO vom 27.05.2015, DCH2015-0004
DIE GELBEN SEITEN / gelbe-seiten-online.ch Druckereierzeugnisse (Kl.16), Online-Übermittlung von Informationen (Kl.38) / Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38) WIPO

Die Gesuchstellerin ist eine Betreiberin von Telefonverzeichnissen und Inhaberin u.a. der schweizerischen Marke DIE GELBEN SEITEN Nr. P-430316 mit Prioritätsdatum 29. März 1995 für die Klassen 16 (Adress- und Telefonbücher, Adressetiketten, Adresslisten) und 38 (Übermittlung von Informationen über Telekommunikation).

Der streitige Domainname wurde am 2. August 2012 registriert und wird für ein Online-Branchenverzeichnis benutzt.

Einleitend ist zu prüfen, ob die Marken der Gesuchstellerin allenfalls zum Gemeingut gehören und deshalb gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Diesbezüglich hielt das Handelsgericht Zürich in einem Urteil vom 27. März 2001 (U/O/HG980292, abgedruckt in sic! 2001 639 ff.) fest, dass die Marke DIE GELBEN SEITEN im Zusammenhang mit Branchenverzeichnissen weder einen Teil des Gemeinguts bilde noch ein Freizeichen geworden sei. [...] Aus heutiger Sicht hat sich nichts am damaligen Befund des Handelsgerichts Zürich geändert. Die Gesuchstellerin kann sich somit auf ihre Markenrechte abstützen.

Im Zusammenhang mit dem oben dargelegten Spezialitätsprinzip sind im vorliegenden Fall die Dienstleistungen der Parteien (Online-Branchenverzeichnis) offensichtlich identisch.

Ein Artikel in einer Marke (hier: der Artikel „DIE“ in der Marke der Gesuchstellerin) bleibt im oft unpräzisen Erinnerungsbild des potenziellen Kunden nicht haften. Zudem ist er in keiner Weise unterscheidungskräftig, wird doch bei der Nennung des Produkts im sprachlichen Gebrauch die Marke ohnehin mit einem Artikel versehen werden (vgl. das Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 27. März 2001, sic! 2001 639, E. 3d). Bindestriche können bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ebenfalls keinen Einfluss haben. Die generische Endung „online“ schliesslich ist für die Dienstleistung der Gesuchsgegnerin (Online-Branchenbuch) direkt beschreibend und vermag keine nennenswerte Distanz zwischen dem streitigen Domainnamen und der Wortmarke der Gesuchstellerin zu schaffen. Es besteht somit eine erhebliche Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen der Parteien.

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WIPO vom 24.07.2015, DCH2015-0007
Leo Sutter, Hotel Appenzell / hotelappenzell.ch Beherbungsdienstleistungen (Kl.43), Verpflegung von Gästen in Restaurants (Kl.43) / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

Der Gesuchsteller ist eine Einzelunternehmung, die mit der Firma "Leo Sutter, Hotel Appenzell" im Handelsregister eingetragen ist. Sie hat ihren Sitz in Appenzell. Gemäss dem Handelsregisterauszug betreibt der Gesuchsteller unter dieser Firma das Café und Hotel Appenzell. Die Website des Hotels Appenzell findet sich unter dem Domainnamen <hotel-appenzell.ch>.

Der Gesuchsgegner nutzte den streitigen Domainnamen <hotelappenzell.ch> (ohne Bindestrich) für einen gewissen Zeitraum zur Umleitung auf die Website des Hotels Anker in Teufen, Appenzell Ausserrhoden. Zum Zeitpunkt der Einleitung des Streitbeilegungsverfahrens wurde der streitige Domainname nicht mehr aktiv genutzt.

Nach Auffassung des Experten schafft der Gesuchsgegner alleine schon aufgrund der Registrierung des streitigen Domainnamens, welcher identisch ist mit dem massgeblichen Teil der Firma des Gesuchstellers, bereits eine Verwechslungsgefahr. Dabei ist es vorliegend unerheblich, dass der Gesuchsgegner den streitigen Domainnamen nicht mehr aktiv nutzt. Vielmehr ist die Verwechslungsgefahr bereits dann gegeben, wenn die Rechte eines Gesuchstellers lediglich gefährdet oder mit Schaden bedroht sind bzw. aufgrund der Umstände eine Schädigung erwartet werden kann. Durch die bereits einmal erfolgte temporäre Verlinkung des streitigen Domainnamens <hotelappenzell.ch> auf ein anderes Hotel in der Region Appenzell und der Ankündigung, dass der Domainname nach Abschluss des Verfahrens aktiv genutzt würde, akzentuiert der Gesuchsgegner seine Absicht, eine Verwechslungsgefahr zu schaffen und von dieser zu profitieren.

Im vorliegenden Fall hat der Gesuchsgegner bereits einmal, wenn auch nach eigenen Aussagen nur temporär, den streitigen Domainnamen zur Umleitung auf das Hotel Anker in Teufen genutzt. Zudem hat er bereits angekündigt, den streitigen Domainnamen nach Abschluss der vorliegenden Streitigkeit aktiv zu nutzen. Das bisherige Verhalten und die Zeichenwahl des Domainnamens (<hotelappenzell.ch>) legt den Schluss nahe, dass der Gesuchsgegner vom Ruf des Gesuchstellers in irgendeiner Weise profitieren will, beispielsweise durch den gewinnbringenden Verkauf des streitigen Domainnamens an den Gesuchsteller oder Dritte. Das Verhalten des Gesuchsgegners verletzt somit auch die Generalklausel von Art. 2 UWG.

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WIPO vom 15.10.2015, DCH2015-0013
NESTE / neste.ch chemische Erzeugnisse (Kl.1), Öle und Fette für den technischen Gebrauch (Kl.4), Brennstoffe (Kl.4), Batterien und Zellen (Kl.9), Asphalt, Bitumen (Kl.19), Baumaterialien (Kl.19), Platten, Rohre und Profilelemente aus Kunststoff (Kl.19) / Werbung (Kl.35) WIPO

The Claimant owns the word mark NESTE, registered in Switzerland under trademark No. 2P-325271, filed on February 1, 1983, registered on August 29, 1983 and valid until January 31, 2023. Likewise, the Claimant is the owner of the figurative mark NESTE, registered in Switzerland under trademark No. P-354743, filed on March 10, 1987, registered on August 11, 1987 and valid until March 8, 2017.

The disputed domain name <neste.ch> was initially registered on 5th December 2005 by the German affiliate of the Claimant, NESTE GmbH with the Registrar NETIM. Renewal of the disputed domain name was due by the end of 2015 but the domain name holder let the registration lapse. On March 1, 2016, the Respondent registered the disputed domain name <neste.ch>. The disputed domain name currently resolves to a website displaying pay-per-click links.

In addition, the Claimant submits that the Respondent has registered the disputed domain name <neste.ch> and is using it in bad faith.

The first evidence is shown by the circumstances described above, namely when the Respondent acquired the disputed domain name. The second evidence can be found in the Respondent's website and behavior: the domain name is sold for USD 1,500 and several attempts have been made by the Respondent to sell it to the Claimant for that amount (Annex 10 to the Request). Furthermore, the Claimant points out that the Respondent has registered around 400 domain names that are substantially identical to third party trademarks, i.e. <bakermckenzie.lu>, <miele.com.co>, tripadvisor.mk>, etc.

As proven by the Claimant, the Respondent has clearly infringed the provisions laid down in Article 13 of the Swiss Federal Act on the Protection of Trade Mark and Indications of Sources ("TmPA"), referred to above, which confers exclusive rights of use to the proprietor of the trademark in question.

In failing to answer the Complaint, the Respondent deprived itself to prove any relevant grounds for defense, in particular circumstances that would have shown its legitimate interest in registration and use of the disputed domain name <neste.ch>.

Moreover, the Respondent's pattern of conduct and behavior described and evidenced above by the Claimant clearly demonstrate the lack of good faith of the Respondent, especially within the meaning of article 2 of the Swiss Federal Act on Unfair Competition which prohibits commercial behaviors and practices that are contrary to good faith.

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WIPO vom 28.11.2016, DCH2016-0021
HEROAL / heroal.ch Fenster aus Metall (Kl.6), Türen aus Metall (Kl.6), Fenster, nicht aus Metall (Kl.19), Türen, nicht aus Metall (Kl.19) / inaktiver Domainname (Kl.38) WIPO

Die Gesuchstellerin 1 ist eine Anbieterin von Aluminium-Profilsystemen Aluminium-Rolladenstäbe sei und bietet ihre Produkte international und insbesondere auch in der Schweiz unter dem Zeichen „Heroal“ an.

Die Gesuchstellerin 2 ist Inhaberin der internationalen Marke Nr. 493607 HEROAL, welche am 6. März 1985 in den Klassen 6 (u.a. für Fenster, Türen und Rollläden aus Metall), Klasse 7 (motorisierte Getriebe für Rolltore, Fensterläden und Rolläden), Klasse 19 (u.a. für Fenster und Türen und Rollläden) und Klasse 20 (Innenjalousien) registriert wurde und auch in der Schweiz zum Schutz zugelassen ist.

Die Gesuchsgegnerin hat den Domain-Namen am 13. September 2002 registriert. Der Domain-Name führt zu keiner aktiven Webseite.

Es ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin den Domain-Namen nicht aktiv in Zusammenhang mit Rollläden, Fenster oder ähnlichen Produkten benutzt. Einziger aufgeschalteter Inhalt ist der schwarz geschriebene Text „heroal.ch“ auf weissem Hintergrund. Nach schweizerischem Recht ist es umstritten, ob die Registrierung eines Domain-Namens ohne aktive Benutzung als kennzeichenmässiger Gebrauch gilt (...).

Dese umstrittene Frage kann vorliegend offen gelassen werden, denn es liegt eine klare Verletzung des UWG vor: Gemäss Artikel 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welche das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und damit widerrechtlich. Unlauter handelt gemäss Artikel 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, welche geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Die Gesuchsgegnerin hat anerkannt, dass sie den Domain-Namen aufgrund einer früheren Zusammenarbeit mit der Gesuchstellerin 1 „vorsorglich“ für eine mögliche weitere Zusammenarbeit beider Firmen für sich reserviert habe und die Gesuchstellerin 1 aufgefordert habe, ein Kaufangebot zu unterbreiten. Daraus ist zu schliessen, dass die Gesuchsgegnerin den Domain-Namen in Behinderungsabsicht registriert und damit Art. 2 UWG verletzt hat. Durch die Registrierung des Kennzeichens der Gesuchstellerin 1 als Domain-Name hat die Gesuchsgegnerin zudem eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG geschaffen (Feldschlösschen Getränke Holding AG v. John De Souza, Verfahren Nr. DCH2004-0012).

Die Gesuchgegnerin hat keine stichhaltigen Verteidigungsgründe vorgetragen, zumal sie nicht behauptet hat, sie sei von den Gesuchstellerinnen ermächtigt worden, deren Kennzeichen als Domain-Namen zu registrieren.

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WIPO vom 13.06.2017, DCH2017-0003
FLUGBUS / flug-bus.ch Bus-Transport von Personen und/oder Waren (Kl.39) / Bus-Transport von Personen und/oder Waren (Kl.39) WIPO

Die Gesuchstellerin ist im Bereich des öffentlichen Verkehrs in der Zentralschweiz tätig und ist ein führendes strassengebundenes Transportunternehmen für Personentransporte aller Art.

Die Gesuchstellerin ist seit dem 13. April 2011 Inhaberin der Schweizerischen Marke FLUGBUS No 614048, für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 12, 35 und 39.

Die Gesuchsgegnerin wurde am 4. Dezember 2009 unter dem Firmennamen carandi GmbH mit Sitz in Bettwiesen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen.

Der Domainname ist seit dem 6. August 2015 für carandi GmbH, Andreas Inauen in Braunau registriert und führt zu einer Webseite, auf der Bustransfere von der Zentralschweiz zum Flughafen Zürich-Kloten angeboten werden. Am 9. Mai 2017 wurde über die Gesellschaft carandi GmbH der Konkurs geöffnet. Seitdem wurde der Name der Gesellschaft in carandi GmbH in Liquidation umfirmiert. Das Konkursverfahren wurde am 19. Juni 2017 mangels Aktiven eingestellt.

Die Gesuchstellerin hat auf überzeugende Weise vorgetragen, dass es keine rechtlichen Hindernisse gibt, trotz Konkursverfahren den streitigen Domainnamen an sie zu übertragen. Es sei die Pflicht der Gesuchsgegnerin gewesen die nötigen Schritte zu treffen, insbesondere dem Konkursamt bzw. dem Richter über das Verfahren zu berichten. Ausserdem bliebe der Gesuchsgegnerin bis zur Löschung die Rechtspersönlichkeit erhalten und die Möglichkeit über ihr Vermögen zu verfügen.

Der streitige Domainname unterscheidet sich von der registrierten Marke der Gesuchstellerin nur durch einen Bindestrich zwischen den Wörtern „flug“ und „bus“. Der streitige Domainname ist der geschützten Marke offensichtlich beinahe identisch, sowohl visuell wie auch phonetisch.

Die Gesuchstellerin ist in der Deutschschweiz, insbesondere im Raum Luzern, dafür bekannt, seit vielen Jahren unter der Domain „flugbus.ch“ eine Webseite zu betreiben, wo Beförderungsdienstleistungen im Transportwesen angeboten werden, unter anderem einen Bustransfer von der Zentralschweiz zum Flughafen Zürich-Kloten.

Die Gesuchstellerin hat auf genügende Weise bewiesen, dass die Gesuchsgegnerin ebenfalls im Bereich des Transportes tätig ist und insbesondere unter dem streitigen Domainnamen auf dieselben Dienstleistungen wie die Gesuchstellerin anbietet. Das Layout der Website der Gesuchsgegnerin, insbesondere die blaue Farbe und manche Bilder, sind der Webseite der Gesuchstellerin überaus ähnlich.

Darüberhinaus hat der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen, siehe Pargraph 24(d)(ii) des Verfahrensreglements.

Ein durchschnitllicher Internetnutzer wird sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Webseite der Gesuchsgegnerin und der streitige Domainname mit der Marke der Gesuchstellerin und die darunter angebotenen Dienstleistungen, verbunden sind.

Aus Sicht des Experten besteht daher eine derartig eindeutige Verwechslungsgefahr zwischen dem streitigen Domainnamen und der Marke der Gesuchstellerin, dass in diesem Fall eine Markenverletzung im Sinne des MSchG gegeben ist.

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WIPO vom 28.08.2017, DCH2017-0007