decisions.ch - Schweizer kennzeichenrechtliche Entscheide
  Vorliegen bejaht      
ältere Marke / jüngeres Zeichen Produkte / Produkte Instanz Kernaussage Fundstelle
MUROLINO / MURINO Baumaterialien (Kl.19) / Baumaterialien (Kl.19) BVGer

Für die genannten Adressatenkreise [Bauunternehmen und Bauhandwerker] erkennbar ist MUROLINO aus dem Stamm MURO- und der Endung -LINO zusammengesetzt. Muro ist das italienische Wort für "Mauer". -ino oder -lino ist eine häufige italienische Diminutivendung (...). Zwar lautet der übliche, "richtige" italienische Diminutiv von "muro" nicht "murolino", sondern "muretto" (...). Dennoch folgt "Murolino" der Bauweise von Diminutiven mit der Endung "-ino" ordnungsgemäss und wird es vom italienischsprachigen Publikum ohne Weiteres mit dem Sinngehalt "Mäuerchen" oder "Mäuerlein" verstanden. Für Ziegelsteine und andere nichtmetallene Baumaterialien ist die Widerspruchsmarke darum, wie die Beschwerdegegnerin zurecht geltend macht, kennzeichnungsschwach. Mauern entstehen als unmittelbares Produkt aus dem vorausgesetzten Gebrauch solcher Waren, so dass die Marke deren hauptsächliche Funktion ohne Zuhilfenahme der Fantasie zum Ausdruck bringt. Die Endung -lino hat, wie das Bundesgericht in BGE 112 II 362 E. 2 Escolino/Seccolino festgehalten hat, wegen ihrer Häufigkeit keinen grossen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft. Da die Widerspruchsmarke aber eine für muro unübliche Diminutivform verwendet und da die Grösse von Mauern nicht wesentlich von der Grösse oder Niedlichkeit der dafür verwendeten Baumaterialien abhängt, weshalb der Gebrauch als Diminutivform auch nicht naheliegt, ist der Marke dennoch ein geringfügiger Schutzumfang zuzubilligen.

Angesichts der eindrücklichen Auswahl an nicht-gängigen italienischen Diminutivformen wie muruccio, murolo oder muracchiotto usw. und der einen strengen Beurteilungsmassstab erheischenden Warenidentität ist die Widerspruchsmarke sogar in Anbetracht ihres erheblich eingeschränkten Schutzumfangs vor einer derart unmittelbaren Nachahmung ihrer ungewöhnlichen Diminutivbildung in Schutz zu nehmen. Da der Beschwerdeführerin etliche sprachlich adäquate Alternativen für denselben Sinngehalt zur Verfügung stünden, ist nicht einzusehen, warum sie die von der Beschwerdegegnerin verwendete, als solche unübliche und insoweit kennzeichnungskräftige Wortbildungsweise unmittelbar nachmachen darf. Der grammatikalischen sowie wortarchitektonischen Nähe der zu vergleichenden Wortmarken zufolge, im Zusammenspiel mit ihren Ähnlichkeiten in Klang und Schriftbild, ist damit das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen ihnen zu bejahen.

Kommentare (0)
BVGer vom 27.09.2010, B-7346/2009
Rothmans / Roseman Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) / Tabakwaren (Kl.34), Zigaretten (Kl.34) BVGer

Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit die sich gegenüberstehenden Marken einzig anhand der Wortelemente und Familiennamen "Rothmans" und "Roseman" verglichen habe, obwohl sich die Zeichen gemäss Registereintrag bezüglich verschiedener Elemente klar voneinander unterschieden. (...). Ausgangspunkt für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sind grundsätzlich die Eintragungen im Register (...), worauf die Beschwerdeführerin im Übrigen zutreffend hinweist. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (...). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (...), wobei es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird. (...) [B]ei kombinierten Wort-/Bildmarken kann der Gesamteindruck praxisgemäss oft von den Wortelementen geprägt sein, zumindest wenn die graphischen Elemente nicht wegen besonderer Originalität auffallen und nicht ohne weiteres in der Erinnerung der Abnehmer haften bleiben (...).

Es darf (...) zu Recht angenommen werden, dass sich die Abnehmer im vorliegenden Fall aufgrund der schwachen Wortkomponenten "Crown Agencies" bzw. "King Size" vorab am Familiennamen "Roseman" orientieren und diesem grösseres Gewicht zumessen.

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen und unter Berücksichtigung, dass die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren nahezu identisch sind, sich beide Marken in visueller und klanglicher Hinsicht ähneln und beim Publikum unter dem Aspekt des Sinngehalts keine besonderen Gedankenassoziationen zu bestimmten Personen vermitteln, ist zu folgern, dass eine Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Es liegt somit eine Verwechslungsgefahr vor.

Kommentare (0)
BVGer vom 03.11.2010, B-6046/2008
WURZELBROT / WURZEL-RUSTI Mehl, Getreideprodukte, Brot, Patisserie, Konfiserie (Kl.30) / Hefe- und Feingebäck (Kl.30), Mehl, Hefe (Kl.30) BVGer

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, bei welchen es sich um Lebensmittel handelt, erscheint die von der Beschwerdeführerin behauptete Assoziation mit einem (nicht als Inhaltsstoff verstandenen) Pflanzenteil respektive mit einem mathematischen Zeichen als wenig wahrscheinlich. Vielmehr kann "Wurzel" mit einer vielfach praktizierten Formgebung des Brotes assoziiert werden.

Die Kennzeichnungskraft des ersten Bestandteils der Widerspruchsmarke ist also mit Bezug auf "Brot" reduziert. In Bezug auf die übrigen in Klasse 30 beanspruchten Waren "Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditoreiwaren", welche nicht in Wurzelform gebracht werden (können), ist die Kennzeichnungskraft des Wortelements "Wurzel" aber unversehrt anzuerkennen (...).

[Entsprechend wird in der Folge die Verwechslungsgefahr für alle Waren ausser Brot als gegeben erachtet.]

Kommentare (0)
BVGer vom 01.12.2010, B-3622/2010
BALLY / TALLY Kl.14, Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14), Kl.18, Lederwaren (Kl.18), Taschen, Handtaschen, Koffer (Kl.18), Kl.25, Kleider (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) / Kl.14, Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14), Kl.18, Lederwaren (Kl.18), Taschen, Handtaschen, Koffer (Kl.18), Kleider (Kl.25), Kopfbedeckungen (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) BVGer

[Es] ergibt sich zusammenfassend, dass, obschon gewisse Unter­schiede in Schriftbild und Aussprache bestehen, die Buch­sta­ben­folge "ALLY" dominiert und die fraglichen Marken bei den ange­spro­che­nen Ver­kehrs­kreisen keinen deutlich ver­schie­de­nen Ge­samtein­druck (An­wen­dung eines strengen Beurteilungsmassstabs, vgl. E. 3) hinter­lassen, zumal TALLY und BALLY nicht über einen klar erkenn­baren unter­schiedlichen Sinngehalt verfügen (vgl. E. 4.2). Die Marken er­wei­sen sich daher ge­samt­haft betrachtet als nicht ge­nügend unter­schei­dungs­kräftig. Dies gilt gleicher­massen im Fran­zösi­schen sowie im Italieni­schen.

Kommentare (0)
BVGer vom 15.12.2010, B-3325/2010
HOME BOX OFFICE / BOX OFFICE Ausstrahlung von Fernsehsendungen (Kl.38), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), production et distribution de programmes audiovisuels (Kl.41) / Ausstrahlung von Fernsehsendungen (Kl.38), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Erziehung und Ausbildung (Kl.41), production et distribution de programmes audiovisuels (Kl.41), Unterhaltung (Kl.41) BVGer

Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Begriff "Home Box Office" sei für die angebotenen Dienstleistungen und die registrierten Klassen durchaus beschreibender Natur, was die Vorinstanz faktisch anerkenne. Gestützt auf welche Überlegungen die Beschwerdeführerin zu diesem Schluss gelangt, bringt sie nicht vor, was die Beschwerdegegnerin zu Recht bemängelt. Fest steht, dass die Vorinstanz der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen, und ihr mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugeschrieben hat. Dies trifft auch nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts zu: Weder die ganze Wortreihenfolge "Home Box Office" noch die einzelnen Elemente beschreiben aus Sicht der angesprochenen Öffentlichkeit die noch strittigen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Der Umstand, dass das zweite und dritte Wort der Widerspruchsmarke zusammen einen Ausdruck der englischen Sprache darstellen ("Box Office"), der im Zusammenhang mit Fernsehprogrammen als anspielend qualifiziert werden könnte (vgl. Ziff. D.6 der angefochtenen Verfügung), ist im vorliegenden Fall unbeachtlich, da der Ausdruck dem angesprochenen Publikum nicht bekannt sein dürfte (vgl. E. 8.2).

Somit verfügt die Widerspruchsmarke über einen normalen Schutzumfang.

9.2. Die angefochtene Marke unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke dadurch, dass sie das Anfangselement der Widerspruchsmarke "Home" weglässt. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin prägt dieser Wortbestandteil die Widerspruchsmarke, zumal dieser am Anfang stehe und sich damit in Bezug auf Klang, Schriftbild und Sinngehalt von der angefochtenen Marke unterscheide. Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, die Übereinstimmung in der Wortsequenz "Box Office" präge den sinngehaltlichen Gesamteindruck beider Marken ausschliesslich und werde nicht durch das zusätzliche Wort "Home" (Verweis auf die Nutzung oder Anwendung zu Hause) in der Widerspruchsmarke kompensiert. Insbesondere führe der Zusatz "Home" nicht zu einer neuen sinngehaltlichen Einheit, innerhalb derselben die Wortsequenz "Box Office" nur noch als untergeordneter Teil erscheine.

Übereinstimmungen oder Abweichungen im Wortanfang haben oft besonderes Gewicht (Gallus Joller, a.a.O., Art. 3, N. 150). Bei einem zusätzlichen Element im Wortanfang dürfte diese Regel aber nur dann zutreffen, wenn dieses Element prägender Natur ist. Die Widerspruchsmarke weist als erstes Element das zusätzliche Wort "Home" auf. Dieses Element kann im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als Anspielung auf eine Dienstleistung, welche zu Hause in Empfang genommen oder konsumiert wird, und insofern als Anspielung auf eine "Heimvariante" der beanspruchten Dienstleistungen verstanden werden. So gesehen ist "Home" zwar nicht direkt beschreibend, aber entsprechend auch kein den Gesamteindruck prägender Bestandteil der Widerspruchsmarke. Dafür spricht auch, dass "Home" ein lediglich einsilbiges Wort darstellt. Die Widerspruchsmarke unterscheidet sich folglich nicht in einem prägenden Element von der angefochtenen Marke, stimmt jedoch mit der angegriffenen Marke im kennzeichnungskräftigen, weil dem Publikum nicht bekannten Element "Box Office" überein (vgl. E. 9.1), was für die Verwechselbarkeit spricht.

Hinzu kommt, dass sich die Vergleichszeichen reimen, weshalb sie infolge des ähnlichen Wortklanges grundsätzlich als verwechselbar gelten (vgl. Lucas David, a.a.O., Art. 3, N. 22).

9.3. Auf Grund des Gesagten sind somit Fehlzurechnungen nicht auszuschliessen, weshalb eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG in Bezug auf die identischen respektive gleichartigen Dienstleistungen zu bejahen ist.

Kommentare (0)
BVGer vom 21.07.2011, B-6665/2010
sparco / SPARQ Kleider (Kl.25), Leder- und Stoffgürtel (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) / Kleider (Kl.25), Leder- und Stoffgürtel (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) BVGer

[Die Widerspruchsgegnerin machte Nichtgebrauch geltend.]

Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (...) 

Die Beschwerdeführerin kritisiert, dass die Vorinstanz die meisten Gebrauchsbelege als ungenügend betrachtet habe, aber dennoch zum Schluss gekommen sei, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "Handschuhe, Schuhe, Trainingsanzüge, Gürtel" (Klasse 25) glaubhaft gemacht worden sei.

Diesbezüglich weist die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 9. Dezember 2010 zu Recht darauf hin, dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu beurteilen ist. Diese Einschätzung kann dabei auch durch isoliert betrachtet ungenügende Beweismittel mitbestimmt werden (...).

Zu Recht hat die Vorinstanz die Beilagen 1 - 4 nicht als Gebrauchsbelege berücksichtigt, da sie Filme und Nachrichten von deutschen und italienischen Fernsehsendern enthalten. Auch wenn diese Sendungen in der Schweiz empfangen werden konnten, erfüllen sie nicht das Erfordernis der minimalen Bearbeitung des schweizerischen Marktes  (...).

Wie sich aus diesen Tabellen ergibt, sind, was eindeutig Waren der Klasse 25 betrifft, 15 Lieferungen von insgesamt 32 Freizeit- und Winterjacken, 13 Trainingsanzügen, 303 Paar Freizeitschuhen, 31 T-Shirts, 1 Polo-Shirt, 4 Pullovern, 41 Hosen, 3 Hemden und 45 Shorts in die Schweiz belegt. Sie erfolgten zwischen 4. November 2004 und 27. Januar 2009 und insofern über die ganze relevante Zeitspanne verteilt. Die in den Listen angegebenen Verkaufspreise bewegen sich im mittleren bis höheren Preissegment.

[Dies genügt, den ernsthaften Gebrauch glaubhaft zu machen. Im Folgenden wird die Verwechslungsgefahr bejaht.]

Kommentare (0)
BVGer vom 28.06.2011, B-7487/2010
CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank Kl.35, Kl.36 / Büroarbeiten (Kl.35), Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Kl.35), Werbung (Kl.35), Finanzdienstleistungen (Kl.36), Immobilienwesen (Kl.36), Versicherungswesen (Kl.36) BVGer

Die Vorinstanz hat korrekterweise eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke "Credit Suisse" und der Marke "UniCredit Suisse Bank (fig.)" angenommen.

In Verbindung mit Bank-, Versicherungsdienstleistungen oder Immobiliengeschäften stellt hingegen das Zeichen "Credit Suisse" eine banale und direkt beschreibende Angabe beispielsweise bzgl. deren Inhalt, Zweck und Erbringungsort dar. Es ist somit mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass es sich beim fraglichen Zeichen ursprünglich, um eine schwache bzw. wenig kennzeichnungskräftige Angabe handelt.

In ihrer Beschwerde lässt die Beschwerdeführerin aber ausser Acht, dass die ältere Marke in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 als durchgesetzte Marke eingetragen wurde. Gemäss der Rechtsprechung und Lehre kann aus diesem Grund angenommen werden, dass die durchgesetzte ältere Marke auch in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 36 über einen (zumindest) normalen Schutzumfang verfügt.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin schliesst die Benutzung der Wortmarke "Credit Suisse" in Verbindung mit einem grafischen Zusatz nicht aus, dass deren markenmässige Verwendung angenommen werden kann. Praxis und Lehre gehen von einem rechtserhaltenden Gebrauch einer Wortmarke auch dann aus, wenn diese als Element eines Wort-/Bildzeichens verwendet wird, unter der Voraussetzung die Wortmarke trete innerhalb des Gesamtzeichens nicht völlig in den Hintergrund (...).

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Beschwerdegegnerin trete ausschliesslich mit der in der Schweiz hinterlegten kombinierten Wort/Bildmarke Nr. 535'476 auf den Markt. Diese verfügt über einen grafischen Zusatz in Form von zwei stilisierten Dreiecken, welche rechtsbündig und oberhalb der Wortelemente "Credit Suisse" angebracht sind. Das grafische Element stellt im Verhältnis zur Wortkombination ein Sechstel der gesamten Marke dar und befindet sich nicht an zentraler Stelle, weshalb es eher als deren dekorativer Zusatz wahrgenommen wird. Die Wort/Bildmarke ist eindeutig von der Wortkombination "Credit Suisse" geprägt. Es kann daher angenommen werden, dass deren Benutzung mit der Verwendung der in Frage stehenden Wortmarke gleichgestellt werden kann.

In Verbindung mit ihrer Tätigkeit in den in Frage stehenden Segmenten tritt die Beschwerdegegnerin stets zumindest mit der oben genannten kombinierten Marke auf (...). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin und aus dem oben Dargelegten ist vorliegend davon auszugehen, dass die Marke "Credit Suisse" (mit oder ohne der in Frage stehenden Grafik) eine in der Schweiz sehr bekannte Marke darstellt, die somit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft bzw. einen erweiterten Schutzumfang verfügt.

[In der Folge wird die Verwechlungsgefahr bejaht. Die Widerspruchsgegnerin wendet sinngemäss Verwirkung ein:]

Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Verhalten der Beschwerdegegnerin sei inkohärent bzw. unkorrekt, da sie im Verlauf der letzten 10 Jahre die Marke der Beschwerdeführerin Nr. 473'185 - "UniCredit Suisse Bank" (fig.) mit Schutzbeginn am 21. Oktober 1999, stillschweigend geduldet habe, obwohl diese phonetisch mit der in Frage stehenden jüngeren Marke übereinstimme.

Diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Es steht im Belieben eines Markeninhabers, ob er sein Ausschliesslichkeitsrecht geltend machen will oder nicht (Art. 3 Abs. 3MSchG); es liegt im Ermessen des betroffenen Zeicheninhabers zu entscheiden, ob und wann er sich an einem konkurrierenden Zeichen stört oder nicht (...). Es kann also nicht Sache eines markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens sein, zu prüfen, wie sich die Parteien gegenüber anderen Marken verhalten haben, da solche Begleitumstände keinen Einfluss auf die Frage einer allfälligen Verwechslungsgefahr haben (vgl. E. 5.3.2).

Schliesslich zielt auch das Argument ins Leere, dass in den letzten Jahren die massgeblichen Abnehmerkreise die zwei Dienstleistungsanbieterinnen stets auseinanderzuhalten vermochten, ohne dass es je konkret zu einer Verwechselung gekommen sei. Es ist fraglich, ob eine solche Behauptung überhaupt überprüfbar ist bzw. belegt werden könnte (vgl. BGE 126 III 315 - Apiella, E. 4c, aa]). Im Übrigen belegt die Tatsache, dass es zwischen den zwei Marken zu keinen Verwechslungen gekommen ist, das Fehlen einer Verwechslungsgefahr ebenso wenig, wie eine tatsächlich erfolgte Verwechselung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr (...).

Kommentare (0)
BVGer vom 14.03.2011, B-1009/2010
SANSAN / SANTASANA Versicherungswesen (Kl.36) / Versicherungswesen (Kl.36) BVGer

Die Widerspruchsmarke enthält zwei Mal das Wort "san". Wie bereits in mehreren Urteilen festgestellt worden ist, können die Zeichenbestandteile "san", "sana" oder "sano" beschreibende Angaben darstellen (...). Im vorliegenden Fall ist der Zeichenbestandteil "San" in Bezug auf "Versicherungswesen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens" (Klasse 36) als beschreibend zu bezeichnen, da er auf das Betätigungsfeld, nämlich Versicherungen im Bereich des Kranken- respektive Gesundheitswesens, hinweist. Dementsprechend wird dieser Begriff denn auch von zahlreichen Krankenversicherern in Marken verwendet (z.B. Arcosana, Easy Sana, Helsana, Publisana, sana24, Sanagate, sanavals, Sanitas, Visana; vgl. www.swissreg.ch). Somit ist die Widerspruchsmarke aus zwei für sich genommen schwachen Zeichenbestandteilen zusammengesetzt.

Andererseits ist zu bedenken, dass die Verdoppelung des Bestandteils "san" in der Widerspruchsmarke dieser etwas Asiatisches und Originelles verleiht.

Am 1. Februar 2011 wies die Beschwerdegegnerin im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung knapp 150'000 Versicherte auf; sie ist schweizweit tätig (...). Die Krankenversicherung wurde nach eigenen Angaben 2001 gegründet und erwirtschaftete im Jahr 2007 ein Prämienvolumen von 270,1 Millionen Franken (...). Damit gehört die Beschwerdegegnerin zu den grösseren Krankenversicherungsunternehmen mit entsprechend grösserer Bekanntheit. In Bezug auf die Dienstleistung "Versicherungswesen" (Klasse 36) ist der Widerspruchsmarke daher ein erweiterter Schutzumfang zuzugestehen.

[In der Folge wird der Widerspruch wegen des erweiterten Schutzumfanges für Versicherungswesen gutgeheissen, für Finanzwesen jedoch abgewiesen. Das IGE hatte den Widerspruch für alle Dienstleistungen gutgeheissen.]

Kommentare (1)
BVGer vom 06.10.2011, B-37/2011
LAWFINDER / lexfind.ch Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42) / Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Entwurf und Entwicklung von Computerprogrammen (Kl.42), wissenschaftliche und industrielle Forschung (Kl.42) BVGer

Da Dienst­leistungen in Klasse 38 nach diesem Konzept allein die technische Übermitt­lung nicht aber den Inhalt der Suche zum Gegen­stand haben, kann eine Bezeichnung wie "lawfinder", die sich durch den prägenderen Wortbestandteil "law" in erster Linie auf den Inhalt der übermittelten Daten bezieht - entgegen der Meinung der Vorinstanz, wohl aber in Übereinstimmung mit ihren Richtlinien - für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 nicht direkt beschreibend sein. Dies gilt auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung "Verschaffen des Zugriffs auf Such­ma­schinen und Hyper­ver­bindungen zum Erreichen von Daten und Informa­tionen über globale Netz­werke", denn beansprucht ist in Klasse 38 nicht die Suchmaschine selbst, sondern die Verschaffung des Zugriffs auf eine Suchmaschine, sodass selbst wenn "Suchen" und "Finden" als Begriffspaar angesehen werden kann, in "lawfinder" keine direkte Beschreibung der Zugangsverschaffung erkannt wird.

Da sich die Widerspruchs­marke "Lawfinder" in Klasse 38 für die beanspruchten Dienstleistungen als nicht beschreibend und damit normal kennzeichnungskräftig erweist, vermag sie insoweit gegenüber der in Klasse 38 für "Telekommunikation" registrier­ten angefochtenen Marke ihren Schutzbereich zu behaupten.

[In der Folge wird der Widerspruch für die DL der Klasse 38 gutgeheissen, für diejenigen der Klasse 42 jedoch mangels Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke abgewiesen:]

Namentlich die Entwicklung einer Software bzw. Programmierung einer Datenbank können dem Auffinden eines Gesetzes dienen und als "lawfinder" (vgl. E. 7.5 hiervor) bezeichnet werden. So sind gerade im Bereich der juristischen Forschung spezielle Softwares und Datenbanken denkbar, welche an die Anforderungen einer juristischen Recherche angepasst sind. Die Widerspruchsmarke "lawfinder" beschreibt daher die Zweckbestimmung und den Inhalt der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen. Daraus folgt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen schwach ist.

Kommentare (1)
BVGer vom 07.12.2011, B-2380/2010
BALLY / Balu Kl.14, Edelmetallwaren und Schmuckwaren (Kl.14), Uhren (Kl.14), Kl.18, Lederwaren (Kl.18), Taschen, Handtaschen, Koffer (Kl.18), Kl.25, Kleider (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) / Kl.14, Kl.18, Kl.25 BVGer

Im Hinblick auf eine gesamthafte Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass aufgrund der Warenidentität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit im Hinblick auf Schuhe der Klasse 25 sowie auch aufgrund des erhöhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand stark erhöhen. Es kann nicht angenommen werden, dass diese Anforderungen bei den klanglich ohnehin sehr nah beieinander liegenden Zeichen "BAL-LY" und "BA-LÜ" und unter Berücksichtigung der lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer eingehalten sind, weshalb die Zeichen für diese Waren verwechselbar sind.

Es ist zu prüfen, ob dasselbe Ergebnis auch bei der Prüfung der Verwechselbarkeit der Zeichen bei Kleidern der Klasse 25 sowie den Waren der Klassen 18, 14 und 3 angenommen werden kann, für die kein erweiterter Schutzumfang der Marke BALLY festgestellt bzw. diese Frage nicht abschliessend beantwortet wurde (vgl. E. 9.2). Im Entscheid Red Bull (fig.); Red / Red Devil der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 2007, 531 ff.) wurde die Verwechslungsgefahr bei Warengleichartigkeit, aber nur grenzwertiger Zeichenähnlichkeit lediglich für Waren angenommen, für die die Marke "Red Bull" berühmt ist. In dem zitierten Entscheid waren jedoch die Unterschiede in der visuellen Wahrnehmung unter anderem aufgrund des prägnanten Bildzeichens der Marke "Red Bul" wesentlich bedeutender als dies vorliegend der Fall ist. Es kann beim Vergleich der eher nahe beieinander liegenden Zeichen BALLY / BALU (fig.) daher weder in visueller noch in klanglicher Sicht von einer ähnlich grenzwertigen Zeichenähnlichkeit gesprochen werden. Aus diesem Grunde sind die aufgrund der vorliegenden Warenidentität erhöhten Anforderungen an den Zeichenabstand als nicht erfüllt anzusehen, weshalb die Vergleichszeichen auch für diese Waren als verwechselbar zu betrachten sind.

Schliesslich ist auf die Bemerkung des Beschwerdeführers einzugehen, gemäss der eine Recherche in den Internetsuchmaschinen "Google" und "yahoo" eindeutig eine klare Zuordnung von "BALLY" zum Unternehmen Bally Schuhfabriken AG sowie von "BALÙ" zum Modegeschäft des Beschwerdeführers in W._______ ergebe. Abgesehen davon, dass diese Feststellung für die Eingabe des Suchbegriffs "BALÙ" lediglich bei einer Einschränkung der Suche auf schweizerische Seiten sowie auf die italienische Sprache gemacht werden kann, ist eine mutmassliche Zuordnung aufgrund von Resultaten in Internetsuchmaschinen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht massgebend.

Kommentare (0)
BVGer vom 21.12.2011, B-4260/2010
HOFER / Höfer Family Office Finanzdienstleistungen (Kl.36), Immobilienwesen (Kl.36), Versicherungswesen (Kl.36) / Finanzdienstleistungen (Kl.36), Immobilienwesen (Kl.36), Versicherungswesen (Kl.36) BVGer

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen (Vor- und / oder Familiennamen) gebildet sind, gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien (...).

Die Berücksichtigung von aussermarkenrechtlichen Einwendungen ist im Widerspruchsverfahren vom Gesetzgeber nicht vorgesehen worden (...). Ziel dieses Verfahrens ist es, möglichst rasch und als Ergänzung zum Zivilprozess, die abstrakte Klärung eines Markenkonflikts zu gewährleisten (...). Es handelt sich somit klar nicht um ein Einspruchsverfahren, mit welchem der Eintragungsentscheid angefochten werden könnte, weshalb die Kognition beschränkt ist (...). Entsprechend kann sich der Widersprechende gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zur Begründung seines Widerspruchs einzig auf relative Ausschlussgründe im Sinne von Art. 3 MSchG berufen. Ansprüche aus Firmen- und Namensrecht sowie aus Lauterkeitsrecht können nicht geltend gemacht werden (...). Dies gilt auch für den Widerspruchsgegner (...). Insbesondere kann sich dieser nicht auf das Recht des Gleichnamigen auf Verwendung seines Namens berufen.

Vorliegend handelt es sich bei der Widerspruchsmarke "Hofer", wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, um eine Marke mit normalem Schutzumfang (vgl. E. 6.3 hiervor). Die Vergleichszeichen sind für identische Dienstleistungen hinterlegt, weshalb nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (...). Die einzigen zu berücksichtigenden Unterschiede beider Zeichen sind die klanglich und visuell kaum wahrnehmbaren Umlautzeichen auf dem "O" des angefochtenen Zeichens "Höfer". Solch minimale Abweichungen reichen daher bei Dienstleistungsidentität nicht aus - entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin (...) -, selbst wenn in Bezug auf die Verkehrskreise der Klasse 36 von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (...), um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.

Kommentare (0)
BVGer vom 09.12.2011, B-7367/2010
TSARINE / Cave Tsalline alkoholische Getränke (ausser Bier) (Kl.33) / Wein, Champagner, Schnaps, Liköre (Kl.33) BVGer

Soweit die Beschwerdeführerin auf Unterschiede der kollidierenden Marken in ihrem tatsächlichen Gebrauch, namentlich die unterschiedlichen Getränketypen, Produktionsstandorte, Flaschenformen und Etiketten der unter den Marken aktuell vertriebenen Waren hinweist und daraus Anhaltspunkte gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr gewinnen möchte, ist ihr die Beschränkung des Widerspruchsverfahrens auf die Registereinträge der zu vergleichenden Eintragungen (E. 2.4) entgegenzuhalten.

Die bloss schwache grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke fällt vorliegend nicht ins Gewicht. Die Marken stimmen im in allen Landessprachen ungewöhnlichen und deshalb erinnerungsstarken Anlaut "Tsa-" und in der klingenden französischen Endung "-ine" überein. Diese Ähnlichkeit wird durch die unterschiedlichen Mittelkonsonanten "r" / "ll", den kaum prägenden Schriftzug der angefochtenen Marke und das für Weine häufig anzutreffende, in der ganzen Schweiz sinnbekannte und beschreibend wirkende erste Markenwort "Cave", das sich auch sprachlich nicht von der französischen Prägung des Fantasieworts "Tsalline" unterscheidet, im Gesamteindruck der Marken nicht überwunden, zumal in Anbetracht der weitgehenden Warenidentität auch noch ein strenger Beurteilungsmassstab anzulegen ist (E. 2.1). In ständiger Rechtsprechung wird zwischen dreisilbigen Markenworten, die nur in ihrer Mittelsilbe voneinander abweichen, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bejaht (...)

Kommentare (0)
BVGer vom 03.01.2012, B-1396/2011
5th Avenue / Avenue Kleider (Kl.25), Lederwaren (Kl.18), Schuhwaren (Kl.25) / Lederwaren (Kl.18), Taschen, Handtaschen, Koffer (Kl.18), Kleider (Kl.25), Schuhwaren (Kl.25) BVGer

Die Widerspruchsmarke enthält das Wortelement "5th Avenue", dessen Gemeingutcharakter im Hinblick auf die vorliegend beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 mehrmals bestätigt worden ist (...). Das Bundesgericht hat bereits im Jahre 1950 hierzu festgestellt, dass die Bezeichnung als solche nicht geeignet ist, Luxusgüter zu individualisieren (BGE 76 I 241 5th Avenue). Die Rekurskommission hat darauf aufbauend in einem Widerspruchsverfahren entschieden, dass im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 18 und 25 "Luxus und Lifestyle" zu den begehrten Eigenschaften gehören, die insbesondere in der Werbung intensiv hervorgehoben würden. Für diese Waren stelle die Bezeichnung "5th Avenue" einen Hinweis auf hohe Qualität und damit eine werbemässige Aussage dar. Solche Qualitätshinweise sind nach ständiger Praxis dem Gemeingut zuzurechnen (...). Das Bundesverwaltungsgericht kann seit diesen Entscheiden keine Veränderungen bezüglich der Reputation erkennen, die mit dieser Strasse verbunden wird. Für Waren, welche in luxuriösen Ausführungen denkbar sind, wie etwa diejenigen der hier betroffenen Klassen 18 und 25, ist daher von einem anpreisenden Charakter des Elements "5th Avenue" und daher einem schwachen Markenbestandteil auszugehen. Ob darüber hinaus von einem beschreibenden Charakter des Wortbestandteils ausgegangen werden muss, welcher den Verkaufsort der beanspruchten Waren bezeichnet, kann daher offen bleiben. Demnach genügen grundsätzlich schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

Die Beschwerdeführerin macht erstmals vor Bundesverwaltungsgericht die Bekanntheit der Widerspruchsmarke geltend (...) [Der Nachweis gelingt in der Folge für Schuhe, nicht aber für die anderen benspruchten Waren.]:

Bezüglich den in der Schweiz unter dieser Marke verkauften Schuhe, geht aus der eidesstattlichen Versicherung des schweizerischen Geschäftsführers der Beschwerdeführerin vom 15. Januar 2007 und einer Erklärung vom 22. April 2010 hervor, dass in den Jahren 2002-2003 sowie 2007-2008 rund 8 Mio CHF, in den Jahren 2004 bis 2006 rund 5,5 Mio CHF sowie 2009 rund 10,5 Mio CHF Umsatz erzielt wurde (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Dabei wurden durchschnittlich rund 134'000 Anzahl Schuhpaare verkauft (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Die Benutzung der Marke erfolgte jeweils dadurch, dass die Marke in der hinterlegten Form sowohl auf den jeweiligen Schuhen selbst als auch auf deren Verpackung angebracht war (Beschwerdebeilage 9). Damit ist auch ein langjähriger und intensiver Gebrauch der hinterlegten Marke im Zusammenhang mit "Schuhwaren" belegt.

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass in Bezug auf die Ware "Schuhwaren" der Klasse 25 aufgrund der Warenidentität, der Zeichenähnlichkeit sowie des erhöhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen und eine Verwechslungsgefahr daher aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten zu bejahen ist. Hingegen ist in Bezug auf die Waren "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" der Klasse 18 sowie "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" der Klasse 25 die Verwechslungsgefahr im Einklang mit der Vorinstanz zu verneinen.

Kommentare (0)
BVGer vom 08.02.2012, B-3162/2010
viva! / viva Figurstudion für Frauen sportliche und kulturelle Aktivitäten (Kl.41) / Erziehung, Ausbildung, sportliche und kulturelle Aktivitäten (Kl.41) BVGer

Als schwach haben Marken zu gelten, deren wesentliche Elemente eng mit Sachbegriffen verbunden sind und zum allgemeinen Sprachgebrauch gehören; stark sind hingegen Marken, welche durch die Phantasie ihres Inhaltes auffallen oder sich beim Publikum eingeprägt haben (BGer in sic! 2000, S. 196 CAMPUS/LIBERTY CAMPUS). Die Widerspruchsmarke besteht im Wesentlichen aus dem Wortelement "viva". Dabei handelt es sich einerseits im Italienischen um ein Adjektiv, in weiblicher Form Einzahl, welches sich mit "lebhaft" übersetzen lässt. (...) Dabei dürfte in beiden Landessprachen der im Sinne einer Exklamation mit der Bedeutung "lebe hoch!" bzw. im Rätoromanischen zusätzlich mit der Bedeutung "Prosit!" verwendete Imperativ im Vordergrund stehen (...). Der Sinngehalt des Wortes "viva" ist demnach in den beiden Sprachen auf den Ausdruck von Zustimmung, Lebensfreude und guten Wünschen gerichtet (RKGE in sic! 2001, S. 814 Viva/CoopViva [fig.]). In Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 vermag der Begriff "viva" möglicherweise positive Assoziationen zu erwecken. Jedoch wird dadurch, selbst wenn es sich bei der Herbeiführung von Lebensfreude um einen allfälligen Zweck oder eine mögliche Wirkung dieser Dienstleistungen handeln sollte, keine direkt beschreibende Aussage vermittelt. Ausserdem gelingt es der Beschwerdeführerin nicht, die behauptete Verwässerung der Widerspruchsmarke zu belegen. Einerseits vermag der Umstand dass im Schweizer Markenregister für Dienstleistungen der Klasse 41 mehrere das Wortelement "viva" enthaltende Zeichen eingetragen sind, den Gebrauch dieser Marken in der Schweiz nicht glaubhaft zu dokumentieren.

[Damit war's gelaufen, die Verwechslungsgefahr wurde auch vom BVGer, wie schon vom IGE, bejaht.]

Kommentare (0)
BVGer vom 12.03.2012, B-8006/2010
TORRES / TORRE SARACENA Wein, Champagner, Schnaps, Liköre (Kl.33) / Wein, Champagner, Schnaps, Liköre (Kl.33) BVGer

[Auch bei der zweiten Beurteilung - zur Vorgeschichte siehe hier - bejaht das IGE die Verwechlungsgefahr zwischen den Marken, obwohl TORRES eine geschützte geographische Herkunftsangabe für portugiesischen Wein ist.]

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que "Torres" étant notamment une indication de provenance géographique réservée à des vins portugais et que la liste des produits de la marque opposante n'étant pas limitée à la provenance portugaise, ladite marque devrait normalement se voir attribuer une force distinctive limitée, voire faible. L'IPI a toutefois relevé que le Traité bilatéral réservait expressément la possibilité qu'une dénomination protégée puisse être utilisée en tant que marque lorsqu'elle coïncide avec le nom d'une personne physique ou avec une raison de commerce comprenant le nom d'une personne physique, lorsqu'un intérêt légitime justifie cette utilisation et lorsqu'un risque de tromperie est exclu. In casu, ces conditions seraient réunies, "Torres" étant le nom de famille de l'intimée et cette dernière utilisant de longue date son patronyme à titre de marque pour les produits de la classe 33. S'agissant du risque de tromperie, l'autorité inférieure l'a exclu. En effet, le terme seul "Torres" ne serait pas perçu en Suisse comme une indication de provenance, dès lors que "Torres" serait le nom porté par deux villages portugais éloignés, de faible taille donc inconnu du public suisse. Ainsi donc, le renvoi à une entreprise déterminée serait marqué. L'Institut fédéral a en conséquence conclu que "dès lors que « Torres » n'a pas de signification descriptive, qu'il fait l'objet d'un usage intensif depuis de longues années et qu'il a été qualifié de connu, ce terme dispose d'un champ de protection qualifié d'accru en rapport avec les produits revendiqués en classe 33".

[Das BVGer schliesst sich diesen Überlegungen an und weist die Beschwerde ab.]

Kommentare (0)
BVGer vom 06.07.2012, B-8468/2010
VIEW / Swissview CD-ROMSs (Kl.9), Computer (Kl.9), Datenträger (Kl.9), Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild (Kl.9), Druckereierzeugnisse (Kl.16), Werbung (Kl.35), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Erziehung, Ausbildung, sportliche und kulturelle Aktivitäten (Kl.41), Herausgabe von Publikationen (Kl.41) / herunterladbare Information (Kl.9), Werbung (Kl.35), Dienstleistungen der Telekommunikation (Kl.38), Unterhaltung (Kl.41) BVGer

Die Vorinstanz hat in der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung erkannt (...). Dieser Einschätzung schliesst sich auch das Bundesverwaltungsgericht an: Ein Sinngehalt wie "Sicht, (Aus)Blick bzw. Aussicht, Besichtigung" sowie "Ansicht" bzw. "Meinung" oder auch "etwas ansehen, betrachten, besichtigen" ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 zu unbestimmt. Auch im Zusammenhang mit den in Klasse 35 beanspruchten Werbedienstleistungen oder den in Klasse 41 beanspruchten Unterhaltungs- und kulturellen Aktivitätsdienste ist kein direkt beschreibender Sinngehalt erkennbar, da weder eine Tätigkeit noch eine Zweckbestimmung noch ein Inhalt direkt beschrieben wird. Schliesslich betreffen die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen den tech­ni­schen Aspekt der Über­tragung und weisen somit weder Thema noch Inhalt auf (...). Demnach ist eine Bezeichnung wie "view" im Zusammenhang mit Dienstleistungen, welche allein die technische Übermitt­lung nicht aber den Inhalt der übermittelten Informationen zum Gegen­stand haben, nicht beschreibend, weshalb auch hier nicht von einer schwachen Marke gesprochen werden kann. Die Widerspruchsmarke ist daher als originär unterscheidungskräftig zu bezeichnen, weshalb ihr im Einklang mit der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin eine normale Kennzeichnungskraft und ein entsprechender Schutzumfang zuzusprechen ist.

Zur Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke ist bei der Beurteilung des Zeichenelement "VIEW" das soeben Gesagte analog heran zu ziehen. Weiter wird von keiner Partei bestritten, dass das Element "swiss" nichts wesentliches zur Kennzeichnungskraft der Marke beiträgt, da es sich lediglich um eine geografische Beschreibung handelt. Auch unbestritten ist die Kennzeichnungskraft der Grafik. Der in diesem Zusammenhang vom Beschwerdeführer sinngemäss vorgebrachte Einwand, das Zeichen "swissview" sowie die Grafik würden vom Beschwerdeführer seit mindestens 10 Jahren gebraucht und seien dem schweizerischen Publikum deshalb bekannt (Ziffer 1.3 f. der Replik), kann nicht gehört werden, da er diese Behauptung nicht substantiiert. Wer die durch Benützung gesteigerte Kennzeichnungskraft seiner Marke behauptet, hat hierzu entsprechende Belege einzureichen (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 100 mit weiteren Hinweisen). Es ist demnach auch in Bezug auf die angefochtene Marke von einem Zeichen mit gesamthaft normaler Kennzeichnungskraft auszugehen.

Angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsmarke gänzlich in die angefochtene Marke übernommen wurde, sind die vom Beschwerdeführer geltend gemachten optischen und klanglichen Abweichungen als ungenügend zu qualifizieren.

Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, die Gefahr einer Verwechslung könne gerade aufgrund dessen ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdegegnerin seine bereits im Jahr 2006 hinterlegte Marke CH-Nr. 552'282 "swissview (fig)" bisher stillschweigend geduldet habe, obwohl diese phonetisch mit der nun angefochtenen Marke übereinstimmt. Auch seien weitere Marken im schweizerischen Register eingetragen, welche den Begriff "view" enthielten, was darauf deute, dass die Widerspruchsmarke auch deren Existenz geduldet habe. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, denn es steht im Belieben eines Markeninhabers, ob er sein Ausschliesslichkeitsrecht geltend machen will oder nicht (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Somit liegt es einzig in seinem Ermessen zu entscheiden, ob und wann er sich an einem konkurrierenden Zeichen stört oder nicht (...). Auch ist irrelevant, ob es bisher zu konkreten Verwechslungen zwischen der Widerspruchsmarke und dieser Marke gekommen ist oder nicht (...). Die diesbezüglichen Umstände haben demnach keinen Einfluss auf das Bestehen oder Nichtbestehen einer Verwechslungsgefahr.

Kommentare (0)
BVGer vom 02.05.2012, B-8028/2010
Lido Champs Elysees Paris / Lido Exclusive Resort Erziehung, Ausbildung, sportliche und kulturelle Aktivitäten (Kl.41), organisations d'événements culturels (Kl.41), production et distribution de programmes audiovisuels (Kl.41), Beherbungsdienstleistungen (Kl.43), Verpflegung von Gästen in Restaurants (Kl.43) / organisation et arrangement d'assemblées, de congrès (Kl.41), Organisation von Veranstaltungen (Kl.41), organisations d'événements culturels (Kl.41), Unterhaltungsdienstleistungen (Kl.41) BVGer

Zwischen der Marke "LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.)", welche u.a. die Klassen 41 und 43 beansprucht und der Marke "Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.)" (Kl. 41, 45) besteht laut dem Bundesverwaltungsgericht hinsichtlich der Klasse 41 Verwechslungsgefahr. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hat der Begriff "Lido" in Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 41, 43 und 45 keinen beschreibenden Gehalt und "auch keinen direkten Zusammenhang zum Ort der Dienstleistung – ursprünglich befand sich das Etablissement der Beschwerdeführerin in einem ehemaligen Hallenbad und behielt deshalb dessen Namen (...). Zwar ist es möglich, eine Show am Strand abzuhalten oder jemanden an den Strand zu begleiten, jedoch ist dies für beide Dienstleistungen nicht typisch und 'Lido' könnte in diesem Zusammenhang mit einem beliebigen anderen Ort, z.B. 'Fussballstadion' oder 'Tonhalle', substituiert werden." Somit ist nicht von einem eingeschränkten Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Anordnung der Zeichen ist aufgrund des dominanten Schriftzugs "Lido" und weiterer kleiner geschriebener Bestandteile darunter identisch. Letztere sind bei beiden Marken "ab einer gewissen Distanz nicht mehr lesbar (...) und [werden] nur noch als Gestaltungselemente wahrgenommen (...), wobei auch die Eigenarten der Schrift verschwimmen."

Kommentare (0)
BVGer vom 02.02.2012, B-5073/2011
aquatec solutions / aquatec solutions Kl.11 / Kl.11 BVGer

[Die Beschwerdeführerin hatte ihre Marken nach Einreichung zweier Widersprüche durch die Beschwerdegegnerin gelöscht. Das IGE schrieb die Verfahren als gegenstandslos geworden ab, auferlegte die Kosten den Parteien je zur Hälfte, und sprach keine Parteientschädigungen zu. Die Beschwerde richtet sich gegen den Kostenentscheid; die Bf verlangt, dass die Kosten von der Beschwerdegegnerin zu tragen und ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen sei. Eine vorgängige Abmahnung war nicht erfolgt.]

Fällt der Streitgegenstand während des Widerspruchsverfahrens weg, d.h. löscht der Inhaber der angefochtenen Marke seinen Eintrag, so wird dieses gegenstandslos. In diesem Fall wird dem Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr zurückerstattet (Art. 24 Abs. 2 Markenschutzverordnung [MSchV, SR. 232.11]).

2.5. Ob der Widersprechende Anspruch auf Ersatz der - aufgrund der fehlenden Abmahnung unnötig entstandenen - Kosten hat, ergibt sich aus Art. 34 MSchG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 MSchV, welcher die analoge Anwendung von Art. 8 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR172.041.0) vorsieht (...). Art. 8 Abs. 2 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren bestimmt, dass Artikel 8-13 VGKE sinngemäss auf Parteientschädigungen anwendbar sind. Gemäss Art. 8 Abs. 2 VGKE werden keine Parteientschädigungen für unnötigen Aufwand ausgerichtet. Art. 8 Abs. 5 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren hat den gleichen Inhalt. Demzufolge sind im Widerspruchsverfahren entstandene, unnötige Kosten dem Widersprechenden nicht zu ersetzen.

2.6. Bis wann die Löschung der angefochtenen Marke zur Folge hat, dass der Widersprechende die Kosten des Widerspruchs selbst zu tragen hat, bleibt unklar. Gemäss Marbach hat sie bis zum Ablauf der Frist zur Stellungnahme zu erfolgen (...). Dies erscheint praxisgerecht, da nach Ablauf dieser Frist jederzeit mit einem Endentscheid gerechnet werden muss. Dies deckt sich auch mit dem Umstand, dass der Kostenentscheid aufgrund einer summarischen Prüfung und Würdigung der Akten zum Zeitpunkt des Eintritts des Erledigungsgrundes erfolgt. Tritt der Erledigungsgrund nach unbenutztem Ablauf der Frist zur Stellungnahme ein, muss von einer günstigen Prognose für den Widersprechenden ausgegangen werden (...). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt man, wenn man als Kriterium für die Zumessung der Parteientschädigung das Verhalten der Parteien beizieht, wobei hier auch das Wissen um die Existenz der Widerspruchsmarke mit einbezogen wird.

In den beiden vorliegenden Fällen wurden die Widerspruchsverfahren aufgrund der Löschung der angefochtenen Marken abgeschrieben. Strittig bleibt die Kostenverteilung. Die Beschwerdegegner machen geltend, dass ihnen keine Parteientschädigungen auferlegt werden dürften, da sie von der Beschwerdeführerin nicht vor Einreichung des Widerspruchs abgemahnt worden seien. [...]

Massgeblich bleibt das aufgrund der Akten zu beurteilende Verhalten der Beschwerdegegner. Diese haben auf die Frist zur Stellungnahme nicht reagiert und die angefochtenen Marken erst 125 Tage (Germitron) bzw. 92 Tage (Aquatec) nach unbenutztem Ablauf der Frist zur Stellungnahme (oder 186 bzw. 153 Tage nach Datum des Widerspruchs) löschen lassen. Damit konnten sie die angefochtenen Marken noch während rund eines halben Jahres nach Kenntnis des Widerspruchs weiterbenutzen bzw. gegenüber Dritten geltend machen und hatten somit Gelegenheit zu einer faktischen Nutzung der Marke, die ihnen aufgrund des mutmasslichen Verfahrensausgangs nicht zustand. Nachdem die Beschwerdegegner keine Stellung zu den Anträgen der Beschwerdeführerin nahmen und die fraglichen Marken erst lange nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme löschen liessen, mussten sie jederzeit damit rechnen, dass ein Endentscheid unter Kosten- und Entschädigungsfolgen ergeht. Über die Gründe für diese Verzögerung haben sich die Beschwerdegegner nicht geäussert. Damit haben sie implizit das Risiko auf sich genommen, die Partei- und Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin zu tragen. Dass sie erst jetzt rügen, es sei ihnen keine Abmahnung zugestellt worden, erscheint unter diesen Umständen verspätet. Die Beschwerde ist demzufolge gutzuheissen und die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens sind den Beschwerdegegnern aufzuerlegen.

Kommentare (0)
BVGer vom 13.06.2012, B-6403/2011
INTEL INSIDE / GALDAT INSIDE Datenträger (Kl.9), Entwurf und Entwicklung von Computerhardware (Kl.42) / Datenträger (Kl.9), Entwurf und Entwicklung von Computerhardware (Kl.42) BVGer

Im Einklang mit allen Verfahrensbeteiligten ist festzuhalten, dass Beschwerdeführerin 1 eine intensive Werbepräsenz der Widerspruchsmarke 1, d.h. der Wort-/Bildmarke, im Zusammenhang mit "Prozessoren" und "Chipssätzen" belegt (...). Obschon diese Belege einzig das Jahr 2010 abdecken und die Wortmarke nicht aufzeigen, ist der Vorinstanz zuzustimmen, wenn diese die erhöhte Verkehrsgeltung beider Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit den Waren "Prozessoren" und "Chipssätze" als notorisch gegeben erachtet.

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass in Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren "elektronische, magnetische und optische Datenträger" in Klasse 9 sowie der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" aufgrund der engen Gleichartigkeit, der vorhandenen Ähnlichkeiten im Zeichenvergleich sowie des erhöhten Schutzumfanges der Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhöhen. Zwar ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen teils eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (...). Dieses Kriterium und die festgestellten Unterschiede genügen aber aufgrund des erhöhten Schutzumfanges der Widerspruchszeichen nicht, um eine Verwechslungsgefahr bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 zu bannen (...).

Hingegen ist in Bezug auf die restlichen von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, da die Widerspruchsmarken diesbezüglich über einen normalen Schutzumfang verfügen und die angefochtene Marke mit "GALDAT" ein deutlich unterscheidbares Element enthält, so dass die Abnehmer die Marken aufgrund ihres leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrades nicht verwechseln werden.

Kommentare (0)
BVGer vom 17.04.2013, B-3663/2011
ETAVIS / Estavis 1993 Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Kl.35), Werbung (Kl.35), Bauwesen (Kl.37) / Geschäftsführung und Unternehmensberatung (Kl.35), Immobilienwesen (Kl.36), Bauwesen (Kl.37) BVGer

[In der Bildmarke steht oben mittig, hier unleserlich, ESTAVIS 1993.]

In der Lehre umstritten und in der Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt wird die Frage, ob und in welchem Masse der Wort- und/oder der Bildbestandteil den rechtlich relevanten Gesamteindruck einer kombinierten Marke beeinflusst (...).

Es ist ein Wesensmerkmal der Marke, dass sie in beliebigen Grössen gebraucht werden kann (...), und dass sie gegen den Gebrauch jedes Zeichens geschützt ist, das eine Verwechslungsgefahr zu ihr entstehen lässt und das Publikum zu Fehlzurechnungen veranlasst, ohne dass diese Gefahr zugleich gegenüber des gesamten Markenauftritts bestehen muss, in dessen Zusammenhang das verletzende Zeichen verwendet wird.

"Estavis 1993" ist im Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) verglichen mit den Bildelementen sehr klein dargestellt und unterscheidet sich in der Farbgebung wenig von der Umgebung. Wenn die Marke nicht allzu gross dargestellt wird, sieht der Schriftzug "Estavis 1993", der im oberen Teil des Bauwerkes angebracht ist, zwar aus wie die bei solchen Bauten oft zu findende Inschrift oder auch ein Relief. Indessen ist die Marke in den hinterlegten Proportionen und nicht im der im Register für die Darstellung gewählten Grösse geschützt (vgl. oben E. 2.6.3), womit jedenfalls nicht gestützt auf den Umstand der kleinen Darstellung gesagt werden kann, das Wort-/Zahlelement gehe "im Kontext des Bildelements unter" (Beschwerde, S. 8). Wenn das Zeichen grösser dargestellt ist, wird der Schriftzug lesbar. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken wird zudem oft auf das Wortelement abgestellt, weil dasselbe - im Unterschied zu Bildern - gleichzeitig auch im direkten Kundengespräch verwendet wird (...). Das Bildelement beim Zeichen ESTAVIS 1993 (fig.) ist zwar flächenmässig dominant, vermag aber vom Inhalt her dem Zeichen keinen neuen Sinngehalt zu geben. Prägender Hauptbestandteil bleibt das Wortelement.

Kommentare (0)
BVGer vom 25.09.2012, B-1398/2011